Agravo de Instrumento Nº 5002956-66.2024.4.02.0000/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLUBE MÍDIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. em face de decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido na demanda originária, cujo objeto é a invalidação do ato administrativo do INPI que indeferiu o pedido de registro da marca da agravante, bem como a alteração do apostilamento da marca da agravada, ARTE & DESIGN COMUNICAÇÃO VIRTUAL LTDA (processo 5088187-21.2023.4.02.5101/RJ, evento 4, DESPADEC1).

A agravante ajuizou ação ordinária contra o INPI e a agravada, pleiteando a nulidade da decisão administrativa que indeferiu seu pedido de registro de marca mista, sob o n.º 915144123, na classe 35, referente à produção de filmes publicitários, por suposta confundibilidade com a marca nominativa CLUBE DE MÍDIA, de titularidade da agravada, registrada sob o n.º 907023819, também na classe 35, para serviços de comunicação. Alegou que os termos "CLUBE" e "MÍDIA" são evocativos e que já coexistem diversas marcas registradas compostas por esses elementos, o que afastaria a exclusividade pretendida pela agravada.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela antecipada, sob o fundamento de que não estavam presentes os requisitos do art. 300 do CPC, além de considerar que a presunção de legalidade dos atos administrativos do INPI deveria prevalecer. (processo 5088187-21.2023.4.02.5101/RJ, evento 4, DESPADEC1).

Em suas razões recursais (evento 1, INIC1), sustentou, em síntese, que em síntese, que (i) não há colidência entre as marcas em litígio, já que a autora atua no mercado do audiovisual, sendo uma produtora de filmes publicitários para clientela especializada, a maior parte situada na região sudeste do Brasil, enquanto a parte ré, ARTE & DESIGN COMUNICACAO VIRTUAL LTDA, é uma agência de comunicação voltada para o marketing, sendo sua clientela majoritariamente formada por clientes da região sul; (ii) os termos "MÍDIA" e "CLUBE" são elementos evocativos, de baixa distintividade, e portanto, não teria a agravada o direito de uso exclusivo dos referidos elementos, cabendo-lhe o ônus de convivência com marcas semelhantes, assim como já ocorre de forma pacífica com centenas de outras formadas por esses mesmos elementos, para serviços iguais e similares; (iii) "utiliza a expressão CLUBE MÍDIA como nome empresarial e título de estabelecimento desde 30/09/2013, para produções audiovisuais, ou seja, antes da ré sequer depositar sua marca, o que mostra um convívio de cerca de 10 anos".

Aduziu, ainda, que há risco iminente à sua atividade empresarial, em razão de uma sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Santa Cruz do Sul/RS, que determinou a cessação do uso da marca e o pagamento de indenização em favor da agravada. Sustenta que essa decisão foi proferida à sua revelia, pois a citação ocorreu em endereço desatualizado. Reforça que a alteração do apostilamento da marca da agravada é imprescindível para garantir segurança jurídica ao mercado e evitar monopólio indevido sobre expressões genéricas.

A tutela recursal foi indeferida (​evento 2, DESPADEC1​), sob os fundamentos de que não se vislumbrou, em análise perfunctória, a presença dos requisitos autorizadores da tutela pleiteada. Considerou-se que a decisão do INPI goza de presunção de legitimidade e que os argumentos apresentados pela agravante não afastaram essa presunção. Destacou-se, ainda, que a decisão administrativa foi fruto de regular procedimento e que não caberia à Justiça Federal atuar como instância revisora de decisão da Justiça Estadual. Além disso, enfatizou-se que o contraditório e a ampla defesa deveriam ser garantidos às partes adversas antes de qualquer alteração no ato administrativo questionado, justificando a necessidade de maior instrução probatória antes de eventual concessão da tutela pretendida

A agravada, em contrarrazões, defendeu a manutenção da decisão agravada, que, em seu entender, reflete corretamente a legalidade do ato administrativo do INPI, que indeferiu o pedido de registro da marca mista "CLUBE MÍDIA" da agravante com base no artigo 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial.

Argumentou que a agravante busca obter proteção sobre expressão já registrada por terceiros, sem apresentar elementos distintivos suficientes para justificar a concessão do registro. Ressaltou que a decisão administrativa está amparada na legislação vigente e que a supressão da preposição "DE" na marca requerida não altera a similaridade essencial com a marca já registrada.

Afirmou, ainda, que a agravante tinha pleno conhecimento do indeferimento anterior de pedido semelhante realizado pela agravada e, mesmo assim, insistiu na tentativa de obtenção do registro, demonstrando conduta contraditória. Destacou que notificou a agravante para cessar o uso indevido da marca e que, apesar disso, esta continuou a utilizá-la de maneira indevida, ensejando a necessidade de medidas judiciais para proteger seus direitos. Sustentou que a argumentação da agravante no sentido de que houve convivência pacífica entre as marcas não prospera, pois a agravada adotou as providências cabíveis tanto na esfera administrativa quanto judicial para resguardar seus direitos​.

O INPI, por sua vez, manifesta desinsteresse em se posicionar sobre o mérito do agravo (evento 7, PET1).

​O MPF manifestou-se no sentido da ausência de interesse público a justificar sua intervenção (evento 18, PARECER1).​

É o relatório. Peço dia.

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Agravo de Instrumento Nº 5002956-66.2024.4.02.0000/RJ

VOTO

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por CLUBE MÍDIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. em face de decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido na demanda originária, cujo objeto é a invalidação do ato administrativo do INPI que indeferiu o pedido de registro da marca da agravante, bem como a alteração do apostilamento da marca da agravada, ARTE & DESIGN COMUNICAÇÃO VIRTUAL LTDA (processo 5088187-21.2023.4.02.5101/RJ, evento 4, DESPADEC1).

Conheço do agravo de instrumento, uma vez presentes os pressupostos e requisitos de admissibilidade.

A controvérsia recursal envolve a verificação da presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, especialmente no que se refere à probabilidade do direito alegado e ao perigo de dano iminente.

A agravante se insurge quanto ao teor da decisão de ​processo 5088187-21.2023.4.02.5101/RJ, evento 4, DESPADEC1​:

"2 - Indefiro o pedido de tutela de urgência no presente momento, por não vislumbrar a existência de todos os requisitos legais exigidos para a concessão de tal medida (art. 300 do CPC), havendo clara necessidade de um exame mais detalhado da questão em tela, após a oitiva da parte contrária, inclusive do INPI, e a devida instrução probatória, para esclarecimentos quanto aos fatos noticiados, devendo, ao menos neste momento processual, ser respeitada a atividade administrativa-técnica do INPI, a qual se presume legítima e correta."

Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A agravante sustenta que atua no mercado audiovisual, enquanto a agravada presta serviços na área de marketing e comunicação, possuindo, portanto, públicos distintos. Afirma, ainda, que os termos "CLUBE" e "MÍDIA" são de baixa distintividade e que já coexistem diversas marcas compostas por tais elementos, o que afastaria o risco de confusão. Argumenta, ademais, que utiliza a denominação "CLUBE MÍDIA" como nome empresarial e título de estabelecimento desde 2013, antes mesmo do depósito da marca da agravada.

Por outro lado, o INPI e a agravada defendem a legalidade do indeferimento do pedido de registro da agravante, sustentando que há risco de confusão entre as marcas em disputa. Alegam que a exclusividade não recai sobre os elementos isolados, mas sim sobre o conjunto distintivo formado pela expressão "CLUBE DE MÍDIA", cuja pequena variação pela supressão da preposição "DE" não descaracterizaria a similaridade essencial entre os sinais em cotejo.

A tutela recursal foi indeferida sob o fundamento de que o ato administrativo do INPI goza de presunção de legitimidade e que não foi demonstrada, em cognição sumária, a probabilidade do direito alegado pela agravante. Ressaltou-se, ainda, a necessidade de maior instrução probatória para averiguar a alegada distintividade das marcas em questão e a real possibilidade de confusão entre os sinais.

O exame da registrabilidade de uma marca deve observar critérios técnicos estabelecidos na legislação e nas diretrizes do INPI. A jurisprudência pátria tem adotado o denominado "Teste Global de Confusão Marcária", que analisa, em conjunto, fatores como grau de distintividade intrínseca da marca, grau de semelhança gráfica, fonética e ideológica, legitimidade e fama do suposto infrator, tempo de convivência das marcas no mercado, espécie dos produtos e serviços envolvidos, especialização do público-alvo e possibilidade de diluição da marca anterior.

No caso concreto, verifica-se que a agravante não trouxe elementos suficientes para afastar, ao menos em sede de cognição sumária, o risco de confusão ou associação indevida entre as marcas. A agravante juntou aos autos diversos registros de marcas compostas pelos termos 'CLUBE' e 'MÍDIA' utilizados por terceiros, alegando que há um convívio pacífico entre elas e que a agravada não teria direito exclusivo sobre tais elementos. No entanto, esses documentos não demonstram que a marca da agravante possui distintividade suficiente para ser registrada, tampouco afastam o risco de confusão com a marca já concedida à agravada.

Além disso, o mero uso de uma expressão como nome empresarial não garante, automaticamente, a registrabilidade de uma marca. Ademais, o princípio da segurança jurídica recomenda a manutenção da decisão administrativa do INPI, salvo se demonstrada, de forma inequívoca, a ilegalidade do ato impugnado, o que não ocorreu.

Assim, diante da presunção de legitimidade do ato administrativo do INPI e da ausência de elementos concretos que evidenciem a nulidade da decisão impugnada, conclui-se que a agravante não demonstrou a probabilidade do direito, um dos requisitos essenciais para a concessão da tutela de urgência.

Quanto ao requisito do perigo de dano, a agravante alega que há urgência decorrente da execução de uma sentença proferida pela Justiça Estadual do Rio Grande do Sul, que determinou a cessação do uso da marca e o pagamento de indenização. Sustenta que essa decisão foi tomada sem que tivesse sido regularmente citada, o que lhe causaria prejuízo irreparável. No entanto, verifica-se que a agravante já ingressou com pedido de impugnação à execução na Justiça Estadual, pleiteando a anulação da sentença exequenda por ausência de citação válida.Assim, a eventual anulação da execução depende de decisão da própria Justiça Estadual, não cabendo à Justiça Federal antecipar juízo sobre tal questão.

Outrossim, a suspensão do indeferimento do pedido de registro de marca não implicaria na concessão imediata do registro à agravante, mas apenas no retorno do processo administrativo ao status de "em trâmite", sem efeito prático imediato que a beneficie. Dessa forma, não há demonstração concreta de dano irreparável que justifique a antecipação da tutela, sendo prudente aguardar o contraditório e a instrução probatória antes de qualquer decisão definitiva sobre a questão.

De aduzir-se, em conclusão, que não merece provimento o agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

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Agravo de Instrumento Nº 5002956-66.2024.4.02.0000/RJ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REGISTRO DE MARCA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DO INPI. RISCO DE CONFUSÃO ENTRE MARCAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por CLUBE MÍDIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. contra decisão da 9ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que indeferiu pedido de tutela de urgência para invalidar ato administrativo do INPI que negou o registro da marca da agravante e manteve a marca da agravada, ARTE & DESIGN COMUNICAÇÃO VIRTUAL LTDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC; e (ii) avaliar se a decisão do INPI, ao indeferir o pedido de registro da marca da agravante, afronta o princípio da legalidade e a distintividade dos sinais em conflito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ato administrativo do INPI goza de presunção de legitimidade, cabendo à parte interessada demonstrar, de forma inequívoca, a sua ilegalidade, o que não ocorreu no caso concreto.

4. A agravante não demonstrou, em cognição sumária, a probabilidade do direito alegado, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência.

5. A jurisprudência adota o "Teste Global de Confusão Marcária", que considera diversos fatores para aferir o risco de confusão entre marcas, incluindo distintividade, semelhança fonética e ideológica, e especialização do público-alvo.

6. O simples uso da denominação "CLUBE MÍDIA" como nome empresarial desde 2013 não garante, por si só, a registrabilidade da marca no INPI.

7. A agravante já ingressou com pedido de impugnação à execução na Justiça Estadual, não cabendo à Justiça Federal antecipar juízo sobre questão relativa à anulação de sentença estadual.

8. A suspensão do indeferimento do pedido de registro da marca não resultaria na concessão imediata do registro à agravante, não se verificando, portanto, perigo de dano irreparável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo a que se nega provimento.

Tese de julgamento:

1. O ato administrativo do INPI possui presunção de legitimidade, cabendo à parte interessada demonstrar, de forma inequívoca, a sua ilegalidade.

2. A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do artigo 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 28 de abril de 2025.

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EXTRATO DE ATA DA SESSÃO NOVA SESSÃO VIRTUAL DE 07/04/2025 A 28/04/2025

Agravo de Instrumento Nº 5002956-66.2024.4.02.0000/RJ

RELATORA: Desembargadora Federal ANDREA CUNHA ESMERALDO

PRESIDENTE: Desembargadora Federal ANDREA CUNHA ESMERALDO

PROCURADOR(A): LILIAN GUILHON DORE

RELATORA DO ACÓRDÃO: Desembargadora Federal ANDREA CUNHA ESMERALDO

Votante: Desembargadora Federal ANDREA CUNHA ESMERALDO

Votante: Juiz Federal ALEXANDRE MIGUEL

Votante: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

FLAVIA JANOT DE MATTOS BURKE

Secretária