Apelação Cível Nº 5062734-58.2022.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por BRIL COSMÉTICOS S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro (processo 5062734-58.2022.4.02.5101/RJ, evento 38, SENT1), que julgou improcedente o pedido de nulidade do registro nº 905.903.773 para a marca mista K BRILHO, de titularidade da empresa ré, bem como de abstenção de uso da referida marca. 

Em suas razões recursais (processo 5062734-58.2022.4.02.5101/RJ, evento 47, APELACAO1), a apelante afirmou que pertence ao renomado Grupo Bombril e ressalta a importância da marca BOM BRIL e da família das marcas BRIL, associadas à excelência dos produtos por ela identificados, que fez com que tal signo distintivo ficasse gravado na mente dos consumidores. Aduziu que, há mais de 15 (quinze) anos, faz uso da marca “Q’BRILHO” para identificar produtos de higiene e limpeza, tendo os direitos de propriedade e uso exclusivo contemplados no art. 129 da Lei nº 9.279/96, ao passo que a apelada somente efetuou o protocolo do pedido de registro para a marca “K BRILHO” (processo nº 905903773) após quase 5 (cinco) anos (em 24/02/2013) do depósito efetuado pela apelante para a marca “Q’BRILHO”.

Sustentou que, a despeito de a expressão “brilho” ser considerada evocativa para produtos de higiene e limpeza, há clara imitação entre a marca “K BRILHO” da empresa apelada e a marca “Q’BRILHO” de titularidade da apelante, uma vez que ambas as marcas identificam os mesmos produtos do segmento de higiene e limpeza, registradas na mesma classe internacional NCL 03, diferenciando-se apenas por uma única letra (“Q” e “K”). Invocou a existência de precedentes deste TRF da 2ª Região no sentido de reconhecer a nulidade de registro, ao tratar da imitação de marcas, em que as expressões diferenciam-se apenas por uma ou poucas letras (como é o caso das marcas ora em confronto – “Q’BRILHO” e “K BRILHO”), com a possibilidade de confusão e associação indevida pelo consumidor. 

Acrescentou que o fato dos logotipos associados às marcas serem diferentes não confere a proteção necessária para a manutenção do registro da marca da empresa apelada. Argumentou que a proximidade nos elementos nominativos é tamanha (diferenciando-se apenas por uma letra), além da identidade entre os produtos identificados pelas marcas, que os consumidores poderão associar indevidamente a marca “K BRILHO” da empresa apelada com a marca “Q’BRILHO” da apelante, acreditando que aquela representa apenas uma variação desta última, mas pertencente à apelante e ao Grupo Bombril, que são notoriamente conhecidos.

Requereu, ao final, o provimento do recurso para julgar procedente o pedido de nulidade dos registros nº 905.903.773, de titularidade da ré/apelada.

Em resposta ao recurso (processo 5062734-58.2022.4.02.5101/RJ, evento 52, CONTRAZ1), o INPI sustentou a regularidade do ato administrativo impugnado e ressaltou que a presença do termo "BRILHO" em ambas as marcas não representa risco de confusão ou associação indevida entre estas, uma vez que são suficientemente distintas em seus aspectos visuais, fonéticos e conceituais, havendo distintividade suficiente entre os sinais marcários e a descrição das marcas.

Mencionou o parecer técnico da Autarquia nesse sentido e destacou que o termo "BRILHO" foi diluído no segmento de mercado, permitindo a convivência das marcas, ressalvando que "[a]s reproduções idênticas são impedidas apenas no elemento nominativo".

Por fim, pugnou pelo desprovimento do recurso.

A apelada K Brilho Ind. e Com. LTDA., devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (eventos 49, 51 e 54).

​O Ministério Público Federal manifestou-se no sentido da ausência de interesse público a justificar sua intervenção (evento 4, PARECER1).​

Em petição de evento 5, PET1, a apelante informou que, em 10/02/2025, em conjunto com determinadas sociedades (“Grupo Bombril”), ajuizou pedido de recuperação judicial (processo nº 1000363-92.2025.8.26.0260), cujo processamento foi deferido em 12/02/2025 pelo D. Juízo da 1ª Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da 1ª RAJ/7ª RAJ/9ª RAJ do Estado de São Paulo. Assim, requereu, nos termos do art. 69 da Lei nº 11.101/2005, seja acrescida, após o nome empresarial, a expressão "em Recuperação Judicial", passando a apelante a constar no cadastro do presente processo como “BRIL COSMÉTICOS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL”.

É o relatório. Peço dia.

Documento eletrônico assinado por ANDREA CUNHA ESMERALDO, Desembargadora Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002264385v7 e do código CRC 439fd109.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ANDREA CUNHA ESMERALDO
Data e Hora: 09/04/2025, às 07:57:20

Apelação Cível Nº 5062734-58.2022.4.02.5101/RJ

VOTO

Conheço da presente apelação, uma vez preenchidos os pressupostos e requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, a apelante busca a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade do registro 905.903.773 para a marca mista K BRILHO, de titularidade da empresa apelada.

Inicialmente, quanto à posição processual do INPI, não há dúvida de que a autarquia deve atuar obrigatoriamente como interveniente em processo de nulidade de registro, quando não for o autor da ação, por determinação expressa do art. 175, caput, da Lei 9.279/1996, in verbis:

Art. 175. A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.

Ocorre que, nas ações anulatórias de direito de propriedade industrial, a pretensão do autor se volta não apenas contra o titular do direito, mas também contra ato administrativo do INPI de deferimento ou indeferimento de pedido de registro. Por isso, é obrigatória sua intervenção no processo, embora a posição processual da autarquia deva ser analisada de acordo com a postura adotada em cada caso concreto.

A propósito, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o INPI deve ser considerado assistente sui generis no processo, a exemplo dos seguintes julgados:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. TRANSAÇÃO ENTRE AS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS LITIGANTES. DISCORDÂNCIA DO INPI, QUE INTEGRAVA O POLO PASSIVO DA LIDE. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Consoante cediço nesta Corte, a atuação processual do INPI, na ação de nulidade de registro de marca, quando não figurar como autor ou corréu, terá a natureza de intervenção sui generis (ou atípica), por se dar de forma obrigatória, tendo em vista o interesse público preponderante de defesa da livre iniciativa, da livre concorrência e do consumidor, direitos constitucionais, essencialmente transindividuais, o que não apenas reclama o temperamento das regras processuais próprias das demandas individuais, como também autoriza a utilização de soluções profícuas previstas no microssistema de tutela coletiva. Precedentes. 2. Nessa perspectiva, admite-se a chamada "migração interpolar" do INPI (litisconsórcio dinâmico), a exemplo do que ocorre na ação popular e na ação de improbidade, nas quais a pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, cujo ato seja objeto de impugnação, pode abster-se de contestar o pedido ou atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse público, nos termos dos artigos 6º, § 3º, da Lei 4.717/65 e 17, § 3º, da Lei 8.429/92. 3. Na espécie, a autarquia, após citada para integrar a relação processual, apresentou contestação, suscitando a sua ilegitimidade passiva ad causam, requerendo intervenção no feito na qualidade de assistente especial e aderindo à tese defendida pela autora. Posteriormente, insurgiu-se contra a transação extrajudicial celebrada entre as sociedades empresárias (autora e segunda ré), opondo-se à extinção da ação de nulidade de registro, ao argumento da existência de dano ao interesse público. (...) 6. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.817.109/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 25/3/2021) - g.n.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE NULIDADE DE OUTROS REGISTROS DE MARCA SOB O MESMO FUNDAMENTO DA DEFESA. 1. POSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO SUBJETIVA EM RECONVENÇÃO. EFICIÊNCIA DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. MAIOR PACIFICAÇÃO SOCIAL COM MENOR CUSTO. 2. POSIÇÃO PROCESSUAL DO INPI. LITISCONSÓRCIO SUI GENERIS. LEGITIMIDADE RECURSAL QUE DEVE SER AFERIDA PARA CADA ATO. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O recurso especial debate acerca da legitimidade recursal do INPI para recorrer de decisão que extinguiu, sem resolução de mérito, reconvenção apresentada por litisconsorte passivo, na qual se veiculou pedido de nulidade de registro de marca. 2. A reconvenção é técnica por meio da qual se objetiva a otimização da eficiência processual, potencializando o resultado de pacificação social, ao agregar a um mesmo processo uma segunda demanda proposta pelo réu contra o autor, ainda que não exclusivamente essas partes, e fora dos limites da ação original. 3. Entre a demanda principal e a reconvenção deve haver conexão, seja em decorrência do pedido ou casa de pedir da ação principal, seja em decorrência da vinculação existente com os argumentos de defesa deduzidos em contestação, o que, por si só, recomendaria o julgamento conjunto das causas, mesmo que deduzidas em processos autônomos. 4. Diante da nítida relação de conexão entre a ação principal e a reconvenção, seria contraproducente a inadmissão do instituto tão somente pela necessidade concreta de ampliação ou restrição subjetiva. 5. A legitimidade processual do INPI tem caráter sui generis, uma vez que sua atuação é obrigatória em demandas de nulidade de marca e tem por finalidade a proteção da concorrência e dos consumidores, e não a defesa de interesse individual da instituição. 6. A análise da legitimidade do INPI em cada demanda deve tomar em consideração a conduta processual inicialmente adotada pelo Instituto, para além da tradicional avaliação in status assertionis. 7. A reconvenção apresentada, no caso concreto, pela litisconsorte passiva da ação principal contra a autora (ré-reconvinte) agregou pedido de nulidade de marca, ação na qual o INPI deve obrigatoriamente intervir, cuja causa de pedir se harmoniza com a tese de defesa da contestação ofertada pela própria autarquia e sobre a qual (ação de nulidade de marca) o Instituto se posicionou favoravelmente à procedência. Diante dessas circunstâncias fáticas, ressai a legitimidade recursal do INPI para impugnar a sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, a reconvenção oportunamente apresentada pela litisconsorte passiva da ação principal. 8. Recurso especial provido. (REsp 1775812/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019) - g.n.

Nesse sentido, a análise da legitimidade do INPI é dinâmica: em cada demanda deve-se tomar em consideração a conduta  processual  inicialmente  adotada  pela autarquia, “para além da tradicional avaliação in status assertionis”, ou seja, à luz das afirmações do autor na inicial, em conformidade com a teoria da asserção.

Portanto, embora a autarquia intervenha como ente sui generis nas ações de nulidade de marca, nada impede que o instituto figure no polo passivo da demanda, sobretudo quando a causa de pedir traz questionamento sobre vício do processo administrativo de registro propriamente dito.

Não é esse o caso dos autos, em que o INPI tem se posicionado pela manutenção do ato questionado pela autora, baseado na legalidade e presunção de legitimidade, assumindo, pois, a posição de assistente especial, numa intervenção sui generis, tal como acertadamente reconheceu o Juízo de origem.

Superado esse aspecto, passa-se ao exame do mérito.

Extrai-se do texto legal o conceito de marca como sinal distintivo que tem a função de identificar a origem de produtos ou serviços e distingui-los de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa (arts. 122 e 123 da LPI).

Ainda, há que se assegurar que a marca registranda não incida em nenhuma das vedações constantes do art. 124 da Lei de Propriedade Industrial, em especial, no seu inciso XIX, cuja incidência depende da verificação, cumulativamente: (i) da existência de registro marcário anterior; (ii) do grau de afinidade mercadológica, à luz do princípio da especialidade; (iii) da similitude entre o sinais e do grau de distintividade, considerando, conjuntamente, os aspectos gráfico, fonético e ideológico de cada qual; (iv) do risco de confusão ou associação indevida por parte do consumidor.

Nesse sentido: "[a] regra do art. 129 da Lei de Propriedade Industrial não confere proteção irrestrita ao titular da marca registrada, mas uma proteção limitada às situações em que há risco de confusão ou de associação indevida entre marcas idênticas ou semelhantes para designar produtos idênticos, semelhantes ou afins" (REsp n. 1.893.426/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 15/6/2021).

Sobre o tema, vale conferir a lição de João da Gama Cerqueira (in Tratado de Propriedade Industrial, Ed. Forense, 1956, vol. II), verbis:

 “A possibilidade de confusão deve ser apreciada pela impressão de conjunto deixada pelas marcas, quando examinadas sucessivamente, sem apurar as suas diferenças, levando-se em conta não só o grau de atenção do consumidor comum e as circunstâncias em que normalmente se adquire o produto, como também a sua natureza e o meio em que o seu consumo é habitual.”

Assim, a análise sobre a colidência de marcas deve abarcar não apenas o exame dos elementos nominativos isoladamente, mas também a análise global dos conjuntos marcários e do respectivo segmento mercadológico (TRF2, AC 5031148-37.2021.4.02.5101, julgado em 14/08/2024). Ademais, a concessão de registros a signos similares exige a verificação do real potencial de confusão e da adequação do princípio da especialidade ao caso concreto. 

Feitas essas considerações, passa-se a analisar o caso concreto.

A controvérsia posta nos autos diz respeito à avaliação da condição de distintividade entre os sinais da marca mista "K BRILHO", de titularidade da ré apelada, em confronto com a marca mista da apelante "Q’BRILHO".

A expressão "brilho" é evocativa, devendo a exclusividade no uso ser abrandada, a permitir o registro perante o INPI de expressões similares, desde que dotadas de distintividade capaz de afastar o risco de confusão ou associação pelo consumidor prevista no inciso XIX do artigo 124 da Lei nº 9279/96.

Vejamos abaixo os supostos registros colidentes da classe 03:

Apelante:

1) Registro nº 900.564.148

Marca:  Q’BRILHO (mista)  

Depósito: 18/10/2007

Concessão: 28/09/2021

Classe: 03

Especificação:  produtos para enxaguar a roupa [lavanderia]; extratos de flores [perfumaria]; produtos para lavanderia; óleo de amêndoas; preparações cosméticas para banhos; produtos para barbear; produtos para polimento; sais de banho, exceto para uso medicinal; xampus para animais de estimação; óleos para limpeza; esmeril para limpeza; dentifrícios; lenços impregnados com loções cosméticas; sabões; produtos cosméticos para cuidados da pele; pomadas para uso cosmético; saponáceo; removedores de cera para assoalhos [produtos para decapagem]; produtos descolorantes; sabonete desodorante; essências etéreas; laquê para cabelos; leite de amêndoas para uso cosmético; água de lavanda; algodão para uso cosmético; âmbar [perfume]; tinturas para os cabelos; tira-manchas; loções capilares; óleos para uso cosmético; pedra-pomes; sabonetes antitranspirantes para os pés; lixa para limpeza; óleos essenciais de cedro; lápis de sobrancelhas; abrasivos (incluídos na classe); água de colônia; preparações bronzeadoras [cosméticos]; produtos para dar brilho [lavanderia]; produtos químicos de uso doméstico para avivar cores [lavanderia]; xampus; pedras de polir; cera para depilação; cosméticos para animais; sabão desinfetante; preparações cosméticas para emagrecimento; leites de limpeza para toalete; adstringentes para uso cosmético; amaciantes de tecidos [lavanderia]; pedras para amaciar; sabonetes; perfumes; unhas postiças; aglutinante [material de limpeza]; colorantes para toalete; estojos de cosméticos; desodorantes para uso pessoal; esmalte para as unhas; óleo de jasmim; água oxigenada [peróxido de hidrogênio] para uso cosmético; amoníaco [álcali volátil] [detergente]; anil para lavanderia; soda para branquear [soda cáustica]; produtos para maquiagem; óleo de lavanda; algodão para a higiene pessoal; produtos para lavagem a seco; produtos para alisar [engomar]; produtos alvejantes [lavagem]; sabonete antitranspirante; aromáticos [óleos essenciais]; cera para bigode; sais para branquear; cremes para clarear a pele; pó para maquiagem; cera para assoalhos; produtos cosméticos para os cílios; cílios postiços; cosméticos; cremes cosméticos; filtros solares; máscaras de beleza; sabonete desodorante; sabonete medicinal; sabonete para barbear; produto para a remoção do tártaro para uso doméstico; loções pós-barba; adesivo para limpar roupa; produtos de limpeza e higiene em geral, sendo que entre outros podem ser citados: desinfetantes, água sanitária, produtos para limpeza de vidros, produtos para limpeza de louças, produtos para limpeza do chão, produtos para limpeza de azulejos e assemelhados, produtos para limpeza de louças sanitárias, limpadores, desengordurantes / produtos para desengordurar, detergentes, ceras para polimento, ceras para assoalhos, removedores, ceras para móveis, limpadores e removedores de limo, desodorizadores e desodorantes de ambiente, pulverizador de ambientes higienizadores de vasos sanitários, óleos para limpeza, higienizadores de ambiente, produtos para eliminar manchas, pinturas e tinturas, produtos de higiene e limpeza, em gel, e outros produtos de higiene e limpeza incluídos na classe 03 internacional, exceto os de uso pessoal e industrial, produtos para lavanderia, podendo ser citados, entre outros: amaciantes de roupas, produtos para perfumar roupa, produtos facilitadores para passar roupa, tira manchas de roupas e tecidos, produtos para eliminar tintura, sabão para avivamento de cores de roupas, sabão e produtos para lavar roupas e tecidos, sachês para perfumar roupas, demais artigos de limpeza e tratamento de roupas, incluídos nesta classe, dentre eles, anti-septico bucal, exceto para uso medicinal, antitranspirantes [produtos de toalete], produtos depilatórios, produtos de perfumaria, talco para toalete, tintas cosméticas para os cabelos.

Apelada:

1) Registro nº 905.903.773

Marca: K BRILHO (mista)  

Depósito: 24/02/2013

Concessão: 19/09/2017

Classe: 03

Especificação: água sanitária [água de javel] [hipoclorito de potássio]; amaciantes de tecidos [lavanderia]; cera para polir; detergentes exceto os utilizados durante processo de fabricação e para uso médico.

Em relação à afinidade mercadológica, constata-se que as marcas em questão foram depositadas na mesma classe 03 e as empresas litigantes atuam no mesmo mercado relevante do ramo de produtos de limpeza. Além disso, as especificações de cada qual são coincidentes, apesar de a marca da apelante apresentar especificação mais ampla, abarcando outros produtos além daqueles assinalados pela marca da apelada, mas, todos são do gênero relativo a produtos de limpeza.

Nesse ponto, vale ressaltar que, ao contrário das classes constantes da Classificação de Produtos e Serviços adotada pelo INPI, que são muito abrangentes, as subclasses, também chamadas de itens ou de especificações, indicam com maior precisão os produtos ou serviços a que se referem e, portanto, servem para melhor definir o mercado correspondente. Seguindo essa linha de raciocínio, o eg. Superior Tribunal de Justiça decidiu que se aplica verdadeira presunção absoluta de que os produtos ou serviços representados pela mesma subclasse, item ou especificação são, se não idênticos, ao menos semelhantes ou afins. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. AÇÃO DE NULIDADE PARCIAL DE REGISTRO. (...) MARCA POSTERIOR REGISTRADA NA MESMA CLASSE E NA MESMA ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS DO QUE A MARCA ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 124, INCISO XIX, DA LEI N. 9.279/96. MARCAS NOMINATIVAS SEMELHANTES. SERVIÇOS FUNERÁRIOS. MESMA ESPECIFICAÇÃO. SERVIÇOS QUE, SE NÃO IDÊNTICOS, DEVEM SER PRESUMIDOS COMO SEMELHANTES OU AFINS. PRESUNÇÃO ABSOLUTA EM AÇÃO EM QUE SE DISCUTE O PRÓPRIO REGISTRO DE MARCA. CUMULAÇÃO DE PEDIDO DE INDENIZAÇÃO EM AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. IMPOSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO DE AÇÕES DE COMPETÊNCIA DE JUÍZOS DIVERSOS. ART. 292, § 1º, DO CPC/73 (ART. 327, § 1º, DO CPC/15). (...)  5. Verificação da impossibilidade de registro de um signo em razão de marca anterior que demanda o exame (i) do grau de semelhança entre os sinais; (ii) do grau de semelhança entre os produtos; (iii) da possibilidade de confusão ou de associação no público consumidor. 6. Diversamente das classes constantes da Classificação de Produtos e Serviços adotada pelo INPI, as quais, por serem abrangentes, podem incluir produtos ou serviços eventualmente considerados bastante distintos entre si, as subclasses, também chamadas de itens ou de especificações, indicam com maior precisão os produtos ou serviços a que se referem, configurando o maior grau de detalhamento indicado no registro. 7. Em ações em que se discute a validade ou a nulidade do próprio registro de uma marca, diante de alegado conflito com marca anteriormente registrada, há presunção absoluta de que os produtos ou serviços representados pela mesma subclasse, item ou especificação são, se não idênticos, ao menos semelhantes ou afins, para fins do art. 124, XIX, da LPI. Entendimento não necessariamente aplicável às ações de infração de direito marcário. 8. Titular de marca anteriormente registrada que tem a legítima expectativa de que os demais produtos ou serviços incluídos na mesma subclasse de seu registro estão dentro do seu âmbito de exclusividade, a possibilitar a expansão de suas atividades para outros nichos e outros modos de exploração dentro da mesma especificação. 9. Princípio da especialidade que, de um lado, serve de limite ao direito de exclusividade do titular da marca registrada, e, de outro, configura garantia de proteção mínima, já que assegura que, ao menos quanto aos produtos e serviços especificados no registro, haverá direito de uso exclusivo. (...) 14. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp n. 1.848.033/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 12/11/2021) - g.n.

Quanto à reprodução ou imitação entre os sinais, a fim de apurar a possibilidade de colidência marcária, destaca-se que, no campo da análise de marcas, o importante é o conjunto e não os termos isolados. Nesse sentido, vale lembrar a brilhante lição do Mestre Gama Cerqueira, em Tratado de Propriedade Industrial, vol.II, que alertava: “Deve-se decidir pela impressão de conjunto e não pelos seus detalhes”.

No campo conceitual, é inegável que os elementos nominativos das marcas em confronto apresentam semelhança quanto ao termo "BRILHO", que é evocativo, tendo em vista que é claramente sugestivo para identificar produtos de limpeza, por remeter à impressão visual que resulta da higienização de superfícies.

Consoante a jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça, nos casos de marcas fracas ou evocativas, o registro é concedido, porém, com limitação à extensão de sua proteção, arcando o seu titular com o ônus de conviver com marcas relativamente semelhantes. Assim: "[e]m razão do baixo grau de distintividade da marca evocativa - aquela constituída por expressão que lembra ou sugere finalidade, natureza ou outras características do produto ou serviço desenvolvido pelo titular -, a regra da exclusividade do registro é mitigada e seu titular deverá suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes, desde que não se constate, por óbvio, a possibilidade de confusão no público consumidor." (REsp n. 1.336.164/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 19/12/2019) No mesmo sentido: "marcas dotadas de baixo poder distintivo, formadas por elementos de uso comum, evocativos, descritivos ou sugestivos, podem ter de suportar o ônus de coexistir com outras semelhantes." (REsp n. 1.924.788/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 11/6/2021)

Por outro lado, a coexistência no mercado de marcas que compartilham elementos descritivos ou evocativos pode gerar confusão indevida, sobretudo quando associadas a produtos idênticos.

Portanto, não se pode negar que mesmo a marca evocativa possui proteção em seu conjunto, como bem salientado pela apelante, devendo-se atentar, em qualquer hipótese, para o risco de confusão ou associação indevida para o consumidor.

Para tal avaliação, em se tratando de marcas mistas, não basta analisar o elemento nominativo independentemente da forma figurativa. Já a análise dos elementos gráficos das marcas deve considerar a presença de eventuais logotipos, tipografia e cores associadas.

No caso dos autos, as marcas em conflito são assim apresentadas:

Apelante:

Apelada:

Da análise comparativa das marcas, não se pode afirmar que haja identidade nos aspectos gráfico e fonético. Por outro lado, a forma figurativa apresenta características diferenciadas, a despeito da utilização do mesmo elemento nominativo "BRILHO", que as assemelha. 

No entanto, ainda que os elementos figurativos possam agregar certa distintividade à marca da apelante, tal fator, por si só, não se revela suficiente para afastar a confusão entre os signos, pois a parte nominativa das marcas mistas é aquela que mais se fixa no espírito do consumidor, sendo determinante na aferição da distintividade e da possibilidade de convivência mercadológica dos sinais.

No caso, os conjuntos marcários "Q’BRILHO" e "K BRILHO" apresentam dois elementos cada qual, em que ambas as marcas têm como elemento principal a expressão "BRILHO", ao passo que os elementos secundários não têm força distintiva suficiente. Embora a marca da apelante "Q’BRILHO" seja lida como “que brilho”, enquanto a marca da apelada apelada "K BRILHO" é lida como “cá brilho”, essa distinção do efeito sonono não se mostra suficiente para afastar qualquer associação indevida perante os consumidores.

Com efeito, o elemento principal exerce papel predominante no conjunto marcário, sendo o principal foco de atenção do público alvo. De outro lado, o elemento secundário pode desempenhar um papel meramente informativo ou descritivo em relação ao escopo de proteção pretendido, mas esse não é o caso da marca da apelada, visto que a letra "k", por si só, não contém nenhum significado específico. Diversamente, no caso da marca da apelante, a letra "q" é seguida de apóstrofo ( ' ), que é um sinal de pontuação que indica a supressão de letras ou palavras, o que remete à ideia de abreviação do termo "que", donde se infere a expressão "que brilho" do conjunto da marca.

Em última análise, no campo semântico, ambas as marcas comunicam exatamente a mesma ideia ao público consumidor. Portanto, ao acrescentar apenas a letra "k" ao principal elemento nominativo "brilho", parece clara a intenção da apelada de se aproximar da marca da apelante, com nítida possibilidade de desvio de clientela, notadamente porque se destina a assinalar exatamente os mesmos produtos por ela comercializados. 

Nessa perspectiva, conclui-se que os signos examinados não possuem diferenciações aptas a afastar a confusão, levando-se em conta não apenas os aspectos formais das marcas em cotejo, mas também sua inserção no mercado e o modo como são percebidas pelo consumidor médio.

Por certo, a jornada de compra do consumidor de produtos de limpeza é caracterizada por decisões rápidas e intuitivas, realizadas frequentemente em pontos de venda como supermercados e mercearias, onde os produtos são dispostos lado a lado em gôndolas. O público-alvo desses produtos, de modo geral, não é especializado ou qualificado, tratando-se de consumidores médios, que se guiam para realizar suas escolhas, muitas vezes, pela lembrança espontânea das marcas associada ao elemento nominativo principal.

Nesse contexto, deve ser adotado um critério rigoroso na avaliação da colidência marcária, especialmente em se tratando de sinais que assinalam produtos inseridos no mesmo segmento comercial. A convivência de marcas com elementos similares somente se justifica quando há diferenciação suficiente no conjunto marcário para dissipar eventuais dúvidas no público consumidor, o que não ocorre no caso em exame.

​De outro giro, não se pode olvidar de que o INPI levou em conta a existência de outras marcas em convivência na mesma classe e segmento de mercado, cujos registros foram deferidos com o mesmo elemento nominativo, conforme apontado em seu parecer de evento 20, DOC2:

Ta análise remete para a adoção da Teoria da Distância, segundo a qual uma marca nova em seu segmento de mercado não precisa ser mais diferente das marcas já existentes do que essas são entre si (Nesse sentido: TRF2, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5090144-91.2022.4.02.5101, 1a. TURMA ESPECIALIZADA, Juiz Federal ROGÉRIO TOBIAS DE CARVALHO, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 08/03/2024; TRF2, Segunda Turma Especializada, AC 0225697-74.2017.4.02.5101, Rel. Des. Fed. ANDRÉ FONTES, E-DJF2R 15.07.2019).

Contudo, entendo não ser aplicável a Teoria da Distância à espécie, posto que as demais marcas apontadas agregam outros elementos à expressão "BRILHO" que promovem o devido distanciamento da marca da apelante, ao contrário da marca da apelada, cuja diferença se limita à letra "k", que, como já mencionado, não representa qualquer traço distintivo. 

Sendo assim, conclui-se que a marca de titularidade da apelada não possui distintividade suficiente, havendo risco efetivo de confusão ou associação indevida pelo consumidor, o que impede o registro da marca, nos termos do artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial.

Logo, a sentença recorrida merece ser reformada para julgar procedente o pedido no sentido de declarar a nulidade do registro da marca “K BRILHO” (processo nº 905903773), determinando que o INPI promova as anotações administrativas cabíveis e a respectiva publicação na Revista da Propriedade Industrial subsequente; bem como para condenar a apelada a se abster do uso da marca ora anulada para identificar produtos ou serviços do ramo de higiene e limpeza, a qualquer título, sob pena de multa a ser fixada quando da execução do julgado.

Inverte-se o ônus da sucumbência fixado na sentença em favor do apelante.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos da fundamentação supra.

Documento eletrônico assinado por ANDREA CUNHA ESMERALDO, Desembargadora Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002264386v29 e do código CRC 73e58974.

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Apelação Cível Nº 5062734-58.2022.4.02.5101/RJ

EMENTA

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. MARCAS MISTAS. IDENTIDADE MERCADOLÓGICA.  SEMELHANÇA ENTRE OS SINAIS "Q’BRILHO" E "K BRILHO". MARCA EVOCATIVA. TEORIA DA DISTÂNCIA. EXISTÊNCIA DE RISCO DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1.    Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade do registro nº 905.903.773 da marca mista "K BRILHO", de titularidade da empresa apelada, sob a alegação de semelhança com a marca mista "Q’BRILHO", registrada pela apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.    A questão em discussão consiste em definir se há reprodução ou imitação passível de causar confusão ou associação indevida entre os sinais distintivos das marcas "Q’BRILHO" e "K BRILHO", justificando a anulação do registro da apelada.

III. RAZÕES DE DECIDIR     

3. Em relação à afinidade mercadológica, constata-se que as marcas em questão foram depositadas na mesma classe 03, para assinalar basicamente os mesmos produtos, e as empresas litigantes atuam no mesmo mercado relevante do ramo de produtos de limpeza.

4. É inegável que os elementos nominativos das marcas em confronto apresentam semelhança quanto ao termo "BRILHO", que é evocativo, mas também não se pode negar que mesmo a marca evocativa possui proteção em seu conjunto, devendo-se atentar, em qualquer hipótese, para o risco de confusão ou associação indevida para o consumidor.

5. O elemento secundário pode desempenhar um papel meramente informativo ou descritivo em relação ao escopo de proteção pretendido, mas esse não é o caso da marca da apelada, visto que a letra "k", por si só, não contém nenhum significado específico. Diversamente, no caso da marca da apelante, a letra "q" é seguida de apóstrofo ( ' ), que é um sinal de pontuação que indica a supressão de letras ou palavras, o que remete à ideia de abreviação do termo "que", donde se infere a expressão "que brilho" do conjunto da marca.

6. Em última análise, no campo semântico, ambas as marcas comunicam exatamente a mesma ideia ao público consumidor. Portanto, ao acrescentar apenas a letra "k" ao principal elemento nominativo "brilho", parece clara a intenção da apelada de se aproximar da marca da apelante, com nítida possibilidade de desvio de clientela, notadamente porque se destina a assinalar exatamente os mesmos produtos por ela comercializados. 

7. Nesse contexto, deve ser adotado um critério rigoroso na avaliação da colidência marcária, especialmente em se tratando de sinais que assinalam produtos inseridos no mesmo segmento comercial. A convivência de marcas com elementos similares somente se justifica quando há diferenciação suficiente no conjunto marcário para dissipar eventuais dúvidas no público consumidor, o que não ocorre no caso em exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A coexistência no mercado de marcas que compartilham elementos descritivos ou evocativos pode gerar confusão indevida, sobretudo quando associadas a produtos idênticos.

2. Ainda que os elementos figurativos possam agregar certa distintividade à marca, tal fator, por si só, não se revela suficiente para afastar a confusão entre os signos, pois a parte nominativa das marcas mistas é aquela que mais se fixa no espírito do consumidor, sendo determinante na aferição da distintividade e da possibilidade de convivência mercadológica dos sinais.

3. O elemento principal exerce papel predominante no conjunto marcário, sendo o principal foco de atenção do público alvo.

4. Deve ser adotado um critério rigoroso na avaliação da colidência marcária, especialmente em se tratando de sinais que assinalam produtos inseridos no mesmo segmento comercial.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/96, arts. 124, VI e XIX; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.166.498, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 30.03.2011; STJ, REsp 1.107.558/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 01.10.2013; TRF2, AC 200102010428707, Rel. Des. Fed. André Fontes, j. 23.04.2007; TRF2, Apelação Cível nº 5090144-91.2022.4.02.5101, Rel. Juiz Fed. Rogério Tobias de Carvalho, j. 08.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 09 de abril de 2025.

Documento eletrônico assinado por ANDREA CUNHA ESMERALDO, Desembargadora Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002264387v7 e do código CRC 64ddb9e7.

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EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 09/04/2025

Apelação Cível Nº 5062734-58.2022.4.02.5101/RJ

RELATORA: Desembargadora Federal ANDREA CUNHA ESMERALDO

PRESIDENTE: Desembargadora Federal ANDREA CUNHA ESMERALDO

PROCURADOR(A): EDUARDO ANDRE LOPES PINTO

RELATORA DO ACÓRDÃO: Desembargadora Federal ANDREA CUNHA ESMERALDO

Votante: Desembargadora Federal ANDREA CUNHA ESMERALDO

Votante: Juiz Federal ALEXANDRE MIGUEL

Votante: Juíza Federal HELENA ELIAS PINTO

FLAVIA JANOT DE MATTOS BURKE

Secretária