Apelação Cível Nº 5046129-08.2020.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação do INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL interposta em face da sentença (Evento 84, SENT1) que julgou procedente o pedido autoral para condenar a autarquia à obrigação de conceder a patente relativa ao pedido PI 0504445-6, com o seguinte quadro reivindicatório: 

1 – Processo para a preparação de uma composição de trombina estável e purificada com dupla nanofiltração, conforme definida na reivindicação 1, caracterizado pela nanofiltração ser realizada entre 5 e 30 litros de solução por metro quadrado de área de filtragem para cada nanofiltro. Petição 870180158237, de 03/12/2018, pág. 15/16 Processo 5046129-08.2020.4.02.5101/RJ, Evento 1, ANEXO16, Página 16 2/2; 

2 – Processo, de acordo com a reivindicação 2, caracterizado pela solução contida no recipiente ser submetida a um processo de congelamento, em que o dito processo de congelamento é adicionado ao final do 5 processo; 

3 – Processo, de acordo com a reivindicação 2, caracterizado pela solução contida no recipiente ser submetida a liofilização, obtendo-se um produto liofilizado, em que a dita etapa de liofilização é adicionada ao final do processo; 

4 – Processo, de acordo com a reivindicação 4, caracterizado pelo produto liofilizado ser tratado à quente e à seco por um tempo entre meia hora e 8 horas a uma temperatura entre 90 e 115ºC, em que a dita 15 etapa de tratamento à quente e à seco é adicionada ao final do processo; 

5 – Processo, de acordo com a reivindicação 5, caracterizado pelo produto liofilizado ser tratado à quente e à seco durante um tempo entre 1 e 2 ho20 ras à 100ºC, em que a dita etapa de tratamento à quente e à seco é adicionada ao final do processo; 

6 – Processo, de acordo com a reivindicação 2, caracterizado pelo sal neutro ser cloreto de sódio a uma concentração de pelo menos 0,05 molar; 

7 – Processo, de acordo com a reivindicação 2, caracterizado pelo recipiente ser um tubo, frasco ou seringa.

Em suas razões recursais (Evento 88, APELAÇÃO1), o apelante aponta, inicialmente, "que a sentença e o laudo pericial enfocaram a análise da atividade inventiva com base em um problema técnico que não encontra fundamentação nas reivindicações apresentadas".

Afirma que, pela interpretação do artigo 41 da Lei nº 9.279/1996 (LPI), "o problema técnico solucionado deve ser depreendido a partir da correta identificação das características distintivas da matéria conforme pleiteadas nas reivindicações do pedido de patente".

Aduz que, no caso concreto, a "característica distintiva entre o processo reivindicado no pedido de patente objeto da lide e no documento de anterioridade D2 é apenas o emprego de dupla nanofiltração". Entretanto, o "processo pleiteado pelas reivindicações do pedido de patente objeto da lide não está limitado a usar apenas dupla nanofiltração como etapa de purificação, mas sim pode incluir outras formas de purificação".

Assevera que "o processo de nanofiltração já era conhecido como um meio para eliminar vírus de composições de trombina. O fato deste processo ser aplicado no pedido de patente duas vezes não é capaz de lhe conferir atividade inventiva, pois não foi apontado no relatório descritivo e nas reivindicações qualquer efeito técnico não previsto do emprego deste meio".

Conclui que "a repetição da etapa de nanofiltração uma, duas, três ou mais vezes não agrega nada ao estado da técnica, pois produz sempre o mesmo efeito, que é a eliminação de vírus de composições de trombina" e, por isso, "o pedido de patente objeto da lide carece de atividade inventiva, impondo-se a reforma da sentença", a fim de que o pedido seja julgado improcedente.

Subsidiariamente, requer a determinação para que a parte autora, ora apelada, apresente "nova via do quadro reivindicatório para o INPI, já que o INPI não possui capacidade de alterar o que consta nas petições apresentadas à Autarquia, em outras palavras, as petições não são editáveis, muito menos é possível ao INPI apresentar uma petição pelo usuário. Ademais, não é esclarecido quais devem ser os demais componentes da Carta-Patente, tais como Relatório Descritivo, Resumo, Desenhos (se couber) e Listagem de Sequência (se couber)".

Intimada para apresentar contrarrazões, a apelada deixou seu prazo transcorrer sem manifestação (Eventos 89 e 92 da tramitação em primeiro grau).

Remetidos a este Tribunal Regional, os autos foram encaminhados ao Ministério Público Federal, que opinou pelo não-provimento do recurso em análise (Evento 4, PARECER1).

É o relatório.

Documento eletrônico assinado por MACARIO RAMOS JUDICE NETO, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002179296v5 e do código CRC 83454b7c.

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Data e Hora: 11/12/2024, às 12:44:38

Apelação Cível Nº 5046129-08.2020.4.02.5101/RJ

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que presentes seus pressupostos legais.

Como relatado, a sentença ​(Evento 84, SENT1) julgou procedente o pedido autoral para condenar a autarquia à obrigação de conceder a patente relativa ao pedido PI 0504445-6, com o seguinte quadro reivindicatório: 

1 – Processo para a preparação de uma composição de trombina estável e purificada com dupla nanofiltração, conforme definida na reivindicação 1, caracterizado pela nanofiltração ser realizada entre 5 e 30 litros de solução por metro quadrado de área de filtragem para cada nanofiltro. Petição 870180158237, de 03/12/2018, pág. 15/16 Processo 5046129-08.2020.4.02.5101/RJ, Evento 1, ANEXO16, Página 16 2/2; 
2 – Processo, de acordo com a reivindicação 2, caracterizado pela solução contida no recipiente ser submetida a um processo de congelamento, em que o dito processo de congelamento é adicionado ao final do 5 processo; 
3 – Processo, de acordo com a reivindicação 2, caracterizado pela solução contida no recipiente ser submetida a liofilização, obtendo-se um produto liofilizado, em que a dita etapa de liofilização é adicionada ao final do processo; 
4 – Processo, de acordo com a reivindicação 4, caracterizado pelo produto liofilizado ser tratado à quente e à seco por um tempo entre meia hora e 8 horas a uma temperatura entre 90 e 115ºC, em que a dita 15 etapa de tratamento à quente e à seco é adicionada ao final do processo; 
5 – Processo, de acordo com a reivindicação 5, caracterizado pelo produto liofilizado ser tratado à quente e à seco durante um tempo entre 1 e 2 ho20 ras à 100ºC, em que a dita etapa de tratamento à quente e à seco é adicionada ao final do processo; 
6 – Processo, de acordo com a reivindicação 2, caracterizado pelo sal neutro ser cloreto de sódio a uma concentração de pelo menos 0,05 molar; 
7 – Processo, de acordo com a reivindicação 2, caracterizado pelo recipiente ser um tubo, frasco ou seringa.

Num primeiro olhar, a principal controvérsia parece dizer respeito à existência de atividade inventiva no emprego de dupla nanofiltração para a preparação de composição de trombina.

Quanto ao ponto, em sua apelação, o INPI sustenta que a característica distintiva (emprego de dupla nanofiltração) da patente objeto do feito não lhe confere atividade inventiva, pois não foi apontado no relatório descritivo e nas reivindicações qualquer efeito técnico não previsto do emprego deste meio, arguindo que a repetição da etapa de nanofiltração uma, duas, três ou mais vezes não agrega nada ao estado da técnica, pois produz sempre o mesmo efeito, que é a eliminação de vírus de composições de trombina.

De outro giro, a sentença, amparada por laudo pericial (Evento 55, LAUDO1), entende que as inovações-chave de eliminação da cromatografia e de implementação da dupla nanofiltração não se revelam uma progressão óbvia das técnicas existentes, uma vez que a decisão de remover um passo convencional (cromatografia) e introduzir um novo (dupla nanofiltração) requer compreensão não-trivial das implicações na purificação e estabilidade da trombina.​

Destaco, ainda, o parecer do Ministério Público Federal (Evento 4, PARECER1), que opinou pelo desprovimento do recurso, por entender que a patente em tela apresenta o requisito da novidade, indicando que "o laudo pericial aponta para a eliminação da cromatografia e a implementação da dupla nanofiltração como inovações chaves, conclusões que não advém de uma progressão óbvia das técnicas já existentes".

Contudo, no caso concreto, a discussão sobre a atividade inventiva do referido processo fica prejudicada por uma questão muito bem delineada pelo INPI no pedido subsidiário de suas razões recursais (Evento 88, APELACAO1) e em seus memoriais (Evento 20, MEMORIAIS1), qual seja, a impossibilidade de a autarquia ou o Poder Judiciário apresentar as reivindicações do pedido de patente pelo usuário interessado.

Nesse sentido, defendeu a autarquia em seus memoriais:

A característica distintiva entre o processo reivindicado no pedido de patente objeto da lide e no documento de anterioridade D2 é apenas o emprego de dupla nanofiltração. O processo pleiteado pelas reivindicações do pedido de patente objeto da lide não está limitado a usar apenas dupla nanofiltração como etapa de purificação, mas sim pode incluir outras formas de purificação. Sendo assim, o problema técnico deve ser formulado somente levando em consideração apenas o efeito técnico resultante da presença dessa etapa adicional de nanofiltração.  

Com efeito, como apontado no parecer técnico anexo, "as reivindicações 2 a 8 do quadro reivindicatório apresentado por meio da petição nº 870180158237 de 03/12/2018 ou as reivindicações 1 a 6 do quadro reivindicatório apresentado nos autos (doc. 18), não excluem a presença de etapas de purificação prévias a etapa de nanofiltração. Ao contrário, a partir da leitura do relatório descritivo do pedido em lide, constante do anexo 5 da petição inicial, fica evidente que o processo de preparação ora reivindicado também apresenta uma etapa prévia de purificação de trombina. Por exemplo, em suas páginas 9 a 12, o referido relatório descritivo descreve um exemplo de processo de preparação conforme pleiteado no pedido ora sub judice (Exemplo 1) onde a trombina é submetida a uma etapa prévia de diálise, que embora não seja o mesmo revelado em D2, também é considerado um processo de purificação."

Vê-se, portanto, que a característica distintiva que decorre do quadro reivindicatório apresentado nos Autos é somente a presença de dupla nanofiltração, pois as reivindicações não excluem outras etapas de purificação. 

Não poderia o Juízo a quo​ elaborar, em substituição à autora, o quadro reivindicatório a ser concedido pelo INPI como o fez na sentença. Tal diligência cabe à parte interessada, exclusivamente, em novo requerimento a ser dirigido à autarquia.

Outro ponto de destaque se encontra na sustentação oral do ilustre Procurador do INPI (Evento 22, NTAQ1), quando assevera, com razão, que a eliminação da etapa de cromatografia "não está reivindicada em momento algum. Não foi avaliado pelo INPI em momento algum se a retirada dessa etapa tinha alguma atividade inventiva quando a patente foi pedida. Então, o que aconteceu aqui foi que o perito criou uma patente que não foi pedida. Esse é o problema dessa patente".

Assim, em que pese o laudo pericial favorável no que concerne a atividade inventiva da dupla nanofiltração, possui razão o apelante quanto à necessidade de nova apresentação, pelo apelado, do quadro reivindicatório para o INPI, já que não cabe à autarquia apresentar a petição pelo interessado ou alterar o requerimento anteriormente apresentado. Eis a observação do INPI em sua apelação:

é preciso que seja determinado que a Autora apresente "nova via do quadro reivindicatório para o INPI, já que o INPI não possui capacidade de alterar o que consta nas petições apresentadas à Autarquia, em outras palavras, as petições não são editáveis, muito menos é possível ao INPI apresentar uma petição pelo usuário. Ademais, não é esclarecido quais devem ser os demais componentes da Carta-Patente, tais como Relatório Descritivo, Resumo, Desenhos (se couber) e Listagem de Sequência (se couber)."

Não cabe, portanto, ao Juízo definir o quadro reivindicatório pela parte interessada, sob pena de impossibilitar a atuação administrativa do INPI de fazer as exigências necessárias para a correta concessão da patente pleiteada.

Por fim, mostra-se oportuno destacar que o quadro reivindicatório anteriormente apresentado pela autora e indeferido pelo INPI não é idêntico ao elaborado pelo Juízo de 1º Grau na sentença, afastando-se, inclusive, o interesse de agir da recorrida, uma vez que nunca levou tal quadro à análise da autarquia.

Nesse sentido, deve ser reformada a sentença a quo para julgar improcedente o pedido inicial, uma vez que cabe à parte autora à apresentação, junto ao INPI, do quadro reivindicatório que entender correto, garantindo-se a atuação regular da autarquia em sua função administrativa.

Isto posto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso de apelação do INPI, julgando improcedente a ação, devendo a parte autora, caso queira, proceder à nova apresentação do quadro reivindicatório que entender correto junto o INPI, esclarecendo quais devem ser os demais componentes da Carta-Patente, tais como Relatório Descritivo, Resumo, Desenhos (se couber) e Listagem de Sequência (se couber), garantindo à autarquia o exercício de sua função administrativa.

Documento eletrônico assinado por MACARIO RAMOS JUDICE NETO, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002179297v17 e do código CRC c6c80fd4.

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Apelação Cível Nº 5046129-08.2020.4.02.5101/RJ

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO DE PATENTE. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DEFINIR O QUADRO REIVINDICATÓRIO EM SUBSTITUIÇÃO AO INTERESSADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) contra sentença que julgou procedente o pedido da parte autora para condenar a autarquia à concessão de patente. O INPI sustenta a impossibilidade de o Poder Judiciário definir ou a própria autarquia apresentar, em substituição ao requerente, o quadro reivindicatório do pedido de patente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Poder Judiciário pode, ao julgar procedente o pedido de concessão de patente, elaborar ou modificar o quadro reivindicatório originalmente apresentado pelo requerente ao INPI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de patente deve ser avaliado com base nas reivindicações apresentadas pelo próprio interessado, não cabendo ao INPI ou ao Poder Judiciário modificá-las ou elaborar um novo quadro reivindicatório.

4. A modificação do quadro reivindicatório pelo Juízo de Primeiro Grau impossibilita a atuação administrativa do INPI na formulação de exigências necessárias à correta concessão da patente, violando o devido processo administrativo.

5. A eliminação da etapa de cromatografia, não prevista no pedido inicial, não foi avaliada pelo INPI quanto à sua atividade inventiva, o que configura a criação de uma patente distinta daquela originalmente pleiteada, em afronta ao princípio da legalidade administrativa.

6. O quadro reivindicatório apresentado pela parte autora e indeferido pelo INPI não é idêntico ao elaborado pelo juízo sentenciante, afastando-se, assim, o interesse de agir da parte recorrida, que nunca submeteu tal quadro à análise da autarquia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Pedido inicial julgado improcedente.

Teses de julgamento:

O Poder Judiciário não pode modificar ou elaborar o quadro reivindicatório de pedido de patente em substituição ao requerente, sob pena de inviabilizar a atuação administrativa do INPI.

Cabe ao interessado apresentar um novo quadro reivindicatório ao INPI, esclarecendo os demais componentes da Carta-Patente, assegurando à autarquia o exercício de sua função administrativa.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial), arts. 19, 21 e 35.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação do INPI, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025.

Documento eletrônico assinado por MACARIO RAMOS JUDICE NETO, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002179298v6 e do código CRC 4e7d8d72.

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EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 12/02/2025

Apelação Cível Nº 5046129-08.2020.4.02.5101/RJ

RELATOR: Desembargador Federal MACARIO RAMOS JUDICE NETO

PRESIDENTE: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

PROCURADOR(A): LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA

SUSTENTAÇÃO ORAL PRESENCIAL: ANDRÉ AMARAL DE AGUIAR por INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador Federal MACARIO RAMOS JUDICE NETO

Votante: Desembargador Federal MACARIO RAMOS JUDICE NETO

Votante: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

Votante: Desembargadora Federal ANDREA CUNHA ESMERALDO

FLAVIA JANOT DE MATTOS BURKE

Secretária