Apelação Cível Nº 5076907-87.2022.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

 Trata-se de apelação cível interposta pelo AUTOPOSTO SCUBY LTDA, em face da sentença prolatada em 21/09/2023, pelo juízo da 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ (evento 62, SENT1), que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, o pedido indenizatório contraposto pela empresa Ré E. M. EHRIG & CIA LTDA, e improcedente os pedidos de: (i) declaração de nulidade do ato administrativo de indeferimento do registro n.º 919.394.647, referente à marca mista ZAP [ ] e (ii) declaração de nulidade parcial, do registro n.º 914.063.138 da marca mista ZAP-GAZ [ ]  da empresa Ré, a fim de remover a seguinte especificação do item: "Comércio [através de qualquer meio] de combustíveis [incluindo a gasolina para motores]". 

O juízo condenou "a sociedade ré ao pagamento de honorários advocatícios em face da autora-reconvinda, nos termos do art. 85, §1º do CPC, no patamar de 10% do valor da causa atualizado, consoante §6º do mesmo artigo" e a parte autora “às despesas processuais e ao pagamento dos honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, divididos igualmente entre os réus, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.”.

O magistrado extinguiu o processo, sem julgamento de mérito, em relação ao pedido contraposto de indenização e negou as pretensões autorais de nulidade total e parcial dos atos administrativos da autarquia, por entender que: "Da incompetência da Justiça Federal para julgar o pedido indenizatório formulado pela sociedade ré" - (i) o pedido de indenização por danos morais não é da competência da Justiça Federal, conforme estabelece o inciso I do art. 109, da Constituição, tratando-se de demanda a ser proposta na alçada estadual, por ser “questão referente a duas pessoas jurídicas de direito privado, na qual inexiste interesse da Autarquia”, inviabilizando a reunião dos pedidos nos termos do art. 327, § 1º, inciso II do CPC, do qual se conclui que “a cumulação de ações apenas se mostra possível quando, além de compatíveis entre si os pedidos e de adequado o procedimento, for competente para deles conhecer o mesmo juízo”; (ii) "Mérito" - "Da reprodução de marca anterior" - (ii) a existência de registro anterior afronta o inciso XIX, do art. 124, da LPI, uma vez que ambos os conjuntos macários apresentam "semelhança nos aspectos gráfico e fonético no que se refere ao elemento nominativo principal ZAP”; (iii) o termo "ZAP" apresenta relevante distintividade, "sem correspondência na língua portuguesa", devendo "ser considerado dotado de relevante caráter distintivo, por não ter qualquer relação com o segmento de comercialização de combustíveis.”; "Da declaração de nulidade parcial do registro n° 914.063.138" – (iv) o pedido de remoção de parte da especificação do registro, com base no argumento da incompatibilidade da atividade e suposta ausência do exercício efetivo de exploração da marca, não encontra respaldo entre as causas de extinção da marca e “nem consiste em inobservância ao art. 128, §1o da LPI; e somente pode ser objeto de apreciação em sede de requerimento de caducidade, conforme disposto no art. 142, inc. III, da LPI.”, destacando-se, ainda, que os artigos 143 a 146 da LPI, dispõem sobre os requisitos próprios para os casos em que o titular da marca não venha a utilizá-la conforme as classes assinaladas em seu registro.

Em embargos de declaração (evento 67, EMBDECL1), AUTO POSTO SCUBY LTDA sustentou, em síntese, que: (i) a sentença destacou tão somente os “requisitos legais para a conclusão de uma possível colidência marcária, apontando, dentre eles, “- a suscetibilidade de confusão ou associação entre os sinais.”; (ii) a sentença foi omissa “sobre a possibilidade, ou não, de confusão entre os consumidores finais e da alegada distinção entre os públicos na prática.”

Os embargos de declaração foram desprovidos (evento 69, SENT1), ao fundamento, em resumo, de que: (i) a embargante, com base em suposta omissão, busca “rejulgamento da causa, com prevalência de seu ponto de vista com relação à suscetibilidade de confusão ou associação entre os sinais, tema devidamente enfrentado pela sentença", relevando-se o fato de que tal providência demanda socorro pela via recursal própria (apelação), "pois como prescreve o art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente questões já decididas”; (ii) a decisão enfrentou as questões relevantes e imprescindíveis à sua fundamentação, ressaltando que tanto o CPC, quanto a jurisprudência se mantém estáveis no sentido de que “não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses que apresentam. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução" (Resp nº 1.814.271/DF).

Em razões recursais (evento 75, APELAÇÃO1), o AUTO POSTO SCUBY LTDA sustentou, em suma, que: (i) a sentença desconsiderou a aplicação do princípio da especialidade, tendo em vista que os “serviços são completamente diferentes e direcionados a consumidores finais com necessidades distintas”; (ii) o conjunto das marcas são totalmente distintos, com “cores e pronúncias diferentes formando, assim, elementos suficientemente distintivos”;  (iii) a alegada possibilidade de confusão entre os consumidores finais, não restou comprovada; (iv) a possibilidade de convivência pacífica entre as marcas em cotejo ficou inequivocamente demonstrada na inicial, o que não foi apreciado pela sentença; (v) a concessão do registro para a empresa apelada está em desacordo com a LPI, já que “a marca da ré não poderia ter sido registrada para serviços de comércio de combustíveis, pois a referida empresa não exerce efetivamente essa atividade.”; (vi) a sentença deixou de considerar a teoria da distância, tendo em vista que a apelante verificou a existência de marcas mistas semelhantes, como a “ZAP FESTAS", que, foi registrada na classe 35, a qual também identifica serviços de comércio de produtos alimentícios. (pág. 6)”.

Em contrarrazões (evento 87, CONTRAZ1), o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI argumentou, em síntese, que: (i) a sentença não merece reparos, tendo em vista que “todos os argumentos postos pela parte autora foram pontualmente rebatidos, tendo sido facultada ampla instrução probatória, bem como foram respeitados todos os trâmites processuais.”; (ii) o recurso interposto não traz argumentos novos, além daqueles constantes nos autos, que “guardam consistência suficiente para demonstrar a insubsistência do contido na apelação. Requereu, assim, o desprovimento do recurso.

Em contrarrazões (evento 88, CONTRAZ1) a empresa Ré E.M. EHRIG E CIA LTDA EPP, sustentou, em resumo, que: (i) a semelhança existente entre as marcas parte da análise do “elemento principal da marca mista ZAP-GÁS apontada como anterioridade impeditiva a constituir-se no termo ZAP, idêntico ao termo da marca anterior, também utilizado como elemento principal na marca mista da empresa ré, assim como a parte figurativa é a representação da ZAP em ambas.”; (ii) a apontada semelhança entre as marcas é fator que induz o consumidor a erro, configurando, portanto, a “impossibilidade de convivência entre as marcas e  incidindo na vedação do artigo 124, XIX, da LPI.”; (iii) o impedimento previsto no art. 128, §1º, da LPI, diante da incompatibilidade da atividade e seu objeto social, além de ausência do efetivo exercício, “não se aplica ao caso, pois a declaração do depositante já é incluída no requerimento. Esse dispositivo é exigido apenas em situações em que a natureza do depositante é incompatível com a atividade do registro, o que não é o caso aqui.”.

O MPF informou que o litígio envolve interesses predominantemente comerciais/patrimoniais das empresas, sendo ausente interesse difuso ou coletivo ameaçado, que justifique a sua intervenção no processo, nos termos do art. 178, do CPC, manifestando-se, assim, por seu desinteresse no feito (evento 4, PARECER1).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Documento eletrônico assinado por MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002173537v27 e do código CRC 2d99ffd4.

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Apelação Cível Nº 5076907-87.2022.4.02.5101/RJ

VOTO

(Desembargador Federal MARCELLO GRANADO– Relator) Conheço da apelação, pois presentes os seus pressupostos processuais de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível interposta pelo AUTOPOSTO SCUBY LTDA, em face do capítulo da sentença que julgou improcedente os pedidos de: (i) nulidade do ato administrativo de indeferimento do registro n.º 919.394.647, referente à marca mista ZAP; (ii) decretação de nulidade parcial para o registro n.º 914.063.138, da marca ZAP-GAZ, a fim de remover parte da sua especificação.

Em sentença (evento 62, SENT1), o juiz a quo negou os pedidos da parte autora, a partir dos seguintes fundamentos: (i) a existência de registro marcário anterior, bem como as semelhanças entre os aspectos gráficos e fonéticos de ambas as marcas, confrontam o disposto no inciso XIX, do art. 124, da LPI; (ii) o não cabimento da remoção de parte da especificação do registro nº 914.063.138 - NCL 11(35), da empresa Ré, baseadas nas alegações de incompatibilidade de sua atividade e a ausência de efetiva  exploração da marca, considerando que a questão deve ser solucionada em sede do instituto da caducidade, diretamente no INPI conforme disposto no art. 142, inc. III, da LPI, e demais artigos correlatos.

Irresignada, o Apelante sustentou, em síntese, que: (i) a sentença afastou a aplicação do Princípio da Especialidade, tendo em vista a diferença entre os serviços prestados pelas respectivas empresas, com consequente diferença entre os respectivos públicos consumidores, resultando em efetiva ausência de concorrência comercial;  (ii) o julgado levou em conta tão somente a semelhança do termo “ZAP", deixando de considerar o conjunto das marcas, que são distintos entre si e apresentam cores e grafismos diferentes; (iii) a alegada possibilidade de confusão entre os consumidores finais não restou comprovada nos autos, questão esta que não foi substancialmente apreciada pela sentença; (iv) o decisum deixou de considerar também a teoria da distância e a existência de outras marcas mistas semelhantes, todas utilizando o termo “ZAP” e registradas na mesma classe - NCL (11)35 - que as partes da presente demanda, ratificando a possibilidade de convivência harmônica entre as empresas; (v) a especificação do registro da empresa apelada está em desacordo com o art. 128, §1º, da  LPI, tendo em vista que a marca da empresa Ré não possui em seu objeto social o enquadramento das referidas atividades e tampouco as exercem efetivamente.

Em contrarrazões o INPI (evento 87, CONTRAZ1) pugnou pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença. Já a empresa Ré (evento 88, CONTRAZ1) refutou as alegações da recorrente requerendo o desprovimento do recurso.

Os registros se apresentam da seguinte forma:

Registro da parte Apelante: AUTO POSTO SCUBY LTDA.

Número	Marca	Depósito	Situação	Classe
919.394.647		12/03/2020	Pedido de registro de marca indeferido (mantido em grau de recurso). Apresentação:  mista.	NCL (11) 35 Comércio (através de qualquer meio) de combustíveis (incluindo a gasolina para motores); Comércio (através de qualquer meio) de graxas; Comércio (através de qualquer meio) de lubrificantes

Registros da parte Apelada: E. M. EHRIG & CIA LTDA.

Número	Marca	Depósito	Situação	Classe
914.063.138		23/01/2018	Registro de marca em vigor. Apresentação: mista	NCL (11) 35 Demonstração de produtos; Provimento de mercado online para compradores e vendedores de produtos e serviços [marketplace]; Serviços de agências de importação-exportação; Comércio [através de qualquer meio] de produtos alimentícios [doces]; Comércio [através de qualquer meio] de produtos alimentícios [biscoitos]; Comércio [através de qualquer meio] de produtos alimentícios [bolos]; Comércio [através de qualquer meio] de produtos alimentícios [chocolates]; Comércio [através de qualquer meio] de produtos alimentícios [salgadinhos]; Comércio [através de qualquer meio] de produtos alimentícios [sanduíches]; Comércio [através de qualquer meio] de produtos alimentícios [sorvetes]; Comércio [através de qualquer meio] de produtos alimentícios [sucos]; Comércio (através de qualquer meio) de artigos para fumantes; Comércio (através de qualquer meio) de combustíveis (incluindo a gasolina para motores); Comércio (através de qualquer meio) de bebidas alcoólicas; Comércio [através de qualquer meio] de bebidas não alcoólicas; Assessoria, consultoria e informação ao consumidor sobre produtos e respectivos preços, através de websites, em conexão com comércio realizado pela internet; Comércio (através de qualquer meio) de água mineral engarrafada; comercialização de água bruta; Comércio (através de qualquer meio) de tabaco; Comércio (através de qualquer meio) de xaropes e preparações para bebidas; Representação comercial.

Cotejando os registros, verifica-se que a principal controvérsia dos autos cinge-se a dirimir, à luz do art. 124, XIX, da LPI, se a marca mista da autora "ZAP" colide com a marca mista da ré, “ZAP-GAZ”, acarretando a impossibilidade de convivência harmônica no mercado, tornando-se necessária a vedação do registro. 

Nos termos do art. 124, XIX, da LPI, configura-se irregistrável como marca a “reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos”.

Da leitura do dispositivo, entende-se como pressupostos para a aplicação da norma: (i) existência de registro marcário anterior, de titularidade diversa; (ii) afinidade, similaridade ou identidade de produtos ou serviços assinalados; (iii) imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; e (iv) suscetibilidade de confusão ou associação indevida entre os sinais.

Assim, a etapa primordial em qualquer exame de colidência marcária é saber se há concorrência efetiva entre os produtos ou serviços assinalados pelos signos em conflito, na medida em que, se não houver risco de concorrência, também não há risco de confusão ou associação indevida por parte do mercado consumidor.

Nesse contexto, passo, então, a analisar os pontos da decisão impugnada no mencionado recurso, vertendo as seguintes considerações:

1. Quanto à existência de registro marcário anterior, de titularidade diversa - o quesito anterioridade milita em favor da titularidade da empresa Apelada, visto que seu depósito foi realizado em data anterior (23/01/2018) ao da marca da Apelante (12/03/2020).  Todavia, em termos de análise de colidência entre sinais,  o núcleo da proibição prevista no art. 124, XIX, da LPI, prevê que devam estar presentes, cumulativamente, os pressupostos acima mencionados. 

2. Quanto à afinidade, similaridade ou identidade de produtos ou serviços - o princípio da especialidade tem por finalidade delimitar o campo de abrangência da proteção de uma marca, de acordo com o segmento mercadológico no qual está inserido o produto ou serviço a ser por ela designado. Em decorrência, é possível que marcas semelhantes, compostas por elementos de baixa distintividade, tenham que suportar os ônus da convivência, no mercado, com outras marcas que lhe sejam assemelhadas.

E, conforme destaca o Manual de Marcas do INPI, o exame de afinidade mercadológica é passo fundamental nessa análise, estando diretamente relacionado ao princípio da especialidade:

“É nesta etapa que se avalia se o grau de semelhança ou relação entre os produtos ou serviços distinguidos pelos sinais em cotejo pode levar o consumidor à confusão ou associação indevida.

Embora fique evidenciado entre produtos ou serviços idênticos, o risco de confusão ou associação indevida também se manifesta no caso de produtos ou serviços de espécies distintas, quando guardam, entre si, características semelhantes ou estreita relação. A fim de aferir o grau de afinidade mercadológica, são observadas as seguintes características dos produtos ou serviços:

a) Natureza: conjunto de qualidades essenciais pelas quais o produto ou serviço é conhecido, seu tipo, gênero ou categoria específica. No caso de produtos, a natureza é normalmente definida pela combinação de fatores como composição, princípio de funcionamento ou estado físico. Nos serviços, a natureza normalmente é a categoria em que estes se enquadram (Ex.: serviços financeiros, serviços de saúde, serviços de transporte etc.).

b) Finalidade e modo de utilização: utilidade ou função esperada dos produtos ou serviços, bem como sua forma, condição ou circunstância de utilização ou contratação.” (g.n.)

 [item 5.9.2 do Manual de Marcas do INPI - 3ª edição (out/2019), 2ª revisão (novembro/2024)] 

Nesse ponto, para o aferimento de eventual colidência, é pertinente que se avalie tanto o tipo de serviço oferecido, como também para qual público tais serviços se destinam, buscando a realização de uma análise prudente e detalhada a cada caso, com o propósito de não criar generalizações ou estabelecer critérios uniformes que induzam ao erro de avaliação.  

Para tanto, não basta que as classes de registro junto ao INPI sejam as mesmas, deve-se apurar se, na prática, os signos em conflito designam produtos ou serviços que estejam inseridos no mesmo segmento de mercado. Dito isso, seguem destacados as especificações do cadastro no INPI e nas respectivas juntas comerciais, conforme documentos acostados nos autos:

Apelante: AUTOPOSTO SCUBY LTDA (ZAP)

Apelada: E. M. EHRIG & CIA LTDA (ZAP-GAZ)

Verifica-se, então, que ainda que as marcas estejam inseridas na mesma classe de serviços, elas identificam produtos e serviços totalmente distintos na prática.  A atividade principal da Apelante é o fornecimento de combustíveis para veículos automotores e da Apelada é o fornecimento de produtos diversos através de mercado online, tipo delivery, onde os principais produtos são a água e o gás de cozinha.  Portanto, os serviços são bastante distintos e direcionados a consumidores finais com necessidades diferentes, ou seja, a finalidade e os canais de distribuição dos serviços não guardam afinidade mercadológica entre si.

Desse modo, observando o princípio da especialidade, fica evidente que os principais serviços ofertados pelas duas empresas se destinam a consumidores específicos, não se verificando a possibilidade de confusão ou associação indevida dos sinais marcários, o que afasta a aplicabilidade do dispositivo legal invocado.  

3. Quanto à imitação ou reprodução, no todo ou em parte de marca já registrada – O Manual de Marcas do INPI orienta que, "Na avaliação da condição de distintividade do sinal é considerada, em linhas gerais, a impressão gerada pelo conjunto marcário, em suas dimensões fonética, gráfica e ideológica, bem como a função exercida pelos diversos elementos que o compõem e seu grau de integração."  [item 5.9.1 do Manual de Marcas do INPI], destacando-se, ainda, as seguintes orientações técnicas:

“O grau de integração entre os diferentes elementos que compõem a marca pode afetar diretamente a impressão de conjunto gerada pelo sinal.  Desta forma, se o grau de integração destes elementos é tal que eles não devem ser separados ou considerados isoladamente, subentende-se que nenhuma reivindicação está sendo solicitada quanto aos elementos considerados isoladamente." [item 5.9.2 do Manual de Marcas do INPI - 3ª edição (out/2019), 2ª revisão (novembro/2024)]

A análise dos conjuntos marcários demonstra significativa diferenciação em relação às cores, à grafia e à combinação fonética dos termos, afastando a possibilidade do enquadramento da marca da Apelante como mera imitação ou reprodução de marca alheia, não se configurando a violação prevista no referido diploma.

4. Quanto ao risco de confusão ou associação indevida entre os sinais – destaco a lição de JOÃO DA GAMA CERQUEIRA (in Tratado de Propriedade Intelectual, t. II/69, vol. II, parte III, Rio de Janeiro, Editora Forense, 1956) que estabelece três critérios de análise:

“1º - as marcas não devem ser confrontadas e comparadas, mas apreciadas sucessivamente, a fim de se verificar se a impressão causada por uma recorda a impressão deixada pela outra;

2º - as marcas devem ser apreciadas tendo-se em vista não as suas diferenças, mas as suas semelhanças;

3º - finalmente, deve-se decidir pela impressão de conjunto das marcas, e não pelos seus detalhes.

A possibilidade de confusão deve ser apreciada pela impressão de conjunto deixada pelas marcas, quando examinadas sucessivamente, sem apurar as suas diferenças, levando-se em conta não só o grau de atenção do consumidor comum e as circunstâncias em que normalmente se adquire o produto, como também a sua natureza e o meio em que seu consumo é habitual.” (g.n.)

Entendo, portanto, ser inexistente o alegado risco de confusão entre as respectivas marcas, tendo em vista que além dos signos marcários apresentarem suficiente distinção fonética e gráfica,  as mesmas não designam atividades ou produtos afins, sendo desnecessário, então, alongar-se nessa questão, pois é inegável a ausência de violação ao art. 124, XIX, da LPI.

Em controvérsia secundária a Autora, ora Apelante, busca a decretação de nulidade parcial do registro n° 914.063.138, referente à marca ZAP-GAZ, na qual pleiteia  a supressão de parte da especificação de um dos seus serviços - "Comércio (através de qualquer meio) de combustíveis (incluindo a gasolina para motores) - por entender que esse item da especificação é incompatível com a atividade da empresa Ré e, portanto, passível de anulação já que estaria em desacordo com o art. 128, §1º, da  LPI, conforme colacionado abaixo:

"(...) Apelante demonstrou minuciosamente nos autos que a Apelada sequer poderia ter obtido registro de sua marca para identificar atividades de comércio de combustíveis, pela incompatibilidade de atividade e por não exercer efetivamente o comércio de combustíveis. Por esse turno, a Apelante pugna pela nulidade parcial do registro de n. 914.063.138, inerente à marca mista ZAP-GAZ, em nome da Apelada, por ter sido concedido em desacordo com a LPI." (evento 75, APELAÇÃO1, item 5, página 3) 

"Art. 128 - Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado.
§ 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei.[...]" 
(Lei de Propriedade Industrial - LPI - nº 9.279/1996).

A respeito da alegada incompatibilidade entre os serviços registrados pela empresa Ré, junto ao INPI, e o contrato social da empresa, registrado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, anexado aos autos no através do evento 32, CONTRSOCIAL3, verifica-se que o cadastro da atividade da empresa Ré junto ao INPI ("comércio de combustíveis") está em total consonância com as atividades registradas em seu objeto social, na citada Junta Comercial, a saber:  "4784-9/00 - comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)", conforme colacionado a seguir:

Vale destacar que o gás liquefeito e petróleo (GLP), pela definição da Agência Nacional de Petróleo (ANP - www.gov.br/anp), é um tipo de combustível, conforme transcrito a seguir:

"O gás liquefeito de petróleo (GLP) é o combustível composto essencialmente por dois gases extraídos do petróleo, o butano e o propano, pode também conter, minoritariamente, outros hidrocarbonetos, como o etano. O combustível é incolor e para tornar mais seguro o uso do produto, adiciona-se um composto à base de enxofre, de modo a torná-lo perceptível ao olfato humano em casos de vazamento.

O GLP pode ser produzido em refinarias ou em plantas de processamento de gás natural. Quando oriundo do refino, o craqueamento catalítico fluido (FCC) é o principal processo produtivo do GLP no Brasil. Após produção ou importação, o GLP pode ser armazenado em vasos de pressão denominados esferas de GLP, sendo, em seguida, na revenda, acondicionado na forma líquida em botijões na correspondente pressão de vapor.

O botijão de 13 kg (P13) é usado no consumo residencial para o cozimento de alimentos. O P13 é o recipiente mais usado no Brasil, porém o GLP também pode ser armazenado e distribuído em recipientes que variam de 2 a 90 kg para consumo em áreas industriais e comerciais ou em navios-tanque dedicados ao transporte do produto.

A especificação do GLP no Brasil deve seguir o que estabelece a Resolução ANP nº 825, de 28 de agosto de 2020. Os gases liquefeitos de petróleo autorizados pela Agência são classificados em quatro  ipos: (i) propano comercial; (ii) butano comercial; (iii) propano/butano e (iv) propano especial (mínimo de 90% de propano e máximo de 5% de propeno)."  g.n.

Pelo exposto, resta prejudicado o pedido de nulidade parcial, baseado em eventual vício no registro da marca ZAP-GAZ, cumulado com o não exercício efetivo da atividade. Isso porque a análise dos documentos juntados aos autos demonstraram tanto a conformidade do registro, quanto a  comercialização pela empresa Ré, do combustível GLP, através do produto botijão de gás,  considerando também as informações disponibilizadas pela rede mundial de computadores (Internet). 

Nesse contexto, destaco o entendimento do C. STJ, in verbis:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. AÇÃO DE NULIDADE PARCIAL DE REGISTRO. INCLUSÃO DO ITEM 95 DA CLASSE 40 NO REGISTRO DA MARCA PREVER QUE DECORREU DE ORDEM JUDICIAL EM AÇÃO PROPOSTA PELA PRÓPRIA DEPOSITANTE. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. TRÍPLICE IDENTIDADE NÃO VERIFICADA. DIFERENTES PARTES E CAUSAS DE PEDIR. COISA JULGADA QUE NÃO PODE PREJUDICAR TERCEIROS.(...)
1. Ação proposta pela titular da marca PREVIR, buscando a nulidade parcial do registro da marca PREVER, especificamente quanto ao item 95 da classe 40, relativo a serviços funerários, designados por sua marca anteriormente registrada.
[...]
6. Diversamente das classes constantes da Classificação de Produtos e Serviços adotada pelo INPI, as quais, por serem abrangentes, podem incluir produtos ou serviços eventualmente considerados bastante distintos entre si, as subclasses, também chamadas de itens ou de especificações, indicam com maior precisão os produtos ou serviços a que se referem, configurando o maior grau de detalhamento indicado no registro.
[...]
14. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” 

(REsp 1848033/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe: 12/11/2021)

Quanto às verbas de sucumbência, adoto a posição majoritária da Turma, ressalvado o meu entendimento, de que o INPI deve arcar com os ônus da sucumbência, uma vez que figura como réu nos autos do processo e deu causa ao ajuizamento da ação, cabendo ser condenado, pro rata, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO  à apelação apenas para anular o ato administrativo do INPI que indeferiu o pedido de registro n° 914.063.138, para a marca mista “ZAP”, condenando as partes ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, em 10%  sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 50% cada, nos termos do art. 86, do CPC, vedada a compensação (CPC/2015, art. 85, § 14), cabendo ao INPI publicar a anotação, para ciência de terceiros - § 2º do art. 175 da Lei nº 9.279/1996.

Documento eletrônico assinado por MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002194831v99 e do código CRC d70cb450.

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Signatário (a): MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO
Data e Hora: 29/01/2025, às 16:22:24

Apelação Cível Nº 5076907-87.2022.4.02.5101/RJ

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEl. AÇÃO OBJETIVANDO A DECLARAÇÃO DE NULIDADE E NULIDADE PARCIAL DE REGISTROS MARCÁRIOS. MARCAS “ZAP” E “ZAP-GAZ”.  INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 124, XIX, DA LPI. DISTINTIVIDADE SUFICIENTE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RISCO DE CONFUSÃO AFASTADO. sucumbência recíproca. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente os pedidos de:  (i) nulidade do ato administrativo que indeferiu o registro n.º 919.394.647, referente à marca mista "ZAP"; e (ii) nulidade parcial do registro n.º 914.063.138, da marca "ZAP-GAZ", de titularidade da empresa ré E. M. EHRIG & CIA LTDA, para a remoção parte da especificação de seus serviços. O INPI foi incluído como parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as marcas "ZAP" e "ZAP-GAZ" apresentam colidência impeditiva à convivência no mercado, à luz do art. 124, XIX, da LPI; e (ii) determinar se a especificação do registro da marca "ZAP-GAZ" inclui atividades incompatíveis com o objeto social da empresa ré, cabendo sua nulidade parcial com base no art. 128, §1º, da LPI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise dos pressupostos para a aplicação do art. 124, XIX, da LPI diz respeito à: (i) existência de registro marcário anterior, de titularidade diversa; (ii) afinidade, similaridade ou identidade de produtos ou serviços assinalados; (iii) imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; e (iv) suscetibilidade de confusão ou associação indevida entre os sinais.

4. Ainda que as marcas estejam inseridas na mesma classe de serviços, elas identificam produtos e serviços totalmente distintos na prática.  A atividade principal da Apelante é o fornecimento de combustíveis para veículos automotores e da Apelada é o fornecimento de produtos diversos através de comércio online, tipo delivery, onde os principais produtos são a água e o gás de cozinha (GLP).

5. A aplicação do princípio da especialidade, no qual se verifica que as marcas "ZAP" e "ZAP-GAZ" identificam serviços distintos direcionados a públicos diferentes, não havendo risco de confusão ou associação indevida entre os sinais marcários.

6. Quanto à imitação do signo marcário, no todo ou em parte, verifica-se que os conjuntos das marcas demonstram significativa diferenciação em relação às cores, à grafia e à combinação fonética dos termos, afastando a possibilidade de reprodução de marca alheia e, portanto, não configurando a violação prevista no referido diploma. 

7. A alegada incompatibilidade entre o objeto social da empresa ré e a especificação constante em seu registro foi afastada, pois as atividades comerciais descritas (comércio de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP) são compatíveis com a classificação no INPI e com o objeto social registrado.

8. A jurisprudência do STJ reforça que a nulidade parcial de registro de marca exige evidências concretas de vícios, o que não foi comprovado no caso.

9. A sucumbência recíproca justifica a condenação proporcional das partes às despesas processuais e honorários advocatícios, conforme art. 85, §2º e §14 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.  Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento:

1. O princípio da especialidade limita o alcance da proteção marcária, exigindo análise de afinidade mercadológica, concorrência e público-alvo.  E afasta, no caso concreto, eventual risco de confusão entre as marcas, que designam serviços distintos e direcionados a públicos diferentes.

2. O registro de marca deve observar a compatibilidade entre a especificação das atividades no INPI e o objeto social registrado.

Dispositivos relevantes citados: LPI, arts. 124, XIX; 128, §1º e 175; CPC/2015, art. 85, §14. 

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1848033/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 19/10/2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação apenas para anular o ato administrativo do INPI que indeferiu o pedido de registro n° 914.063.138, para a marca mista "ZAP", condenando as partes ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, em 10% sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 50% cada, nos termos do art. 86, do CPC, vedada a compensação (CPC/2015, art. 85, § 14), cabendo ao INPI publicar a anotação, para ciência de terceiros - § 2º do art. 175 da Lei nº 9.279/1996, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2025.

Documento eletrônico assinado por MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002212058v14 e do código CRC c10b6c0c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO
Data e Hora: 21/03/2025, às 17:59:17

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO NOVA SESSÃO VIRTUAL DE 10/03/2025 A 21/03/2025

Apelação Cível Nº 5076907-87.2022.4.02.5101/RJ

RELATOR: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

PRESIDENTE: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

PROCURADOR(A): MARYLUCY SANTIAGO BARRA

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

Votante: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

Votante: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

Votante: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

CLEBER DE SOUZA LOPES

Secretário