Apelação Cível Nº 5052471-64.2022.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Grendene S.A. contra sentença (processo 5052471-64.2022.4.02.5101/RJ, evento 50, SENT1) que, em ação movida por esta em face de Rafaela Reck 82798443091 e do INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial, julgou improcedente o pedido, e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, em favor dos réus.

Em síntese, a demanda trata da validade do ato administrativo que concedeu o registro nº 906.477.379, relativo à marca de apresentação mista "GRINGA".

A autora ajuizou a ação objetivando a declaração de nulidade do ato administrativo que concedeu tal registro, alegando a existência de violação ao artigo 124, XIX, da Lei nº 9279/96, com fundamento na anterioridade do seu registro referente à marca “GINGA”, de apresentação nominativa.

O INPI manifestou-se pela improcedência do pedido (evento 14, CONT1), e sustentou que "embora as marcas em questão possuam diversos caracteres em comum, há clara distintividade na primeira sílaba da marca júnior, conforme inclusive apontado pela empresa ré em sua contestação."

Ponderou ainda que "os vocábulos em questão são palavras pertencentes ao vernáculo português nacional, facilmente identificáveis pelo público médio dos produtos em questão. Estes possuem contextos absolutamente diversos, conforme também apontado pela empresa ré. Enquanto o termo “GRINGA” remete à origem estrangeira de um indivíduo (ver https://michaelis.uol.com.br/modernoportugues/busca/portugues-brasileiro/gringo/, acessado em 19/10/2022), o termo “GINGA” remete à série de movimentos realizados pelo corpo, feitos durante uma dança, atividade desportiva ou outra atividade qualquer. Assim, há afastamento conceitual razoável entre estes termos."

O Juízo de Origem (​​​​​​​evento 50, SENT1) julgou improcedente o pedido, reconhecendo a validade do ato administrativo que concedeu o registro nº 906.477.379, e condenou a autora a pagar as custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, em favor dos réus.

Para reconhecer a validade do ato de concessão do registro já mencionado, o MM. Juízo de Primeiro Grau considerou que a análise em conjunto das marcas revelaria a existência de suficiente distintividade entre as mesmas, o que afastaria a possibilidade de ser causada confusão no público consumidor quanto à procedência dos respectivos produtos e permitiria a coexistência pacífica dos sinais.

Inconformada, Grendene S.A. interpôs apelação (​​​​​​​evento 56, APELACAO1) na qual alega, em síntese: (i) a evidente reprodução gráfica, fonética e ideológica de sua marca "GINGA", dado que a marca da apelada é composta pela imitação/reprodução da primeira, com acréscimo da letra "r"; (ii) que as partes atuam em segmentos afins, o que gera risco de confusão ou associação indevida pelo público consumidor; (iii) que durante anos o INPI indeferiu pedidos de registros para marcas utilizando o termo "ginga" ou variações próximas.

Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões do INPI no ​​​​​​​evento 65, CONTRAZ1.

​Contrarrazões de Rafaela Reck no evento 66, CONTRAZAP1.

​No ​​​​​​​evento 6, PARECER1, o MPF apresentou parecer opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia.

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Apelação Cível Nº 5052471-64.2022.4.02.5101/RJ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por Grendene S.A. contra sentença (processo 5052471-64.2022.4.02.5101/RJ, evento 50, SENT1) que, em ação movida por esta em face de Rafaela Reck 82798443091 e do INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial, julgou improcedente o pedido, e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, em favor dos réus.

​​O escopo da demanda é saber se o ato administrativo que concedeu o registro nº 906.477.379, relativo à marca de apresentação mista "GRINGA", é nulo, por violação ao artigo 124, XIX, da Lei nº 9279/96, diante da existência de registro anterior para a marca "GINGA", titularizada pela autora apelante. 

Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Do pedido de declaração de nulidade do ato administrativo

Como se verá a seguir, em relação ao mérito a sentença deve ser mantida integralmente, por seus próprios fundamentos, além dos que adiciono a seguir.

As marcas desempenham dúplice papel na ordem econômica brasileira, servindo não apenas como ferramenta concorrencial, vez que permitem a distinção de produtos e serviços, mas também como instrumento de proteção ao consumidor, pois permitem que este possa adequadamente identificar o produto ou serviço que efetivamente deseja adquirir. Nesse sentido, dispõe Denis Barbosa:

A marca, ao designar um produto, mercadorias ou serviço, serve para em princípio para identificar a sua origem; mas, usada como propaganda, além de poder também identificar a origem, deve primordialmente incitar ao consumo, ou valorizar a atividade empresarial do titular.

Conforme a clássica justificativa do sistema de marcas, a proteção jurídica tem por finalidade em primeiro lugar proteger o investimento do empresário; em segundo lugar, garantir ao consumidor a capacidade de discernir o bom e o mau produto. O exercício equilibrado e compatível com a função social desta propriedade levaria a que o investimento em qualidade seria reconhecido.

(BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. Editora Lumen Juris, p. 698/699).

No caso concreto, reside a controvérsia em saber se o ato administrativo que concedeu o registro nº 906.477.379, relativo à marca "GRINGA", é nulo.

A autora, ora apelante, sustenta a nulidade do ato sob o fundamento de que este caracterizaria violação ao artigo 124, XIX, da Lei nº 9279/96, diante da existência de registro anterior para a marca "GINGA". Transcrevo o dispositivo citado:

"Art. 124. Não são registráveis como marca:

(..)

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;"

Da leitura do dispositivo invocado pela autora apelante, verifica-se que exige que a marca cujo registro é vedado seja suscetível de causar confusão ou associação indevida com uma marca já registrada.

As informações referentes ao registro anulando podem ser assim resumidas:

Além disso, o registro conta com a seguinte apresentação visual:

As informações referentes aos registros da autora apelante, por sua vez, podem ser assim resumidas:

Passando à análise da possibilidade de convivência entre os sinais distintivos, identifica-se facilmente que os registros em conflito apresentam identidade parcial no que diz respeito aos seus elementos nominativos, na medida em que os signos se distinguem em seu aspecto gráfico em razão da presença da letra "r" no registro da apelada.

Há, contudo, suficiente distinção entre os signos, uma vez que há diferenças significativas em seus aspectos fonéticos e ideológicos.

Com efeito, os registros em conflito são compostos por elementos nominativos dicionarizados distintos, que possuem pronúncia e significado que não se confundem. Além disso, o registro da apelada possui uma apresentação gráfica na qual emprega elemento visual que não está presente no registro da apelante.

Com efeito, quando submetidos à avaliação global nota-se que os sinais possuem significante distintividade, e podem conviver no mesmo mercado sem causar confusão ao consumidor. Vejamos:

GINGA (nominativa) X 

Pelos aspectos gráficos, fonéticos e ideológicos, as palavras no todo e em sequência não deixam impressão de identidade. 

Em relação ao aspecto figurativo, a marca da ré apelada retrata figura geométrica que se assemelha a uma flor, apresentando bastante destaque em seu conjunto marcário e conferindo a esta suficiente distanciamento em relação ao sinal da autora.

Mesmo levando-se em consideração que a marca da ré apelada contém elemento nominativo que se distingue somente por um "r" em seu conjunto, isto, por si só, não é capaz de induzir o consumidor a erro, pois, como já dito, os sinais devem ser analisados no conjunto, e não através da comparação de cada elemento separadamente.

Nesse cenário, comungo com o entendimento do INPI constante do parecer técnico (evento 14, DOC2), o qual adoto como razões de decidir e reproduzo a seguir:

"Cumpre ainda assinalar ainda que os vocábulos em questão são palavras pertencentes ao vernáculo português nacional, facilmente identificáveis pelo público médio dos produtos em questão.Estes possuem contextos absolutamente diversos, conforme também apontado pela empresa ré.Enquanto o termo “GRINGA” remete à origem estrangeira de um indivíduo (ver https://michaelis.uol.com.br/modernoportugues/busca/portugues-brasileiro/gringo/, acessado em 19/10/2022), o termo “GINGA” remete à série de movimentos realizados pelo corpo, feitos durante uma dança, atividade desportiva ou outra atividade qualquer. Assim, há afastamento conceitual razoável entre estes termos. 

Cumpre ressaltar que os aspectos fonético e ideológico são fundamentais no exame marcário, como dispõe o Manual de Marcas: (...).

Embora a empresa autora pugne pelo reconhecimento da similaridade entre marcas baseada na reprodução dos caracteres “G”, “I”, “N”, “G” e “A”, entende-se que, no caso abaixo, deve-se aplicar entendimento similar àquele professado pela teoria do todo indivisível, oriunda da evolução jurisprudencial francesa, acolhida pelo Manual de Marcas, estabelecido pela Resolução n.º 142/2014, e largamente adotada pela jurisprudência nacional vigente. 

É patente que tal teoria professa que não se deve proceder à mera separação de cada termo componente do signo em análise, mas considerar que este signo consiste de um todo indivisível e único. O emprego de sequência de letras presente em sinal marcário de outrem em um novo contexto marcário pode conferir à este termo nova acepção ou lhe conferir nova importância relativa dentro daquele conjunto marcário, passando o mesmo a ter menor importância na avaliação da confusão ou associação com a marca anteriormente registrada, podendo ser concedido novo registro de marca à terceiros contendo sequência de letras que em sua composição anterior não estaria disponível. 

A aplicação da teoria do todo indivisível pressupõe que o acréscimo de outros elementos a uma marca anterior pode afastar a decisão indeferitória do pedido caso estes os elementos acrescidos forem operantes, i.e., possuírem tônica transformadora, capaz de fazer com que a sequência reproduzida se dilua no novo conjunto, passando a ser indivisível dentro do mesmo. 

Em análise superficial dos conjuntos em questão, observa-se que não há qualquer destaque visível para as letras “G”, “I”, “N”, “G” e “A”, de forma que a expressão “GRINGA”, s.m.j., deve ser interpretada com uma expressão única, una, e de contexto próprio e particular. 

Assim, de acordo com o raciocínio exposto anteriormente, seria perfeitamente admissível a convivência entre as marcas em conflito, pois a contribuição da expressão da letra “R” adicional não pode ser descartada ou sequer diminuída."

Importante levar em consideração, também, o tempo em que os sinais convivem no mercado, ao menos desde 2013, sem que tenha sido apresentada qualquer prova concreta de ocorrência de confusão ou associação indevida destes pelos consumidores.

Ressalte-se que a confusão e associação indevida necessitam ser comprovadas, não bastando serem apenas alegadas. Nesse sentido, não houve demonstração pela demandante com relação a tais alegações.

Por fim, não há que se falar em violação ao princípio da isonomia por parte da autarquia, na medida em que todos os pedidos de registro indeferidos com base na anterioridade do registro da apelante eram formados pelo termo "GINGA", tal como no registro da apelante.

Assim, considerando que a impressão causada pelo conjunto dos signos marcários é distinta, entendo que não há como conduzir o consumidor a qualquer risco de confusão ou associação indevida, o que é suficiente para afastar a incidência do artigo 124, inciso XIX, da Lei nº 9279/96.

Por todas as razões já expostas, deve ser mantida a r. sentença.

Da condenação ao pagamento de honorários advocatícios

Considerando que a sentença recorrida foi proferida já sob a vigência do CPC/2015, e em atenção ao disposto no art. 85, §2°, §3° e §11°, do referido diploma legal, majoro os honorários fixados anteriormente pela sentença em 10% para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO.

Documento eletrônico assinado por SIMONE SCHREIBER, Desembargadora Federal Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002281324v8 e do código CRC b6a9571d.

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Apelação Cível Nº 5052471-64.2022.4.02.5101/RJ

EMENTA

Ementa: DIREITO MARCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO DE MARCA. ALEGAÇÃO DE REPRODUÇÃO E IMITAÇÃO. SUFICIENTE DISTINÇÃO ENTRE OS SINAIS. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Grendene S.A. contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade do ato administrativo que concedeu o registro da marca "GRINGA" a Rafaela Reck 82798443091. A autora sustentou violação ao artigo 124, XIX, da Lei nº 9.279/96, alegando semelhança com sua marca "GINGA".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o registro da marca "GRINGA" configura reprodução ou imitação da marca "GINGA", de titularidade da apelante, de forma a induzir confusão ou associação indevida no público consumidor, nos termos do artigo 124, XIX, da Lei nº 9.279/96.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise dos sinais distintivos indica que, embora compartilhem parte de seus elementos nominativos, há diferenças fonéticas, ideológicas e gráficas suficientes para afastar o risco de confusão.

4. A marca "GRINGA" possui significado próprio e distinto da marca "GINGA", sendo que o acréscimo da letra "r" altera a percepção do público consumidor.

5. A convivência das marcas no mercado desde 2013 sem prova de confusão efetiva reforça a possibilidade de coexistência pacífica dos sinais.

6. O exame marcário deve considerar o conjunto da marca, e não apenas a semelhança de determinados elementos, conforme entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência.

7. O INPI, ao conceder o registro da marca "GRINGA", agiu dentro de sua competência e observou os critérios técnicos aplicáveis, inexistindo violação ao princípio da isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A semelhança parcial entre marcas não é suficiente para configurar confusão ou associação indevida quando há diferenciação fonética, ideológica e gráfica capaz de garantir sua distintividade.

2. A coexistência pacífica das marcas no mercado por longo período sem comprovação de confusão efetiva reforça a validade do registro contestado.

3. A análise da reprodução ou imitação de marcas deve considerar o conjunto distintivo dos sinais, não se limitando a semelhanças isoladas.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/96, art. 124, XIX; CPC/2015, art. 85, §2º, §3º e §11º.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 19 de março de 2025.

Documento eletrônico assinado por SIMONE SCHREIBER, Desembargadora Federal Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002281325v3 e do código CRC 1e5b5213.

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EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 19/03/2025

Apelação Cível Nº 5052471-64.2022.4.02.5101/RJ

RELATORA: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

PRESIDENTE: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

PROCURADOR(A): CARLOS ALBERTO GOMES DE AGUIAR

RELATORA DO ACÓRDÃO: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

Votante: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

Votante: Desembargadora Federal ANDREA CUNHA ESMERALDO

Votante: Desembargador Federal MACARIO RAMOS JUDICE NETO

FLAVIA JANOT DE MATTOS BURKE

Secretária