Apelação Cível Nº 5046692-36.2019.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por TEIG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. em face da sentença proferida pelo Juízo da 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro (processo 5046692-36.2019.4.02.5101/RJ, evento 80, SENT1), que julgou  improcedente o pedido de nulidade do registro nº 905043022 para a marca nominativa TOTAL BRÁS, de titularidade da empresa ré, bem como a abstenção de uso da referida marca.

Em suas razões recursais (processo 5046692-36.2019.4.02.5101/RJ, evento 97, APELACAO1), a apelante sustenta, em resumo, que  "o elemento nominativo 'TOTAL', que compõe as marcas de titularidade da apelante para designar atividades de shopping center, não guarda qualquer relação com o produto ou serviço assinalados pelas marcas em questão, tampouco indicam o público-alvo, descrevem qualidades ou benefícios esperados", razão pela qual, diversamente do entendimento firmado na sentença, não pode ser tido como sinal evocativo.

Aduz que, ao contrário, quando um nome vulgar (como é o caso da palavra TOTAL) é empregado para identificar uma atividade que não é por ele sugerido, caracteriza-se justamente a originalidade e distintividade que autorizam a proteção da marca, de modo a conferir ao titular o direito de uso exclusivo no segmento. Acrescenta que a marca “TOTAL” está inserida na ramificação de marcas arbitrárias, já que “é considerado arbitrário o sinal cujo significado não possui relação conceitual com os produtos ou serviços que visa assinalar”, cujo grau de proteção deve ser maior.

Pontua que a manutenção do deferimento da marca “TOTAL BRÁS” importa violação ao disposto no art. 124, XIX, da LPI, em contradição ao posicionamento adotado pelo INPI em casos semelhantes, em que a autarquia indeferiu diversos pedidos de registros de marcas compostas pela expressão “TOTAL” para assinalar serviços idênticos ou afins, sob pena de ofensa também ao princípio da isonomia.

Pede, ao final, o provimento do recurso para que seja julgado procedente o pedido de nulidade do registro nº 905043022, de titularidade da ré/apelada.

Em contrarrazões de evento 105, CONTRAZAP1, a apelada HYAT EMPREENDIMENTOS LTDA alega, inicialmente, que a apelante se limita a repetir os argumentos antes veiculados, sem atacar diretamente a sentença recorria, o que fere o princípio da dialeticidade, além de não ter apresentado impugnação oportuna no processo administrativo, a configurar a ausência de interesse de agir, assim como a presunção da aceitação tácita da convivência pacífica das marcas.

No mérito, aponta a existência de centenas de registros compostos pela expressão "TOTAL" acrescida de outros termos também genéricos e descritivos. Sustenta que a marca da apelante "é evidentemente fraca pois o elemento 'SHOPPING' é expressão de uso genérico descritivo, já o elemento 'TOTAL' é elemento de uso comum" e que "a baixa distintividade do conjunto marcário garante a coexistência pacífica e anula a suposta exclusividade da Apelante".

Ressalta que "não há evidências de desvio de clientela ou confusão entre as marcas em cotejo, nem tampouco a outras milhares de marcas registradas para outros titulares", tanto que as marcas em discussão já convivem pacificamente desde 2015, até porque se tratam de elementos gráficos e figurativos distintos.

Em resposta ao recurso (evento 109, CONTRAZ1), o INPI pugna pela manutenção da sentença, aduzindo que a apelante "busca uma espécie de 'salvo-conduto' ou 'cheque em branco' para não se submeter a nenhum ordenamento jurídico ou regramento sobre a matéria", o que não se admite, nem traz elementos para infirmar a conclusão da sentença.

​O Ministério Público Federal manifesta-se no sentido da ausência de interesse público a justificar sua intervenção (evento 4, PARECER1).​

É o relatório. Peço dia.

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Apelação Cível Nº 5046692-36.2019.4.02.5101/RJ

VOTO

Conheço da apelação, uma vez presentes os pressupostos e requisitos de admissibilidade.

Ao contrário das alegações da apelada, o recurso contém impugnação específica quanto aos fundamentos constantes da sentença recorrida, o que afasta a tese de inobservância do princípio da dialeticidade.

Por outro lado, não se vislumbra a alegada falta de interesse de agir devido à ausência de oposição à marca anulanda na via administrativa, tampouco presunção de anuência tácita da convivência pacífica entre as marcas. Em conformidade com o princípio da ubiquidade da Justiça, o fato de o titular da marca apontada como impeditiva não ter manifestado oposição na esfera administrativa não lhe retira o interesse na propositura de ação anulatória da marca supostamente colidente. 

No caso em apreço, a apelante busca a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade do registro 905.043.022 para a marca nominativa TOTAL BRÁS, de titularidade da empresa apelada.

Extrai-se do texto legal o conceito de marca como sinal distintivo que tem a função de identificar a origem de produtos ou serviços e distingui-los de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa (arts. 122 e 123 da LPI).

Ainda, há que se assegurar que a marca registranda não incida em nenhuma das vedações constantes do art. 124 da LPI.

O deslinde de causas envolvendo colidência de marcas perpassa por uma análise comparativa das particularidades dos signos em confronto, que exige o exame do todo compreensivo das marcas mistas e do segmento mercadológico, não se cingindo apenas aos elementos nominativos (AgInt no REsp n. 1.745.412/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 13/3/2020). 

Referida análise tem como escopo determinar se as marcas - aquelas cuja nulidade de registro se pretende - possuem ou não suficiente distintividade para subsistir, não havendo risco de que o público consumidor seja levado a erro quanto à sua origem, associando-as equivocadamente, o que impediria a concessão dos registros.

Ademais, para a recusa de registro, por haver anterioridade de marca assemelhada, deve-se tomar em conta se há identidade dos produtos e se pertencem ao mesmo gênero de indústria e comércio, consistindo a novidade marcária, sobretudo, na impossibilidade de confundir-se com qualquer outra empregada para produtos ou serviços semelhantes (STJ, Quarta Turma, REsp. 1188105/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/04/2013).

A propósito, vale citar a lição de João da Gama Cerqueira (in Tratado de Propriedade Industrial, Ed. Forense, 1956, vol. II), verbis:

 “A possibilidade de confusão deve ser apreciada pela impressão de conjunto deixada pelas marcas, quando examinadas sucessivamente, sem apurar as suas diferenças, levando-se em conta não só o grau de atenção do consumidor comum e as circunstâncias em que normalmente se adquire o produto, como também a sua natureza e o meio em que o seu consumo é habitual.”

Sobre o tema, importa considerar, ainda, a orientação do eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o registro de marcas semelhantes, ainda que em classe distintas, porém destinadas a identificar produtos ou serviços que guardem relação de afinidade, inseridos no mesmo segmento mercadológico, devem ser obstados. O princípio da especialidade não se restringe à Classificação Internacional de Produtos e Serviços, devendo levar em consideração o potencial concreto de se gerar dúvida no consumidor e desvirtuar a concorrência" (REsp n. 1.258.662/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/2/2016, DJe de 5/2/2016).

No ponto, frise-se que não basta a semelhança dos sinais para configurar reprodução proibida. É imprescindível que a similitude entre as marcas seja capaz de gerar confusão ou associação indevida pelo consumidor entre produtos afins de diferentes origens, bem como prejuízo para a reputação da marca original. Caso contrário, as marcas poderão conviver, consoante farta jurisprudência da Corte Superior, a exemplo dos seguintes julgados:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLISÃO DE MARCAS. REGISTRO CONCEDIDO SEM EXCLUSIVIDADE DO USO DOS ELEMENTOS NOMINATIVOS. CONVIVÊNCIA DE MARCAS. POSSIBILIDADE. CONFUSÃO ENTRE CONSUMIDORES. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA. 07/STJ. 1 - O registro concedido, pelo INPI, à marca "DECOLAR VIAGENS E TURISMO", sem uso exclusivo dos elementos nominativos, não proíbe, portanto, a utilização da expressão "decolar" na composição da marca "DECOLAR. COM". 2 - Com base nos elementos fático-probatórios dos autos o Tribunal local assevera que "o público alvo de ambas não é o mesmo, o que afasta a possibilidade de confusão entre os serviços oferecidos pelas duas empresas, a induzir em erro o consumidor, com prejuízos para a autora". A revisão dessa conclusão atrai a incidência da Súmula 7 desta Corte. 3 - "Segundo o princípio da especialidade ou da especificidade, a proteção ao signo, objeto de registro no INPI, estende-se somente a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, desde que haja possibilidade de causar confusão a terceiros" (REsp 333.105/RJ, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO). Assim afastada a possibilidade de confusão, sobeja a possibilidade de convivência das marcas.
4 - Recurso especial não conhecido. (REsp n. 773.126/SP, relator Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 21/5/2009, DJe de 8/6/2009.) - g.n.

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. DORFLEX / DORALFLEX / NEODORALFLEX. IMPOSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA. CONFUSÃO ENTRE CONSUMIDORES. ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. 1. Ação ajuizada em 8/7/2013. Recurso especial interposto em 3/12/2018. Autos conclusos à Relatora em 4/10/2019. 2. O propósito recursal é verificar a higidez dos atos administrativos que concederam as marcas DORALFLEX e NEODORALFLEX à recorrente. 3. Para que fique configurada a violação de marca, é necessário que o uso dos sinais distintivos impugnados possa causar confusão no público consumidor ou associação errônea, em prejuízo ao titular da marca supostamente infringida. Precedentes. 4. De acordo com as disposições técnicas consolidadas no Manual de Marcas do INPI, "termos que, isoladamente, não possuem distintividade para assinalar os produtos ou serviços reivindicados podem ser combinados de modo a formar conjuntos passíveis de registro em vista do caráter distintivo da combinação resultante". 5. Diante do contexto dos autos, e a partir da interpretação conferida à legislação de regência pela jurisprudência consolidada desta Corte, impõe-se concluir que as circunstâncias fáticas da hipótese - grau de semelhança entre as expressões confrontadas, possibilidade de confusão ou associação errônea pelos consumidores, tempo de existência da marca violada, utilização das expressões para designação de produtos afins - impõem o decreto de nulidade dos registros da recorrente. 6. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial. Súmula 7/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (REsp 1848648/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 08/06/2020) - g.n.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MARCA EXTINTA PELO INPI. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DO REGISTRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NOME EMPRESARIAL. REGISTRO ANTERIOR AO DEPÓSITO DA MARCA ANULADA. PRODUTOS INSERIDOS NO MESMO SEGMENTO MERCADOLÓGICO. CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA VERIFICADA. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A LEI 9.279/96 E COM O ENTENDIMENTO DO STJ. 1. Ação ajuizada em 25/9/2009. Recurso especial interposto em 13/1/2014 e concluso ao Gabinete em 12/4/2018. 2. O propósito recursal é verificar a higidez do ato administrativo do INPI que decretou a nulidade do registro marcário n. 814980627. 3. O entendimento consolidado do STJ acerca da interpretação do conteúdo normativo dos arts. 130 e 131 do CPC/73 aponta no sentido que compete ao juiz a direção da instrução probatória, apreciando livremente as provas produzidas a fim de formar a sua convicção, não havendo que se falar na violação desses dispositivos legais quando o juiz, sopesando todo o conjunto probatório produzido e carreado aos autos, julga a causa em sentido oposto ao pretendido pela parte, como no particular. Precedente. 4. Tanto o nome empresarial quanto a marca gozam de proteção jurídica com dupla finalidade: por um lado, ambos são tutelados contra usurpação e proveito econômico indevido; por outro, busca-se evitar que o público consumidor seja confundido quanto à procedência do bem ou serviço oferecido no mercado. 5. O art. 124, V, da Lei de Propriedade Industrial estabelece situação que enseja a recusa da concessão do registro marcário pelo órgão competente: quando se constatar que a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome empresarial previamente registrado por terceiros possa causar confusão ou associação indevida no público consumidor (hipótese dos autos). 6. Para a tutela da Lei 9.279/96, basta a possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetivo engano por parte de clientes ou consumidores específicos. Precedente. 7. A alteração das conclusões do Tribunal de origem, no sentido de que as empresas litigantes atuam no mesmo ramo de atividades e que o uso da expressão LEADER pela recorrente é suscetível de causar confusão e associação indevida nos consumidores, exigiria revolvimento do acervo probatório do processo, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 8. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (REsp n. 1.867.230/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 19/8/2021.)

Ademais, na esteira da jurisprudência daquela Corte Superior, marcas dotadas de baixo poder distintivo, formadas por elementos de uso comum, evocativos, descritivos ou sugestivos, podem ter de suportar o ônus de coexistir com outras semelhantes (REsp n. 1.924.788/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 11/6/2021).

Quanto à convivência entre marcas, tem-se considerado a Teoria da Distância, segundo a qual uma marca nova em seu segmento de mercado não precisa ser mais diferente das marcas já existentes do que essas são entre si (TRF2, Segunda Turma Especializada, AC 0225697-74.2017.4.02.5101, Rel. Des. Fed. ANDRÉ FONTES, E-DJF2R 15.07.2019), não se podendo, portanto, exigir que uma nova marca guarde distância desproporcional em relação ao grupo de marcas já semelhantes e aceitas no mercado, de modo que a comparação é feita não somente entre as marcas em disputa, mas também quanto ao mercado pertinente (Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Voto-vista no REsp 1.773.244, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 05.04.2019).

Feitas essas considerações, passa-se a analisar o caso concreto.

No caso vertente, a controvérsia se resume à avaliação da condição de distintividade entre os sinais da marca mista da apelante "SHOPPING TOTAL O SHOPPING DE DESCONTOS" em oposição a marca nominativa da ré "TOTAL BRÁS", de titularidade da apelada.

Na aferição da colidência entre as marcas, cumpre analisar, além da existência de registro marcário anterior, os seguintes aspectos: afinidade, similaridade ou identidade entre produtos ou serviços assinalados pelas marcas; a reprodução ou imitação da marca anterior e a suscetibilidade de confusão ou associação entre os sinais.

Em relação à afinidade mercadológica, constata-se que as empresas litigantes atuam exatamente no mesmo segmento, uma vez que ambas as marcas atuam no ramo de administração de shopping centers, embora em localidades distintas, o que resulta, ao menos, em afinidade de produtos e serviços, de modo a afastar o princípio da especialidade.

Quanto à reprodução ou imitação entre os sinais, importa analisar o conjunto marcário, e não os termos isolados. Nesse sentido, vale lembrar a lição do Mestre Gama Cerqueira, em Tratado de Propriedade Industrial, vol.II, que alertava: “Deve-se decidir pela impressão de conjunto e não pelos seus detalhes”.

Entendeu o Juízo originário, na linha do posicionamento do INPI, que "o termo 'TOTAL' é evocativo, a ensejar o ônus da convivência, desde que presente em conjunto marcário dotado de suficiente distintividade", como é o caso, considerando que "com relação à marca nominativa 'TOTAL BRÁS', o conjunto marcário apresentado mostra-se suficientemente distinto do sinal da Autora 'SHOPPING TOTAL O SHOPPING DE DESCONTOS', o que permite a convivência entre os registros".

De seu turno, a apelante alega que o elemento nominativo "TOTAL", que compõe as marcas em questão, não guarda qualquer relação com o produto ou serviço por elas assinalados, razão pela qual não poderia ser considerado evocativo.

A respeito da classificação das marcas segundo o grau de criatividade, Denis de Borges Barbosa leciona: 

"Em princípio, uma marca genérica não será, jamais, apropriável; as descritivas, o serão, quando dotadas de forma distintiva. As demais serão apropriáveis, segundo um balanceamento entre os níveis de significação inicial: uma marca sugestiva induzirá o público a discernir qual o produto ou serviço assinalado, mesmo que não o conheça. As marcas de fantasia terão de ser criadas na percepção do consumidor, pela apresentação, descrição, ou publicidade." (Barbosa, Denis Borges. Generificação e Marcas Registradas. 2006. pag. 13).

Por certo que os termos que evocam ou sugerem finalidade, natureza ou outras características de produtos ou serviços, ainda que possuam um grau baixo de distintividade, são passíveis de registro. No entanto, é inquestionável que as marcas evocativas ou sugestivas possuem um grau de proteção diminuído e devem arcar com o ônus da convivência com marcas semelhantes no mesmo segmento de mercado.

Quanto à expressão "TOTAL", trata-se de termo que evoca a ideia de grandeza e diversidade. Assim, pode ser associada a serviços relacionados a centros comerciais, onde é possível encontrar uma variedade de produtos comercializados.

É bem verdade que referida associação se dá em caráter conotativo, e não denotativo, pois o atributo não é estritamente característico de shopping centers. Mas isso não infirma a conclusão de que o termo "TOTAL" é evocativo.

Ainda que assim não se considere, é inegável que a expressão "TOTAL" é genérica e de uso comum, de modo que não pode ser apropriada, com exclusividade, por apenas um agente do mercado, tendo em vista a vedação contida no art. 124, VI, da Lei nº 9.279/96.

Fato é que as marcas em conflitos apresentam a mesma expressão "TOTAL", de que decorre a necessidade de examinar o conjunto marcário como um todo.

Vejamos abaixo os supostos registros colidentes da classe 03:

Apelante:

1) Registro nº 820.682.721

Marca: SHOPPING TOTAL O SHOPPING DE DESCONTOS (mista)  

Depósito: 06/03/1998

Concessão: 11/10/2005

Classe: 35

Especificação: ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS DE SHOPPING CENTERS.

Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA PALAVRA "SHOPPING" E DA EXPRESSÃO "O SHOPPING DE DESCONTOS".

Apelada:

1) Registro nº 905.043.022

Marca: TOTAL BRÁS (nominativa)  

Depósito: 18/07/2012

Concessão: 25/08/2015

Classe: 35

Especificação: Administração comercial de shopping center.

Do confronto entre as marcas mistas e nominativas apontadas como colidentes, é possível reconhecer suficiente grau de distintividade, muito embora exista identidade com relação a um elemento nominativo. Vale dizer, os elementos nominativos das marcas em confronto apresentam semelhança apenas quanto ao termo "TOTAL", para assinalar exatamente os mesmos serviços de administração de shopping centers.

Nota-se, porém, que a marca mista da apelante, "SHOPPING TOTAL O SHOPPING DE DESCONTOS", contém outros elementos nominativos que afastam o risco de confusão ou associação indevida pela marca nominativa da apelada, "TOTAL BRÁS", que contém apenas um outro elemento nominativo, o qual remete à localidade em que atua.

A propósito, há farta jurisprudência do C. STJ no sentido de que, nos casos de marcas fracas ou evocativas, o titular do registro arca com o ônus de conviver com marcas relativamente semelhantes, como ilustra o aresto abaixo:

“RECURSO ESPECIAL - PROPRIEDADE INTELECTUAL - AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO EMANADO DO INPI (...) MARCA FRACA, SEM ORIGINALIDADE MARCANTE OU CRIATIVIDADE EXUBERANTE - IMPOSIÇÃO DE CONVIVÊNCIA COM OUTRAS SEMELHANTES - PRECEDENTES - RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. Ação ordinária de anulação de ato administrativo proferido pelo INPI que indeferiu e arquivou o requerimento de registro de sinal distintivo: "CLASSIFICADAS AMARELAS". (...) 2. Importa assinalar ser possível o registro perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI de marca formada pela combinação de dois ou mais termos genéricos, desde que esta junção se revista de caráter original e distintivo. Embora este tipo de signo comercial seja passível de proteção jurídica, a tutela destinada a ele tem abrangência menor, por ter a nova marca em sua gênese elementos comuns inapropriáveis. Isto é, mesmo sendo defeso a reprodução e a utilização integral de marca composta por elementos comuns, este sinal comercial terá que conviver no mercado com outros signos comerciais semelhantes a ele, pois a vantagem de incorporar à marca característica descritiva do objeto comercializado atrai, em contrapartida, o ônus de se criar um sinal distintivo fraco, sem originalidade marcante ou criatividade exuberante. (...) (REsp n. 1.107.558/RJ, Min. Rel. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. em 01.10.2013). (grifei).

Em conclusão, a despeito da reprodução parcial do elemento nominativo, correspondente à mesma expressão "TOTAL" – que não se pode apropriar com exclusividade, por ser genérica e de uso comum –, o exame das marcas considerados em sua totalidade, permite concluir, quanto ao grau de semelhança, que há distintividade suficiente entre os conjuntos marcários, o que descarta o risco de confusão ou associação indevida e autoriza a concessão do registro.

Portanto, a sentença recorrida merece ser mantida integralmente.

Os honorários advocatícios devem ser majorados em 2% (dois) por cento, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos da fundamentação supra.

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Apelação Cível Nº 5046692-36.2019.4.02.5101/RJ

EMENTA

DIREITO MARCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE REGISTRO MARCÁRIO. EXPRESSÃO EVOCATIVA. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA ENTRE MARCAS SEMELHANTES. TEORIA DA DISTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade do registro da marca nominativa "TOTAL BRÁS", de titularidade da apelada, bem como a abstenção de uso da referida marca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia se resume à avaliação da condição de distintividade entre os sinais da marca mista "SHOPPING TOTAL O SHOPPING DE DESCONTOS" em oposição a marca nominativa da ré "TOTAL BRÁS", na perspectiva da possibilidade de convivência entre as marcas, condicionada à ausência de risco de confusão ou associação indevida, sob pena de acarretar a nulidade do registro perante o INPI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exclusividade sobre elementos nominativos de marcas fracas ou evocativas deve ser mitigada, permitindo a coexistência de sinais semelhantes desde que dotados de distintividade suficiente.

4. O termo "TOTAL" constitui expressão evocativa por associação, senão que é expressão genérica e de uso comum, não sendo apropriável exclusivamente por um único agente de mercado, tendo em vista a vedação contida no art. 124, VI, da Lei nº 9.279/96.

5. A análise da distintividade deve considerar o conjunto marcário, e não apenas os elementos isolados, ao passo que as marcas em questão são suficientemente distintas para afastar o risco de confusão no mercado.

6. O INPI atuou em conformidade com a legislação ao conceder ambos os registros, inexistindo contradição administrativa que justifique a nulidade pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Expressões evocativas ou de uso comum não conferem exclusividade absoluta ao titular da marca, devendo suportar a coexistência de sinais semelhantes.

2. O exame da colidência marcária deve considerar o conjunto da marca e seu impacto na percepção do consumidor, e não apenas elementos nominativos isolados.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/96 (LPI), arts. 124, VI e XIX.

Jurisprudência relevante citada: TRF2, Apelação Cível nº 5090144-91.2022.4.02.5101, 1ª Turma Especializada, Juiz Federal Rogério Tobias de Carvalho, j. 08.03.2024; STJ, REsp nº 1.166.498, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 30.03.2011; STJ, REsp nº 1.107.558/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 01.10.2013.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 19 de março de 2025.

Documento eletrônico assinado por ANDREA CUNHA ESMERALDO, Desembargadora Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002264376v8 e do código CRC 7be87e43.

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EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 19/03/2025

Apelação Cível Nº 5046692-36.2019.4.02.5101/RJ

RELATORA: Desembargadora Federal ANDREA CUNHA ESMERALDO

PRESIDENTE: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

PROCURADOR(A): CARLOS ALBERTO GOMES DE AGUIAR

SUSTENTAÇÃO ORAL POR VIDEOCONFERÊNCIA: JULIANA MOTTER ARAUJO TOGEL por TEIG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

RELATORA DO ACÓRDÃO: Desembargadora Federal ANDREA CUNHA ESMERALDO

Votante: Desembargadora Federal ANDREA CUNHA ESMERALDO

Votante: Desembargador Federal MACARIO RAMOS JUDICE NETO

Votante: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

FLAVIA JANOT DE MATTOS BURKE

Secretária