Apelação Cível Nº 5072011-69.2020.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por IRPÃO FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE MASSAS ALIMENTÍCIAS LTDA - ME em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Federal do Rio de Janeiro (processo 5072011-69.2020.4.02.5101/RJ, evento 33, SENT1​), que julgou improcedente o pedido de nulidade do ato administrativo de indeferimento dos registros nºs 912.664.584 e 912.664.622, para a marca “GRUPO BIAGIO”, depositados pela empresa autora.

O Juízo de origem levou em consideração a anterioriedade do registro da marca "BIAGGIO" na classe 43, de titularidade da apelada CANTINA BIAGGIO LTDA., a afinidade mercadológica e a grande semelhança entre as marcas em litígio.

Em suas razões recursais (processo 5072011-69.2020.4.02.5101/RJ, evento 39, APELACAO1), a apelante sustentou que não há qualquer risco de confusão ou associação indevida entre as marcas das litigantes, tanto que "existe há mais de 35 anos e em nenhum momento na linha do tempo sofreu qualquer desvio de clientela ou confusão indevida entre as marcas".

Esclareceu que a escolha da marca institucional GRUPO BIAGIO se deu como forma de homenagem ao avô falecido dos sócios da empresa apelante, o Sr. BIAGIO CAPUÃ, cuja atividade é voltada para o segmento de pães e salgados, de modo que a marca GRUPO BIAGIO não visa a assinalar um produto em si, mas a própria empresa. Aduziu que se trata de atividade completamente diferente da apelada, que é um RESTAURANTE especializado em massas, o qual presta um serviço diretamente ao consumidor final.

Alegou, ainda, haver suficiente distintividade entre as marcas, invocando outros casos em que o INPI já registrou marcas contendo distinção de uma única letra, e acrescentou que sua marca "é formada por um conjunto marcário único e inovador, nas cores AZUL CLARO e AZUL ESCURO e a expressão GRUPO, ainda que possa ser considerada de uso comum tem um importante papel nesse caso, uma vez que evidencia se tratar uma marca institucional, que não assinala exatamente um produto, mas sim um grupo empresarial, no caso uma INDÚSTIA ALIMENTÍCIA".

Argumentou, em contrapartida, que "a marca BIAGGIO da Apelada, ainda que concedida sob a forma nominativa, na prática é utilizada sempre em conjunto com o termo CANTINA, o que identifica sua exata atividade (restaurante italiano, restaurante especializado em massas), assim como SEMPRE é divulgada com inovador e distintivo conjunto marcário, formado pelas cores da bandeira da Itália, verde, branco e vermelho, de modo que a simples visualização das marcas litigantes [...] é o suficiente para afastar a alegação de confusão ou a mera possibilidade de associação indevida entre elas".

Assim, defendeu a aplicação do princípio da especialidade, visto que as atividades são absolutamente diferentes, sendo necessário reconhecer o equívoco cometido pela sentença ao afirmar que a apelante seria uma padaria, pois se trata de uma indústria de alimentos, o que afasta qualquer risco de confusão ou associação indevida, tanto que já ocorre, de fato, a convivência pacífica entre as litigantes.

Requereu, por fim, o provimento do recurso para que seja julgado procedente o pedido de nulidade do ato administrativo do INPI que indeferiu os registros nºs 912.664.584 e 912.664.622.

O apelado Cantina Biaggio LTDA não se manifestou nos autos, apesar de devidamente intimado (eventos 44, 46 e 47).

Em contrarrazões (processo 5072011-69.2020.4.02.5101/RJ, evento 48, CONTRAZAP1), o INPI sustentou a manutenção da sentença.

O Ministério Público Federal, em seu parecer (evento 4, PARECER1), opinou pelo desprovimento do recurso.​

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Apelação Cível Nº 5072011-69.2020.4.02.5101/RJ

VOTO

Conheço da apelação porque presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como relatado, a apelante IRPÃO FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE MASSAS ALIMENTÍCIAS LTDA – ME busca a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato de indeferimento dos registros nºs 912.664.584 e 912.664.622 para a marca mista GRUPO BIAGIO, com base na anterioriedade do registro nº 815.930.917, da marca "BIAGGIO", além da afinidade mercadológica e grande semelhança entre as marcas em litígio, nos termos do artigo 124, XIX, da LPI.

Em tese, a marca apresenta-se como sinal visual apto a estabelecer distinção entre produtos industriais, artigos comerciais e serviços profissionais. Sua função primordial é identificar uma empresa ou um produto, distinguindo-o de outros iguais ou similares existentes no mercado. Visa, ainda, a orientar o consumidor sobre a procedência de determinado produto ou serviço, fatores que indicam sua qualidade e eficiência. 

Portanto, dentre os requisitos exigidos para o registro da marca, destacam-se a sua distintividade e disponibilidade.  Dessa forma, o sinal através do qual a marca se apresenta deve ser diverso dos demais existentes em uso ou sob registro de outra empresa pertencente ao mesmo gênero de atividade ou afim, justamente para o consumidor não incorrer em erro, atentando-se para o fato de que os objetivos principais do legislador são a proteção do consumidor e do empresário titular da marca anterior, de modo a livrá-lo da concorrência desleal.

Sendo assim, há vedação expressa de “reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia” (art. 124, XIX, da Lei n.º 9.279/96 – LPI).

Destaca-se que, para a aplicação do referido dispositivo legal, é necessária a verificação dos seguintes pressupostos: a existência de registro marcário anterior; afinidade, similaridade ou identidade entre produtos ou serviços assinalados pelas marcas; a reprodução ou imitação da marca anterior e a suscetibilidade de confusão ou associação entre os sinais.

Portanto, o princípio da anterioridade não é o único critério para fins de controle do registro marcário, devendo-se considerar, ainda, o princípio da especialidade ou especificidade, que determina que a exclusividade de uso do sinal distintivo só é oponível aos produtos idênticos, semelhantes ou afins, capazes de gerar confusão ou associação.

Sobre o tema, importa considerar, ainda, a orientação do eg. Superior Tribunal de Justiça: "o registro de marcas semelhantes, ainda que em classe distintas, porém destinadas a identificar produtos ou serviços que guardem relação de afinidade, inseridos no mesmo segmento mercadológico, devem ser obstados. O princípio da especialidade não se restringe à Classificação Internacional de Produtos e Serviços, devendo levar em consideração o potencial concreto de se gerar dúvida no consumidor e desvirtuar a concorrência" (REsp n. 1.258.662/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/2/2016, DJe de 5/2/2016).

Assim, o deslinde de causas envolvendo colidência de marcas perpassa por uma análise comparativa das particularidades dos signos em confronto, que exige o exame do todo compreensivo das marcas mistas e do segmento mercadológico, não se cingindo apenas aos elementos nominativos (AgInt no REsp n. 1.745.412/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 13/3/2020). 

No tocante à aferição do grau de similitude, deve-se ter em consideração que a marca, ainda quando nominativa, é um complexo significativo, ou seja, deve ser examinada em sua totalidade, não se confundindo com seus elementos.

Assentadas essas premissas teóricas, passo a analisar o caso concreto.

No caso vertente, a controvérsia se resume à avaliação da condição de distintividade entre os sinais da marca mista da apelante GRUPO BIAGIO em oposição a marca nominativa da ré "BIAGGIO", de titularidade da apelada.

Vejamos abaixo os supostos registros colidentes:

Apelante:

1) Registro nº 912.664.584  

Marca: GRUPO BIAGIO (mista)  

Depósito: 04/05/2017

Concessão: INDEFERIDO

Classe: 30

Especificação: Pães, pão de queijo, bolos, biscoitos, confeitos, brioches, doces, sanduíches, tortas doces e salgadas, sorvetes, fermento, salgados, exceto croquetes, quibe e salgados a base de carne, massas alimentares e produtos de padaria incluídos nesta classe.

2) Registro nº 912.664.622

Marca: GRUPO BIAGIO (mista)  

Depósito: 04/05/2017

Concessão: INDEFERIDO

Classe: 35

Especificação: Comércio (através de qualquer meio) de produtos alimentícios.

Apelada:

1)    Registro nº 815.930.917

Marca: BIAGGIO (nominativa)  

Depósito: 22/11/1990

Concessão: 11/08/1992

Classe: 38

Especificação: Serviços de alimentação.

Primeiramente, cumpre reconhecer que não há efetiva coincidência com relação às classes em que foram depositados os pedidos das marcas em exame, porém, mesmo que se considere que a ativiadade da apelante, de acordo com o contrato social, esteja voltada à fabricação e comércio atacadista de massas alimentícias, pães e congêneres, diversamente, da atividade da apelada – que atua no ramo de restaurante –, não se pode negar que atuam em segmentos similares, ou seja, no mesmo ramo de alimentação.

Assim, conforme reconhecido na sentença recorrida, identifica-se a afinidade mercadológica, já que os sinais em conflito fazem alusão ao comércio de alimentos, havendo, no mínimo, relação de complementaridade, uma vez que os produtos fabricados pela apelante podem ser servidos num restaurante, onde não é incomum a produção de seus próprios pães e bolos de forma artesanal, para atrair a clientela, o que pode induzir o consumidor em erro quanto à origem dos produtos.

Além disso, como bem apontado no Parecer do INPI no Evento 11 – OUT 2, o termo “BIAGGIO” não é um termo corriqueiro ou evocativo e, naturalmente, o consumidor, mesmo que involuntariamente, acreditaria numa identidade de origem.

Já quanto à reprodução ou imitação entre os sinais, a fim de apurar a possibilidade de colidência marcária, destaca-se que, no campo da análise de marcas, o importante é o conjunto e não os termos isolados. Nesse sentido, vale lembrar a brilhante lição do Mestre Gama Cerqueira, em Tratado de Propriedade Industrial, vol.II, que alertava: “Deve-se decidir pela impressão de conjunto e não pelos seus detalhes”.

Ao confrontar as marcas mistas e nominativas supostamente colidentes, percebe-se não haver suficiente grau de distintividade, haja vista a fonética idêntica com relação ao elemento nominativo BIAGIO, além do acréscimo da expressão GRUPO não ser suficiente para diferenciá-las, não sendo aplicável a teoria da distância ao presente caso.

Vejamos.

Apelante:

Apelada:

BIAGGIO (nominativa)

Por outro lado, a apelante afirma que o INPI já deferiu diversas marcas contendo apenas a diferença entre elas de úma única letra. Contudo, ainda que se cogite eventual entendimento equivocado da autarquia no exame técnico, tal não pode servir de embasamento ou justificativa para que se cometam outros equívocos em decisões ulteriores, a caracterizar inobservância sistemática da legislação de regência.

Ainda que fosse o caso da existência de decisões supostamente contraditórias, estas não poderiam se sobrepor à verificação da colidência no caso concreto, sob pena de perpetuar distorção no segmento de mercado relevante e ofender o direito de quem já é detentor do direito marcário.

Não bastasse isso, percebe-se que as marcas suscitadas pela apelante em seu recurso, embora também apresentem a diferença de uma única letra, não possuem a fonética idêntica como no caso vertente.

A propósito:"[O]s exemplos de registros trazidos pela apelante não são paradigmas para solucionar este tipo caso, eis que cada um deve ser analisado individualmente, em suas particularidades. O INPI não adotou "dois pesos e duas medidas" para decidir nos casos apresentados pela apelante para comparação. Este tipo de inferência não é válida em hipóteses de registro de marca, pois cada uma possui especificidades próprias e cada questão deve ser analisada em processo individual." (AC - Apelação - Recursos - Processo Cível e do Trabalho 0034373.58.2018.4.02.5101, JF GUSTAVO ARRUDA MACEDO, TRF2 - 1ª TURMA ESPECIALIZADA.).

No mesmo sentido, vale citar o teor do parecer do Ministério Público Federal, ora adotado como razões de decidir, in verbis:

Em primeiro lugar, temos que as marcas em questão são praticamente idênticas, uma vez que a única diferença entre elas é uma única letra e o acréscimo de expressão genérica e com pouca força distintiva.

Assim, considerando a anterioridade do registro da marca “BIAGGIO”, bem como o ramo de atividade da empresa que o possui – o qual abrange as atividades para o qual a apelante pretende registrar sua marca – resta evidente a incidência, ao caso, da norma disposta no incisos XIX do art. 124 da Lei 9279/96, in verbis:

Art. 124. Não são registráveis como marca: (...) XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

Há que se prestigiar, no caso, a anterioridade do registro da marca “BIAGGIO”, que, devidamente registrada e concedida, deve gozar da devida proteção e exclusividade.

A convivência das duas marcas, acaso fosse permitida, seria prejudicial a ambas as empresas, uma vez que poderia dar ao consumidor a falsa ideia de que se tratam de produtos provenientes da mesma empresa, o que, obviamente, não é o caso.

O objetivo do registro de uma marca é justamente conferir um sinal distintivo ao produto que ela identifica, o que não ocorreria na situação narrada nos autos se fossem mantidos ativos ambos os registros.

Desta forma, considerando a situação fática e a legislação aplicável, resta evidente o acerto da sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos

O parecer é pelo desprovimento do recurso. (grifei).

Importa mencionar ainda que, em recente julgado da 1ª Turma Especializada, em caso análogo em que houve o acréscimo de uma única letra na marca, este Colegiado assim decidiu:

DIREITO INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO DE MARCA. SIMILARIDADE FONÉTICA E GRÁFICA ENTRE MARCAS. RISCO DE CONFUSÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 124, XIX, DA LPI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por MODELO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS LTDA. contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade do indeferimento do registro nº 900.273.232, referente à marca mista "PREMIATTA". A apelante sustenta que sua marca não colide com a marca nominativa "PREMIATA", registrada pela apelada J MACEDO S/A, uma vez que atuam em mercados distintos, defendendo a aplicação do Princípio da Especialidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há risco de confusão entre as marcas "PREMIATTA" e "PREMIATA", considerando a semelhança fonética e gráfica; (ii) determinar se o Princípio da Especialidade é aplicável ao caso, de forma a afastar a colidência marcária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A semelhança fonética e gráfica entre as marcas "PREMIATTA" e "PREMIATA" é suficiente para gerar risco de confusão entre os consumidores, especialmente pela identidade do elemento nominativo principal e a proximidade dos produtos comercializados, ambos do ramo alimentício.

4. O acréscimo da letra "T" na marca "PREMIATTA" não confere distintividade suficiente para afastar a colidência com a marca anterior "PREMIATA", sendo irrelevante a modalidade mista da marca da apelante para os fins de distintividade.

5. A afinidade entre os produtos das partes, ambos do setor alimentício, reforça a aplicação do art. 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial (LPI), que veda a reprodução ou imitação de marca registrada que possa causar confusão ou associação indevida.

6. O Princípio da Especialidade não é aplicável no presente caso, pois ambas as empresas atuam em setores afins (alimentício), sendo seus produtos encontrados em pontos de venda comuns, como supermercados, aumentando o risco de confusão por parte dos consumidores.

7. A alegação de violação ao princípio da isonomia pela apelante não prospera, visto que outras marcas mencionadas por ela, como "PREMIARE" e "PREMIALI", apresentam maior distinção em relação à marca "PREMIATA", o que justifica o tratamento diferenciado pelo INPI.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A similaridade fonética e gráfica entre marcas que atuam em mercados afins é suficiente para configurar colidência e risco de confusão, nos termos do art. 124, XIX, da LPI.

2. O Princípio da Especialidade não é aplicável quando as marcas em disputa operam no mesmo segmento de mercado, aumentando o risco de confusão por parte do consumidor.

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/1996 (LPI), art. 124, XIX; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.867.230/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/08/2021, DJe 19/08/2021. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 5058412-97.2019.4.02.5101/RJ; RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL MACARIO RAMOS JUDICE NETO, JULGADO EM 12 DE NOVEMBRO DE 2024). (GRIFEI).

Por tais razões, conclui-se que a marca pretendida pela apelante não possui distintividade suficiente para lhe assegurar o registro, levando-se em conta a anterioridade da marca da apelada e a afinidade mercadológia, que importa risco de asssociação indevida quanto à origem dos produtos e serviços, o que se enquadra na vedação contida no artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial.

Logo, a sentença deve ser mantida.

Os honorários advocatícios devem ser majorados em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos da fundamentação supra.

Documento eletrônico assinado por ANDREA CUNHA ESMERALDO, Desembargadora Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002268353v15 e do código CRC bfe487ac.

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Apelação Cível Nº 5072011-69.2020.4.02.5101/RJ

EMENTA

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO DE APELAÇÃO. REGISTRO DE MARCA. INDEFERIMENTO PELO INPI. COLIDÊNCIA ENTRE OS SINAIS. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO E ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. IMPEDIMENTO AO REGISTRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato de indeferimento dos registros para a marca mista GRUPO BIAGIO, com base na anterioridade do registro da marca nominativa BIAGGIO, nos termos do artigo 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial (LPI).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há colidência entre as marcas GRUPO BIAGIO (mista) e BIAGGIO (nominativa), considerando a possibilidade de confusão ou associação indevida entre os sinais distintivos, nos termos da legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 124, XIX, da LPI impede o registro de marcas que reproduzam ou imitem, no todo ou em parte, marca alheia registrada para distinguir produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, quando suscetíveis de causar confusão ou associação indevida.

4. A análise de colidência entre marcas deve considerar a impressão de conjunto, e não apenas diferenças sutis ou detalhes isolados, conforme jurisprudência e doutrina especializada.

5. As marcas em questão apresentam identidade fonética significativa e atuam em segmentos de mercado similares, relacionados à comercialização e prestação de serviços na área de alimentação, o que reforça a possibilidade de confusão entre consumidores.

6. O princípio da especialidade, que delimita a proteção da marca ao segmento mercadológico em que atua, não se aplica rigidamente quando há relação de complementaridade entre produtos e serviços, como ocorre entre padarias e restaurantes.

7. O fato de o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) ter concedido registros semelhantes em outras ocasiões não vincula a decisão presente, pois cada pedido deve ser analisado individualmente, considerando suas particularidades.

8. A manutenção da decisão do INPI resguarda a função distintiva das marcas e evita confusão no mercado consumidor, em conformidade com precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O artigo 124, XIX, da LPI impede o registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca anteriormente registrada, quando suscetível de causar confusão ou associação indevida.

2. A análise de colidência entre marcas deve considerar a impressão global dos sinais distintivos, e não apenas elementos isolados.

3. O princípio da especialidade não impede o reconhecimento de colidência entre marcas quando há relação de complementaridade entre os produtos ou serviços envolvidos.

4. A existência de decisões administrativas anteriores do INPI concedendo registros semelhantes não vincula a análise de colidência em casos concretos.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/1996 (LPI), art. 124, XIX; Código de Processo Civil (CPC), art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.867.230/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17/08/2021, DJe 19/08/2021; TRF2, AC nº 0034373.58.2018.4.02.5101, Rel. Juiz Gustavo Arruda Macedo, 1ª Turma Especializada; TRF2, AC nº 5058412-97.2019.4.02.5101, Rel. Des. Macário Ramos Júdice Neto, 1ª Turma Especializada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 19 de março de 2025.

Documento eletrônico assinado por ANDREA CUNHA ESMERALDO, Desembargadora Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002268354v5 e do código CRC 719670b4.

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EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 19/03/2025

Apelação Cível Nº 5072011-69.2020.4.02.5101/RJ

RELATORA: Desembargadora Federal ANDREA CUNHA ESMERALDO

PRESIDENTE: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

PROCURADOR(A): CARLOS ALBERTO GOMES DE AGUIAR

RELATORA DO ACÓRDÃO: Desembargadora Federal ANDREA CUNHA ESMERALDO

Votante: Desembargadora Federal ANDREA CUNHA ESMERALDO

Votante: Desembargador Federal MACARIO RAMOS JUDICE NETO

Votante: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

FLAVIA JANOT DE MATTOS BURKE

Secretária