Apelação Cível Nº 5051276-15.2020.4.02.5101/RJ
RELATOR: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS
RELATÓRIO
Trata-se de apelação cível interposta por LOJAS RENNER S.A () em face da sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Federal/RJ, nos autos da ação ajuizada pela apelante em face da apelada ATELIER STUDIO K EIRELI e do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
No mérito, foi pleiteada:
1. A suspensão do processo administrativo referente ao pedido de registro nº 912.998.270, indeferido pelo INPI e ainda pendente de análise do recurso interposto para reforma da decisão;
2. Abstenção do INPI em proferir decisão sobre o recurso acima até trânsito em julgado da presente ação.
3. Anulação dos atos administrativos do INPI que indeferiram os pedidos de registros nºs 912.356.570 e 912.998.270 na Classe 14, ambos para a marca "VIKO".
Para tanto, alegou a autora, em síntese:
1. Como público e notório, a autora é a maior rede varejista de moda do país e conta, atualmente, com mais de 550 lojas espalhadas em todas as regiões do território brasileiro, além de estabelecimentos operando regularmente nas cidades Montevidéu e Punta Del Este (Uruguai) e Buenos Aires e Córdoba (Argentina). Além disso, possui plataformas online e fazem parte integrante do GRUPO RENNER, a “CAMICADO”, conhecidíssima rede de varejo especializada em produtos de casa & decoração; a “YOUCOM”, destinada essencialmente ao público jovem, com visual moderno e despojado; a “ASHUA”, marca de moda dirigida ao público “curve & plus size”; e, finalmente, a “REALIZE CFI”, o braço financeiro da LOJAS RENNER, criada para atender necessidades financeiras dos clientes por meio de diversos produtos desse segmento.
2. Por conta justamente de seu culture code, trabalhou e criou diversas marcas que assinalam suas mais variadas linhas de artigos do vestuário, tais como GET OVER, ALCHEMIA, BLUE STEEL, MARFINNO, ACESSORIES, FUZARKA, SATINATO, REQUEST, PRESTON FIELD, BOSSA NOSSA, JUST BE, ASHUA, LOV, etc.
3. Como de praxe e pela necessidade de proteger seu patrimônio intangível, requereu e obteve junto ao INPI o registro das marcas "VIKO" a saber: 912.356.596 (nominativa) e 912.998.300 (mista) na Classe 18.
4. Todavia, para total surpresa, os pedidos de registros dessa mesmíssima marca para assinalar produtos da classe internacional 14, objeto dos processos nº 912.356.570 (nominativa) e 912.998.270 (mista), foram indeferidos pelo INPI, por violação ao inciso XIX do art. 124 da LPI.
5. Em ambos os casos foram interpostos recursos do art. 212 da LPI, sendo improvido apenas o relacionado ao processo nº 912.356.570 com encerramento da instância administrativa (LPI, art. 212, § 3º), ainda pendente de decisão a insurgência contra o indeferimento do processo nº 912.998.270.
6. A despeito do indeferimento ser motivado por registro anterior de terceiro, alegadamente impeditivo em razão do inciso XIX, do art. 124 da LPI, não se autoriza o chamamento desse para integrar o polo passivo da presente relação processual, por um simples motivo: a decisão do INPI se deu em âmbito administrativo e de sua atuação discricionária prevista em lei.
7. Zelando pelos princípios constitucionais da razoável duração do processo e da celeridade processual, devidamente abarcados também no Código de Processo Civil, a parte autora deixa de incluir no polo passivo da presente ação o titular da marca considerada como impeditivas pelo INPI, ou se, entender diversamente este MM. Juízo, que mande intimar a referida empresa para integrar o polo passivo na qualidade de terceiro interessado.
8. Como primeira causa à revisão dos atos administrativos guerreados, a circunstância de outras marcas "VIKO" da autora terem seus registros concedidos pelo INPI para assinalar e distinguir produtos da classe 18, especificamente, Carteiras de bolso; porta-cartões de crédito [carteiras]; carteira para moeda; bolsas; mochilas; estojos de cosméticos [nécessaire]; pastas [malas]; guarda-chuvas, que guardam natural e direta afinidade com artigos de bijuteria/joalheria; colares [joias e bijuterias]; pulseiras [joias e bijuterias]; anéis [joias e bijuterias].
9. Especialmente para o público feminino, é extremamente comum a venda e comercialização de maletas e estojos para armazenamento de cosméticos (produto da classe 18) e também de bijuterias e joias (produto da classe 14), prova incontroversa de que se tratam de ambientes de mercado muitíssimo aproximados, não se afigurando razoável o indeferimento dos pedidos de registro de marca sub judice, por suposta infração ao art. 124, XIX da LPI, se outros foram deferidos e concedidos à autora na distinção de produtos relacionados, enxergando a presença dos requisitos dos arts. 122 e 123, I da LPI.
10. Não há razão, portanto, para vedar a introdução da marca "VIKO" da autora no segmento de joias e bijuterias, notadamente porque distinguirá produtos símiles àqueles da classe 18, objeto dos registros já concedidos pelo INPI.
11. As marcas mista e nominativa "VIKO" não atingem a marca "VIKA" só pela comunhão de um simples radical isolado; pelo contrário, são marcas perfeitamente identificáveis e distinguíveis, gráfica ou foneticamente. Nessa lente, é incontroverso que a marca levada a registro pela autora atende o requisito de distintividade exigido pelo inciso I, do art. 123 da LPI e se volta à sua finalidade essencial – distinguir – como registra DENIS BORGES BARBOSA.
12. Claro o erro de enfoque no ato da Administração Pública, que não respeitou a individualidade das marcas mista e nominativa da autora materialmente diversa dos registros apontados como alegadamente anteriores. E visualmente distintivas as marcas do conflito, minimiza-se a associação indevida ou confusão pelos consumidores, notadamente porque produtos perfeitamente identificáveis quanto à origem e procedência.
13. No particular é relevante destacar que as joias e bijuterias com a marca "VIKO" são, sem exceção, comercializados e expostos à venda exclusivamente nas lojas próprias da autora, não existindo em qualquer hipótese, venda externa ou em estabelecimentos multimarcas. Ou seja, todos os produtos com a marca "VIKO" são vendidos apenas e unicamente nas LOJAS RENNER! Em outras palavras: o sinal VIKO tem e sempre terá relação direta com a origem Lojas Renner.
14. Alia-se a tudo isso, a grafia original, característica e diferenciada da marca da Renner, cuja apresentação visual se distingue da marca apontada como anterior e fica fortemente registrada na memória e lembrança das consumidoras, elemento a ser igualmente considerado como motor à revisão dos atos administrativos atacados e, conseguintemente, ao deferimento dos pedidos de registros em análise.
15. No caso, as marcas em cotejo possuem significante distintividade quando submetidas à avaliação global e podem conviver no mesmo mercado sem causar confusão ao consumidor, especialmente se consideradas a particularidade de que os produtos VIKO são comercializados exclusivamente nas lojas da RENNER, não se encontrando em outros pontos de venda.
A sentença julgou improcedentes os pedidos ( , por entender que:
1. Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir e ilegitimidade do INPI, suscitada pela autora em réplica à contestação, como consequência da revelia da empresa ré titular do registro utilizado como anterioridade impeditiva para o indeferimento dos pedidos de registro de marca.
2. A demanda tem como objetivo a nulidade de ato administrativo exarado pelo INPI, sendo a autarquia necessariamente parte. Ademais, o INPI contestou a ação, mostrando o interesse em defender o mérito do ato administrativo.
3. No Brasil, é registrável como marca de produto ou serviço o sinal visual que possa servir para distinguir tal produto ou serviço de outro, de origem diversa. Portanto, é preciso que a marca possua distintividade. Além desse e de outros requisitos, também é preciso que a marca possua novidade relativa, ou seja, que não se constitua em reprodução ou imitação de marca já protegida no mesmo segmento econômico (princípio da especialidade), a fim de evitar que consumidores confundam ou associem indevidamente marcas de diferentes titulares.
4. A parte autora alega que as suas marcas nominativa e mista e a marca nominativa da ré podem conviver pacificamente no mercado, pois alega que os produtos que visam a assinalar são exclusivamente comercializados em suas lojas próprias.
5. Quanto à identidade, semelhança ou afinidade entre os produtos ou serviços a serem designados, conforme especificações detalhadas nos itens precedentes de cada um dos registros marcários em questão, verifica-se que o pedido de registro da autora assinala praticamente os mesmos produtos que os da empresa ré, a saber, bijuterias e joias, e no caso da ré, bijuterias e semi-joias.
6. Deste modo, tendo em vista que os produtos que a parte autora visa a designar com a utilização de sua marca são pertencentes ao mesmo segmento mercadológico em que inserida a marca da empresa ré, qual seja, o de bijuterias, havendo concorrência direta entre as litigantes, não é possível a aplicação do princípio da especialidade no caso.
7. As marcas da autora são do tipo nominativa e mista, contudo, em relação à marca mista, esta é composta tão somente pelo elemento nominativo "VIKO" estilizado, não havendo qualquer outro elemento figurativo que componha o conjunto-imagem. A marca da ré, "VIKA" é do tipo nominativa, diferenciando-se da marca da autora apenas por terminar com a letra "A" no lugar do "O" da marca da autora. Não sendo o termo "VIK" de uso comum no nicho mercadológico em que atuam, resta clara a colidência entre esta marca da autora e a marca da ré.
8. Dessa forma, resta verificar se há possibilidade de confusão ou associação entre as marcas. Sabe-se que a distintividade de uma marca é aferida pelo contexto em que ela se insere. Tanto a autora quanto a ré atuam no segmento de bijuterias, com total coincidência de público-alvo. Ainda que a autora alegue apenas expor os seus produtos em lojas próprias, também poderá a ré fazê-lo, por exemplo, dentro de uma galeria ou shopping em que as duas se encontrem. É, assim, inafastável a suscetibilidade de confusão ou associação indevida pelo público consumidor.
9. O fato de o INPI ter concedido registros para a marca "VIKO" da autora na classe 18 não lhe confere qualquer direito a ter concedido registro em classe diferente, sendo elas independentes entre si, inclusive porque assinalam produtos diferentes, apesar de serem potencialmente comercializados em conjunto.
10. Foi correto o indeferimento, por parte do INPI, dos pedidos de registro nº 912.356.570 e 912.998.270, pertencentes à autora, pois estes violam a anterioridade impeditiva pertencente ao registro nº 822.278.260, de acordo com o art. 124, XIX, LPI.
Apelação das LOJAS RENNER S.A (), pleiteando a reforma integral da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial, com base nos seguintes argumentos:
1. As marcas mista e nominativa "VIKO™" e 
não atingem a marca "VIKA" só pela comunhão de um simples radical isolado; pelo contrário, são marcas perfeitamente identificáveis e distinguíveis, gráfica ou foneticamente, sendo incontroverso o preenchimento do requisito de distintividade exigido pelo inciso I, do art. 123 da LPI.
2. A registrabilidade está atrelada ao caráter inovador e original trazido com a peculiar forma de apresentação, como rigorosamente, no presente caso. Impõe-se, por isso mesmo, o respeito à individualidade do sinal VIKO™ como um todo, aliada à sua forma de apresentação distintiva. Afinal, como já definiu o STJ, a “marca mista é aquela constituída pela combinação de elementos nominativos e figurativos ou de elementos nominativos, cuja grafia se apresente de forma estilizada” (REsp 12367752/PR, Relator p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe de 27/05/2015), sendo relevante também, o argumento de que “nem mesmo a reprodução integral de elementos nominativos é circunstância suficientemente apta, por si só, a ensejar a decretação de nulidade de registro, devendo, para tal desiderato, averiguar-se a presença de outros elementos capazes de ensejar confusão ou associação de marcas (nesse sentido, o REsp 863.975/RJ, 3ª Turma, DJe 16/11/2010)” (REsp 1833422/RJ, Relatora Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de 26/09/2019).
3. A grafia original, característica e diferenciada da marca mista VIKO™ da autora/apelada não pode, portanto, ser repudiado, pois elimina o critério de imitação ou reprodução de marca anteriormente registra, previsto no art. 124, XIX da LPI.
4. Relembrando os termos da inicial: o INPI concedeu registros para as marcas VIKO® (nominativa e mista) na distinção de produtos da classe 18, especificamente “Carteiras de bolso; porta-cartões de crédito [carteiras]; carteira para moeda; bolsas; mochilas; estojos de cosméticos [nécessaire]; pastas [malas]; guarda-chuvas” .
Concedeu ainda, por força de decisão transitada em julgado em outra ação análoga (Processo 5042338-31.2020.4.02.5101), registros para esses mesmos sinais distintivos na distinção de produtos da classe 25, especificamente “Vestuário; cuecas; cintos [vestuário]; meias; gorros; agasalhos tipo mantas [vestuário]; pijamas; bonés; chapéus [chapelaria]; ceroulas; lenços [vestuário]; suspensórios; pantufas”.
5. Fato irrecusável também, que a Lojas Renner é a maior rede varejista de moda do Brasil. E nesse universo mercantil estão localizadas as marcas VIKO®: distinguem, assinalam e se fixam na memória dos consumidores, toda a imensa a gama de produtos que fazem parte do ecossistema de moda. Num único giro e especificamente no que se relaciona ao público feminino, VIKO® grafa e indica carteiras de bolso; bolsas; estojos de cosméticos [nécessaire] (Classe 18) e vestuário; cintos [vestuário]; meias; gorros; agasalhos tipo mantas; pijamas; bonés; lenços; suspensórios e pantufas (Classe 25).
6. Todavia, para a sentença, "VIKO" não pode representar no mercado, os “Artigos de bijuteria/joalheria; colares [joias e bijuterias]; pulseiras [joias e bijuterias]; anéis [joias e bijuterias]” (Classe 14) para os consumidores e cliente da Lojas Renner, por colidir frontalmente com a marca "VIKA" anteriormente registrada para “Bijouterias e Semi Jóias” dessa mesma classe, de titularidade da empresa ré/apelada que, verdade seja dita, deixou passar em branco o prazo para a defesa, silenciando sobre a ação (eventos 15 e 18). E assim decidiu por repudiar a tese da inicial e dizer que:
a) os produtos da RENNER pertencem ao mesmo segmento mercadológico em que inserida a marca da empresa ré, havendo colidência direta, de modo a não permitir a aplicação do princípio da especialidade;
b) ambas as litigantes atuam no segmento de bijuterias, com total coincidência de público-alvo;
c) ainda que a autora alegue apenas expor os seus produtos em lojas próprias, também poderá a ré fazê-lo, por exemplo, dentro de uma galeria ou shopping em que as duas se encontrem; e o fato de o INPI ter concedido registros para a marca VIKO da autora na classe 18 não lhe confere qualquer direito a ter concedido registro em classe diferente, sendo elas independentes entre si, inclusive porque assinalam produtos diferentes, apesar de serem potencialmente comercializados em conjunto.
7. Se produtos da classe 14 (com a marca VIKA da empresa ré/apelada) são vendidos em conjunto, ou seja, nos mesmos locais e, possivelmente, lado a lado com produtos da classe 18 (com a marca VIKO da autora/apelante) e, agora também, da classe 25, deve ser eliminado o contrassenso que não permite a continuidade da convivência harmoniosa dessa mesma marca para bijuterias. Se o consumidor enxerga e distingue produtos quase idênticos e não confunde ou associa tais sinais que já coexistem no mercado, nada impede o ingresso da marca da autora no segmento.
8. Sentença cria um non sequitur que deve ser afastado: o público-alvo que procura, seleciona e adquire produtos vendidos nas Lojas Renner com o sinal da classe internacional 18 é rigorosamente o mesmo que compra as joias e bijuterias com essa marca homônima e que o faz, única e exclusivamente, no interior dos estabelecimentos da autora/apelante. A inicial também demonstrou: para o público feminino, é extremamente comum a venda e comercialização de maletas e estojos para armazenamento de cosméticos (classe 18) e de bijuterias e joias (classe 14), prova incontroversa de que se trata de ambientes de mercado muitíssimo aproximados, não se afigurando razoável a manutenção do indeferimento dos pedidos de registro das marcas VIKO por suposta infração ao art. 124, XIX da LPI.
9. O fato de as litigantes, um dia e apenas para fins de argumentação, estarem localizadas dentro de uma galeria ou shopping, não é, por si só, apto à impedir a coabitação e convivência no mercado. Como já dito, por inexorável: assim como os itens das classes 18 e 25, cujas marcas foram concedidas à autora/apelante, as bijuterias da marca "VIKO" são, sem exceção, comercializados e expostos à venda exclusivamente nas lojas próprias da Renner, não existindo em qualquer hipótese, venda externa ou em estabelecimentos multimarcas.
10. Todos os produtos com a marca "VIKO" (das classes 14, aqui combatida; 18 e 25, registros já concedidos) são vendidos apenas e unicamente nas dependências da Lojas Renner. Isso significa dizer que "VIKO" tem e sempre terá relação direta com a origem Lojas Renner.
11. Finalmente, mas não menos importante, esta Eg. Corte Federal tem precedente que cai como uma luva ao caso concreto, envolvendo o conflito entre a marca V-LOV apontada como impedimento de registro da marca LOV da autora/apelante. Nesse julgado, decidiu a 2ª Turma Especializada (Apelação Cível 0032864-92.2018.4.02.5101, Julgado em 27/07/2021) pela possiblidade de coexistência desses sinais para assinalar produtos da classe 25, em razão do fato de a Lojas Renner ser notoriamente conhecida no segmento e porque, assim como as marcas "VIKO" sub judice, se tratavam de sinais que formavam uma “família” de marcas direcionadas ao público feminino, suficiente para afastar a incidência e aplicação do art. 124, XIX da LPI.
Sem contrarrazões da empresa revel ATELIER STUDIO K EIRELI.
Contrarrazões do INPI () pela manutenção da sentença.
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL manifestou-se pelo desprovimento do recurso ().
É o relatório.
Documento eletrônico assinado por FLAVIO OLIVEIRA LUCAS, Desembargador Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002132402v31 e do código CRC f62d17b8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FLAVIO OLIVEIRA LUCAS
Data e Hora: 9/12/2024, às 13:31:53