Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

Apelação Cível Nº 5078185-94.2020.4.02.5101/RJ

RELATOR: Desembargador Federal MACARIO RAMOS JUDICE NETO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação de INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL da sentença (evento 56, SENT1) que, julgou procedente o pedido autoral que objetivava a anulação do ato administrativo que indeferiu o registro nº 913.121.363, para a marca mista KAYROS CONSULTORIA, condenando os réus INPI e Kairoz Comércio e Representações LTDA-ME ao ressarcimento das despesas processuais adiantadas pela parte autora, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) cada, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais (​evento 62, PET1​), o INPI sustenta que restou demonstrado que a marca do autor reproduz verbal e ideologicamente a marca da ré JBAM - "KAIRÓS" - concedida para assinalar serviços de mesmo segmento mercadológico - consultoria em gestão empresarial, industrial e comercial – havendo risco de confusão ou associação errônea por parte do público-alvo, o qual pode ser levado a concluir que se tratam de marcas pertencentes à mesma empresa ou pertencentes à empresa do mesmo grupo econômico.

Ademais, alega que resta demonstrado ainda não haver mitigação de distintividade do termo “KAIRÓS”, seja pela sua definição formal, seja pelo uso no segmento de consultoria em gestão empresarial, etc, o qual, até o momento, demonstrou-se ser exclusivo da ré JBAM Engenharia. Já com relação ao réu Kairoz Comércio e Representações LTDA-ME, sustenta que a sentença indevidamente reconheceu não haver identidade ou afinidade entre os segmentos de atuação.

Por fim, argumenta que não deve ser condenado em honorários advocatícios, por entender que ocupa a posição de Litisconsorte Necessário Especial (sui generis), além de o interesse jurídico do INPI se distinguir do interesse individual de ambas as partes, tendo por objetivo último a proteção da concorrência e do consumidor, direitos essencialmente transindividuais, o que atrai certo temperamento das regras processuais tradicionais da defesa de direitos individuais. Por essa razão, a legitimidade ad causam do INPI, bem como todas as demais situações processuais, dependerá de exame casuístico e particularizado, não se resolvendo por meio da simples aplicação de conceitos consolidados.

Contrarrazões no evento 66, CONTRAZAP1, o apelado R. J. D. S. requer o desprovimento do recurso do INPI, porque as alegações são contrárias a todas as provas e documentos acostados aos autos, afastando de imediato o argumento de que a marca do apelado trata-se de sinal idêntico fonética e ideologicamente, induzindo a caracterização de imitação de marca, inexistindo fatores outros aptos a descaracterizarem a possibilidade de confusão entre os sinais, pois, como restou comprovado a marca do apelado já é utilizada há pelo menos 18 (dezoito) anos, sempre com muito investimento em qualidade e divulgação da marca.

Sustentou ainda, que demonstrou, claramente, que as marcas possuem distintividade suficiente, para a convivência, já que sua marca é mista, também chamada de composta, com elementos figurativos e letras estilizadas, além de amplamente divulgada.

Aduziu, ainda que, Kairós é uma palavra de origem grega que significa o momento certo, momento supremo ou momento oportuno. Kairós no Novo Testamento significa “o tempo designado no propósito de Deus”, o momento em que Deus age, motivo pelo qual é tão utilizada, além de estar em sua forma mista, com elementos figurativos e letras estilizadas, agregando-lhe outra expressão distinta, possuindo características próprias e bem distintiva das marcas apontadas pelo INPI, não havendo qualquer possibilidade de confusão.

Por fim, sustenta que é devida a condenação da autarquia especializada na verba honorária, uma vez que o apelante poderia constatar erro em sua decisão e atuar no polo ativo da ação, ou seja, do lado do apelado, mas, não o fez, pelo contrário, insistiu em dizer que sua decisão estava correta, quando amplamente demonstrado o contrário, inclusive na própria sentença, e, portanto deve responder pelos honorários, custas e despesas processuais.

Em parecer de evento 4, PARECER1, o Ministério Público Federal entendeu que não é caso de sua intervenção nos autos.

É o relatório.



Documento eletrônico assinado por MACARIO RAMOS JUDICE NETO, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002165499v12 e do código CRC 87d68501.

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Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

Apelação Cível Nº 5078185-94.2020.4.02.5101/RJ

RELATOR: Desembargador Federal MACARIO RAMOS JUDICE NETO

VOTO

Conheço da apelação porque presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, o apelante INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL busca a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de nulidade do ato administrativo que indeferiu o registro nº 913.121.363, para a marca mista "KAYROS CONSULTORIA", o qual foi indeferido com base no artigo 124, XIX, da LPI, bem como a reforma por considerar indevida a sua condenação em honorários advocatícios.

A marca apresenta-se como sinal visual apto a estabelecer distinção entre produtos industriais, artigos comerciais e serviços profissionais. Sua função primordial é identificar uma empresa ou um produto, distinguindo-o de outros iguais ou similares existentes no mercado. Visa, ainda, a orientar o consumidor sobre a procedência de determinado produto ou serviço, fatores que indicam sua qualidade e eficiência. 

Portanto, dentre os requisitos exigidos para o registro da marca, destacam-se a sua distintividade e disponibilidade.  Dessa forma, o sinal através do qual a marca se apresenta deve ser diverso dos demais existentes em uso ou sob registro de outra empresa pertencente ao mesmo gênero de atividade ou afim, justamente para o consumidor não incorrer em erro, atentando-se para o fato de que os objetivos principais do legislador são a proteção do consumidor e do empresário titular da marca anterior, de modo a livrá-lo da concorrência desleal.

Sendo assim, há vedação expressa de “reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia” (art. 124, XIX, da Lei n.º 9.279/96 – LPI).

Destaca-se que, para a aplicação do referido dispositivo legal, é necessária a verificação dos seguintes pressupostos: a existência de registro marcário anterior; afinidade, similaridade ou identidade entre produtos ou serviços assinalados pelas marcas; a reprodução ou imitação da marca anterior e a suscetibilidade de confusão ou associação entre os sinais.

No caso vertente, a controvérsia se resume à avaliação da condição de distintividade entre os sinais da marca mista e nominativa da apelada "KAIRÓS", de titularidade da JBAM ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI e da marca mista da ré "KAIROZ DISTRIBUIDORA", de titularidade da KAIROZ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME, em oposição a marca mista do autor "KAYROS CONSULTORIA", de titularidade de R. J. D. S..

Pois bem.

Inicialmente, a presente análise será realizada entre a marca do autor "KAYROS CONSULTORIA", de titularidade de R. J. D. S., em oposição a marca mista e nominativa "KAIRÓS", de titularidade do réu JBAM ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, que teve sua revelia decretada nos autos.

Em relação à afinidade mercadológica, diversamente do entendimento do Juízo de origem, constata-se que as empresas litigantes atuam em segmentos similares, mas não iguais, quais sejam, no ramo da consultoria, contudo o autor promove a consultoria no ramo de gestão comercial e industrial, enquanto a ré promove consultoria na área de engenharia ambiental, o que não promove a concorrência entre si, em razão do público especializado de atuação de ambas as partes. 

Já quanto à reprodução ou imitação entre os sinais, a fim de apurar a possibilidade de colidência marcária, destaca-se que, no campo da análise de marcas, o importante é o conjunto e não os termos isolados. Nesse sentido, vale lembrar a brilhante lição do Mestre Gama Cerqueira, em Tratado de Propriedade Industrial, vol.II, que alertava: “Deve-se decidir pela impressão de conjunto e não pelos seus detalhes”.

Ao confrontarmos as marcas mistas e nominativas supostamente colidentes, percebemos haver suficiente grau de distintividade, embora haja a identidade fonética com relação a um elemento nominativo, sendo aplicável a teoria da distância ao presente caso, como bem fez o magistrado ordinário.

Vejamos a marca do autor e a marca da ré considerada como impeditiva:

Autor:

1) Registro nº 913.121.363

Marca: Kayros Consultoria 

Depósito: 29/07/2017

Classe: 35

Especificação: Assessoria em gestão comercial ou industrial - [Informação em]; Assessoria em gestão comercial ou industrial - [Consultoria em]; Assessoria em gestão comercial ou industrial - [Assessoria em]; Assessoria em gestão comercial ou industrial; Assessoria em gestão de negócios - [Informação em]; Assessoria em gestão de negócios - [Consultoria em]; Assessoria em gestão de negócios - [Assessoria em]; Assessoria em gestão de negócios; Assessoria em gestão industrial ou comercial - [Informação em]; Assessoria em gestão industrial ou comercial - [Consultoria em]; Assessoria em gestão industrial ou comercial - [Assessoria em]; Assessoria em gestão industrial ou comercial; Consultoria em gestão de negócios - [Informação em]; Consultoria em gestão de negócios - [Consultoria em]; Consultoria em gestão de negócios - [Assessoria em]; Consultoria em gestão de negócios; Consultoria em gestão de pessoal - [Informação em]; Consultoria em gestão de pessoal - [Consultoria em]; Consultoria em gestão de pessoal - [Assessoria em]; Consultoria em gestão de pessoal; Consultoria em gestão e organização de negócios - [Informação em]; Consultoria em gestão e organização de negócios - [Consultoria em]; Consultoria em gestão e organização de negócios - [Assessoria em]; Consultoria em gestão e organização de negócios; Consultoria em organização de negócios - [Informação em]; Consultoria em organização de negócios - [Consultoria em]; Consultoria em organização de negócios - [Assessoria em]; Consultoria em organização de negócios; Consultoria profissional em negócios - [Informação em]; Consultoria profissional em negócios - [Consultoria em]; Consultoria profissional em negócios - [Assessoria em]; Consultoria profissional em negócios; Gestão administrativa terceirizada para empresas - [Informação em]; Gestão administrativa terceirizada para empresas - [Consultoria em]; Gestão administrativa terceirizada para empresas - [Assessoria em]; Gestão administrativa terceirizada para empresas; Administração comercial - [Informação em]; Administração comercial - [Consultoria em]; Administração comercial - [Assessoria em]; Administração comercial; Administração de empresa - [Informação em]; Administração de empresa - [Consultoria em]; Administração de empresa - [Assessoria em]; Administração de empresa; Administração de holding [tipo de empresa] - [Informação em]; Administração de holding [tipo de empresa] - [Consultoria em]; Administração de holding [tipo de empresa] - [Assessoria em]; Administração de holding [tipo de empresa]; Agenciamento de mercadoria [intermediação] - [Informação em]; Agenciamento de mercadoria [intermediação] - [Consultoria em]; Agenciamento de mercadoria [intermediação] - [Assessoria em]; Agenciamento de mercadoria [intermediação]; Apoio administrativo e secretariado - [Informação em]; Apoio administrativo e secretariado - [Consultoria em]; Apoio administrativo e secretariado - [Assessoria em]; Apoio administrativo e secretariado; Assessoria, consultoria e informação em serviços de recursos humanos para empresas - [Informação em]; Assessoria, consultoria e informação em serviços de recursos humanos para empresas - [Consultoria em]; Assessoria, consultoria e informação em serviços de recursos humanos para empresas - [Assessoria em]; Assessoria, consultoria e informação em serviços de recursos humanos para empresas; Assessoria, consultoria e informação empresarial - [Informação em]; Assessoria, consultoria e informação empresarial - [Consultoria em]; Assessoria, consultoria e informação empresarial - [Assessoria em]; Assessoria, consultoria e informação empresarial; Assessoria, consultoria e informação sobre oportunidades de negócio - [Informação em]; Assessoria, consultoria e informação sobre oportunidades de negócio - [Consultoria em]; Assessoria, consultoria e informação sobre oportunidades de negócio - [Assessoria em]; Assessoria, consultoria e informação sobre oportunidades de negócio; Assessoria, consultoria e informações sobre administração de pessoal - [Informação em]; Assessoria, consultoria e informações sobre administração de pessoal - [Consultoria em]; Assessoria, consultoria e informações sobre administração de pessoal - [Assessoria em]; Assessoria, consultoria e informações sobre administração de pessoal; Assessoria, consultoria e informações sobre franchising [gestão comercial] - [Informação em]; Assessoria, consultoria e informações sobre franchising [gestão comercial] - [Consultoria em]; Assessoria, consultoria e informações sobre franchising [gestão comercial] - [Assessoria em]; Assessoria, consultoria e informações sobre franchising [gestão comercial].

 

Ré JBAM Engenharia:

1) Registro nº 826.361.900

Marca: KAIRÓS (nominativa)

Depósito: 17/05/2004

Classe: 35

Concessão: 16/11/2011

Especificação: Assessoria e Consultoria Empresarial em Engenharia ambiental e de Processos industriais e elaboração e gestão de projetos.

2) Registro nº 909.268.517

Marca: KAIRÓS 

Depósito: 17/04/2015

Classe: 35

Concessão: 26/06/2018

Especificação: Assessoria em gestão comercial ou industrial; Assessoria em gestão de negócios; Consultoria em organização de negócios; Assessoria, consultoria e informação empresarial; Representação comercial.

No caso vertente, sustenta o INPI que a marca do autor reproduz verbal e ideologicamente a marca da ré JBAM - KAIRÓS.

O Juízo ordinário ao proferir a sentença (evento 56, SENT1) fundamentou à improcedência da alegação da apelante quanto ao ponto questionado pelas razões que passo a transcrever:

Passando-se à análise da reprodução ou imitação da marca anterior, verifica-se que a marca indeferida reproduz parcialmente as marcas anteriores da ré JBAM REPRESENTAÇÃO LTDA ME, porém com grafia diferente, utilizando-se o autor da letra "Y" no lugar em que a ré utiliza a letra "I" no termo colidente "KAYROS", que é o elemento nominativo principal. A marca da empresa autora, no entanto, é ainda acrescida do elemento nominativo "CONSULTORIA", que é evocativo da atividade empresarial realizada.  

A expressão "KAIROS", embora não seja termo de uso comum no nicho mercadológico em que atuam a autora e as rés, é de uso comum em diversas marcas no país, de diferentes segmentos, pois é um termo da mitologia grega que significa "tempo oportuno". 

Apesar da parcial colidência, a impressão deixada pelos conjunto-imagem dos sinais em apreço é distinta, pois são compostos de elementos figurativos bem diferentes entre si.  

Ademais, entendo que deve ser aplicada ao caso a Teoria da Distância, em razão dos registros concedidos na mesma classe (classe 35) para marcas contendo o termo nominativo "KAIROS"

(...)

A marca do autor é igualmente distante da marca da ré quanto os sinais protegidos pelos registros citados.

Logo, deve a presente ação ser julgada procedente, para decretar a nulidade do indeferimento do pedido de registro nº 913.121.363, com o seu consequente deferimento. (grifei).

Dessa forma, ao confrontarmos as marcas mistas supostamente colidentes, percebemos haver suficiente grau de distintividade, muito embora exista identidade com relação a um elemento nominativo:

 x 

Como consequência, não merece reparo a conclusão do Juízo de primeiro grau relativa à possibilidade de confusão ou associação entre as marcas em questão.  

Aplicável ao caso, a Teoria da Distância, segundo a qual uma marca nova em seu segmento, na ocasião do registro, não precisa ser mais diferente das outras já existentes do que essas são entre si.

Vejamos o entendimento da jurisprudência:

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. IRREGISTRABILIDADE DA MARCA MISTA CONTENDO EXPRESSÃO OU TERMO MERAMENTE DESCRITIVO.

I – O termo SILYCONN em sua forma nominativa não é registrável como marca, vez que guarda ligação com o produto a que se destina identificar.

II – A existência de marcas nominativas registradas com o mesmo termo – SILYCONN Leite de Silicone, SILYCONN CRISTAL, SILYCONN NEW-A e SILYCONN PLUS – decorre da aplicação da Teoria da Distância, segundo a qual uma marca nova em seu segmento, na ocasião do registro, não precisa mais diferente das outras já existentes do que essas são entre si.

III – Não é inválido o registro nº 818.433.078, relativo à marca mista SILICONTRET na classe 03.20 (Produtos de perfumaria e de higiene, e artigos de toucador em geral - Produtos de limpeza e higiene doméstica, humana e veterinária, bem como os produtos de perfumaria, de toucador e cosméticos), uma vez que possui suficiente traço distintivo em seu conjunto (termos e signos [SILICON + TRET]), a despeito de nominalmente tratar-se de marca fraca.

IV – Recurso desprovido.”

(AC 200102010428707, Desembargador Federal ANDRÉ FONTES, TRF2 - SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, DJU - Data: 23/04/2007, grifos nossos).

Assim, plenamente possível a convivência entre as marcas relativas aos registros em análise, como consectário da Teoria da Distância, uma vez que no presente caso é evidente a distintividade entre os sinais.

Já quanto a colidência apontada pela autarquia especializada com relação a empresa ré KAIROZ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA -ME, também verifica-se que no presente caso deve ser aplicado a teoria da distância, vejamos as marcas:

 x 

Em relação à afinidade mercadológica, constata-se que as empresas litigantes atuam em segmentos distintos, uma vez que o autor Kayros Consultoria atua no ramo de consultoria de gestão comercial e industrial, enquanto a ré Kairoz Distribuidora atua no ramo de comércio varejista e locação de máquinas e equipamentos diversos, devendo ser aplicado o princípio da especialidade.

Assim, além da teoria da distância, é possível valer-se da teoria da especialidade, pois para se verificar se há confusão entre signos marcários, há que se perquirir, em primeiro lugar, se há concorrência entre os produtos ou serviços a serem por eles designados, ou seja, deverá ser observado o princípio da especialidade, pelo qual o limite de proteção conferida às marcas registradas compreende os produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins aos assinalados, suscetíveis de causar confusão ou associação. 

O princípio da especialidade tem por finalidade delimitar o campo de abrangência da proteção de uma marca, de acordo com o segmento mercadológico no qual está inserido o produto ou serviço a ser por ela designado. Em decorrência, é possível que marcas semelhantes ou mesmo idênticas sejam registradas por diferentes titulares, em classes diferentes ou até mesmo dentro da mesma classe, desde que destinadas a mercados diferentes e inconfundíveis entre si. 

Vale a pena transcrever a lição de Gama Cerqueira, a respeito do Princípio da Especialidade, no seguinte sentido: 

“Nada impede também que a marca seja idêntica ou semelhante a outra já usada para distinguir produtos diferentes ou empregada em outro gênero de comércio ou indústria. É neste caso que o princípio da especialidade da marca tem sua maior aplicação, abrandando a regra relativa à novidade. A marca deve ser nova, diferente das existentes; mas, tratando-se de produtos ou indústrias diversas, não importa que ela seja idêntica ou semelhante a outra em uso”. (CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade Industrial, 2ª edição, vol. 2, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, p. 779)"

A jurisprudência tem adotado o seguinte entendimento nesses casos, in verbis: 

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REQUERIMENTO DE NULIDADE DO REGISTRO DA MARCA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ELEMENTOS QUE NÃO INDICAM POTENCIAL DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA POR PARTE DO CONSUMIDOR.

1. Nos termos da jurisprudência desta Casa, revela-se possível o exercício do direito de precedência mesmo após a concessão do registro da marca (ou seja, no bojo de ação judicial de nulidade), desde que observado o principio da especialidade, positivado no inciso XIX do artigo 124 da Lei 9.279/1996, que preconiza a possibilidade de coexistência de marcas semelhantes ou afins não suscetíveis de causar associação indevida ou confusão no mercado consumidor.

2. O registro da marca confere ao titular o direito de uso exclusivo do signo em todo o território nacional e, consequentemente, a prerrogativa de compelir terceiros a cessarem a utilização de sinais idênticos ou semelhantes (artigo 129, caput, da Lei 9.279/96).

3. O exame da colidência entre marcas não se restringe ao direito de precedência, afigurando-se necessário levar em consideração o princípio da territorialidade, além do princípio da especialidade (possibilidade de coexistência de marcas semelhantes ou afins não suscetíveis de causar associação indevida ou confusão no mercado consumidor).

4. Nesse quadro, sem olvidar o direito de precedência alegado, o deslinde da controvérsia resolve-se à luz do princípio da especialidade, não merecendo reparo o acórdão regional que pugnou pela possibilidade de coexistência, não se extraindo dos autos elementos demonstrativos de potencial confusão do público consumidor ou de associação indevida.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.663.455/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021.) (grifei).

Outrossim, quanto a expressão Kairos, percebe-se que esse termo é de origem grega, como bem pontuou o autor, que significa o momento certo, momento supremo ou momento oportuno. Além disso, a existência de diversos registros com a mesma expressão como será demonstrado adiante, deixa evidente que se trata de uma marca fraca.

No que tange ao tema, também o Colendo Superior de Justiça pronunciou que as “marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade ou forte atividade criativa, podem coexistir harmonicamente. É descabida, portanto, qualquer alegação de notoriedade ou anterioridade de registro, com o intuito de assegurar o uso exclusivo da expressão de menor vigor inventivo” (STJ - REsp 1.166.498 – Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 30.03.2011). 

Para corroborar com a referida fundamentação, vejamos alguns exemplos de registros já deferidos pelo INPI com o mesmo elemento nominativo:

1) Registro nº 823.015.009, depositado em 15/02/2001
Marca: KAIRÓS


Titular: Kairós Engenharia e Gerenciamento LTDA
Classe 37 - Especificação: CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÕES COMERCIAIS, RESIDENCIAIS E INDUSTRIAIS, AVALIAÇÕES TÉCNICAS DE ENGENHARIA CIVIL, INFORMAÇÃO SOBRE CONSTRUÇÃO, SUPERVISÃO DE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO.

2) Registro nº 920.658.687, depositado em 03/09/2020
Marca: KAIROS


Titular: Antonio Carlos Pasquale de Souza Amorim
Classe 45 - Especificação: Assessoria, consultoria e informação sobre técnicas para desenvolver a criatividade pessoal; Licenciamento [serviços jurídicos] no âmbito de publicação de softwares; Organização de grupos de apoio; Serviços de redes sociais online; plataforma de rede social, encontro de pessoas com mesmos objetivos, grupos de pessoas com interesses comuns, rede social, encontros de pessoas via internet.

3) Registro nº 929.090.683, depositado em 04/01/2023
Marca: Kairós (nominativa)

Titular: 2W Ecobank S.A.
Classe 39 - Especificação: Assessoria, consultoria e informação em distribuição de energia; Distribuição de eletricidade; Distribuição de energia.

Em vista disso, não é razoável dizer que há possibilidade de confusão ou associação indevida entre os consumidores, uma vez que a autor atua no ramo de consultoria, enquanto a apelada ré/apelada Kairoz Distribuidora atua no ramo do comércio varejista e locação de máquinas e equipamentos diversos, não havendo assim qualquer relação entre as atividades desenvolvidas por cada um que pudesse ensejar dúvida em relação às consumidores. 

Por conseguinte, deve-se atentar que os signos em confronto foram registrados em sua apresentação mista, guardando assim suficiente distintividade entre si, fato que reforça a possibilidade da sua convivência no mercado consumidor. 

Logo, é plenamente possível a convivência entre as marcas relativas aos registros em análise na Classe 35, como consectário do princípio da especialidade e teoria da distância.

Honorários do INPI.

O INPI, Autarquia Federal responsável pela gestão do sistema de concessão e garantia da propriedade intelectual, deve atuar obrigatoriamente como interveniente em processo de nulidade de registro, quando não for o autor da ação. É essa a determinação do art. 175, caput, da Lei 9.279/1996, in verbis:

Art. 175. A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.

Sendo o objeto da impugnação judicial a decisão administrativa que indeferiu o pedido de registro marcário do autor e, uma vez que o INPI é a Autarquia competente para a análise dos pedidos de registros marcários, em feito no qual se discute o ato administrativo de indeferimento de pedido de registro, a posição processual da Autarquia deve ser analisada sob a ótica do princípio da causalidade, ou seja, quem deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas daí decorrentes.

Com efeito, observa-se que o que deve nortear a posição processual do INPI está intrinsecamente ligado a causa de pedir, ou seja, deve-se perquirir se o Instituto deu causa à instauração do processo judicial.

No caso dos autos, o autor ajuizou a presente demanda objetivando a nulidade do ato de indeferimento do pedido de registro nº 913.121.363, para a marca nominativa "KAYROS CONSULTORIA" o qual foi indeferido pela autarquia com base no artigo 124, XIX da LPI, apontando anterioridade impeditiva o registro nº 826.361.900 e 909.268.517, ambos para a marca "KAIRÓS", na classe 35, pertencentes à JBAM REPRESENTAÇÃO LTDA ME e o registro nº 908.554.362, da marca "KAIROZ DISTRIBUIDORA", na classe 35, de titularidade de KAIROZ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME. 

Após o regular trâmite do feito e as provas trazidas pelo autor na sua inicial, ficou devidamente comprovado que as características principais de ambas as marcas das rés, em relação à da autora, são distintas, de sorte que permitida a convivência entre elas, não causando qualquer confusão ao público consumidor, sendo que a própria empresa ré Jbam Representação LTDA ME teve a sua revelia decretada na sentença.

Todavia, o INPI manteve o indeferimento da marca do autor em sede de recurso administrativo e nos presentes autos se manifestou pela improcedência do pedido, conforme se percebe da contestação de evento 20, CONT1.

Na sentença de evento 56, SENT1, o magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido do autor e deferiu o registro da sua marca, bem como condenou a autarquia especializada e a ré Kairoz Comércio e Representações LTDA - ME em honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa para cada réu. A outra ré, JBAM REPRESENTAÇÃO LTDA ME, uma vez citada, deixou de se opor, judicialmente, à pretensão da autora/apelante, pelo que, apesar da sua contumácia, não seu ensejo ao indeferimento administrativo, oponso-se a tanto, e, tampouco, contestou a lide, não fazendo jus em ser condenada nas verbas da sucumbência.

Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, considero que o INPI efetivamente deu causa ao ajuizamento da ação, na medida em que houve apresentação de recurso administrativo pela parte autora, na via administrativa, conforme evento 1, DOC70, momento no qual a autarquia teve a oportunidade de reformar a decisão de indeferimento, o que não ocorreu, tendo sido mantido o ato administrativo, além de na sua contestação ter se manifestado pela improcedência do pedido autoral.

Dessa forma, foi a ação do INPI a causadora exclusiva de necessidade do ajuizamento de ação, sendo, portanto, devidos honorários advocatícios e reembolso de custas pela Autarquia, em razão do princípio da causalidade.

Conclusão.

Portanto, a sentença deve ser mantida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios tendo em vista que a sentença de origem já fixou o percentual máximo de honorários, uma vez que condenou o INPI e a ré Kairoz Comércio e Representações LTDA-ME em 10% para cada réu, totalizando o limite máximo de 20%.

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento a apelação do INPI.



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Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

Apelação Cível Nº 5078185-94.2020.4.02.5101/RJ

RELATOR: Desembargador Federal MACARIO RAMOS JUDICE NETO

EMENTA

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO. REGISTRO DE MARCA. ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO. MARCAS MISTAS E NOMINATIVAS. AFINIDADE MERCADOLÓGICA E DISTINTIVIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA DISTÂNCIA E DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA ENTRE AS MARCAS. apelação desprovida.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) objetivando a reforma de sentença que julgou procedente o pedido de nulidade do ato administrativo que indeferiu o registro nº 913.121.363 para a marca mista "KAYROS CONSULTORIA". O INPI fundamentou o indeferimento no art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial – LPI), apontando anterioridade impeditiva de registros marcários pertencentes às empresas JBAM Engenharia e Consultoria EIRELI e Kairoz Comércio e Representações LTDA-ME. Pretende, ainda, a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as marcas envolvidas apresentam suficiente grau de distintividade e possibilidade de coexistência no mercado, considerando a aplicação das teorias da distância e da especialidade; (ii) analisar a responsabilidade do INPI pelo pagamento de honorários advocatícios, sob o prisma do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A função primordial da marca consiste em identificar e distinguir produtos ou serviços, devendo ser analisada sob os critérios de distintividade e disponibilidade. No caso, constatou-se que a marca "KAYROS CONSULTORIA", de titularidade do autor, apresenta elementos suficientes para diferenciá-la das marcas "KAIRÓS", de titularidade da JBAM Engenharia e Consultoria EIRELI, e "KAIROZ DISTRIBUIDORA", de titularidade da Kairoz Comércio e Representações LTDA-ME, ainda que exista identidade fonética parcial.

4. A teoria da distância, aplicada ao caso, considera que os elementos figurativos e nominativos das marcas permitem sua coexistência no mercado, dada a distinção no conjunto visual e a ausência de confusão ao público consumidor.

5. O princípio da especialidade também se aplica, uma vez que as atividades desenvolvidas pelas empresas litigantes são destinadas a públicos distintos: o autor atua na consultoria de gestão comercial e industrial, enquanto a ré JBAM Engenharia presta consultoria em engenharia ambiental e a ré Kairoz Distribuidora atua no comércio varejista e locação de máquinas. Inexiste sobreposição mercadológica que possa suscitar concorrência desleal ou confusão.

6. Marcas evocativas ou de uso comum, como a expressão "KAIROS", de origem grega e significado genérico, possuem proteção limitada, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, permitindo o registro por diferentes titulares em classes distintas ou dentro da mesma classe, desde que não haja confusão.

7. Quanto à condenação do INPI ao pagamento de honorários advocatícios, aplica-se o princípio da causalidade. A autarquia deu causa à demanda ao manter o indeferimento do pedido de registro em sede administrativa e sustentar a improcedência do pleito judicial, mesmo diante da inexistência de risco de confusão entre as marcas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A coexistência de marcas no mercado é permitida quando a análise de distintividade, o princípio da especialidade e a teoria da distância indicam ausência de confusão ou associação indevida.

2. Marcas evocativas ou de uso comum têm proteção jurídica limitada, permitindo registros em diferentes contextos mercadológicos, desde que respeitadas as particularidades dos segmentos envolvidos.

3. O INPI responde pelos honorários advocatícios quando sua conduta na esfera administrativa for causa do ajuizamento da ação, nos termos do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/96 (LPI), arts. 124, XIX, e 175.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.166.498, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 30.03.2011.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação do INPI, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2025.



Documento eletrônico assinado por MACARIO RAMOS JUDICE NETO, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002165501v5 e do código CRC 89e2dd79.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MACARIO RAMOS JUDICE NETO
Data e Hora: 25/2/2025, às 15:30:36

 


 



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Extrato de Ata
Poder Judiciário
Tribunal Regional Federal da 2ª Região

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 12/02/2025

Apelação Cível Nº 5078185-94.2020.4.02.5101/RJ

RELATOR: Desembargador Federal MACARIO RAMOS JUDICE NETO

PRESIDENTE: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

PROCURADOR(A): LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA

Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia 12/02/2025, na sequência 13, disponibilizada no DE de 23/01/2025.

Certifico que a 1ª TURMA ESPECIALIZADA, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a seguinte decisão:

ADIADO O JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 935 DO CPC PARA A PRÓXIMA SESSÃO, DESIGNADA PARA DIA 19/02/2025.

FLAVIA JANOT DE MATTOS BURKE

Secretária



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Extrato de Ata
Poder Judiciário
Tribunal Regional Federal da 2ª Região

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 19/02/2025

Apelação Cível Nº 5078185-94.2020.4.02.5101/RJ

RELATOR: Desembargador Federal MACARIO RAMOS JUDICE NETO

PRESIDENTE: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

PROCURADOR(A): GINO AUGUSTO DE OLIVEIRA LICCIONE

Certifico que a 1ª TURMA ESPECIALIZADA, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a seguinte decisão:

A 1ª TURMA ESPECIALIZADA DECIDIU, POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO INPI.

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador Federal MACARIO RAMOS JUDICE NETO

Votante: Desembargador Federal MACARIO RAMOS JUDICE NETO

Votante: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

Votante: Desembargadora Federal ANDREA CUNHA ESMERALDO

FLAVIA JANOT DE MATTOS BURKE

Secretária



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