Apelação Cível Nº 5001962-03.2020.4.02.5004/ES

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por BUNGE ALIMENTOS S/A em face do acórdão exarado no evento 42, ACOR1, sustentando as omissões abaixo especificadas.

Em suas razões (evento 50, EMBDECL1), o embargante sustenta que houve omissão no acórdão, pois houve insuficiente valoração do relevantíssimo parecer técnico do INPI, que é a autoridade máxima no assunto de marcas, além de não ter ocorrido o enfrentamento do grau de celeridade alcançado pela marca da embargante. 

Aduz, ainda, que o acórdão foi omisso pois deixou de analisar que o termo "Livia" não é considerado como descritivo e/ou genérico para os produtos de interesse das partes, além do termo "Livia" possuir, se muito, uma relação apenas indireta com o nome feminino Livia, ressaltando que os registros da embargante não especificam qualquer produto voltado apenas a mulheres, o que ressalta ainda mais o caráter distintivo da marca "Livia", em relação aos produtos que efetivamente identifica.

Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo aos presentes embargos, sustentando que há risco de dano iminente para a embargante e para o mercado consumidor, aduzindo que o acórdão embargado além de conter sanáveis vícios, ainda torna inócuos todos os anos em que a empresa ora embargada esteve proibida de se aproximar da marca anterior Livia da embargante. Aduz, ainda, que caso o acórdão produza imediatamente seus efeitos, a embargada se sentirá à vontade para incrementar a presença da marca infratora no mercado. 

A embargada Cereais do Nico LTDA deixou de apresentar suas contrarrazões, mesmo após ser devidamente intimada, vide eventos 51, 55 e 56.

O embargado INPI deixou de apresentar suas contrarrazões, mesmo após ser devidamente intimado, vide eventos 52, 55 e 59.

É o relatório.

Documento eletrônico assinado por MACARIO RAMOS JUDICE NETO, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002173107v4 e do código CRC 6c35bcab.

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Apelação Cível Nº 5001962-03.2020.4.02.5004/ES

VOTO

Conheço do recurso de embargos de declaração porque presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, no julgamento impugnado, obscuridade, contradição, quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou quando houver erro material, nos estritos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo meio hábil ao reexame da causa.

Da leitura do inteiro teor do acórdão embargado (evento 41, VOTO1), depreende-se que este apreciou devidamente a matéria em debate, concluindo pelo provimento da apelação de Cereais do Nico LTDA, nos seguintes termos:

Conheço da apelação porque presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, a apelante busca a reforma da sentença para deferir o pedido para anular o ato administrativo praticado pelo INPI, que declarou nulo o registro da marca “LÍVIA ALIMENTOS”, registrada sob o nº 907.926.681.

A marca apresenta-se como sinal visual apto a estabelecer distinção entre produtos industriais, artigos comerciais e serviços profissionais. Sua função primordial é identificar uma empresa ou um produto, distinguindo-o de outros iguais ou similares existentes no mercado.  Visa, ainda, a orientar o consumidor sobre a procedência de determinado produto ou serviço, fatores que indicam sua qualidade e eficiência. 

Portanto, dentre os requisitos exigidos para o registro da marca, destacam-se a sua distintividade e disponibilidade. Dessa forma, o sinal através do qual a marca se apresenta deve ser diverso dos demais existentes em uso ou sob registro de outra empresa pertencente ao mesmo gênero de atividade ou afim, justamente para o consumidor não incorrer em erro, atentando-se para o fato de que os objetivos principais do legislador são a proteção do consumidor e do empresário titular da marca anterior, de modo a livrá-lo da concorrência desleal.

Sendo assim, há vedação expressa de “reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia” (artigo 124, XIX, da Lei n.º 9.279/1996 – LPI).

Destaca-se que, para a aplicação do referido dispositivo legal, é necessária a verificação dos seguintes pressupostos: a existência de registro marcário anterior; afinidade, similaridade ou identidade entre produtos ou serviços assinalados pelas marcas; a reprodução ou imitação da marca anterior e a suscetibilidade de confusão ou associação entre os sinais.

No caso vertente, a controvérsia se resume à avaliação da condição de distintividade entre os sinais da marca mista da apelada "LÍVIA" em oposição à marca mista da apelante "LÍVIA ALIMENTOS". 

Em relação à afinidade mercadológica, constata-se que as empresas litigantes atuam em segmentos similares, quais sejam, comércio de alimentos (classe 30 e 31), resultando em afinidade de produtos e serviços.

Quanto à reprodução ou imitação entre os sinais, a fim de apurar a possibilidade de colidência marcária, destaca-se que, no campo da análise de marcas, o importante é o conjunto e não os termos isolados. Nesse sentido, vale lembrar a brilhante lição do Mestre Gama Cerqueira, em seu "Tratado de Propriedade Industrial", vol. II, que alertava: “Deve-se decidir pela impressão de conjunto e não pelos seus detalhes”.

Ao confrontarmos as marcas mistas supostamente colidentes, percebemos haver suficiente grau de distintividade, muito embora exista identidade com relação a um elemento nominativo. É certo que os elementos nominativos das marcas em confronto apresentam semelhança apenas quanto ao termo ‘LIVIA’, que é um nome de origem romana, que está associada a qualidades de nobreza e força.

Pode-se perceber que a disposição da marca “LIVIA ALIMENTOS”, em que se apresenta com os termos seguidos, com cores e fontes distintas, acrescentado com o termo “Alimentos”, em contraposição à marca “LÍVIA”, com a vogal "i" com acento agudo em formato de trigo, é capaz de gerar distintividade suficiente entre elas. 

Vejamos:

Deve ser pontuado tratar-se do que se convencionou chamar de “marcas fracas”, ou seja, aquelas compostas de termos genéricos, de uso comum, evocativos e expressões de baixa distintividade. Ao contrário das marcas criativas, que são constituídas por palavras inéditas, ambas as marcas carecem de originalidade, por serem fruto de termos comuns do vocabulário, ou da combinação destes. E com menor grau de criativadade, possuem o ônus da convivência com outras similares.

As marcas constituídas por palavras de uso genérico e comum no mercado, ligadas a aspectos relacionados aos produtos, segmentos ou serviços que pretendem identificar, não podem ser examinadas com o mesmo rigor que as denominações inteiramente distintivas e criativas, sob pena de se tolher a liberdade de comerciar de um concorrente em favor de outro.

Releva destacar, no caso concreto, que o termo isolado "LÍVIA", no caso de alimentos, nada evoca ou descreve e, portanto, nos moldes do inciso XV do artigo 124 da LPI, sequer deveria ser registrável numa análise inicial, por se tratar de "nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros".

Nesse caso, considerando que a palavra "LÍVIA" não é descritiva ou evocativa, deve ser aplicada, para fins de registrabilidade, a ressalva do inciso VI do mesmo artigo 124, que permite o registro de sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, que tenham relação com o produto ou serviço a distinguir, "quando revestidos de suficiente forma distintiva".

É importante ressaltar, ainda, que a marca mista de apelante tem, ao menos, a expressão "alimentos", que a distingue da marca da apelada, esta restrita do termo "LIVIA", que, como visto, não descreve nem evoca nenhum produto da ramo alimentício e, nesse sentido, está vulnerável à impugnações. Portanto, a priori, podem, a princípio, coexistir pacificamente por possuírem sinais evocativos suficientemente distintos no conjunto.

Diante desse contexto, há necessidade de menor rigor no critério de análise, visto que não é plausível assegurar o uso exclusivo de expressão de menor vigor inventivo, em especial quando não é descritiva ou evocativa.

Para corroborar a referida coexistência, vale evocar a teoria da distância, em que uma marca nova em seu segmento, na ocasião do registro, não precisa ser mais diferente das outras já existentes do que essas são entre si.

Sendo assim, a constatação de utilização corriqueira desses termos, no segmento mercadológico em questão, afasta a apropriação exclusiva por parte de apenas um titular, o torna possível o registro da marca concedida à sociedade autora, por aplicação da teoria da distância ao caso concreto.

Este, aliás, tem sido o entendimento esta Turma Especializada:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. MEDICAMENTOS. PREFIXO COMUM. ANTERIORIDADE. MARCAS FRACAS OU EVOCATIVAS. TEORIA DA DISTÂNCIA. SUFICIENTE DISTINÇÃO.  SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. - 
HYPERA S.A interpõe recurso de apelação em face de NATULAB LABORATÓRIOS S.A e do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI , contra a sentença que julgou improcedente o pedido exordial de declaração de nulidade do ato administrativo do INPI, que concedeu o registro nº 909630194, referente à marca mista "BUSCOPLEX NATULAB", em 02/10/2018, da classe de produtos nº 05 (medicamentos para uso humano), de titularidade da empresa ré. - Deve-se analisar se as marcas em tela contêm similaridade suficiente a ponto de propiciar associação indevida ou risco de confusão para o consumidor, o que afrontaria os dispositivos da Lei 9.279/96, uma vez ser incontroverso que os produtos identificados pelas marcas encontram-se no mesmo segmento de mercado, considerando que a marca nominativa da autora BUSCOPAN, registrada sob o nº 002.827.263, desde 1951, ou seja, anteriormente à marca  mista BUSCOPLEX NATULAB, da apelada/ré, depositada somente em 2015. - Procedendo à análise da alegada reprodução, verifica-se que ambas  as marcas possuem em comum o prefixo BUSCO, que é evocativo da substância butilbrometo de escopolamina (BUTILBROMETO+ESCOPOLAMINA), sendo que os radicais "PAN" e "PLEX" são distintos, fonetica e graficamente, considerando a forma figurativa da marca anulanda. - O fato de ambas as marcas elegerem o prefixo "BUSCO", no intuito de fazer alusão ao princípio ativo do medicamento (BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA),  na composição de suas marcas, rechaça a tese recursal, na medida em que implica na impossibilidade de seu uso em caráter exclusivo, a teor do artigo 124, VI da LPI. Isto porque as referidas marcas se consubstanciam em "marcas evocativas ou fracas", na medida em que carecem de maior originalidade, devem estas, por este motivo, suportar o ônus correspondente à vantagem de ter estabelecido uma relação mais aproximada com a qualidade/finalidade para a qual é voltado o produto/serviço que especificam. - A teoria da distância consiste em dizer que uma marca nova em seu segmento, na ocasião do registro, não precisa ser mais diferente das outras já existentes do que essas são entre si, o que se evidencia no caso dos autos, na medida em que já existentes vários outros registros semelhantes, com o prefixo "BUSCO" e como demonstrado pela autarquia ré, em sede de contestação, razão por que não se mostra razoável exigir que a marca anulanda seja mais distinta da anterioridade apontada, qual seja, da marca da autora/apelante, do que as marcas já concedidas são entre si, em decorrência da aplicação da Teoria da Distância. - Os sinais em tela, apesar de semelhantes, não se confundem, sendo suficientemente distintos, não incidindo na hipótese prevista no artigo 124, XIX, da LPI, especialmente quando considerado o mercado de medicamentos, no qual é comum a convivência de expressões que se assemelham em razão do uso de radicais, prefixos e/ou sufixos, que, de alguma forma, denunciem o princípio ativo ou a finalidade terapêutica do medicamento. - Apelação desprovida. (TRF2, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5090144-91.2022.4.02.5101, 1a. TURMA ESPECIALIZADA, Juiz Federal ROGÉRIO TOBIAS DE CARVALHO, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 08/03/2024). (grifei).

APELAÇÕES CÍVEIS. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PRELIMINAR AFASTADA. REGISTROS DE MARCAS COM ELEMENTOS NOMINATIVOS SEMELHANTES. TERMOS EVOCATIVOS. APLICAÇÃO DA TEORIA DA DISTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 124, XIX, DA LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL-LPI. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE RELATIVA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONDENAÇÃO DAS APELANTES EM HONORÁRIOS RECURSAIS. APELAÇÕES DESPROVIDAS. 
1. A marca apresenta-se como sinal visual apto a estabelecer distinção entre produtos industriais, artigos comerciais e serviços profissionais. Sua função primordial é identificar uma empresa ou um produto, distinguindo-o de outros iguais ou similares existentes no mercado.  Visa, ainda, a orientar o consumidor sobre a procedência de determinado produto ou serviço, fatores que indicam sua qualidade e eficiência. 2. Ao confrontarmos as marcas mistas supostamente colidentes, percebemos haver suficiente grau de distintividade, muito embora exista identidade com relação a um elemento nominativo. 3. Impossibilidade de confusão ou associação entre as marcas em questão. A apelante CORY foca suas atividades na comercialização de balas, doces e biscoitos, enquanto a apelada constitui uma rede de sorveteria, com atuação em uma unidade federativa. 4. Com relação à apelante B.G., muito embora também atue no nicho de sorvetes, sua marca mista BEIJO GELADO possui termos meramente evocativos, caracterizando uma marca fraca, o que impõe o ônus da convivência harmônica, posto que possui distintividade suficiente, conforme acima analisado. Teoria da distância.  5. Em que pese a presunção de legitimidade dos atos administrativos, há consenso no sentido de se tratar de presunção relativa, admitindo prova em contrário, o que se alinha ao princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. 6. Manutenção da sentença, devendo ser desprovidas as apelações e majorados os honorários advocatícios em 1% do percentual fixado na sentença. 7. Apelações desprovidas. (TRF2, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5105602-56.2019.4.02.5101, 1a. TURMA ESPECIALIZADA, Juiz Federal MARCELO DA ROCHA ROSADO, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 20/06/2023)

Inexiste, portanto, violação ao artigo 124, incisos XIX, da Lei 9.279/1996.

A prevalência da pretensão da apelada é o mesmo que tutelar, a seu favor, a apropriação de signos genéricos e de uso comum, como ocorre com o nome “LÍVIA”. Essa pretensão encontra impedimento legal no inciso VI, do art. 124 da LPI:

Art. 124. Não são registráveis como marca:
(...)
VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

Portanto, nota-se que o signo registrado pela apelante possui distintividade, não encontrando óbice nas vedações insculpidas no artigo 124, inciso XIX, da Lei da Propriedade Industrial.

Assim, a sentença deve ser reformada para julgar procedente o pedido de decretação de nulidade do ato administrativo de anulação do registro n.º 907.926.681, referente à marca mista “LÍVIA ALIMENTOS", enquadrada na Classe 31, devendo o INPI proceder a reativação do registro da apelante.

Deverá o INPI anotar em seus registros e fazer publicar na RPI e em seu site oficial a presente decisão, bem como a decisão transitada em julgado, no prazo de 15 dias a partir da intimação.

Inverte-se o ônus da sucumbência em favor da apelante, no percentual fixado na sentença, restando os réus condenados na respectiva rubrica, pro rata, e solidariamente.

Isto posto, voto no sentido de dar provimento à apelação da autora CEREAIS DO NICO LTDA, reformando a sentença de modo a julgar procedente o pedido de invalidação do ato administrativo do INPI que anulou o registro nº 907.926.681 em favor da demandante, referente à marca mista LÍVIA ALIMENTOS, devendo o INPI providenciar a reativação do registro.

Assim, não há que se falar em omissão, uma vez que o parecer técnico do INPI foi devidamente analisado, contudo, o mesmo não possui caráter vinculante ao Juízo, bem como houve a devida análise quanto ao termo "Livia", que foi considerado como uma marca fraca, devendo suportar a convivência com outros sinais similares.

Desse modo, o que se constata, no caso vertente, é que, embora alegue a existência de omissão no acórdão, o embargante apenas demonstra contrariedade ao entendimento adotado, não tendo apontado, concretamente, nenhuma contradição, obscuridade ou omissão capaz de autorizar a revisão do acórdão pela via dos declaratórios.

Cumpre salientar que, conforme o artigo 1.025 do CPC, para fins de prequestionamento, é prescindível a indicação ostensiva da matéria que se pretende seja prequestionada, sendo suficiente que esta tenha sido apenas suscitada nos embargos de declaração, mesmo que estes sejam inadmitidos ou rejeitados.

Por fim, acerca da atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração, nos termos do artigo 1.026, § 1º, do CPC, entendo que a probabilidade do direito, o risco de dano grave ou de difícil reparação, não se encontram presentes no caso em tela, uma vez que já fora decidido no acórdão que julgou a apelação interposta, que o deferimento da marca do embargado não causará qualquer confusão ou associação indevida perante o público consumidor.

Sendo assim, verificando-se que, em verdade, pretende a embargante a reforma da decisão do Colegiado, tal pretensão revela-se desprovida de amparo legal na via eleita.

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento aos embargos de declaração.

Documento eletrônico assinado por MACARIO RAMOS JUDICE NETO, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002173108v3 e do código CRC 03e655a3.

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Apelação Cível Nº 5001962-03.2020.4.02.5004/ES

EMENTA

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por BUNGE ALIMENTOS S/A contra acórdão que deu provimento à apelação da embargada CEREAIS DO NICO LTDA, reconhecendo a validade do registro da marca mista "LÍVIA ALIMENTOS" (nº 907.926.681), anulado administrativamente pelo INPI. O embargante alegou omissões no acórdão quanto à análise do parecer técnico do INPI, à distintividade do termo "Livia" e à relação deste com produtos específicos, bem como pediu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, alegando risco de dano irreparável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso na valoração do parecer técnico do INPI; (ii) analisar se houve omissão quanto ao caráter distintivo do termo "Livia"; e (iii) determinar a viabilidade da concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão apreciou devidamente a matéria, concluindo que as marcas em litígio possuem grau de distintividade suficiente para coexistirem, com base na análise do conjunto marcário e aplicação da teoria da distância, afastando a alegação de reprodução ou imitação suscetível de causar confusão ou associação indevida.

4. Não há omissão na análise do parecer técnico do INPI, uma vez que este não possui caráter vinculante e foi considerado no julgamento da apelação.

5. O termo "Livia" foi avaliado como não descritivo ou genérico, mas inserido no contexto de "marcas fracas", que possuem menor grau de proteção jurídica e devem suportar a convivência com outros sinais similares, conforme jurisprudência citada.

6. A ausência de risco iminente de dano grave ou de difícil reparação foi reconhecida, considerando-se que a decisão do acórdão assegura a convivência harmônica entre os sinais marcários das partes, não havendo prejuízo à concorrência ou ao consumidor.

7. Embargos de declaração não são via adequada para reexame da causa ou para reforma de decisões sob fundamento de inconformismo da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar contradição, obscuridade, omissão ou erro material no acórdão embargado, não se prestando à reforma da decisão.

2. A coexistência entre marcas fracas é permitida quando houver distintividade suficiente no conjunto marcário, nos termos da Lei 9.279/1996.

3. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração exige a presença de probabilidade do direito e risco de dano grave ou de difícil reparação, nos moldes do artigo 1.026, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026; Lei 9.279/1996, arts. 124, VI e XIX.

Jurisprudência relevante citada:

TRF2, Apelação Cível nº 5090144-91.2022.4.02.5101, Juiz Federal Rogério Tobias de Carvalho, 1ª Turma Especializada, julgado em 08/03/2024.

TRF2, Apelação Cível nº 5105602-56.2019.4.02.5101, Juiz Federal Marcelo da Rocha Rosado, 1ª Turma Especializada, julgado em 20/06/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2025.

Documento eletrônico assinado por MACARIO RAMOS JUDICE NETO, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002173109v3 e do código CRC 0ea0ec17.

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Data e Hora: 26/2/2025, às 6:50:7

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO NOVA SESSÃO VIRTUAL DE 10/02/2025 A 18/02/2025

Apelação Cível Nº 5001962-03.2020.4.02.5004/ES

INCIDENTE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

RELATOR: Desembargador Federal MACARIO RAMOS JUDICE NETO

PRESIDENTE: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

PROCURADOR(A): ZANI CAJUEIRO TOBIAS DE SOUZA

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador Federal MACARIO RAMOS JUDICE NETO

Votante: Desembargador Federal MACARIO RAMOS JUDICE NETO

Votante: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

Votante: Desembargadora Federal ANDREA CUNHA ESMERALDO

FLAVIA JANOT DE MATTOS BURKE

Secretária