Apelação/Remessa Necessária Nº 5013787-12.2018.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e apelação de FAIR ISAAC CORPORATION e INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. da sentença (evento 73, SENT1) que, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade do indeferimento somente do registro nº 828482128, na classe 35, para a marca nominativa "TRIAD", de titularidade da empresa apelante.

Em suas razões recursais (evento 80, APELAÇÃO1), a FAIR ISAAC CORPORATION sustenta que a sentença indevidamente indeferiu os registros nº 828482160 (classe 09) e nº 828482136 (classe 42), também para a marca "TRIAD", por suposta colidência com os registros nºs 821330640, 823155250, 824651340, 824651367 e 824651375, todos de propriedade da TRIAD-SOFT, uma vez que os serviços identificados pelas marcas em discussão são distintos e destinados a público-alvo especializado, o que afasta por completo a possibilidade de confusão e/ou associação indevida. 

Ademais, aduz que as marcas já convivem há mais de 30 anos, não havendo que se falar na incidência do óbice do inciso XIX do artigo 124 da LPI, pois no presente caso não há confusão ou associação indevida com marca alheia.

Sustenta, ainda, que atua no ramo de gerenciamento analítico de risco de crédito através de softwares desenvolvidos especificamente para determinada operação, baseado, resumidamente, no uso de algoritmos matemáticos para prever o comportamento do consumidor (comportamento e histórico de finanças), enquando a apelada TRIAD SOFT é uma empresa de consultoria em tecnologia da informação, conforme facilmente observado através de seu objeto social e de seu website www.triadsystems.com.br, devendo incidir no presente caso o princípio da especialidade.

Além disso, argumenta que a sua marca é composta apenas pelo termo nominativo “TRIAD” enquanto a marca da apelada é mista, composta pelo termo nominativo “TRIAD SYSTEM”, composto graficamente com um desenho de pirâmide, sendo clara a distinção gráfica e fonética, pela adição do termo “SYSTEM”.

Outrossim, alega que o fato de sua marca ser notoriamente reconhecida, tal fato afasta ainda mais a possibilidade de confusão ou associação pelo público consumidor, isso porque uma marca notoriamente conhecida tem por característica essencial que o consumidor imediatamente identifique a procedência daquele signo.

Por fim, requer a aplicação do princípio da "telle quelle", uma vez que a marca “TRIAD” se encontra devidamente registrada nas classes internacionais 09, 35 e 42 não apenas em seu país de origem, mas em diversos outros países membros da CUP, e por não encontrar óbice em nenhuma das exceções de aplicação do referido princípio, razão pela qual, por mais um motivo, as decisões do INPI não devem prevalecer.

​Em suas razões recursais (evento 84, APELAÇÃO1), o INPI sustenta a sentença deve ser reformada parcialmente, para manter o indeferimento do registro marcário de nº 828.482.128, uma vez que os serviços assinalados pelos signos em exame (comunicação e publicidade vs. marketing estratégico, marketing de comunicação e administração de campanhas de marketing) são efetivamente afins entre si.

Ademais, aduz que ao protocolizar o pedido de registro n° 828482128, a apelada pretende obter a exclusividade de exploração do signo "TRIAD" não no setor de desenvolvimento de softwares - mas sim para prestar serviços na área de marketing e publicidade, devendo ser afastada a aplicação do princípio da especialidade.

Contrarrazões no evento 92, CONTRAZ1, a apelada INPI requer o desprovimento do recurso da FAIR ISAAC CORPORATION, pois a apelação interposta não traz novos argumentos, além daqueles já deduzidos, capazes, por si sós, de proporcionar a reforma da sentença.

A FAIR ISAAC CORPORATION não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação do INPI, mesmo após ser devidamente intimada, vide eventos 87, 89 e 91.

O Ministério Público Federal entendeu desnecessária sua intervenção no feito, vide Parecer de evento 4, PARECER1.

Em despacho de evento 5, DESPADEC1, foi determinada a intimação da TRIAD-SOFT CONSULTORIA ASSESSORIA COM INFORMATICA LTDA, para contrarrazoar o recurso presente no evento 80, APELAÇÃO1.

A TRIAD-SOFT CONSULTORIA ASSESSORIA COM INFORMATICA LTDA deixou de apresentar contrarrazões, mesmo após ser devidamente intimada, vide eventos 07, 08 e 09.

É o relatório.

Documento eletrônico assinado por MACARIO RAMOS JUDICE NETO, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002088518v9 e do código CRC ec580323.

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Data e Hora: 30/10/2024, às 15:34:8

Apelação/Remessa Necessária Nº 5013787-12.2018.4.02.5101/RJ

VOTO

No tocante à remessa oficial, na vigência do CPC/73, o Superior Tribunal de Justiça fixou posicionamento reconhecendo as sentenças ilíquidas como sujeitas ao reexame necessário, conforme disposto na Súmula 490 do STJ: “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”.

Todavia, o Código de Processo Civil de 2015 aumentou, significativamente, o montante do valor da condenação ou do direito controvertido, passando-o para 1000 (mil) salários mínimos, em consonância com os objetivos de celeridade e de simplificação do sistema processual.

No caso em análise, o INPI foi condenado ao pagamento de 1/3 das despesas processuais adiantadas e a honorários de sucumbência, esses últimos fixados em 15% (cinco por cento) sobre 1/3 do valor atualizado da causa, que foi estipulada em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Sendo assim, na prática, a sentença determinou o pagamento de montante muito inferior ao piso de 1.000 salários mínimos exigidos para a remessa necessária. Ainda que se considere o proveito econômico obtido pela autora, esse se encontra abarcado pela exceção do art. 496, parágrafo 3º, inciso I, do CPC.

Logo não há pressuposto legal para o conhecimento da remessa oficial. Esse, aliás, é o posicionamento atual do STJ, conforme aresto abaixo transcrito:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.

3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3º, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais).

9. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1735097/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019).

Desta forma, não conheço da remessa necessária.

Apelação do INPI.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade do indeferimento somente do registro nº 828482128, na classe 35, para a marca nominativa "TRIAD", de titularidade da empresa apelante.

Em suas razões recursais (evento 84, APELAÇÃO1), o INPI sustenta a sentença deve ser reformada parcialmente, para manter o indeferimento do registro marcário de nº 828.482.128, uma vez que os serviços assinalados pelos signos em exame (comunicação e publicidade vs. marketing estratégico, marketing de comunicação e administração de campanhas de marketing) são efetivamente afins entre si.

Em seu apelo (evento 80, APELAÇÃO1), a FAIR ISAAC CORPORATION sustenta que a sentença indevidamente indeferiu os registros nº 828482160 (classe 09) e nº 828482136 (classe 42), também para a marca "TRIAD", por suposta colidência com os registros nºs 821330640, 823155250, 824651340, 824651367 e 824651375, todos de propriedade da TRIAD-SOFT, uma vez que os serviços identificados pelas marcas em discussão são distintos e destinados a público-alvo especializado, o que afasta por completo a possibilidade de confusão e/ou associação indevida.  ​

​​ A autarquia recorreu para manter o indeferimento, tendo apontado como anterioridade impeditiva os registros nºs 814631142 (vigeu até 19/01/2023) e 825117178 (vigeu até 03/07/2017), de titularidade da apelada TRIADE-COMM COMUNICAÇÕES LTDA, contudo, atualmente, ambos se encontram extintos, sendo que no momento em que a sentença foi proferida, em 05/11/2022, e a apelação do INPI, protocolizada em 21/12/2022, somente o registro nº 814631142 estava vigente.

Vejamos abaixo a comprovação da extinção de ambos os registros: 

Dessa forma, como ambos registros apontados como anterioridade impeditiva se encontram extintos, o recurso do INPI perdeu seu objeto, não devendo ser conhecido e a sentença mantida quanto ao ponto em questão.

Por sua vez, conheço da apelação da FAIR ISAAC CORPORATION porque presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, a apelante Fair Isaac Corporation busca a reforma parcial da sentença para declarar a nulidade do ato de indeferimento realizado pelo INPI, dos registros nºs 828482160 e 828482136.

A marca apresenta-se como sinal visual apto a estabelecer distinção entre produtos industriais, artigos comerciais e serviços profissionais. Sua função primordial é identificar uma empresa ou um produto, distinguindo-o de outros iguais ou similares existentes no mercado. Visa, ainda, a orientar o consumidor sobre a procedência de determinado produto ou serviço, fatores que indicam sua qualidade e eficiência. 

Portanto, dentre os requisitos exigidos para o registro da marca, destacam-se a sua distintividade e disponibilidade. Dessa forma, o sinal através do qual a marca se apresenta deve ser diverso dos demais existentes em uso ou sob registro de outra empresa pertencente ao mesmo gênero de atividade ou afim, justamente para o consumidor não incorrer em erro, atentando-se para o fato de que os objetivos principais do legislador são a proteção do consumidor e do empresário titular da marca anterior, de modo a livrá-lo da concorrência desleal.

Sendo assim, há vedação expressa de “reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia” (art. 124, XIX, da Lei n.º 9.279/96 – LPI).

Destaca-se que, para a aplicação do referido dispositivo legal, é necessária a verificação dos seguintes pressupostos: a existência de registro marcário anterior; afinidade, similaridade ou identidade entre produtos ou serviços assinalados pelas marcas; a reprodução ou imitação da marca anterior e a suscetibilidade de confusão ou associação entre os sinais.

No caso vertente, a controvérsia se resume à avaliação da condição de distintividade entre os sinais da marca mista da apelada "TRIAD SYSTEMS", em oposição a marca nominativa da apelante "TRIAD", na classe 09 e 42. 

Vejamos abaixo os supostos registros colidentes:

Registros nºs 828482160 e 828482136 - Classe 09 e 42:

Apelante Fair Isaac Corporation:

1) Registro nº  828482160
Marca:  TRIAD (NOMINATIVA)  
Depósito: 31/05/2006
Concessão: indeferido
Classe: 09
Especificação: SOFTWARE DE COMPUTADOR PARA PROGNOSTICAR MODELOS NA ÁREA DE MARKETING COM CLIENTE, DECISÕES DE ESTRATÉGIA COMERCIAL JUNTO AO CLIENTE, GERENCIAMENTO DE CONTAS DE CLIENTES E AVALIAÇÃO DE RISCOS PARA CLIENTES.

2) Registro nº 828482136
Marca: TRIAD (NOMINATIVA) 
Depósito: 31/05/2006
Concessão: indeferido
Classe: 42
Especificação: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO ON-LINE A SOFTWARES NÃO-TRANSFERÍVEIS PARA PROGNOSTICAR MODELOS NA ÁREA DE MARKETING COM CLIENTE, DECISÕES DE ESTRATÉGIA COMERCIAL JUNTO AO CLIENTE, GERENCIAMENTO DE CONTAS DE CLIENTES E AVALIAÇÃO DE RISCOS PARA CLIENTES. [DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE].

Apelada Triad-Soft:

1) Registro nº 824651367 

Marca: TRIAD SYSTEMS (mista)  

Depósito: 03/07/2002
Concessão: 24/04/2007
Classe: 09
Especificação: Acopladores [informática]; Compactos (Discos -), rom (Ingl.) [memória somente para leitura]; Computador (Memórias para -); Computador (Periféricos de -); Computador (Programas de -), gravados [programas aplicativos]; Computador (Programas de -), gravados [programas]; Computador (Programas operacionais para -) [gravados]; Computador (Teclados de -); Computadores (Impressoras para -); Computadores portáteis [laptop (Ingl.)]; Discos flexíveis [informática]; Disquetes (Drives de -) para computadores; Fita magnética (Unidades de -) [para computadores]; Impressoras para computadores; Interfaces [para computadores]; Leitura de dados (Equipamento de -) [informática]; Monitores [máquina, informática]; Monitores [programas de informática]; Mouse [equipamento de processamento de dados]; Notebook (Ingl.) [computadores]; Periféricos de computador; Scaners (Ingl.) [equipamento de processamento de dados].

2) Registro nº 824651375

Marca: TRIAD SYSTEMS (mista)  

Depósito: 03/07/2002
Concessão: 24/04/2007
Classe: 42
Especificação: ALUGUEL DE COMPUTADORES; ANÁLISE DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA; BANCO DE DADOS (ALUGUEL DE TEMPO DE ACESSO A); BANCO DE DADOS (RECUPERAÇÃO DE - ); COMPUTADOR (ALUGUEL DE PROGRAMA DE -) COMPUTADOR; (ALUGUEL DE TEMPO DE ACESSO A -) PARA MANIPULAÇÃO DE DADOS; COMPUTADOR (ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE -); COMPUTADOR (ELABORAÇÃO - CONCEPÇÃO) DE PROGRAMA DE -) COMPUTADOR MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE -) [SOFTWARES (INGL)]; CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMÁTICA [MÁQUINA, HARDWARE (INGL.).

Pois bem.

Em relação à afinidade mercadológica, no que tange aos registros da Classe 09, constata-se que as empresas litigantes atuam em segmentos similares, mas não iguais, uma vez que a apelante Fair Isaac Corporation atua no ramo de gerenciamento analítico de risco de crédito, enquanto a apelada Triad Soft atua no ramo da consultoria em tecnologia da informação, não resultando em afinidade de produtos e serviços.

Já com relação a afinidade mercadológica na Classe 42, verifica-se que as empresas litigantes atuam em mercados distintos, pois enquanto a apelante atua no ramo de gerenciamento de contas de clientes e avaliação de riscos para clientes, a apelada atua no ramo de aluguel de computadores, banco de dados e consultoria na área de informática, não ocorrendo afinidade de produtos e serviços.

Quanto à reprodução ou imitação entre os sinais, a fim de apurar a possibilidade de colidência marcária, destaca-se que, no campo da análise de marcas, o importante é o conjunto e não os termos isolados. Nesse sentido, vale lembrar a brilhante lição do Mestre Gama Cerqueira, em Tratado de Propriedade Industrial, vol.II, que alertava: “Deve-se decidir pela impressão de conjunto e não pelos seus detalhes”.

Ao confrontarmos as marcas mistas e nominativas supostamente colidentes, percebemos haver suficiente grau de distintividade, muito embora exista identidade com relação a um elemento nominativo. É certo que os elementos nominativos das marcas em confronto apresentam semelhança apenas quanto ao termo "TRIAD", que no caso da sociedade apelada ainda há o acréscimo da expressão "SYSTEMS".

Observemos:

Apelante:

TRIAD (NOMINATIVA): Classe 09 e 42.

Apelada:

: Classe 09 e 42.

Além disso, importante registrar que a apelante já possui registro em vigor com a marca nominativa "TRIAD", vejamos:

I) Registro nº 828482152, depositado em 31/05/2006
Marca: TRIAD (NOMINATIVA)   
Titular: FAIR ISAAC CORPORATION.
Classe 36 - Especificação: SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E INFORMAÇÃO DE NEGÓCIOS NA ÁREA DE RECEBIMENTO DE CRÉDITO, AVALIAÇÃO DE CRÉDITO DE CLIENTES E COBRANÇA DE CLIENTES.

Assim, analisando ambos ramos de atuação, é possível valer-se da teoria da especialidade, pois para se verificar se há confusão entre signos marcários, há que se perquirir, em primeiro lugar, se há concorrência entre os produtos ou serviços a serem por eles designados, ou seja, deverá ser observado o princípio da especialidade, pelo qual o limite de proteção conferida às marcas registradas compreende os produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins aos assinalados, suscetíveis de causar confusão ou associação.

O princípio da especialidade tem por finalidade delimitar o campo de abrangência da proteção de uma marca, de acordo com o segmento mercadológico no qual está inserido o produto ou serviço a ser por ela designado. Em decorrência, é possível que marcas semelhantes ou mesmo idênticas sejam registradas por diferentes titulares, em classes diferentes ou até mesmo dentro da mesma classe, desde que destinadas a mercados diferentes e inconfundíveis entre si.

Vale a pena transcrever a lição de Gama Cerqueira, a respeito do Princípio da Especialidade, no seguinte sentido:

“Nada impede também que a marca seja idêntica ou semelhante a outra já usada para distinguir produtos diferentes ou empregada em outro gênero de comércio ou indústria. É neste caso que o princípio da especialidade da marca tem sua maior aplicação, abrandando a regra relativa à novidade. A marca deve ser nova, diferente das existentes; mas, tratando-se de produtos ou indústrias diversas, não importa que ela seja idêntica ou semelhante a outra em uso”. (CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade Industrial, 2ª edição, vol. 2, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, p. 779)"

A jurisprudência tem adotado o seguinte entendimento nesses casos, in verbis:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REQUERIMENTO DE NULIDADE DO REGISTRO DA MARCA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ELEMENTOS QUE NÃO INDICAM POTENCIAL DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA POR PARTE DO CONSUMIDOR.
1. Nos termos da jurisprudência desta Casa, revela-se possível o exercício do direito de precedência mesmo após a concessão do registro da marca (ou seja, no bojo de ação judicial de nulidade), desde que observado o principio da especialidade, positivado no inciso XIX do artigo 124 da Lei 9.279/1996, que preconiza a possibilidade de coexistência de marcas semelhantes ou afins não suscetíveis de causar associação indevida ou confusão no mercado consumidor.
2. O registro da marca confere ao titular o direito de uso exclusivo do signo em todo o território nacional e, consequentemente, a prerrogativa de compelir terceiros a cessarem a utilização de sinais idênticos ou semelhantes (artigo 129, caput, da Lei 9.279/96).
3. O exame da colidência entre marcas não se restringe ao direito de precedência, afigurando-se necessário levar em consideração o princípio da territorialidade, além do princípio da especialidade (possibilidade de coexistência de marcas semelhantes ou afins não suscetíveis de causar associação indevida ou confusão no mercado consumidor).
4. Nesse quadro, sem olvidar o direito de precedência alegado, o deslinde da controvérsia resolve-se à luz do princípio da especialidade, não merecendo reparo o acórdão regional que pugnou pela possibilidade de coexistência, não se extraindo dos autos elementos demonstrativos de potencial confusão do público consumidor ou de associação indevida.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.663.455/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021.) (grifei).

Mais a mais, entendo que os serviços oferecidos pela apelante, que estão ligados ao gerenciamento de crédito, não se confudem com serviço de tecnologia da informação (ramo da ré/apelada)

Para corroborar com a sua alegação de que atua em mercado distinto, a apelante devidamente comprovou que atualmente o Banco Itaú e Santander são alguns de seus clientes vide evento 1, DOC4, ou seja, os serviços de gerenciamento de crédito oferecidos pela apelante é de suma importância para instituições bancárias, observemos:

Ademais, não se quer dizer que os serviços de tecnologia da informação não sejam importantes para instituições financeiras, contudo, é um serviço diverso prestado a uma mesma empresa.

Já o serviço da apelada, conforme se percebe dos autos e do evento 1, DOC14, não é utilizado no ramo financeiro (apelante), vejamos:

Ademais, a principal atividade econômica da apelada, de acordo com o seu CNPJ (evento 1, DOC13), é o desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, in verbis:

Em vista disso, não é razoável dizer que há possibilidade de confusão ou associação indevida entre os consumidores, uma vez que a apelante atua no ramo de gerenciamento analítico de risco de crédito, enquanto a apelada Triad Soft atua no ramo da consultoria em tecnologia da informação, não havendo assim qualquer relação entre as atividades desenvolvidas por cada um que pudesse ensejar dúvida em relação aos consumidores.

Outrossim, quanto a expressão Triade, percebe-se que esse termo deriva do grego “triás”, que significa “três”. A tríade representa a ideia de um conjunto de três elementos interligados e complementares, formando uma unidade coesa e equilibrada. Além disso, a existência de diversos registros com a mesma expressão, deixa evidente que se trata de uma marca fraca.

No que tange ao tema, também o Colendo Superior de Justiça pronunciou que as “marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade ou forte atividade criativa, podem coexistir harmonicamente. É descabida, portanto, qualquer alegação de notoriedade ou anterioridade de registro, com o intuito de assegurar o uso exclusivo da expressão de menor vigor inventivo” (STJ - REsp 1.166.498 – Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 30.03.2011). 

Assim, nos casos de marcas fracas ou evocativas, o registro é concedido, porém, com limitação à extensão de sua proteção (ou seja, sua exclusividade é mitigada), arcando o seu titular com o ônus de conviver com marcas relativamente semelhantes. Inclusive, esse é o entendimento adotado pelo C. STJ:

“RECURSO ESPECIAL - PROPRIEDADE INTELECTUAL - AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO EMANADO DO INPI (...) MARCA FRACA, SEM ORIGINALIDADE MARCANTE OU CRIATIVIDADE EXUBERANTE - IMPOSIÇÃO DE CONVIVÊNCIA COM OUTRAS SEMELHANTES - PRECEDENTES - RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. Ação ordinária de anulação de ato administrativo proferido pelo INPI que indeferiu e arquivou o requerimento de registro de sinal distintivo: "CLASSIFICADAS AMARELAS". (...) 2. Importa assinalar ser possível o registro perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI de marca formada pela combinação de dois ou mais termos genéricos, desde que esta junção se revista de caráter original e distintivo. Embora este tipo de signo comercial seja passível de proteção jurídica, a tutela destinada a ele tem abrangência menor, por ter a nova marca em sua gênese elementos comuns inapropriáveis. Isto é, mesmo sendo defeso a reprodução e a utilização integral de marca composta por elementos comuns, este sinal comercial terá que conviver no mercado com outros signos comerciais semelhantes a ele, pois a vantagem de incorporar à marca característica descritiva do objeto comercializado atrai, em contra partida, o ônus de se criar um sinal distintivo fraco, sem originalidade marcante ou criatividade exuberante. (...) (REsp n. 1.107.558/RJ, Min. Rel. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. em 01.10.2013). (grifei).

Por fim, deve-se atentar que o signo da apelada em confronto foi registrado em sua apresentação mista, enquando da apelante é somente registrado de forma nominativa, guardando assim suficiente distintividade entre si, fato que reforça a possibilidade da sua convivência no mercado consumidor.

Logo, é plenamente possível a convivência entre as marcas relativas aos registros em análise na Classe 09 e 42, como consectário do princípio da especialidade.

Portanto, percebe-se que o signo registrado pela apelante possui distintividade, não encontrando óbice nas vedações insculpidas no artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial.

Dessa forma, a sentença deve ser reformada parcialmente para julgar procedente o pedido, decretando a nulidade do ato administrativo de indeferimento dos registros nºs 828482160 (classe 09) e 828482136 (classe 42), em favor da apelante, referente à marca nominativa "TRIAD", devendo o INPI providenciar o seu deferimento e concessão, após o pagamento das retribuições devidas.

Deverá o INPI anotar em seus registros e fazer publicar na RPI e em seu site oficial a presente decisão, bem como a decisão transitada em julgado, no prazo de 15 dias a partir da intimação.

Inverte-se o ônus da sucumbência em favor da apelante, devendo o INPI e a Triad-Soft serem condenados em honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento), de forma solidária e pro rata, além das despesas processuais já adiantadas.

Isto posto, voto no sentido de não conhecer da remessa necessária e da apelação do INPI por perda de objeto e dar provimento à apelação da apelante Fair Isaac Corporation, reformando a sentença de modo a julgar procedente o pedido de invalidação do ato do INPI que não concedeu os registros nºs 828482160 (classe 09) e 828482136 (classe 42), referente à marca nominativa "TRIAD", devendo o INPI providenciar o seu deferimento e concessão, após o pagamento das retribuições devidas. 

Documento eletrônico assinado por MACARIO RAMOS JUDICE NETO, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002088520v23 e do código CRC 94b1243d.

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Apelação/Remessa Necessária Nº 5013787-12.2018.4.02.5101/RJ

EMENTA

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. REGISTRO DE MARCA. COLIDÊNCIA ENTRE SINAIS. MARCAS NOMINATIVA E MISTA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. NULIDADE DO INDEFERIMENTO DE REGISTRO. APELAÇÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação interpostas por FAIR ISAAC CORPORATION e INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI) contra sentença que declarou parcialmente procedente o pedido de nulidade do indeferimento do registro nº 828482128, da marca nominativa "TRIAD", classe 35. FAIR ISAAC CORPORATION busca, em sede recursal, a reforma da sentença para incluir os registros nºs 828482160 (classe 09) e 828482136 (classe 42), enquanto o INPI pretende a manutenção do indeferimento do registro nº 828482128.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o indeferimento dos registros nºs 828482160 e 828482136, para a marca "TRIAD", deve ser mantido, em razão de suposta colidência com os registros da marca mista "TRIAD SYSTEMS" de titularidade da TRIAD-SOFT; e (ii) se o registro nº 828482128, classe 35, deve ser indeferido em razão de colidência de atividades entre os serviços das marcas em análise.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As marcas em questão possuem distintividade suficiente para afastar a possibilidade de confusão ou associação indevida entre os consumidores, tendo em vista a diferença nos elementos nominativos e a apresentação gráfica das marcas, bem como a diferença de atuação entre as partes — uma focada em análise de crédito (FAIR ISAAC CORPORATION) e outra em consultoria de tecnologia da informação (TRIAD-SOFT).

4. O princípio da especialidade é aplicável, pois as empresas atuam em mercados distintos, não sendo suscetível de confusão a convivência de ambas as marcas nas classes 09 e 42.

5. A expressão utilizada pela parte é de uso comum, fato que a caracteriza, sob o prisma nominativo, como “marcas fracas”, cuja exclusividade no uso deve ser abrandada, a permitir o registro perante o INPI, desde que dotadas de distintividade, o que se verifica no presente caso.

6. O recurso do INPI, que visa à manutenção do indeferimento do registro nº 828482128, perdeu objeto, uma vez que os registros utilizados como anterioridades impeditivas foram extintos.

7. Não se aplica a remessa necessária, dado que o valor da condenação fixado pela sentença é inferior a mil salários mínimos, conforme o art. 496, § 3º, I, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Remessa necessária não conhecida. Apelação do INPI não conhecida por perda de objeto. Apelação de FAIR ISAAC CORPORATION provida.

Tese de julgamento:

1. A convivência de marcas nominativa e mista com o mesmo termo essencial é possível quando se verifica diferença suficiente no conjunto gráfico e fonético, afastando a possibilidade de confusão ou associação indevida.

2. O princípio da especialidade permite a coexistência de marcas semelhantes desde que os produtos ou serviços designados não sejam concorrentes diretos ou afins.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/1996, art. 124, XIX; CPC/2015, art. 496, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.663.455/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.11.2021, DJe 25.11.2021; STJ, REsp nº 1735097/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 08.10.2019, DJe 11.10.2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1A. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, não conhecer da remessa necessária e da apelação do INPI por perda de objeto e dar provimento à apelação da apelante Fair Isaac Corporation, reformando a sentença de modo a julgar procedente o pedido de invalidação do ato do INPI que não concedeu os registros nºs 828482160 (classe 09) e 828482136 (classe 42), referente à marca nominativa "TRIAD", devendo o INPI providenciar o seu deferimento e concessão, após o pagamento das retribuições devidas, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 03 de dezembro de 2024.

Documento eletrônico assinado por MACARIO RAMOS JUDICE NETO, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002088521v7 e do código CRC 6a8b0a87.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MACARIO RAMOS JUDICE NETO
Data e Hora: 4/12/2024, às 18:20:6

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 03/12/2024

Apelação/Remessa Necessária Nº 5013787-12.2018.4.02.5101/RJ

RELATOR: Desembargador Federal MACARIO RAMOS JUDICE NETO

PRESIDENTE: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

PROCURADOR(A): LUIZ FERNANDO VOSS CHAGAS LESSA

PREFERÊNCIA: AMANDA DE ALMEIDA BARBOSA por FAIR ISAAC CORPORATION

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador Federal MACARIO RAMOS JUDICE NETO

Votante: Desembargador Federal MACARIO RAMOS JUDICE NETO

Votante: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

Votante: Juiz Federal ROBERTO DANTES SCHUMAN DE PAULA

SANDRO VIEGAS DA SILVA

Secretário