Agravo de Instrumento Nº 5001808-20.2024.4.02.0000/RJ

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5126226-87.2023.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BEALTIFUL IP LTD e THIS COMPANY LTD da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ (processo 5126226-87.2023.4.02.5101/RJ, evento 12, DESPADEC1), que indeferiu o pedido de sobrestamento do andamento dos pedidos dos registros marcários nº^s 511592216, 929338359, 929338456, 929338618, 932176690, 932177069, 932177190, 932177506, 932177611, 932178006, 932178049, 932178103, 932178162, 932178200, 932178316, 932178359, 932178391, 932178464 e 932178499, formulado nos autos da ação ordinária proposta em face de ESPIRITO BIRD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, MARKETPLACE E EDITORA LTDA e do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

Em suas razões (evento 1, INIC1), as agravantes alegam que não há embasamento legal para a afirmação do Juízo de que o INPI poderia suspender, de ofício, os pedidos de registro, para evitar decisões conflitantes, e que esta não é a praxe adotada pelo Instituto:

“8. Isso ficou claro quando o INPI indeferiu o pedido formulado pelas Agravantes (doc. 3), afirmando que só poderia determinar sobrestamento nesse tipo de pedido quando houver determinação judicial expressa. Assim, o pedido pode ser julgado a qualquer momento, deixando as Agravantes em situação de perigo, dado o risco de que o registro feito de má-fé pela Espirito Bird (como reconhecido, ainda que liminarmente, pelo próprio juízo a quo) acabe servindo de fundamento para o indeferimento do pedido legítimo de registro formulado pelas Agravantes.

9. Por isso, o objetivo do presente recurso é a reforma parcial da decisão, para que, reconhecendo-se que a determinação do sobrestamento é urgente e precisa de determinação judicial, se determine ao INPI que suspenda os procedimentos de pedidos de registro de marcas depositados por elas perante o INPI até o julgamento da ação de origem.

(...)

19. Em resumo: dado que o INPI não pode suspender pedido administrativo sem determinação judicial e, considerando que os pedidos de registro formulados pelas Agravantes podem ser julgados a qualquer momento e fatalmente indeferidos em razão dos registros feitos de má-fé pela Espirito Bird, as Agravantes encontram-se em situação de iminente risco de ver prejudicado, ainda mais, o exercício de seus direitos de propriedade intelectual no mercado brasileiro. (grifado no original)”.

Requerem, pois, a antecipação da pretensão recursal para que seja determinado o sobrestamento dos seus pedidos de registros marcários perante o INPI.

O INPI informa seu desinteresse em contrarrazoar o presente recurso (evento 11, PET1).

O Ministério Público Federal restitui os autos e, não vislumbrando interesse público que autorize sua intervenção, requer o prosseguimento da demanda. (evento 14, PROMOÇÃO1).

É o relatório.

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Agravo de Instrumento Nº 5001808-20.2024.4.02.0000/RJ

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5126226-87.2023.4.02.5101/RJ

VOTO

Conheço do recurso porque presentes seus pressupostos.

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por BEALTIFUL IP LTD e THIS COMPANY LTD da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ (processo 5126226-87.2023.4.02.5101/RJ, evento 12, DESPADEC1), que indeferiu o pedido de sobrestamento do andamento dos pedidos dos registros marcários nº^s 511592216, 929338359, 929338456, 929338618, 932176690, 932177069, 932177190, 932177506, 932177611, 932178006, 932178049, 932178103, 932178162, 932178200, 932178316, 932178359, 932178391, 932178464 e 932178499.

No processo orignário, a agravante pleitea a adjudicação dos registros marcários, alegando terem sido depositados indevidamente e de má-fé pela primeira agravada, que figurava como distribuidora de seus produtos no Brasil, conforme consta no documento (processo 5126226-87.2023.4.02.5101/RJ, evento 1, OUT3).

Para ser deferido o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela de urgência é imperioso que haja o preenchimento dos requisitos previstos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil: a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Trata-se que questão que milita a favor das agravantes. Tais requisitos já foram detidamente analisados, nos termos da decisão proferida (evento 2, DESPADEC1), não havendo alteração das circunstâncias fáticas e jurídicas; portanto, reitero seus fundamentos, como razões de decidir:

“Em juízo de probabilidade, entendo ser relevante a argumentação apresentada pelas agravantes, considerando, primeiramente, que o próprio Juízo reconheceu que houve comprovação de que as partes mantiveram relação comercial anterior, tendo por objeto a distribuição de produtos das autoras, e que a empresa ré vem utilizando as marcas questionadas, por isso, deferiu, em parte, a tutela de urgência para que a empresa ré se abstivesse de ‘utilizar os sinais ESCENTRIC MOLECULES, ESCENTRIC 01, ESCENTRIC 02, ESCENTRIC 03, ESCENTRIC 04, ESCENTRIC 05, MOLECULE 01, MOLECULE 02, MOLECULE 03, MOLECULE 04, MOLECULE 05, MOLECULE 01+ e suas seis variações: MOLECULE 01+ Ginger, MOLECULE 01+ Guaiac Wood, MOLECULE 01+ Black tea, MOLECULE 01+Patchouli, MOLECULE 01+ Iris, OLECULE 01+ Mandarin e THE BEAUTIFUL MIND, e qualquer outra palavra, expressão, desenho, sinal ou logo que se assemelhe a tais sinais’ (evento 1, OUT3). Em segundo lugar, conforme consulta feita à própria Autarquia, como há demanda judicial em curso, a Diretoria de Marcas só poderá realizar qualquer anotação de sobrestamento no processo se for demandada pela Presidência ou pela Procuradoria do INPI, a qual, por sua vez, deverá ser instada pelo Poder Judiciário (evento 1, OUT4). Desse modo, com razão as agravantes ao afirmarem que o INPI não suspenderá, de ofício, a análise dos pedidos de registro por elas formulados.”

Destaca-se a inércia das agravadas quando lhes foram oportunizadas a possibilidade de apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento, para que apresentassem suas alegações em sentido contrário, conjuntamente com provas que considerassem necessárias; o que corrobora a conclusão de que foram mantidas as circunstâncias fáticas e jurídicas, do que se conclui pela manutenção do decisum.

Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao agravo de instrumento para que o INPI mantenha o sobrestamento do andamento dos pedidos de registro nº^s 511592216, 929338359, 929338456, 929338618, 932176690, 932177069, 932177190, 932177506, 932177611, 932178006, 932178049, 932178103, 932178162, 932178200, 932178316, 932178359, 932178391, 932178464 e 932178499, até o julgamento do mérito do processo originário.

Documento eletrônico assinado por MACARIO RAMOS JUDICE NETO, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002140930v2 e do código CRC 46ac7b26.

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Data e Hora: 4/12/2024, às 18:20:2

Agravo de Instrumento Nº 5001808-20.2024.4.02.0000/RJ

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5126226-87.2023.4.02.5101/RJ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PROPRIEDADE INTELECTUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MARCAS. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DE REGISTROS MARCÁRIOS JUNTO AO INPI. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU SOBRESTAMENTO. RISCO DE PREJUÍZO ÀS AGRAVANTES. PROVIMENTO DO RECURSO PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS PEDIDOS DE REGISTRO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por BEALTIFUL IP LTD e THIS COMPANY LTD contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ, que indeferiu o pedido de sobrestamento dos registros marcários nºs 511592216, 929338359, 929338456, 929338618, 932176690, 932177069, 932177190, 932177506, 932177611, 932178006, 932178049, 932178103, 932178162, 932178200, 932178316, 932178359, 932178391, 932178464 e 932178499, solicitados pelas agravantes junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). As agravantes alegam risco de indeferimento de seus registros devido a registros anteriormente solicitados pela empresa ré, ESPIRITO BIRD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, MARKETPLACE E EDITORA LTDA, supostamente realizados de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é cabível o sobrestamento dos pedidos de registros marcários das agravantes junto ao INPI enquanto tramita a ação judicial que discute a legitimidade desses registros; e (ii) avaliar se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, a fim de evitar o risco de indeferimento dos registros das agravantes devido aos pedidos anteriores da empresa ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As agravantes demonstram a probabilidade do direito, evidenciada pelo reconhecimento judicial prévio de que a empresa ré havia mantido relação comercial com as agravantes como distribuidora de seus produtos no Brasil, o que indica indícios de má-fé nos pedidos de registro realizados pela ré.

4. O perigo de dano encontra-se caracterizado pela iminência de decisão administrativa do INPI que possa indeferir os pedidos das agravantes em razão de pedidos de registro da ré, o que causaria prejuízos irreparáveis ao exercício de seus direitos de propriedade intelectual no mercado brasileiro.

5. O INPI esclarece que não realizará a suspensão dos pedidos de registro das agravantes de ofício, necessitando de determinação judicial expressa para efetuar tal sobrestamento, o que reforça a necessidade da intervenção judicial pleiteada.

6. A ausência de contrarrazões por parte da empresa ré corrobora a manutenção das circunstâncias fáticas e jurídicas que justificam a concessão do provimento recursal, na forma de tutela de urgência para preservar os direitos das agravantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento provido para determinar o sobrestamento dos pedidos de registro nºs 511592216, 929338359, 929338456, 929338618, 932176690, 932177069, 932177190, 932177506, 932177611, 932178006, 932178049, 932178103, 932178162, 932178200, 932178316, 932178359, 932178391, 932178464 e 932178499, até o julgamento do mérito da ação originária.

Tese de julgamento:

1. O INPI deve proceder ao sobrestamento de pedidos de registro marcário em situações em que haja determinação judicial expressa, sobretudo quando há indícios de má-fé nos registros previamente solicitados pela parte contrária.

2. A tutela de urgência pode ser concedida para impedir o risco de indeferimento de pedidos de registro marcário legítimos, quando preenchidos os requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano iminente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1A. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento para que o INPI mantenha o sobrestamento do andamento dos pedidos de registro nºs 511592216, 929338359, 929338456, 929338618, 932176690, 932177069, 932177190, 932177506, 932177611, 932178006, 932178049, 932178103, 932178162, 932178200, 932178316, 932178359, 932178391, 932178464 e 932178499, até o julgamento do mérito do processo originário, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 03 de dezembro de 2024.

Documento eletrônico assinado por MACARIO RAMOS JUDICE NETO, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002140931v4 e do código CRC 633b1988.

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Data e Hora: 4/12/2024, às 18:20:2

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 03/12/2024

Agravo de Instrumento Nº 5001808-20.2024.4.02.0000/RJ

RELATOR: Desembargador Federal MACARIO RAMOS JUDICE NETO

PRESIDENTE: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

PROCURADOR(A): LUIZ FERNANDO VOSS CHAGAS LESSA

PREFERÊNCIA: THAIS ARZA MONTEIRO por BEAUTIFUL IP LTD.

PREFERÊNCIA: THAIS ARZA MONTEIRO por THIS COMPANY LTD

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador Federal MACARIO RAMOS JUDICE NETO

Votante: Desembargador Federal MACARIO RAMOS JUDICE NETO

Votante: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

Votante: Juiz Federal ROBERTO DANTES SCHUMAN DE PAULA

SANDRO VIEGAS DA SILVA

Secretário