Remessa Necessária Cível Nº 5076653-17.2022.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária Cível da sentença, proferida pelo Juízo da 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro (evento 29, SENT1), integrada por embargos de declaração (evento 42, SENT1), que julgou procedente o pedido para para homologar o reconhecimento da procedência do pedido, bem como da nulidade do ato administrativo de indeferimento do registro  n.º 918415454, correspondente à marca mista “Barakah cozinha árabe", na classe (11)43, de titularidade da autora, devendo o INPI proceder ao seu deferimento, após pagas as retribuições devidas e cumpridas as regras administrativas pertinentes, e consignou a sujeição ao reexame necessário.

Sem recursos voluntários, subiram os autos a este Tribunal.

O MPF manifestou-se no sentido da ausência de interesse público a justificar sua intervenção (evento 4, PARECER1).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Documento eletrônico assinado por ROBERTO DANTES SCHUMAN DE PAULA, Juiz Federal Convocado, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002171108v3 e do código CRC 840b4f6d.

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Remessa Necessária Cível Nº 5076653-17.2022.4.02.5101/RJ

VOTO

O reexame necessário, condição de eficácia da sentença, constitui instituto orientado a resguardar o interesse público e está regulado pelo artigo 496 do Código de Processo Civil.

Trata-se de sentença ilíquida, uma vez que condenou a autarquia marcária em obrigação de fazer de conceder registro, não sendo possível saber, nos termos do § 3º do art. 496 do CPC, o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, razão pela qual não há falar em afastamento do duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos do art. 496, §3º do CPC.

Sobre o tema, relevante o enunciado nº 490 da Súmula do STJ, que, embora tenha sido editado na vigência do CPC/73 e tenha sido mitigado para questões previdenciárias no Tema 1.081 do C. STJ, ainda está em vigor: "A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas."

Diante do exposto, conheço da remessa necessária.

No caso concreto, no que tange ao mérito, constato que a questão foi criteriosamente analisada pelo Juízo a quo na sentença, após formar seu convencimento à luz de análise adequada dos fatos, aplicando corretamente a legislação de regência.

Assim, com esteio na jurisprudência dos tribunais superiores, já consolidada no sentido de que a utilização da técnica de motivação per relationem não viola o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, quando o ato decisório se reporte a outra decisão ou manifestação dos autos e as adote como razão de decidir (Precedentes do STF: ARE 1452400/CE, AgRg no HC 548330/SP, RHC 221785/RS; Precedentes do STJ: AgRg no AREsp 954408, AgRg no REsp 1535119, AgRg no AREsp 2026405), adoto e incorporo, como razões de decidir, os trechos da sentença transcritos a seguir, por esclarecedores os seus fundamentos:

"Passo, pois, à análise do conflito entre os registros em questão, verificando se a marca pretendida pela autora viola o art.124, XIX da LPI, tal como declarado pelo INPI ao indeferir o pedido de registro da autora, o que será feito a seguir.

Quanto ao primeiro item (identidade, semelhança ou afinidade entre os produtos ou serviços a serem designados):

Conforme especificações detalhadas nos itens precedentes de cada um dos registros marcários em questão, verifico que a autora, com o registro objeto de litígio, visa assinalar "SERVIÇOS DE LANCHONETE, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES", enquanto a marca de titularidade da 2ª ré, apontado pelo INPI como anterioridade impeditiva  especifica "Lanchonetes, Restaurantes", pelo que  se reputa evidente a concorrência entre eles,  por atuarem no mesmo ramo mercadológico.

Quanto ao segundo item (reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada):

Dentre outras diversas orientações para o exame da infringência do inciso XIX do art. 124 da LPI, o Manual de Marcas especifica que, do cotejo dos sinais, deverão ser observados os seguintes quesitos (item 5.11.3): 

A impressão causada nos sentidos humanos (visão e audição) quando cotejados os sinais em seus conjuntos; 

Se as expressões, mesmo grafadas em idioma estrangeiro, apesar de semelhantes, tiverem significados próprios e distintos; 

Se o sinal pleiteado guarda colidência ideológica ou intelectual com a marca anterior; e 

Se a marca em exame, apesar de reproduzir parcialmente marca anterior, se diferencia daquela em razão do seu contexto.

O Manual de Marcas do INPI explicita, ainda, que, "em um sinal formado pela combinação de diversos elementos nominativos e/ou figurativos, seus componentes podem exercer funções diferentes, que variam de acordo com sua preponderância no conjunto, levando-se em consideração as diferentes relações espaciais ou semânticas existentes entre os elementos que compõem o conjunto, independentemente de serem eles irregistráveis de forma isolada ou não", trazendo as seguintes considerações sobre cada um deles (item 5.9.1):

Elementos principais

São considerados principais os termos, expressões ou imagens que exercem papel dominante no conjunto marcário, sendo o principal foco de atenção do público-alvo e fixando-se em sua memória. Tais elementos são comumente usados pelo consumidor para se referir à marca em questão, em detrimento dos demais componentes nominativos e figurativos do sinal marcário.

O caráter preponderante desses elementos pode ser caracterizado por sua dimensão no conjunto, por sua posição relativa, pelo emprego de recursos que busquem ressaltá-los, tais como tipologias, ornamentos, molduras ou cores diferenciadas, entre outros. Outro fator importante na definição do caráter dominante de um elemento é a relação conceitual que o mesmo estabelece com os demais componentes do sinal marcário, bem como com o escopo de proteção requerido.

Elementos secundários

São considerados secundários os termos, expressões ou imagens que, em razão da sua relativa dimensão semântica ou visual, não se fixam primordialmente junto ao público-alvo. Com frequência, tais elementos desempenham papel ornamental, destacando os componentes principais do sinal; não raro, também figuram como elementos meramente informativos ou descritivos em relação ao escopo de proteção requerido. É também comum que os componentes secundários venham reafirmar o sentido já transmitido pelo elemento principal, por serem meramente redundantes ou expletivos.

Elementos negligenciáveis

Os elementos negligenciáveis são aqueles componentes figurativos ou nominativos evidentemente desprovidos de qualquer capacidade distintiva, que orbitam o núcleo formado pelos elementos principais ou secundários, sem serem percebidos como componentes efetivamente marcários. Neste sentido, tais partículas não são fixadas pelo público-alvo em uma situação real de consumo. Exemplos de elementos negligenciáveis são:

a) Símbolos de marca registrada, como ® e ™;

b) Endereços, telefones, e-mails e endereços eletrônicos;

c) Quantidade, dosagem, volume, peso, dimensões, medidas e outras características do produto;

d) Lista de ingredientes, informação nutricional e indicação de alergênicos;

e) Classificação indicativa, informações de uso e formas de conservação;

f) Códigos de barras;

g) ISSN (International Standard Serial Number), ISBN (International Standard Book Number) e DOI (Digital Object Identifier);

h) CPF, RG, CNH, CNPJ, números de registros em juntas comerciais, órgãos de classe e outros.

(...)

Integração dos elementos

O grau de integração entre os diferentes elementos que compõem a marca pode afetar diretamente a impressão de conjunto gerada pelo sinal.

No caso de elementos nominativos, a combinação de uma ou mais palavras ou radicais pode gerar conjunto (expressão ou termo) com conceito ou significado próprios e distintos dos vocábulos individuais que o compõem. Uma integração conceitual dessa natureza pode ser capaz de afastar a aplicação de proibições relacionadas à ausência de distintividade.

Já nas marcas figurativas ou mistas, a integração entre os componentes gráficos, no primeiro caso, ou entre elementos figurativos e nominativos, no segundo caso, pode ser tão elevada a ponto de tal combinação ser a principal fonte de distintividade do conjunto.

No caso dos autos, verifico que apesar de haver semelhança entre os elementos nominativos que compõem os registros em questão, por ser a expressão "Barak" utilizada  em ambas as composições marcárias, Barakah Cozinha Árabe x  Esfirraria e Lancheria Barakiah, diferenciam-se, no entanto, pelos demais termos que integram os conjuntos da parte nominativa, quais sejam, "Cozinha árabe" e "Esfirraria e Lancheria", que são elementos secundários.

Com a utilização de tais expressões, no contexto do segmento de alimentação especializada em culinária árabe, nota-se claramente a intenção das empresas litigantes em evocar os serviços  por elas comercializados.

Deve ser ressaltado, entretanto,  que a marca da autora e da 2ª ré possuem apresentação mista, sendo que a proteção conferida a uma marca mista abarca o conjunto, e não cada um dos elementos considerados, podendo, conforme o caso, haver elementos principais ou preponderantes sobre os demais.

Assim, a par da identidade verificada quanto à parte de um de seus elementos nominativos (Barak), entendo que, quando cotejados os sinais em seus conjuntos, adotando-se exatamente as orientações de análise preconizadas no Manual de Marcas do INPI (item 5.11.3): a) a impressão causada no sentido humano da visão é distinta; b) a marca da empresa autora (Barakah), apesar de reproduzir parcialmente a marca anterior da empresa ré (Barakiah), se diferencia desta em razão de possuírem cores diversas, estarem inseridas em formas geométricas diferentes, quadrado e e circunferência,  e possuírem ornamentos artísticos que não se assemelham, quais sejam, uma flor no caso da marca da autora e a figura estilizada de um rosto, com olhos e língua, saboreando uma esfirra. Confira-se:

Portanto, apesar de atuarem no mesmo segmento mercadológico, entendo que as marcas se diferenciam sobremaneira em seus conjuntos.

Quanto ao terceiro item (possibilidade de confusão ou associação entre as marcas):

Apreciadas sucessivamente as marcas, conforme analisado nos itens precedentes, verifica-se que a marca da autora  possui elementos figurativos na construção de seu conjunto que permitem conferir ao signo pretendido suficiente distintividade em relação ao registro da 2ª ré tido pelo INPI como anterioridade impeditiva, o que afasta o risco de colidência entre ambas.

Por fim, considerando a Teoria da Distância, não resta dúvida ser incompreensível que o INPI não tenha verificado  risco de colidência entre a marca da própria autora (Barkah) e a marca da 2ª ré (Barakiah), abaixo reproduzidas, mas, apenas, entre Barakah e Barakiah: 

Por outro giro, verifico a existência de outras marcas formadas por expressões principais semelhantes no mesmo ramo de mercado, como é o caso da marca mista BARUK COZINHA ÁRABE, registro nº 901630020, na classe NCL (9)43  para identificar "Serviços de fornecimento de comida e bebida; acomodações temporárias", depositada em 13/05/2009 e concedida em 14/2/2012:

Por conseguinte, ponderadas as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, reputo incorreto o ato da autarquia que concluiu pelo indeferimento do pedido de registro marcário da empresa autora (nº 918415454, correspondente à marca mista “Barakah cozinha árabe”) por infringência ao inciso XIX do art.124, da LPI,  devendo ser acolhida a pretensão autoral.”"

Com efeito, a verificação da impossibilidade de registro de uma marca em razão de possível conflito com marca anteriormente registrada, como regra, demanda o exame (i) do grau de semelhança entre os sinais; (ii) do grau de semelhança entre os produtos; (iii) da possibilidade de confusão ou de associação no público consumidor (Nesse sentido, REsp n. 1.845.508/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

No caso presente, o INPI reconheceu o pedido autoral, concluindo por sua distintividade suficiente e registrabilidade, conclusão a que também chegou o juízo.

Quanto aos honorários advocatícios, correta a condenação do INPI, ante o princípio da causalidade, incidindo, no entanto, a regra do art. 90, §4º, do CPC, a ensejar a redução dos honorários pela metade, como reconhecido em evento 42, SENT1.

Feitas essas considerações, conclui-se que, conforme decidido em primeiro grau e comprovado nos autos, foi indevido o indeferimento do pedido de registro nº 918415454, pelo que não merece reparo a sentença, de deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER da remessa necessária, mas NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação supra.

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Remessa Necessária Cível Nº 5076653-17.2022.4.02.5101/RJ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. REGISTRO DE MARCA. POSSÍVEL COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS NO SEGMENTO DE ALIMENTAÇÃO. TEORIA DA DISTÂNCIA. SUFICIENTE DISTINTIVIDADE ENTRE OS SINAIS. REGISTRO DEFERIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS PELA METADE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária interposta em razão de sentença ilíquida que anulou o ato administrativo do INPI, determinando o deferimento do pedido de registro da marca mista “Barakah Cozinha Árabe” (nº 918415454). O INPI havia indeferido o pedido sob o fundamento de suposta colidência com a marca mista “Esfirraria e Lancheria Barakiah”, em violação ao art. 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial (LPI). O juízo de primeiro grau concluiu pela ausência de risco de confusão entre as marcas e reconheceu sua coexistência no mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a sentença ilíquida está sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496, caput e § 3º, do CPC;
(ii) analisar a existência de distintividade suficiente entre a marca “Barakah Cozinha Árabe” e a marca “Esfirraria e Lancheria Barakiah”, à luz do art. 124, XIX, da LPI, bem como avaliar a possibilidade de coexistência no mercado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença ilíquida está sujeita ao reexame necessário, conforme art. 496, caput e § 3º, do CPC, e o Enunciado nº 490 da Súmula do STJ, que dispõe que a dispensa do reexame necessário não se aplica a sentenças ilíquidas, independentemente do valor econômico envolvido.

4. O art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/96 (LPI) veda o registro de sinais que reproduzam ou imitem, no todo ou em parte, marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, quando houver risco de confusão ou associação indevida para o público consumidor.

5. No caso concreto, as marcas em questão (“Barakah Cozinha Árabe” e “Esfirraria e Lancheria Barakiah”) atuam no mesmo segmento mercadológico (alimentação especializada em culinária árabe). Contudo, a análise do conjunto marcário evidencia diferenças significativas entre os sinais, tanto nos elementos nominativos quanto nos figurativos, que afastam a possibilidade de confusão.

6. A utilização do elemento comum “Barak” em ambas as marcas não gera risco de colidência, uma vez que os demais elementos nominativos e figurativos (como “Cozinha Árabe” e “Esfirraria e Lancheria”, além de cores, formas geométricas e ornamentos distintos) conferem aos sinais suficiente distintividade e garantem sua identificação separada pelo público consumidor.

7. A aplicação da Teoria da Distância, que considera a impressão de conjunto dos sinais em cotejo, reforça a conclusão pela possibilidade de coexistência das marcas no mercado. A análise visual e ideológica do conjunto marcário demonstra que os sinais possuem elementos preponderantes distintos e evitam a confusão entre os consumidores.

8. A condenação do INPI ao pagamento de honorários advocatícios está correta, com fundamento no princípio da causalidade, já que a autarquia deu causa ao ajuizamento da demanda. No entanto, aplicou-se adequadamente o art. 90, § 4º, do CPC, para reduzir os honorários pela metade, em razão do reconhecimento da procedência do pedido pela autarquia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Remessa necessária conhecida, a que se nega provimento.

Tese de julgamento:

1. Sentenças ilíquidas estão sujeitas ao reexame necessário, nos termos do art. 496, caput e § 3º, do CPC, e do Enunciado nº 490 da Súmula do STJ.

2. A vedação ao registro de marcas prevista no art. 124, XIX, da LPI exige a demonstração de risco de confusão ou associação indevida para o público consumidor, a partir da análise do conjunto marcário.

3. A Teoria da Distância permite reconhecer a distintividade suficiente entre marcas que compartilhem elementos nominativos semelhantes, desde que apresentem diferenças significativas em seus conjuntos, seja por elementos figurativos, cores, formas geométricas ou outros componentes gráficos.

4. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios, fundamentada no princípio da causalidade, pode ser reduzida pela metade, conforme o art. 90, § 4º, do CPC, quando há reconhecimento da procedência do pedido pela parte ré.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 496, caput e § 3º, e art. 90, § 4º; Lei nº 9.279/96 (LPI), art. 124, XIX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 490; REsp n. 1.845.508/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 07/06/2022; STF, ARE 1452400/CE; STJ, AgRg no AREsp 954408; AgRg no REsp 1535119; AgRg no AREsp 2026405.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1A. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, CONHECER da remessa necessária, mas NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 03 de dezembro de 2024.

Documento eletrônico assinado por ROBERTO DANTES SCHUMAN DE PAULA, Juiz Federal Convocado, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002171110v6 e do código CRC 3e75837a.

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EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 03/12/2024

Remessa Necessária Cível Nº 5076653-17.2022.4.02.5101/RJ

RELATOR: Juiz Federal ROBERTO DANTES SCHUMAN DE PAULA

PRESIDENTE: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

PROCURADOR(A): LUIZ FERNANDO VOSS CHAGAS LESSA

PREFERÊNCIA: JOSE EDUARDO LOUZA PRADO por TAHINE REFEICOES EXPRESS LTDA

RELATOR DO ACÓRDÃO: Juiz Federal ROBERTO DANTES SCHUMAN DE PAULA

Votante: Juiz Federal ROBERTO DANTES SCHUMAN DE PAULA

Votante: Desembargador Federal MACARIO RAMOS JUDICE NETO

Votante: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

SANDRO VIEGAS DA SILVA

Secretário