Remessa Necessária Cível Nº 5063189-23.2022.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária Cível da sentença, proferida pelo Juízo da 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro (evento 23, SENT1), que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade dos atos administrativos proferidos pelo INPI que indeferiram os registros das marcas depositadas sob os nº 827.738.803 e 840.608.870, devendo a autarquia prosseguir nos procedimentos administrativos adequados atinentes ao referido requerimento, e consignou a sujeição ao reexame necessário.

Sem recursos voluntários, subiram os autos a este Tribunal.

O MPF manifestou-se no sentido da ausência de interesse público a justificar sua intervenção (evento 4, PARECER1).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Documento eletrônico assinado por ROBERTO DANTES SCHUMAN DE PAULA, Juiz Federal Convocado, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002171950v3 e do código CRC 0eddbd07.

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Remessa Necessária Cível Nº 5063189-23.2022.4.02.5101/RJ

VOTO

O reexame necessário, condição de eficácia da sentença, constitui instituto orientado a resguardar o interesse público e está regulado pelo artigo 496 do Código de Processo Civil.

Trata-se de sentença ilíquida, uma vez que condenou a autarquia marcária em obrigação de fazer de conceder registro, não sendo possível saber, nos termos do § 3º do art. 496 do CPC, o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, razão pela qual não há falar em afastamento do duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos do art. 496, §3º do CPC.

Sobre o tema, relevante o enunciado nº 490 da Súmula do STJ, que, embora tenha sido editado na vigência do CPC/73 e tenha sido mitigado para questões previdenciárias no Tema 1.081 do C. STJ, ainda está em vigor: "A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas."

Diante do exposto, conheço da remessa necessária.

No caso concreto, no que tange ao mérito, constato que a questão foi criteriosamente analisada pelo Juízo a quo na sentença, após formar seu convencimento à luz de análise adequada dos fatos, aplicando corretamente a legislação de regência.

Assim, com esteio na jurisprudência dos tribunais superiores, já consolidada no sentido de que a utilização da técnica de motivação per relationem não viola o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, quando o ato decisório se reporte a outra decisão ou manifestação dos autos e as adote como razão de decidir (Precedentes do STF: ARE 1452400/CE, AgRg no HC 548330/SP, RHC 221785/RS; Precedentes do STJ: AgRg no AREsp 954408, AgRg no REsp 1535119, AgRg no AREsp 2026405), adoto e incorporo, como razões de decidir, os trechos da sentença transcritos a seguir, por esclarecedores os seus fundamentos:

"Cinge-se a controvérsia a definir sobre a legalidade dos atos administrativos do INPI que indeferiram o registro das marcas com nº de registro 827.738.803 (nominativa) e 840.608.870 (mista), contendo a expressão “MAINFREIGHT”, na classe 39, para assinalar “transporte; estocagem de produtos; serviços de expedição de frete; serviços de suprimento de logística de cadeias de lojas; serviços de transporte em cais e portos; serviços de distribuição mundial; serviços de desembaraço alfandegário/aduaneiro”.

O fundamento invocado pela demandante, ao defender a irregistrabilidade da aludida marca, seria o art. 124, VI, da LPI:

 “Art. 124. Não são registráveis como marca:

(...)

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;” 

    Dessume-se que a Lei não permite o registro de expressão comum que guarde direta relação com o produto que se pretende assinalar, ou que seja empregada para designar característica quanto à natureza, qualidade, ou o destino do produto. Tal vedação objetiva impedir o monopólio sobre a denominação genérica, bem como a concorrência desleal, eis que a utilização de uma marca com essa característica implicaria em que empresas concorrentes, ao difundirem seus produtos, também o estivessem fazendo em relação ao produto privilegiado, o que, outrossim, também poderia causar confusão no público consumidor.

    Inexiste, contudo, vedação a que expressões comuns designativas de certos produtos sejam registradas para assinalar produtos diversos, caracterizando “denominação de fantasia”, desde que não induzam o consumidor a erro. Assim, nada impede, apenas a título exemplificativo, que a expressão “chuveiro” seja utilizada como marca de sapato.

    Também não há impedimento para o uso das chamadas “marcas evocativas”, as quais acrescentam ou suprimem parte da expressão diretamente relacionada com o produto que designam, descrevendo-o com alguma inovação, provida de conteúdo distintivo, que afasta a proibição legal.

No caso sob análise a demandante alega que as marcas nominativa e mista, contendo a expressão “MAINFREIGHT”, requeridas ré para assinalar serviços de frete e transporte, não incidiriam na vedação legal acima transcrita.

Trata-se de expressão em língua inglesa, formada pela junção das palavras MAIN e FREIGHT, as quais em português significam, respectivamente, PRINCIPAL e FRETE/FRETAMENTO.

Independentemente do idioma a ser considerado é certo que o termo FREIGHT/FRETE guarda relação direta com o tipo de serviço assinalado pelas marcas em comento, qual seja, frete e transporte.

A questão é definir se a justaposição com o termo MAIN/PRINCIPAL concede suficiente distintividade à marca, afastando-a da característica meramente descritiva.

Pode-se observar que a palavra MAIN/PRINCIPAL não possui relação direta com o serviço de frete e transporte. Cuida-se de um adjetivo de ampla utilização em ambos os idiomas, tendo a significação de “ mais importante”, “mais relevante”, “prioritário” etc.

Sendo assim, em princípio a junção dos dois termos afasta a nova expressão (MAINFREIGHT) do caráter eminentemente descritivo e comum em relação ao serviço assinalado.

O INPI, no entanto, assim não entendeu, e, no parecer técnico integrante da contestação (Outros 2 do evento 19.2 - pag. 08/10), exarou analogia com outras expressões não registráveis que seriam similares, como “COURO MACIO” e “FITOTERÁPICOS”.

Não parece, contudo, que se trate de expressões similares. No caso de “COURO MACIO” para assinalar vestuário de couro o adjetivo “MACIO” é claramente descritivo da qualidade intrínseca do produto, visto que um dos diferenciais desse tipo de indumentário é justamente a maciez.

No caso da expressão “FITOTERÁPICOS” o prefixo “FITO” significa vegetal, sendo que a expressão significa exatamente “terapia com vegetais”, de forma que os dois termos estão intimamente relacionados com o produto.

Especificamente em relação à expressão FREIGHT, no mesmo parecer a autarquia mencionou, por exemplo, que a marca “OVERSEA FREIGHT SYSTEMS”, para assinalar “serviços auxiliares ao comércio de mercadorias, inclusive à importação e à exportação” e “serviços de auditoria contábil, contabilidade e de despachante em geral” foi deferida “sem exclusividade de uso do elemento nominativo”.

Aqui novamente verifica-se que não há similaridade com a marca em discussão nos presentes autos, vez que se trata de expressão que não possui um termo distintivo ou que não se relacione com os serviços assinalados. A expressão seria traduzida como “SISTEMAS DE FRETE EXTERIOR”, ou seja, composta de palavras que são diretamente afetas ao serviço sistematizado de comércio exterior.

O mesmo se poderia dizer de outras marcas citadas pelo INPI, como “AIRBORNE FREIGHT CORPORATION” (CORPORAÇÃO DE FRETE AÉREO) ou “CAPITAL FREIGHT SYSTEMS” (SISTEMAS DE FRETE DE CAPITAL).

 Ademais, não há controvérsia quanto à demandante ser detentora da marca em questão em outros países, inclusive de língua inglesa, o que, embora não garanta o registro no Brasil, é um elemento a ser considerado, mormente quando se verifica que não houve oposição administrativa de outras empresas aos requerimentos formulados perante o INPI.

Não demonstrou a autarquia, outrossim, que a expressão MAINFREIGHT seja usada de forma corriqueira no segmento de frete ou transporte de cargas. As publicações atinentes a serviços aeroportuários constantes do parecer de Outros 2 do evento 19.2 (pag. 03/04) indicam a expressão MAIN FREIGHT de forma separada, o que denota utilização referencial da linguagem, visto que, como visto, os termos que compõem a expressão em comento podem ser adotados em diversas situações, o que não inviabiliza seu uso justaposto ou aglutinado como marca.

Nesse panorama, impõe-se o acolhimento do pleito autoral.”

Com efeito, o art. 124, VI, da LPI, que fundamentou o indeferimento administrativo do registro da marca não veda o registro de todo sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou descritivo, mas tão-somente quando tais signos possuírem relação direta com o produto ou serviço que visam assinalar.

Outrossim, a vedação à registrabilidade de vocábulos ou sinais de caráter genérico ou de uso comum deve ser analisada à luz de sua aplicabilidade ao produto ou serviço que se pretende identificar, e não com vistas à própria palavra ou sinal examinados isoladamente (Nesse sentido: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.636.038/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023).

No caso presente, a despeito dos argumentos do INPI, entendo que a expressão justaposta MAINFREIGHT constitui todo que difere de suas partes, não denotando termo descritivo e comum em relação ao serviço assinalado.

Por essa razão, entendo que foi correta a conclusão alcançada pelo juízo de 1º grau, acerca da registrabilidade, pelo que não merece reparo a sentença, que deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER da remessa necessária, mas NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação supra.

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Remessa Necessária Cível Nº 5063189-23.2022.4.02.5101/RJ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REEXAME NECESSÁRIO. REGISTRO DE MARCAS. EXPRESSÃO "MAINFREIGHT". VEDAÇÃO DO ART. 124, VI, DA LPI. CARÁTER DISTINTIVO DA MARCA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária para reexame de sentença que condenou o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) à concessão do registro das marcas nominativa e mista contendo a expressão "MAINFREIGHT", na classe 39, para assinalar serviços de transporte, estocagem e logística. A sentença entendeu que a expressão possui caráter distintivo suficiente, não incidindo na vedação do art. 124, VI, da Lei de Propriedade Industrial (LPI).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a sentença está sujeita ao reexame necessário, considerando o disposto no art. 496, § 3º, do Código de Processo Civil (CPC), dada a iliquidez da condenação;
(ii) analisar a registrabilidade da expressão "MAINFREIGHT", à luz do art. 124, VI, da LPI, que veda o registro de sinais genéricos, comuns ou descritivos quando relacionados diretamente ao produto ou serviço a assinalar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reexame necessário configura condição de eficácia da sentença em face de condenação ilíquida, nos termos do art. 496, § 3º, do CPC. A condenação não especifica valor ou proveito econômico mensurável, o que impede o afastamento do duplo grau de jurisdição obrigatório. A Súmula 490 do STJ, ainda vigente, reforça que a dispensa de reexame não se aplica a sentenças ilíquidas.

4. No mérito, o art. 124, VI, da LPI não veda o registro de todo sinal genérico ou comum, mas apenas daqueles que possuam relação direta com o produto ou serviço a distinguir. A análise deve considerar a aplicabilidade prática ao serviço ou produto, e não a palavra isoladamente.

5. A expressão "MAINFREIGHT", formada pela justaposição dos termos em inglês "MAIN" (principal) e "FREIGHT" (frete/fretamento), apresenta caráter distintivo suficiente. Embora "FREIGHT" guarde relação com os serviços de transporte e logística, o termo "MAIN" não descreve qualidade ou característica intrínseca desses serviços. A composição resulta em um todo com significado diferenciado, afastando o caráter meramente descritivo.

6. Precedentes administrativos e judiciais indicam que marcas evocativas, que agregam elementos distintivos ao termo descritivo, são passíveis de registro. No caso concreto, não há comprovação de uso corriqueiro da expressão "MAINFREIGHT" no segmento de transporte, nem oposição administrativa relevante.

7. A jurisprudência dos tribunais superiores admite a técnica da motivação per relationem, desde que os fundamentos do juízo originário sejam reproduzidos e incorporados pela decisão revisora, o que foi adequadamente observado no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Reexame necessário conhecido, ao qual se nega provimento.

Tese de julgamento:

1. O reexame necessário é obrigatório em sentenças ilíquidas, salvo hipóteses legais específicas (art. 496, § 3º, do CPC).

2. A vedação do art. 124, VI, da LPI não abrange expressões que, embora possuam elementos comuns ou descritivos, apresentem distintividade suficiente na sua composição.

3. O uso de marcas evocativas, que agregam inovação distintiva ao termo descritivo, não fere a legislação marcária, desde que afastem o risco de confusão e concorrência desleal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 496, §§ 3º e 4º; LPI, art. 124, VI.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1452400/CE; AgRg no HC 548330/SP; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1636038/SP; Súmula 490/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1A. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, CONHECER da remessa necessária, mas NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 03 de dezembro de 2024.

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EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 03/12/2024

Remessa Necessária Cível Nº 5063189-23.2022.4.02.5101/RJ

RELATOR: Juiz Federal ROBERTO DANTES SCHUMAN DE PAULA

PRESIDENTE: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

PROCURADOR(A): LUIZ FERNANDO VOSS CHAGAS LESSA

RELATOR DO ACÓRDÃO: Juiz Federal ROBERTO DANTES SCHUMAN DE PAULA

Votante: Juiz Federal ROBERTO DANTES SCHUMAN DE PAULA

Votante: Desembargador Federal MACARIO RAMOS JUDICE NETO

Votante: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

SANDRO VIEGAS DA SILVA

Secretário