Apelação Cível Nº 5035919-92.2020.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por HEWLETT PACKARD ENTERPRISE DEVELOPMENT LP (HPE), em face da sentença prolatada em 05/11/2022,  pelo juízo da 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ (evento 44, SENT1), que julgou improcedente a pretensão autoral de nulidade das decisões administrativas de indeferimento dos pedidos de registro nº 909.705.372, 909.705.410, 909.705.496, 909.705.542, 909.705.585, 909.705.631, 909.705.666, 909.705.704, 909.705.887, 909.705.925, 909.706.077, 909.706.158, 909.706.301, 909.706.379, 909.706.492, 909.706.549, nas classes NCL(10) 9, 16, 35, 36, 37, 38, 41 e 42, todos de marca figurativa, que representam a figura ou símbolo da marca. 

O juízo a quo negou o pedido de nulidade dos atos administrativos, por entender que: (i)  os elementos gráficos da autora ( e ), objetos dos pedidos de registros marcários, do tipo apenas figurativo e em classes diversas, embora obedeçam a um critério de proporcionalidade em suas dimensões, possuindo  retângulos que se apresentam em um tom de verde específico, constituem meramente a forma geométrica de um retângulo, a qual não lhes confere distintividade intrínseca; (ii) o Manual de Marcas prevê que as formas geométricas não são suscetíveis de serem registradas como marcas, elencando, inclusive, “o retângulo como um desses exemplos de forma geométrica não registrável”; (iii) a teoria do segundo significado (secondary meaning), pela qual o uso contínuo e difundido de determinado símbolo, ainda que possua aspecto vulgar, pode gerar identificação do elemento gráfico de uma determinada marca, lhe conferindo suficiente distintividade no ambiente mercadológico do seu segmento, deve ser afastada para o caso concreto, pois (iii.1) o quesito notoriedade inexiste em relação aos sinais gráficos, uma vez que “a autora ainda está investindo na divulgação da marca e buscando sua consolidação como elemento distintivo da empresa”, conforme demonstrado nos autos;  (iii.2) a consolidação distintiva da marca “ainda não se efetivou, tanto é que tais elementos gráficos são usados, pela própria demandante, em associação com a expressão textual referente ao seu nome empresarial, o que, então, confere identidade e paralelismo à forma retangular contida nas marcas.”; (iv) ) a aplicação do princípio telle-quelle, que determina que qualquer marca regularmente registrada no país de origem seja admitida, para fins de registro, nos demais países signatários, também restou prejudicada pelo fator distintividade, que é essencial para consideração do referido princípio, conforme estabelece o art. 6º quinquies B(2), da Convenção da União de Paris (CUP), quando a marca pretendida for desprovida de qualquer caráter distintivo, tendo em vista que “haver múltiplos registros marcários em vários países não autoriza, nos termos da sobredita Convenção, o registro da marca no Brasil.”;  (v) a tese da existência de decisões contraditórias proferidas pelo INPI, para registros semelhantes, foi reconhecida pela autarquia apenas para um dos registros indicados pelo apelante [nº 914.124.404], destacando que “a concessão do registro decorreria de uma apreciação errônea pelo servidor que, na ocasião, o apreciou, o que tornaria dita concessão viciada pelo fato de contrariar as normas do manual de marcas, bem como a legislação vigente. Os esclarecimentos prestados pelo INPI deixam evidente que o indeferimento dos pedidos marcários em análise não constituem medida antiisonômica em comparação com o deferimento do pedido marcário de nº 910.181.055, pois a postura administrativa tida por legítima seria pela incorreção no deferimento do sobredito registro.” Nesse contexto, ainda que não estivesse em debate o exercício da autotutela, como a situação fática não decorreu de postura desnorteada ou aleatória da autarquia, o juízo a quo acolheu o entendimento contido na Súmula nº 473, do STF, no sentido “de que os atos ilegais praticados pela administração não originam direitos.”

Condenou, então, à parte autora “ao pagamento das custas processuais, que já foram integralmente recolhidas, bem como ao pagamento de honorários advocatícios à procuradoria federal no importe de 15% do valor atualizado da causa.".

Em razões recursais (evento 50, APELAÇÃO1), HEWLETT PACKARD ENTERPRISE DEVELOPMENT LP requereu, preliminarmente, que: (i) a sentença fosse considerada nula, uma vez que ultra petita, em relação à validade do registro nº 914.124.404 e, quanto ao mérito, em síntese, alega que (ii) a autarquia já havia concedido à apelante registros para sinais de idêntica concepção gráfica, configurando tal atitude em ato administrativo contraditório e não isonômico, incompatível com os princípios do direito civil e do direito Internacional, que vedam comportamentos contraditórios de uma pessoa “venire contra factum proprium.”; (iii) a r.sentença desconsiderou a aplicação do princípio telle-quelle, contrapondo as diversas concessões internacionais, já que “o mesmo Logotipo Elemento é objeto de certificados de registros em mais de 40 países[...]. Teriam 40 Escritórios de Propriedade Intelectual mundiais errado ao conceder registros para tal marca?”; (iv) a r.sentença desconsiderou do art. 122 da LPI, e o art.6 quinquies A e C, da CUP, diante da distintividade adquirida do logotipo elemento da apelante que  “tem sido usado de forma contínua e ostensiva ao longo dos últimos anos, funcionando como um signo identificador de origem e logrando distinguir a própria HPE dos concorrentes no mercado.”; (v) a r.sentença desconsiderou o estudo, juntado aos autos, do ramo da semiótica, que corrobora as alegações da apelante no sentido de que “os sinais figurativos gozam, SIM, de inequívoca distintividade, sendo, portanto, plenamente registráveis como marca à luz da legislação pertinente, como ocorre, aliás, no país de origem (EUA), na União Europeia e em inúmeros outros mundialmente.”

Em contrarrazões (evento 59, CONTRAZAP1), o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI) manteve os argumentos apresentados em fase de contestação (evento 12, CONT1) que alegam, em síntese, que: (i) a forma figurativa da marca não possui distintividade intrínseca, conforme estabelecido o art. 122 da LPI e o no Manual de Marcas do INPI, no item 5.9.9; (ii) a suposta notoriedade da marca não pode ser arguida, tendo em vista que conforme previsto no art. 126 da LPI, “para a comprovação da alegada notoriedade, o Manual de Marcas do INPI estabelece uma série de requisitos. Como sabido, a notoriedade deve ser comprovada com o conhecimento do público brasileiro acerca da marca.”; (iii) o registro em outros domínios não implica na dispensa do atendimento dos requisitos previstos na legislação nacional, “entre os quais a distintividade, visto que os Estados, não obstante conectados pela assinatura da Convenção da União de Paris, mantêm autonomia para decidir.”; (iv) a contradição entre os atos administrativos da autarquia, fora  reconhecida apenas para o registro nº 914.124.404, tendo em vista que os demais registros mencionados como ensejadores de um pretenso direito adquirido deixou de observar que os referidos sinais são mistos, “formados pela expressão distintiva “HEWLETT PACKARD ENTERPRISE” e, portanto, registráveis em seus respectivos conjuntos”.

O MPF informou que no litígio as questões fáticas e jurídicas não encontram suporte de incidência, em quaisquer das hipóteses legais, que exijam a intervenção ministerial, manifestando-se, assim, pelo regular prosseguimento do processo (evento 4, PARECER1).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Documento eletrônico assinado por MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001978010v24 e do código CRC 8de6c0fb.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO
Data e Hora: 25/10/2024, às 14:33:19

Apelação Cível Nº 5035919-92.2020.4.02.5101/RJ

VOTO

(Desembargador Federal MARCELLO GRANADO– Relator) Conheço do recurso, pois presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por HEWLETT PACKARD ENTERPRISE DEVELOPMENT LP (HPE), em face da sentença que julgou improcedente a pretensão de nulidade dos pedidos de registro nº 909.705.372, 909.705.410, 909.705.496, 909.705.542, 909.705.585, 909.705.631, 909.705.666, 909.705.704, 909.705.887, 909.705.925, 909.706.077, 909.706.158, 909.706.301, 909.706.379, 909.706.492, 909.706.549, todos  de marcas figurativas.  

Os registros da apelante se apresentam da seguinte forma:

A sentença (evento 44, SENT1) negou o pedido formulado, ao fundamento de que “O elemento controvertido nesta ação concentra-se justamente na distintividade intrínseca do elemento gráfico cujo registro é pretendido pela autora, em diversas classes, como marca.”, restando claro que “a baixa distintividade das formas geométricas decorre do fato de constituírem elementos comuns, vulgares, utilizados amplamente em praticamente todos os elementos gráficos. Assim, as formas geométricas pura e simples, como as que ora se pretende registrar, não se distinguem no ambiente marcário”.

Por fim, acrescentou que “a ausência de distintividade fora amplamente abordada acima, de forma que o fato de haver múltiplos registros marcários em vários países não autoriza, nos termos da sobredita Convenção, o registro da marca no Brasil.”

Em razões recursais (evento 50, APELAÇÃO1), a HPE argumenta, em síntese, que: (i) a r. sentença deve ser considerada nula, uma vez que ultra petita, em relação à validade do registro nº 914.124.404;  (ii) a autarquia adotou comportamento contraditório ao conceder à Apelante outros registros para sinais de idêntica concepção gráfica, em postura incompatível com o indeferimento dos dezesseis pedidos de registro de marca, ora em discussão; (iii) o juízo a quo desconsiderou a aplicação do princípio telle-quelle, em contraponto às concessões internacionais obtidas para as mesmas marcas, em mais de 40 países; (iv) a comprovação da distintividade adquirida do logotipo elemento, que fora desconsiderada na r. sentença, está em total consonância com o que determina os art. 122 da LPI e o art. 6 quinquies A e C, da CUP; (v) o estudo de semiótica, juntado aos autos, o qual corrobora com os argumentos de que os elementos figurativos gozam de inequívoca distintividade adquirida, foi desconsiderado pelo juízo a quo ao proferir a r.sentença.

A HPE, ao fim, requereu que, preliminarmente, a sentença seja considerada nula (violação aos artigos 489, § 1º, e 492, do CPC), no que tange à validade do registro nº 914.124.404,  tendo em vista o julgado ser ultra petita, e, em atenção ao artigo 1.013, § 3º, IV, do CPC, o recurso seja provido para, reformando a sentença, julgar totalmente procedentes os pedidos autorais, com a condenação da Ré ao pagamento das despesas processuais. Em não sendo o caso, pediu que o recurso seja totalmente provido, com condenação da Ré ao pagamento de honorários de sucumbência e reembolso de custas processuais.

O INPI, em sede de contrarrazões (evento 59, CONTRAZAP1), pugnou pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença, reportando-se aos documentos juntados em sua contestação, na qual alegou que (i) a forma figurativa da marca não possui distintividade intrínseca, conforme estabelecido no art. 122 da LPI e no Manual de Marcas do INPI, item 5.9.9; (ii) o registro em outros domínios não implica na dispensa do atendimento dos requisitos previstos na legislação nacional; (iii) a contradição suscitada em relação aos seus atos administrativos somente pode ser recepcionada para o registro nº 914.124.404, tendo em vista que este foi o único registro, dentre os indicados, que a apresentação da marca é apenas figurativa, sendo os demais registros citados, como ensejadores de um pretenso direito adquirido, de apresentação mista, que incluem elementos nominativos em sua composição. Demais disso, na resposta apresentada (evento 12, CONT1), ratificou os termos do ato de indeferimento dos pedidos de registros da Apelante, nos seguintes moldes, literalmente transcritos: 

“DA AUSÊNCIA DE DISTINTIVIDADE

Estabelece o art. 122 da LPI que “são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.” Estabelece, ainda, o Manual de Marcas em seu item 5.9.9:

Distintividade de marcas figurativas

Na avaliação da registrabilidade de sinais de apresentação figurativa, é considerada a capacidade de o conjunto ser percebido como marca pelo público-alvo, sendo observado o disposto nos arts. 122 e 124, incisos VI e XXI, da LPI. Cabe mencionar que, na análise da distintividade de marcas figurativas compostas por letra ou algarismo isolado, serão observadas, no que couber, as orientações contidas no subtítulo Marcas mistas cujo elemento nominativo é termo ou expressão não distintiva, do subitem 5.9.9 Casos específicos no exame da distintividade.

Elementos geométricos não distintivos

Elementos geométricos simples, como círculos, linhas, retângulos, quadrados etc., não são capazes de serem percebidos como marca pelo consumidor, não cumprindo o requisito disposto no art. 122 da LPI.

Destaque que o exemplo de elemento irregistrável constante do Manual é justamente um retângulo, conforme demonstrado a seguir:

Verifica-se dos autos, portanto, que a marca que a autora pretende registrar não atende aos requisitos legais. Assim, ausente a distintividade intrínseca, capaz de conferir o registro à parte autora.

CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DO SECONDARY MEANING E SUA

APLICABILIDADE

De acordo com a autora, em função do uso ostensivo e continuado ao longo dequase meia década, o consumidor imediatamente associa os elementos que pretende sejam registrados como marcas às atividades da Autora.

Sobre o secondary meaning e sua aplicação pelo INPI, vale destacar que a autarquia não dispõe de parâmetros normatizados para aferição do pedido de reconhecimento de distintividade adquirida em sede administrativa, ou seja, quando provocado diretamente pelo interessado com essa finalidade administrativa.

Ainda que se entendesse pela existência de previsão legal do instituto do secondary meaning no sistema marcário, bem como pela possibilidade de sua apreciação judicial, certo é que sua aplicação seria restritiva, posto que constitui exceção ao sistema vigente no país, de natureza atributiva. Por tal razão é que se fala em reconhecimento (de direito que já existe) de distintividade adquirida de fato, característica de países em que prevalece o sistema marcário declaratório.

Destaque-se que o exame substantivo do sinal deve observar as normas descritas na LPI e no Manual de Marcas. Portanto, os limites da análise administrativa está circunscrita à mencionada a legislação. Aquilo que a doutrina reconhece como secondary meaning, ou distintividade adquirida, constitui um fator de análise externo às competências do INPI, ou seja, não é apreciado administrativamente. Nesse sentido, a análise de mérito realizada peloINPI em primeira e em segunda instâncias orientam-se à distintividade dita intrínseca.

Portanto, a parcimônia com a qual deve ser aplicado o fenômeno do secondary meaning deriva de sua própria natureza. Trata-se de fenômeno semântico no qual o sinal utilizado por determinada origem como identificador de seus produtos adquire tamanha e tão ampla notoriedade que tal identificação seria, com o passar do tempo, inserida na cognição do público consumidor brasileiro, passando a constituir significação secundária própria, com distintividade suficiente para seu registro e exclusividade de uso pela origem.

Assim, para a demonstração da distintividade adquirida, imprescindível se faz a comprovação de que tão notória é a marca que o público consumidor, em âmbito nacional, associa – ainda que secundariamente – o significado do sinal ao serviço prestado.

Cabe tal análise, assim, pela instrução probatória, ao Poder Judiciário.

DA NOTORIEDADE DA MARCA

Por fim, em relação ao art. 126 da LPI, para a comprovação da alegada notoriedade o Manual de Marcas do INPI estabelece uma série de requisitos. Como sabido, a notoriedade deve ser comprovada com o conhecimento do público brasileiro acerca da marca.

No caso em tela:

Em outras palavras, a proteção especial a que acena o artigo 6º, bis, da Convenção da União de Paris (correspondente ao artigo 126 da LPI) visa impedir que terceiros apropriem-se de um sinal que goza de expressivo reconhecimento em certo segmento de mercado. Este ponto deve ser sublinhado: a aplicação do artigo 126 constitui exceção ao princípio da territorialidade e serve como causa para pleitear o indeferimento de um pedido ou a nulidade de um registro previamente concedido.

A obtenção dessa proteção especial, no entanto, não garante ao sinalregistro automático. Para obter a tutela marcária, é necessário submeter-se aos trâmites comuns a qualquer processo, incluindo a verificação do atendimento dos requisitos legais. Em outras palavras, independentemente da notoriedade do sinal, a distintividade resta requisito a ser plenamente atendido. No presente caso, isso não se confirma, pelas razões que foram fartamente explicadas anteriormente e pelos despachos já exarados pelo INPI.

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO TELLE QUELLE

Em relação às supostas decisões contraditórias do INPI à aplicação do Principio do Telle Quelle:

No que refere à pretensa contradição das decisões do INPI, a autora aponta os registros de marcas mistas n.º 909706689, 909707898, 909708878, 909709726 e 910181055 como ensejadores de um pretenso direito adquirido ao registro de um dos componentes do elemento figurativo.

Em seus devaneios, deixou de observar que mencionados registros, de apresentação mista repita-se, são também formados pela expressão distintiva “HEWLETT PACKARD ENTERPRISE” e, portanto, registráveis em seus respectivos conjuntos.

Observe-se por pertinente que, no que refere aos já acima mencionados registros, a autora se equivoca ao dar a entender que o registro n.º 910181055 não possui elemento nominativo (Hewlett Packard Enterprise).

Efetivamente, este INPI posteriormente concedeu de forma equívoca o registro de marca figurativa n.º 914124404. No entanto, uma análise superficial deste caso (914124404) permite inferir que o técnico não observou a melhor técnica e, mesmo, deixou de acompanhar a norma explícita posta no Manual de Marcas e a posição já consolidada do Instituto que já havia decidido, em segunda instância, diversas vezes, pela irregistrabilidade do sinal.

É embaraçoso reconhecer um erro, mas é fato e pode ser enfrentado da forma correta com a propositura da pertinente ação de nulidade de registro de marca.”

Diante do exposto, cabem as seguintes considerações:

I - DA PRELIMINAR

A apelante requereu a nulidade da sentença, alegando que o juízo a quo proferiu sentença ultra petita, pois não requereu ao Judiciário pleito declaratório sobre a validade do seu registro nº 914.124.404, referente à sua marca figurativa ().

Tem razão a apelante. Vejamos.

O pedido formulado na inicial foi o seguinte:

"Restando dirimida toda e qualquer dúvida acerca do mérito aqui discutido, a Autora requer a V.Exa. que se digne determinar a citação do Instituto Réu, através de remessa eletrônica, para, querendo, contestar a presente ação, sob pena de revelia, e, ao fim, que V.Exa.:

i. decrete a nulidade dos atos administrativos que, em sede de recursos, mantiveram o indeferimento dos pedidos de registro nº 909.705.372, 909.705.410, 909.705.496, 909.705.542, 909.705.585, 909.705.631, 909.705.666, 909.705.704, 909.705.887, 909.705.925, 909.706.077, 909.706.158, 909.706.301, 909.706.379, 909.706.492, 909.706.549, para o Logotipo Elemento da Autora (isto é, sua marca doméstica), consubstanciada nos sinais figurativos e , na classe 9, 16, 35, 36, 37, 38, 41 e 42, com a consequente publicação para conhecimento de terceiros da parte dispositiva da sentença, e, ainda, publique o deferimento desses pedidos de registros, na forma do artigo 175, § 2º, da Lei da Propriedade Industrial, para a posterior concessão dos registros após pagamento das respectivas taxas pela Autora;

[...]"

Como se vê, a autora não faz nenhuma menção ao registro nº 914.124.404 no pedido, aludindo ao mesmo somente na causa de pedir, ao alegar que o indeferimento dos registros seria contraditório na medida em que o próprio INPI deferiu o registro nº 914.124.404 para a marca figurativa () na mesmíssima classe 9 (item 22 da inicial). Assim, segundo a empresa, se uma marca figurativa contendo o mesmo sinal, dentro de uma das classes de produtos que é discutida na ação, foi concedida, não haveria razão para que outra, de idêntica distintividade visual, em nome da mesma titular, também não o fosse.

O juízo, acolhendo a argumentação do INPI em sua contestação, concluiu que não houve a alegada contradição, mas um erro da Administração ao conceder o registro nº 914.124.404, para a marca figurativa , embora tenha aludido, na fundamentação do julgado, equivocadamente ao registro da marca mista , nº 910.181.055, incidindo, assim, em erro material, que ora reconheço. Nesse sentido, leia-se o excerto do julgado que tratou da questão:

"[...]Por fim, quanto à tese de contradição nas decisão proferida pelo INPI, ressalto que há razão na alegação da parte autora.

Com efeito, apesar de indeferir os dezesseis pedidos de registro acima descritos, o INPI deferiu, em favor da Autora, o pedido de registro marcário de nº 910.181.055.

Referido registro marcário fora deferido pelo INPI apesar de ter como único elemento gráfico a forma retangular ora abordada: . De fato, trata-se de situação contraditória.

Sobre tal concessão registral o INPI manifestou-se em contestação, tendo se posicionado no sentido de que a concessão do registro decorreria de uma apreciação errônea pelo servidor que, na ocasião, o apreciou, o que tornaria dita concessão viciada pelo fato de contrariar as normas do manual de marcas, bem como a legislação vigente.

Os esclarecimentos prestados pelo INPI deixam evidente que o indeferimento dos pedidos marcários em análise não constituem medida antiisonômica em comparação com o deferimento do pedido marcário de nº 910.181.055, pois a postura administrativa tida por legítima seria pela incorreção no deferimento do sobredito registro.

Destarte, a situação não decorre de uma postura desnorteada de se conceder um determinado registro marcário e indeferir outros de mesma representação gráfica, de forma aleatória. Na verdade, houve um alegado evidente erro administrativo em se conceder o registro marcário de nº 910.181.055, não se podendo admitir que, de tal erro, emane direitos à autora de registrar marcas que não cumprem os critérios legais.

Cito, neste ponto, o conteúdo da conhecida e tão difundida Súmula 473 do STF:

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

 Embora não se esteja, neste processo, abordando o exercício da autotutela, a pertinência da súmula em questão confirma-se na tese bem adotada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que os atos ilegais praticados pela administração não originam direitos.

[...]"

Na parte dispositiva, o magistrado, além de julgar improcedente o pedido da parte autora, determinou que o INPI venha a proceder ao exercício de autotutela em relação ao registro nº 914.124.404. Veja-se:

"II - Ante a indisponibilidade do interesse público e considerando que o INPI, de forma expressa neste processo, posicionou-se pela nulidade do registro marcário de nº 910.181.055, deverá essa autarquia proceder ao exercício da autotutela, caso ainda possível, utilizando-se dos meios administrativos ou judiciais pertinentes para assegurar o cumprimento da ordem jurídica, consoante fundamentação."

Tal determinação, à evidência, é contrária ao art. 492, do CPC, que consagra o princípio da congruência, correlação ou adstrição, pelo qual a decisão judicial fica limitada ao pedido formulado pela parte autora, in verbis:

"Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado."

Assim, se o julgador decidir fora dos limites do que foi requerido na lide poderá incorrer em julgamento extra, citra ou ultra petita, devendo ser reconhecida a nulidade da sentença no aspecto.

No caso, é inquestionável que o juízo agiu com acerto ao apreciar a alegada contradição suscitada pela HPE, na inicial, em decorrência da concessão do registro nº 914.124.404, discorrendo sobre a questão nos fundamentos do julgado, os quais, como consabido, não fazem coisa julgada, nos termos do art. 504, I, do CPC. De fato, considerando a argumentação do parecer técnico do INPI, no sentido de que a autarquia concedeu equivocadamente esse registro (evento 12, OUT2), inexistiria óbice ao exercício da autotutela por parte da Administração, por iniciativa própria. Nada obstante, o magistrado foi além ao determinar, na parte dispositiva da sentença, a revisão do ato administrativo que deferiu o registro nº 914.124.404, ao fundamento do exercício da autotutela.

Com efeito, o pedido limitou-se à reversão dos indeferimentos para os registros dos sinais figurativos , de nº 909.705.372, 909.705.410, 909.705.496, 909.705.542, 909.705.585, 909.705.631, 909.705.666, 909.705.704, 909.705.887, 909.705.925, 909.706.077, 909.706.158, 909.706.301, 909.706.379, 909.706.492 e 909.706.549, sendo defeso ao juízo anular, por via transversa, ato administrativo diverso, de deferimento do registro nº 914.124.404.

Registre-se que a consequência lógica do vício em questão não é a nulidade da sentença, mas somente do excesso, do que foi além do requerido na inicial, com ajuste do pronunciamento judicial ao pedido da própria parte autora.

O recurso, portanto, deve ser provido, inicialmente, para anular o capítulo do dispositivo que trata do registro nº 914.124.404, tendo em vista a patente violação ao princípio da congruência.

II – DO MÉRITO

Nos termos do art. 122, da Lei de Propriedade Industrial (LPI), quaisquer sinais distintivos visualmente perceptíveis, que não sejam proibidos por lei, podem ser registrados como marca.  Assim, em linhas gerais, as normas que extravasam da interpretação dos arts. 122 e 124, da Lei nº 9.279/96, visam garantir que as marcas contenham elementos garantidores de distintividade em relação a produtos e serviços iguais, semelhantes ou afins.

Nos termos do art. 124, VI, da LPI, afigura-se irregistrável como marca “sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva”.

Tais vedações tem por objetivo prevenir o monopólio sobre signos genéricos ou meramente descritivos, bem como a concorrência desleal, uma vez que a utilização de uma marca com essas características resultaria na situação em que empresas concorrentes, ao promoverem seus produtos ou serviços, estariam simultaneamente promovendo produtos e serviços alheios, o que, outrossim, poderia gerar confusão no público consumidor.

Em relação aos sinais figurativos, em especial às situações que exigem a análise do requisito de distintividade, o Manual de Marcas do INPI, no item 5.9.9, estabelece que, para a "avaliação da registrabilidade de sinais de apresentação figurativa, é considerada a capacidade de o conjunto ser percebido como marca pelo público-alvo, sendo observado o disposto nos arts. 122 e 124, incisos VI e XXI, da LPI. [...]"

A análise da distintividade também é um critério imprescindível, quando se refere à aplicação do princípio telle-quelle, segundo o qual a marca deve ser registrada e protegida na sua forma original, “tal qual” foi registrada em seu país de origem, à luz do  art. 6º qinquies C, da Convenção da União de Paris (CUP), prevendo que "as marcas de fábrica ou de comércio não poderão ser recusadas nos outros países da União pelo único motivo de diferirem das marcas registradas no país de origem apenas por elementos que não alteram o caráter distintivo nem modificam a identidade das marcas na forma sob a qual foram registradas no referido país de origem.".

No caso, a HPE é empresa estadunidense e obteve o registro para a marca figurativa (), conforme o registro constante do evento 1, ANEXO13, páginas 1/5, com tradução na página 93).   Todavia, o mero registro de uma marca no exterior não é considerado suficiente para que ela seja, automaticamente, admitida para registro em outros países signatários da Convenção da União de Paris.

Segundo a CUP, há três situações que podem motivar a recusa ou invalidade do registro, sob a proteção do mencionado princípio:

"Art. 6º quinquies (B)

B . - Só poderá ser recusado ou invalidado o registro das marcas de fábrica ou de comércio mencionadas no presente artigo, nos casos seguintes: 
(1) Quando forem suscetíveis de prejudicar direitos adquiridos por terceiros no país em que a proteção é requerida;

(2) quando forem desprovidas de qualquer caráter distintivo ou então exclusivamente composta por sinais ou indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, o lugar de origem dos produtos ou a época da produção, ou que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes. 

(3) Quando forem contrárias à moral à ordem pública e, particularmente, de natureza e enganar o público. Fica entendido que uma marca não poderá ser considerada contrária à ordem pública pela simples razão de que não está de acordo com qualquer dispositivo da legislação sobre as marcas salvo no caso em que o próprio dispositivo se relacione com a ordem pública. Fica, todavia, ressalvada a aplicação do artigo 10 bis."

(g.n.)

Conclui-se, nesse ponto, que o princípio telle-quelle é aplicável à hipótese, à luz do art. 6º quinquies (B), da CUP, pois, além de não ofender à moral ou à ordem pública ou prejudicar direitos adquiridos de terceiros, resta patente a distintividade adquirida da marca da apelante, conforme demonstrado pela vasta documentação anexada aos autos (evento 1, ANEXO8 ao 1.22), notadamente fotografias, publicidades e notícias veiculadas em eventos, revistas e sites especializados, que evidenciam a atuação contínua, crescente e internacional da recorrente, no nicho de mercado em que inserida, desde 2015. Nesse sentido, vejam-se:

Ademais, acresce-se a essa análise o estudo no ramo da semiótica (Evento 23, PARECER2), do qual merecem destaque as seguintes passagens:

“[...] O signo do Logotipo Elemento atua como um suporte que envolve carros, mãos robóticas, corporeidades, pilotos, bebês, escaladores etc. Esta expansão do signo-marca da HPE, construída ao longo de 5 (cinco) anos, por meio de amplas campanhas publicitárias veiculadas em todo o mundo, adquiriu uma força metafórica que elabora os sentidos por meio de associações entre a tecnologia de ponta da HPE e grandes corporações que utilizam os seus serviços: grandes hospitais, empreendimentos robóticos, tecnologias de carros de corrida e planejamentos dos mais variados. (pág. 21)

[...] A sua ampla divulgação mundial, desde o início das atividades da HPE, em 2015, os altíssimos investimentos feitos continuamente em sua divulgação, representando a empresa, seus produtos e serviços, levariam o Logotipo Elemento a adquirir distintividade, por meio do chamado secondary meaning (significado secundário ou natureza secundária), servindo, comprovadamente, para distinguir os produtos e serviços. (pág. 28)

[...] Dificilmente uma figura-símbolo já nasce distintiva. É pelo uso continuado e amplos investimentos feitos pelos titulares na sua divulgação que esses signos visuais se tornam distintivos, famosos, identificando as suas origens, mesmo sem estar acompanhados dos signos verbais-nominativos. (pág. 29)”

Do que preleciona o professor Denis Borges Barbosa acerca da distintividade adquirida, cabem os seguintes destaques:

“Uma marca solidamente registrada pode perder a exclusividade, pelo fenômeno da generificação. O oposto pode também ocorrer: um signo genérico pode se singularizar no espaço da comunicação, e tornar-se apropriável (o chamado secondary meaning), pela mesma notoriedade.  Mais ainda, o valor da marca se constrói através de um efeito comunicativo: ela vale na proporção do reconhecimento do significado, seja em razão da espontaneidade, seja pela indução da publicidade. O público, reagindo à publicidade, ou por iniciativa própria, vai criando sentido para a marca, num processo que alguns descrevem como de autoria coletiva. O fenômeno oposto é o da desvinculação do significado, por exemplo, através da diluição, ou seja, o uso, por terceiros, de uma marca forte em distintividade, em outros contextos que não o de sua exclusividade legal.”

(Direito de Marcas - Uma Perspectiva Semiológica. Janeiro, 2007. Pág.41-42. Disponível em: https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/do-direito-das-marcas.pdf)

Portanto, acolho o argumento da Apelante, no sentido de que as suas marcas figurativas passaram a ser reconhecidas pelo público consumidor ligado à tecnologia, como um elemento identificador da empresa, adquirindo, dessa forma, um segundo significado (secondary meaning), que lhes confere a distintividade necessária para o registro da marca, em razão do prestígio conquistado perante o segmento empresarial em que atua.

Entretanto, a vasta documentação anexada aos autos, com o intuito de comprovar a aplicação do princípio do telle-quelle, e a aquisição do segundo significado, está relacionada somente ao elemento figurativo (retângulo) de cor verde, como se constata dos documentos anexados à inicial (evento 1, ANEXO13, páginas 1/5, com tradução na página 93).  Portanto, não se verifica tal fenômeno para o elemento figurativo (retângulo) de cor preta.

Nesses termos, impõe-se o provimento parcial do recurso da HPE, somente em relação aos pedidos de registro relativos ao elemento figurativo (retângulo) verde.

Em referência ao ponto de vista acima, colaciono o entendimento prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, in verbis: 

 “RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MARCA FIGURATIVA. REPRESENTAÇÃO DE UMA ÁGUIA BICÉFALA COM AS ASAS ABERTAS. SÍMBOLO PRESENTE NA BANDEIRA DA REPÚBLICA DA ALBÂNIA. SINAL RECONHECIDO PELO TRIBUNAL A QUO COMO DE DOMÍNIO COMUM. SÚMULA 7/STJ. NÃO SUJEIÇÃO À VEDAÇÃO DO ART. 124, I, DA LPI. IMPOSSIBILIDADE DE
OCORRÊNCIA DE CONFUSÃO NOS CONSUMIDORES. SÚMULA 7/STJ. SECONDARY MEANING. USO PROLONGADO. INVESTIMENTOS NA PROMOÇÃO DA MARCA. VIABILIDADE DE SEU RECONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/Q5 AFASTADA. INPI. CONDENAÇÃO EM VERBAS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO.

[...] 9. Vale destacar que o Tribunal Regional assentou, após análise das circunstâncias fáticas da hipótese, que a marca impugnada satisfaz os requisitos que autorizam a incidência do fenômeno mercadológico da distintividade adquirida (secondary meaning), pois vem sendo utilizada, a fim de identificar os artigos de vestuário comercializados pelas recorridas, há mais de 22 anos, tendo sido objeto de grande investimento econômico.

[...] 11. Uma vez rejeitada a pretensão anulatória defendida pelo INPI, é de rigor que ele também seja responsabilizado pelo pagamento dos encargos sucumbenciais, conforme dispõe a regra do art. 85, caput, do CPC/15. RECURSO ESPECIAL DO INPI NÃO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DE ESPAÇO SETE SETE CINCO LTDA. PARCIALMENTE PROVIDO.”

(STJ - REsp 1779617/SP – Relator Ministro Nancy Andrighi – Terceira Turma – DJe em 15/03/2019)

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para (i) anular a sentença somente em relação ao capítulo do dispositivo que trata do registro nº 914.124.404 e (ii) reformar a sentença para, julgando parcialmente procedente o pedido, anular a decisão de indeferimento dos oito pedidos de registros marcários nº 909.705.887, 909.705.925, 909.706.077, 909.706.158, 909.706.301, 909.706.379, 909.706.492 e 909.706.549, relativos às suas marcas figurativas, nas classes NCL (10) 09, 16, 35, 36, 37, 38, 41 e 42,  com o consequente deferimento pelo INPI, após o pagamento das retribuições devidas, invertendo, ainda, o ônus de sucumbência.

Documento eletrônico assinado por MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001978341v110 e do código CRC 5f099b5e.

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Data e Hora: 25/10/2024, às 14:33:21

Apelação Cível Nº 5035919-92.2020.4.02.5101/RJ

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE REGISTRO DE MARCA FIGURATIVA. irregistrabilidade POR FALTA DE DISTINTIVIDADE INTRÍNSECA afastada. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TELLE QUELLE. SECONDARY MEANING. NULIDADE DA SENTENÇA reconhecida. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Hewlett Packard Enterprise Development LP (HPE) contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade de dezesseis pedidos de registros de marcas figurativas junto ao INPI, relativas às marcas figurativas nas cores preta e verde, sob o fundamento de que as formas geométricas simples não possuem distintividade intrínseca para registro como marca, conforme o art. 122 da Lei de Propriedade Industrial (LPI).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a sentença seria ultra petita por tratar do registro nº 914.124.404, que não foi objeto de pedido; (ii) se a distintividade adquirida das marcas figurativas da recorrente deveria ser reconhecida, à luz da legislação e dos tratados internacionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença é ultra petita em relação ao registro nº 914.124.404, devendo ser anulada nesse ponto, por violação ao princípio da congruência.

4. Pelo princípio telle-quelle, a marca deve ser registrada e protegida na sua forma original, “tal qual” foi registrada em seu país de origem, nos termos do art. 6º quinquies C, da Convenção da União de Paris (CUP), considerando, no caso em questão, o critério da distintividade adquirida.

5. A concessão de registro em outros países signatários da Convenção de Paris não obriga o Brasil a conceder automaticamente o registro, sendo necessário o preenchimento de requisitos para sua aplicação, à luz da legislação nacional.

6. O fenômeno da distintividade adquirida (secondary meaning) deve ser reconhecido em relação às marcas figurativas da HPE, quando comprovado que o público consumidor as identifica como elemento de origem empresarial, conforme precedentes do STJ.

7. A prova de distintividade adquirida apresentada pela recorrente, como publicidades e documentos sobre sua atuação no mercado internacional desde 2015, é suficiente para reformar a decisão em relação a oito pedidos de registro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Sentença anulada quanto ao registro nº 914.124.404. Recurso parcialmente provido, para, reformando a sentença, condenar o INPI a conceder oito dos dezesseis pedidos de registro.

Tese de julgamento: 

1. A nulidade da sentença ocorre em caso de julgamento ultra petita, devendo o excesso ser corrigido para adequação ao pedido inicial. 

2. O princípio da distintividade adquirida é aplicável quando comprovado que a marca figurativa é identificada pelo público consumidor como indicativa de origem empresarial, independentemente do uso de elementos nominativos.

Dispositivos relevantes citados: LPI, arts. 122, 124, VI; CPC/2015, arts. 489, §1º, 492, 1.013, §3º, IV; Convenção da União de Paris (CUP), art. 6 quinquies A, C.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.779.617/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 15/03/2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2A. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para (i) anular a sentença somente em relação ao capítulo do dispositivo que trata do registro nº 914.124.404 e (ii) reformar a sentença para, julgando parcialmente procedente o pedido, anular a decisão de indeferimento dos oito pedidos de registros marcários nº 909.705.887, 909.705.925, 909.706.077, 909.706.158, 909.706.301, 909.706.379, 909.706.492 e 909.706.549, relativos às suas marcas figurativas, nas classes NCL (10) 09, 16, 35, 36, 37, 38, 41 e 42, com o consequente deferimento pelo INPI, após o pagamento das retribuições devidas, invertendo, ainda, o ônus de sucumbência, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2024.

Documento eletrônico assinado por MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001981830v19 e do código CRC f825e69c.

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Data e Hora: 13/12/2024, às 15:56:16

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 25/09/2024

Apelação Cível Nº 5035919-92.2020.4.02.5101/RJ

RELATOR: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

PRESIDENTE: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

PROCURADOR(A): JOAO AKIRA OMOTO

SUSTENTAÇÃO ORAL PRESENCIAL: ROBERTA MOREIRA DE MAGALHAES por HEWLETT PACKARD ENTERPRISE DEVELOPMENT LP

SANDRO VIEGAS DA SILVA

Secretário

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO NOVA SESSÃO VIRTUAL DE 02/12/2024 A 13/12/2024

Apelação Cível Nº 5035919-92.2020.4.02.5101/RJ

RELATOR: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

PRESIDENTE: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

PROCURADOR(A): JOAO AKIRA OMOTO

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

Votante: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

Votante: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

Votante: Desembargador Federal WILLIAM DOUGLAS

CLEBER DE SOUZA LOPES

Secretário