Apelação Cível Nº 5006134-51.2021.4.02.5101/RJ
RELATOR: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS
RELATÓRIO
Trata-se de apelação () interposta por JP COMERCIO E SERVICOS LTDA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Federal/RJ () nos autos da ação ajuizada em face da M. C. e do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
A ação tem por objetivo a declaração da nulidade do ato administrativo de desprovimento do recurso administrativo e manutenção da anotação de transferência de titularidade do registro n° 910.396.175, para a marca mista "M. C." e o consequente retorno da mesma à antiga titularidade "M. C. – ME", denominada atualmente JOAO PAULO VICENTE DE SIQUEIRA LTDA.
Preliminarmente o autor sustenta que muito embora sua pretensão se respalde, ainda que de forma reflexa, na declaração incidental de nulidade de instrumento particular, é certo a competência deste MM. Juízo Federal para processamento e julgamento da ação, pois objetiva, ao fim, a declaração da nulidade de ato administrativo do INPI, sendo intransponível que se analise a substância do documento que lhe deu causa.
Para tanto, alegou o autor, em síntese que:
1. A anotação de transferência de titularidade do registro n° 910.396.175, para a marca mista "M. C.", ocorreu inadvertidamente por ato emanado pela 2ª apelada (INPI), eis que lastreado em documento de cessão e transferência nulo de pleno direito por apresentar vícios de ordem formal, substancial e finalístico em sua confecção.
2. A sociedade foi constituída em 2003, tendo sido conduzida, na maior parte dos anos, pela 1ª apelada e pelo apelante João Paulo Vicente de Siqueira, que, além da sociedade empresarial, mantiveram relacionamento afetivo desde 2006 e em trabalho conjunto tornaram a marca "M. C." referência em artigos de joalheria de luxo no mercado brasileiro.
3. O design da marca foi pensado por João, com a definição de um desenho em forma de losango e com linhas clássicas para remeter a uma arte elegante e imprimir o estilo que a apelada queria transmitir ao público por meio de seu sinal distintivo.
4. O pedido de registro foi depositado em nome da apelada quando a empresa ainda atuava sob o nome "M. C. – ME", eis que originalmente fundada com natureza de companhia individual em 2007, mas que, em 16 de outubro de 2015, sofreu sua transformação para sociedade limitada com a entrada de João Paulo ao seu quadro societário, quando passou a atuar sob o nome "M. C. & CIA. LTDA." Não obstante a atuação efetiva de João Paulo na sociedade desde 2006, tal alteração social só veio a ser formalizada na JUCESP em 2015, meses antes do depósito do (então) pedido de registro, quando passou a desempenhar formalmente o papel de sócio administrador da empresa e detentor de 50% do seu capital social.
5. Após o ingresso formal de João Paulo na sociedade, a 1ª apelada transferiu a marca "M. C." para o nome próprio de sua pessoa física, o que o fez sem qualquer ciência e, menos ainda, anuência do seu sócio, através de documento de cessão e transferência assinado pela própria tanto como Cedente como na condição de Cessionária, sem a presença de quaisquer testemunhas.
6. Paralelamente a 1ª apelada ingressou em 01 de novembro de 2019, com a ação de dissolução parcial da sociedade n° 1017755-68.2019.8.26.0482, em trâmite perante a 4ª Vara Cível do Foro de Presidente Prudente do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, pela qual requereu não apenas a dissolução e apuração de haveres, mas também a abstenção de uso de marca e nome empresarial M. C. pela Autora e seu sócio, litisconsortes passivos naquela demanda, em sede de tutela provisória e definitiva, o que foi deferido pelo d. Juiz naquela seara, conforme decisão de 05 de novembro de 2019 .
7. A 1ª apelada ao autorizar o registro do seu nome civil como marca, tal bem imaterial passou a integrar os ativos da sociedade, de modo que não cabe à pessoa física reavê-lo de forma arbitrária.
Pedido de tutela indeferido , mantido no julgamento do embargos de declaração(), por não vislumbrar a existência de todos os requisitos legais exigidos para a concessão de tal medida (art. 300 do CPC), havendo clara necessidade de um exame mais detalhado da questão em tela, após a oitiva da parte contrária, inclusive do INPI, e a devida instrução probatória, para esclarecimentos quanto aos fatos noticiados, devendo, ao menos neste momento processual, ser respeitada a atividade administrativa-técnica do INPI, a qual se presume legítima e correta.
Contestação do INPI, no , na qual:
1. Ressalta que não incumbe ao INPI se imiscuir no interior da relação societária a fim de averiguar o conteúdo das deliberações realizadas pelos sócios ou a existência de vícios nas manifestações de vontade dos sócios a da sociedade, sendo que no caso vertente, como demonstrado pelo parecer técnico anexado aos autos, todos os requisitos para deferimento da petição de transferência restaram preenchidos, aduzindo que no momento que analisa o contrato de cessão o INPI se limita a verificar o preenchimento dos requisitos da LPI e os poderes daquele que pede o registro da cessão perante a Autarquia.
2. Informa que a assinatura do instrumento de cessão por testemunhas não é requisito de validade de referido contrato.
3. Como consta da cláusula sexta do contrato social da sociedade então titular do registro, os sócios João Paulo Vicente de Siqueira e Maria Clermann administrariam a sociedade de forma conjunta ou isolada.(grifo nosso)
3. Se manifesta pela legalidade dos atos administrativos praticados. Nesta esteira, caso se entenda pela nulidade do negócio jurídico de transferência, o INPI deve ser isentado do ônus da sucumbência, tendo em vista o princípio da causalidade, pois não deu causa à demanda, cumprindo estritamente seu papel de registrar os atos de transferência de propriedade industrial.
Contestação de M. C. (), na qual:
1. Preliminarmente argui a competência da Justiça Federal, haja vista que o se discute aqui não é o ato do INPI a justificar qualquer tipo de reforma revisão, mas sim, única e exclusivamente, suposto vício na formação de vontade de representação entre Partes privadas do ato, a hipótese de discussão anulabilidade de um negócio jurídico, na forma dos arts. 115, 118 a 120, todos do Código Civil, não poderá proceder nesta frente.
2. Caso o ato questionável fosse suscetível de anulação, o fato é que seu direito já teria decaído independentemente do termo a quo considerado, seja 2016 (data da cessão, o que deveria ser considerado), seja 2018 (data da publicação), haja vista que não conseguiu o autor fazer prova da incidência, in casu, de qualquer das hipóteses do art. 178, do Código Civil.
3. Superadas as questões preliminares:
3.1. Que o que pretende o Autor, é, por via transversa e desautorizada, buscar a mesma tutela já denegada em duas ocasiões, eis que antes da instauração da presente demanda, fora em Ação de Dissolução Parcial de Sociedade cc. Apuração de Haveres proposta pela Ré, impedido de se utilizar da marca objeto desta demanda.3.2. Não há qualquer procedência nos pleitos autorais, que de modo interdito buscam (i) tentar evitar o cumprimento de ordem exarada pelo d. Juízo Estadual, que já lhe determinou a abstenção do uso de marca que incorpora o nome civil da fundadora da M. C., o que não deixa de ser uma situação flagrante e desautorizada de LITISPENDÊNCIA; e (ii) fazer com que uma jurisdição se pronuncie sobre a deliberação da outra, quando o fato aqui é exclusivamente da competência do Juízo Estadual, nada justificando a integração do INPI para tanto, tampouco o endereçamento de pretensão à esta Justiça Federal.
3.3. Informa que nos idos de 2003 a Sra. M. C. constituiu sociedade sob seu patronímico (M. C.) com o fim de confeccionar e comercializar joias e relógios. Em 2015, a mesma manteve relações afetivas com João Paulo Vicente de Siqueira, sócio da empresa, de modo que ele passou a integrar a sociedade originariamente instituída única e exclusivamente pela agravada, sob seu nome ( ), tendo sido formalizados documentos constitutivos com cláusula que previa que a administração da sociedade se daria conjunta ou isoladamente;
6. Em virtude de novos ajustes e desfazimento do relacionamento pessoal mantido entre os sócios, M. C. apresentou no INPI petição de pedido de transferência de titularidade da marca mista M. C. de sua empresa para sua pessoa física, eis que detentora única e exclusivamente dos direitos de personalidade (nome e sobrenome) tidos como elementos integrantes e formadores do sinal marcário, que só ela ou sociedade por ela autorizada expressamente poderia explorar e titularizar;
No , despacho de indeferimento de produção de prova oral apresentada pelo autor, por desnecessária ao deslinde da causa, mantida em sede de agravo de instrumento manejado sob número 50033349020224020000.
Sentença improcedente (), mantida no julgamento do embargos de declaração (), com base nos seguintes fundamentos:
1. O pedido de decretação da nulidade do negócio jurídico de cessão e transferência não pode ser examinado por este juízo, pois não é hipótese do art. 109 da Constituição Federal, na medida em que o suposto negócio jurídico foi celebrado por dois particulares.
2. A análise do caso, perante o Juízo Federal, deve se limitar à verificação da legalidade do ato de registro do suposto negócio jurídico pelo INPI. Assim, acolho em parte a preliminar de incompetência arguida pela ré Marisa.
3. Prejudicada a análise da questão prejudicial de decadência do direito de anular o negócio jurídico.
4. Considerando-se que a signatária do contrato de cessão era sócia-administradora da antiga titular da marca e que tinha poderes para atuar isoladamente, há de se concluir que ela possuía poderes para ceder a marca, tendo o INPI observado o item a acima relacionado. Ademais, o contrato de cessão também observou o determinado no item c, tendo havido, ainda, pagamento da devida retribuição, em observância ao item d.
5. O registro de transferência da titularidade da marca foi legal, pois a autarquia observou suas próprias regras relativas ao tema, bem como porque não se tem notícia de anulação do negócio jurídico que serviu de base para o referido registro.
Apelação de JP COMERCIO E SERVICOS LTDA. (.), na qual:
1. Arguiu à competência para apreciação da matéria concernente ao negócio jurídico subjacente ao ato administrativo da 1ª apelada.
2. Mesmo consignando não ser competente, o Juízo a quo apreciou as cláusulas do Contrato Social que instruiu o ato administrativo viciado.
3. O apelante busca obter a declaração da nulidade do ato administrativo que anotou, de forma inadvertida, a transferência da titularidade do registro n° 910.396.175, o que não depende da declaração da nulidade do negócio jurídico por ação na Justiça Comum, pois, em sendo a Justiça Federal competente para analisar a legalidade de atos do INPI, é ínsito a esta prerrogativa a análise do ato subjacente que deu causa ao ato administrativo.
4. Sobre a alegada decadência, a apelante remete a sua réplica, para reforçar que a existência do dolo da 2ª apelada em produzir e ocultar documento do sócio da mesma.
5. Sobre a alegada litispendência aduz que as ações tratam de objetos distintos e que o pleito de autorização do uso, tal como foi feito nestes autos, se dá em sede de tutela de urgência, com base no risco de dano e resultado útil do processo, tendo caráter cautelar (e não antecipatório do provimento final).
6. Superada a preliminar de competência da Justiça Federal, cabe analisar o exame que foi efetivamente realizado pela INPI do instrumento de cessão e transferência para conhecimento e análise, restando sua interpretação por errônea quanto a aplicação das Cláusulas Sexta e Décima Terceira do Contrato Social da apelante sendo passível de revisão nesta esfera federal.
7. O INPI deveria, ao constatar a ausência de respaldo jurídico no contrato, indeferir o pedido, ou solicitar exigência de comprovação desta (inexistente) deliberação.
8. Quanto aos direitos de personalidade sobre o nome e direitos marcários sobre um símbolo, os mesmos perfazem institutos jurídicos diferentes e com finalidades diversas e o fato da lei garantir a todo cidadão o uso de seu nome civil de forma alguma equivale a assegurar, sem os procedimentos cabíveis e em observância à disposições contratuais, que a proteção sobre o uso de tal nome civil se estenda automaticamente para seu uso como marca, que se constitui como direito independente, entendimento este que, lamentavelmente, foi desvirtuado na defesa da 2ª apelada.
Contrarrazões do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, no , requerendo que seja negado provimento ao recurso, ponderando, resumidamente, que a sentença proferida aplicou da melhor forma aos fatos colocados à apreciação do Juízo, razão pela qual não assiste razão à apelante, devendo ser improvido o recurso.
Contrarrazões de M. C. () reafirmando os argumentos da contestação, ressaltando que o INPI, no momento da conferência do documento, não constatou qualquer vício e procedeu com a devida anotação da transferência, pois todos os requisitos legais para a constituição de seu ato estavam preenchidos, requerendo a majoração dos honorários sucumbenciais..
Parecer do Ministério Público Federal , não vislumbrando interesse público primário ou social capaz de ensejar a intervenção ministerial.
É o relatório.
Documento eletrônico assinado por FLAVIO OLIVEIRA LUCAS, Desembargador Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001905897v78 e do código CRC 2d201068.
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Data e Hora: 11/9/2024, às 15:57:7