Apelação Cível Nº 5054645-12.2023.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por PENETRON BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA e PENETRON INTERNATIONAL LTD. (processo 5054645-12.2023.4.02.5101/RJ, evento 56, APELAÇÃO1) contra a r. sentença (processo 5054645-12.2023.4.02.5101/RJ, evento 30, SENT1) proferida pelo MM. Juízo da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, nos autos da ação ordinária proposta pelas Apelantes em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI e de CONSTRUMAGSIL GROUP LTDA, requerendo a nulidade dos registros nº 909.060.061 e 909.060.495, ambos para a marca mista "PENETRAC", de titularidade da empresa Apelada, bem como a abstenção de uso da referida marca, por conflitarem com sua marca nominativa e mista "PENETRON", diversos registros, em violação ao art. 124, V, XIX, XXIII, e ao art. 126, ambos da LPI.

O MM. Juízo julgou o pedido improcedente por entender que não há risco de confusão ou associação entre as marcas em análise.

Em seu recurso, a Apelante sustenta que a sua marca já era conhecida no segmento mercadológico explorado pelas empresas litigantes antes do registro da marca anulanda, o que demonstra que a empresa Apelada buscou se aproveitar de sua boa imagem. Alegando que o radical "penetr" não está diluído no mercado, que não há diferença substancial entre as marcas mistas e que é inaplicável ao caso a teoria da distância, a Apelante requer o reconhecimento da nulidade da marca "PENETRAC".

Contrarrazões do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI (processo 5054645-12.2023.4.02.5101/RJ, evento 61, CONTRAZ1) e de CONSTRUMAGSIL GROUP LTDA (processo 5054645-12.2023.4.02.5101/RJ, evento 64, CONTRAZAP1) pugnando pela manutenção integral da sentença.

O Ministério Público Federal manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção (evento 5, PARECER1). 

É o relatório.

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Apelação Cível Nº 5054645-12.2023.4.02.5101/RJ

VOTO

A Apelante objetiva a nulidade dos registros nº 909.060.061 e 909.060.495, ambos para a marca mista "PENETRAC", de titularidade da empresa Apelada, bem como a abstenção de uso da referida marca, por conflitarem com sua marca nominativa e mista "PENETRON", diversos registros, em violação ao art. 124, V, XIX, XXIII, e ao art. 126, ambos da LPI.

Todas as hipóteses possuem em comum a exigência da presença concomitante dos requisitos de (i) reprodução ou imitação de marca alheia e de  (ii) suscetibilidade de causar confusão ou associação com marca alheia - o art. 124, V, dispensa a semelhança de atividade. Assim, será feita análise desses dois requisitos, em respeito à celeridade processual.

Quanto ao requisito (i), a Apelante possui registro anterior exclusivamente nominativo (n. 828005869), enquanto os registros anulandos, da Apelada, são exclusivamente mistos.

Quanto à comparação nominativa, ainda que o mesmo radical seja usado em ambos os elementos nominativos das marcas, o sufixo cria uma diferenciação relevante - PENETRON x PENETRAC. A sonoridade dos nomes é bastante diferente e graficamente as letras criam uma impressão visual distinta, ainda que se trate de modificação de apenas dois caracteres.

Logo, somente pela análise do elemento nominativo, não haveria óbice para a coexistência das marcas.

Não obstante, havendo conflito entre marcas mistas, protege-se também o elemento gráfico. Assim sendo, não basta analisar somente a semelhança entre os nomes das marcas, mas também seus componentes gráficos, pois nesse requisito as marcas anulandas poderiam ser muito próximas da anterioridade.

No concernente à distinção visualmente perceptível (art. 122 da LPI), também entendo que as marcas não se confundem em sua apresentação ao público (popularmente chamada de "logotipo"), contando com desenhos e disposição gráfica dos elementos visuais distintos:

Colocadas lado a lado, as diferenças entre as marcas ficam bastante evidentes: a distinção entre os elementos nominativos fica mais notória em razão da diferente coloração utilizada para a parcela "trac" na marca anulanda, os tons de azul utilizados nos sinais são diferentes, uma usa destaques em laranja e a outra em amarelo, e a marca anulanda utiliza sua fonte em itálico. Ainda, a marca anulanda possui elemento gráfico que parece fazer referência ao funcionamento do produto (impermeabilizante de concreto), acrescentando à sua distinção própria.

Destarte, entendo ausente o requisito (i) reprodução ou imitação de marca alheia, considerando as diferenças relevantes existentes entre as marcas em conflito.

Por conseguinte, sendo possível distinguir cada marca por seus próprios elementos nominativos e gráficos, afasta-se o requisito (ii) suscetibilidade de causar confusão ou associação com marca alheia.

Ausentes ambos os requisitos comuns aos dispositivos legais suscitados pela Apelante, conclui-se que decidiu corretamente a sentença recorrida ao permitir a convivência entre as marcas.

Cabível a majoração de honorários sucumbenciais a título de honorários recursais no patamar de 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC de 2015, considerando os parâmetros do §2º do mesmo artigo, em desfavor da Apelante.

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau.

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EMENTA

Ementa: Propriedade Industrial. Apelação. Ausência de colidência de marcas. Suficiente distintividade.

I. Caso em exame

1. ​Apelação cível interposta por PENETRON BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA e PENETRON INTERNATIONAL LTD. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, nos autos da ação ordinária proposta pelas Apelantes em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI e de CONSTRUMAGSIL GROUP LTDA, requerendo a nulidade dos registros nº 909.060.061 e 909.060.495, ambos para a marca mista "PENETRAC", de titularidade da empresa Apelada, bem como a abstenção de uso da referida marca, por conflitarem com sua marca nominativa e mista "PENETRON", diversos registros, em violação ao art. 124, V, XIX, XXIII, e ao art. 126, ambos da LPI. O MM. Juízo julgou o pedido improcedente por entender que não há risco de confusão ou associação entre as marcas em análise.

​II. Questão em discussão

2. A questão da apelação consiste em saber se a marca anulanda "PENETRAC" viola o art. 124, V, XIX, XXIII, e o art. 126, ambos da LPI, por conflitar com a anterioridade "PENETRON", de titularidade da Apelante.

III. Razões de decidir

3. Todas as hipóteses do art. 124, V, XIX, XXIII, e do art. 126, ambos da LPI, possuem em comum a exigência da presença concomitante dos requisitos de (i) reprodução ou imitação de marca alheia e de  (ii) suscetibilidade de causar confusão ou associação com marca alheia - o art. 124, V, dispensa a semelhança de atividade.

4. Os elementos nominativos e figurativos das marcas em conflito são suficientemente distintos a ponto de não gerar confusão ou associação indevida. Portanto, possível a convivência pacífica das marcas.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação desprovida.

_________

Dispositivos relevantes citados: LPI, arts. 124, V, XIX, XXIII, e art. 126

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2A. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 05 de novembro de 2024.

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EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 05/11/2024

Apelação Cível Nº 5054645-12.2023.4.02.5101/RJ

RELATOR: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

PRESIDENTE: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

PROCURADOR(A): MAURÍCIO ANDREIUOLO RODRIGUES

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

Votante: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

Votante: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

Votante: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

SANDRO VIEGAS DA SILVA

Secretário