Apelação/Remessa Necessária Nº 5045843-93.2021.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e apelação de JOHNSON & JOHNSON e AQSEPTENCE GROUP, INC. da sentença (evento 85, SENT1) que, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do indeferimento dos registros nºs 912.712.449 e 912.712.899, para a marca mista "JOHNSON MATTHEY", de titularidade da empresa autora/apelada.

Em suas razões recursais (evento 93, APELAÇÃO1), a JOHNSON & JOHNSON sustenta que sua marca é mundialmente conhecida para identificar muito além de produtos de higiene. Aduz, ainda que os registros nºs 003.046.800 e 816.608.598, de sua titularidade, garantem o direito de exclusividade de uso sobre a referida marca e de dispor sobre quem pode ou não a utilizar ou mesmo sua reprodução parcial e imitação, para designar produtos ou serviços idênticos ou mesmos afins. 

Sustenta, ainda, que o registro da apelada nº 912.712.449, na classe 01, visa identificar produtos idênticos aos seus, quais sejam, substâncias químicas destinadas à indústria e à ciência, demonstrando assim o alto potencial de conflito direto entre as marcas em questão, uma vez que a marca da apelada reproduz com acréscimo, o sinal distintivo “JOHNSON”. 

Além disso, alega, ainda, que se considere que a atuação das marcas ocorra em segmento específico destinado a um público-alvo especializado, tal justificativa não é hipótese hábil para afastar a colidência entre os sinais, tendo em vista que a teoria da especialização do consumidor apenas possui o condão de mitigar a colidência de sinais quando estes são destinados a públicos especializados pertencentes a nichos de mercados diferentes.

Por fim, sustenta a impossibilidade de aplicação da teoria da distância ao presente caso, pois não há somente um risco de associação indevida entre consumidores, mas também comprometimento da existência da marca da apelada enquanto sinal distintivo pelo fenômeno da diluição, sendo que, em que pese o fato da apelada listar algumas marcas registradas na classe 01 que utilizam de alguma maneira o patronímico “JOHNSON”, fato é que, além das citadas serem mais distantes, somente a marca da apelada reproduz as marcas da apelante para identificar os mesmos produtos.

​Em suas razões recursais (evento 94, PET1), a AQSEPTENCE GROUP, INC., interpôs recurso de terceiro prejudicado, sustentando que o artigo 996 do CPC autoriza o terceiro, que eventualmente venha a ser prejudicado pelo decisum, a oferecer recurso próprio, cabendo-lhe, apenas, demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em Juízo como substituto processual. Aduz, ainda, que em relação ao pedido de registro nº 912.712.899, o INPI, ao proferir a decisão objeto dessa ação, havia apontado como eventuais anterioridades impeditivas o registro n° 829.947.388, que, na ocasião, era de titularidade da empresa WEATHERFORD/LAMB, INC. (3ª Ré) para a marca nominativa “JOHNSON SCREENS DO BRASIL”, a qual teve a titularidade transferida para a empresa AQSEPTENCE GROUP, INC., no decorrer do processo.

No mérito, a apelante sustenta que o registro nº 829.947.388, para a marca nominativa “JOHNSON SCREENS”, identificando produtos da classe 42, garante o direito de exclusividade de uso sobre a referida marca e de dispor sobre quem pode ou não a utilizar ou mesmo sua reprodução parcial e imitação, para designar produtos ou serviços idênticos ou mesmos afins. 

Sustenta, ainda, que o registro da apelada nº 912.712.899, na classe 42, visa identificar produtos idênticos aos seus, quais sejam, uma vez que a recorrida atua no ramo de serviços científicos e tecnológicos e serviços de medição para monitoramento e para caracterização de fluxo de fluído, enquanto a recorrente atua no segmento de serviços de engenharia e de projeto para terceiros em conexão com o uso de telas e filtros industriais para fins industriais, demonstrando assim o alto potencial de conflito direto entre as marcas em questão, uma vez que a marca da apelada reproduz com acréscimo, o sinal distintivo “JOHNSON”. 

Alega também que ainda que se considere que a atuação das marcas ocorra em segmento específico destinado a um público-alvo especializado, tal justificativa não é hipótese hábil para afastar a colidência entre os sinais, tendo em vista que a teoria da especialização do consumidor apenas possui o condão de mitigar a colidência de sinais quando estes são destinados a públicos especializados pertencentes a nichos de mercado diferentes.

​Por fim, sustenta a impossibilidade de aplicação da teoria da distância ao presente caso, pois não há somente um risco de associação indevida entre consumidores, mas também comprometimento da existência da marca da apelada enquanto sinal distintivo pelo fenômeno da diluição, sendo que, em pese o fato da apelada listar algumas marcas registradas na classe 01 que utilizam de alguma maneira o patronímico “JOHNSON”, fato é que, além das citadas serem mais distantes, somente a marca da apelada reproduz as marcas da apelante para identificar os mesmos produtos.

Contrarrazões no evento 103, CONTRAZAP1, a apelada JOHNSON MATTHEY PLC, requer o desprovimento dos recursos, pois a sua marca foi feita com base na junção dos patronímicos de seus dois fundadores “JOHNSON” e “MATTHEY” em meados do século XIX, tratando-se de uma renomada e tradicional marca na indústria química com mais de 100 anos de existência, sustentando a impossibilidade de associação ou confusão entre os consumidores, pois ambas as empresas estão igualmente consolidadas no mercado.

Ademais, aduz, ainda, que o risco de confusão no presente caso se torna ainda mais remoto quando levado em consideração que a recorrida também atua em segmento cujo público consumidor é extremamente especializado, além de os pedidos de registro terem sido depositados perante o INPI em sua forma mista, ou seja, formado pela combinação de elementos nominativos cuja grafia se apresenta de forma estilizada.

Por sim, sustenta que os demais elementos que compõem os sinais, para além do termo “JOHNSON”, devem ser levados em consideração, uma vez que a sua marca é composta também pelo nome “MATTHEY” enquanto a da recorrente pela expressão “SCREENS DO BRASIL”, retirando ainda mais a atenção do consumidor para o nome “JOHNSON”.

Contrarrazões no evento 107, CONTRAZ1, o INPI requer o desprovimento dos recursos, tendo em vista que a autarquia concluiu pela possibilidade de convivência entre as signos em litígio, não ocorrendo ofensa ao art. 124, XIX da LPI, por essa razão manifestou-se pela procedência dos pedidos, anulando-se os atos administrativos que indeferiram os pedidos de registros de marca nº 912.712.449 e 912.712.899.

O Ministério Público Federal entendeu desnecessária sua intervenção no feito, vide Parecer de evento 8, PARECER1.

É o relatório.

Documento eletrônico assinado por MACARIO RAMOS JUDICE NETO, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002079361v9 e do código CRC 057fc8ab.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MACARIO RAMOS JUDICE NETO
Data e Hora: 16/9/2024, às 17:6:37

Apelação/Remessa Necessária Nº 5045843-93.2021.4.02.5101/RJ

VOTO

No tocante à remessa oficial, na vigência do CPC/73, o Superior Tribunal de Justiça fixou posicionamento reconhecendo as sentenças ilíquidas como sujeitas ao reexame necessário, conforme disposto na Súmula 490 do STJ: “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”.

Todavia, o Código de Processo Civil de 2015 aumentou, significativamente, o montante do valor da condenação ou do direito controvertido, passando-o para 1000 (mil) salários mínimos, em consonância com os objetivos de celeridade e de simplificação do sistema processual.

No caso em análise, o INPI foi condenado ao pagamento de despesas processuais e a honorários de sucumbência, esses últimos fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, que foi estipulada em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Sendo assim, na prática, a sentença determinou o pagamento de montante muito inferior ao piso de 1.000 salários mínimos exigidos para a remessa necessária. Ainda que se considere o proveito econômico obtido pela autora, esse se encontra abarcado pela exceção do art. 496, parágrafo 3º, inciso I, do CPC.

Logo não há pressuposto legal para o conhecimento da remessa oficial. Esse, aliás, é o posicionamento atual do STJ, conforme aresto abaixo transcrito:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.

3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3º, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais).

9. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1735097/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019).

Desta forma, não conheço da remessa necessária.

Conheço da apelação e do recurso de terceiro prejudicado porque presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, as apelantes buscam a reforma da sentença que declarou a nulidade do indeferimento realizado pelo INPI, dos registros nº 912.712.449 (Classe 01) e nº 912.712.899 (Classe 42), para a marca mista JOHNSON MATTHEY, de titularidade da apelada/autora.

A marca apresenta-se como sinal visual apto a estabelecer distinção entre produtos industriais, artigos comerciais e serviços profissionais. Sua função primordial é identificar uma empresa ou um produto, distinguindo-o de outros iguais ou similares existentes no mercado.  Visa, ainda, a orientar o consumidor sobre a procedência de determinado produto ou serviço, fatores que indicam sua qualidade e eficiência. 

Portanto, dentre os requisitos exigidos para o registro da marca, destacam-se a sua distintividade e disponibilidade.  Dessa forma, o sinal através do qual a marca se apresenta deve ser diverso dos demais existentes em uso ou sob registro de outra empresa pertencente ao mesmo gênero de atividade ou afim, justamente para o consumidor não incorrer em erro, atentando-se para o fato de que os objetivos principais do legislador são a proteção do consumidor e do empresário titular da marca anterior, de modo a livrá-lo da concorrência desleal.

Sendo assim, há vedação expressa de “reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia” (art. 124, XIX, da Lei n.º 9.279/96 – LPI).

Destaca-se que, para a aplicação do referido dispositivo legal, é necessária a verificação dos seguintes pressupostos: a existência de registro marcário anterior; afinidade, similaridade ou identidade entre produtos ou serviços assinalados pelas marcas; a reprodução ou imitação da marca anterior e a suscetibilidade de confusão ou associação entre os sinais.

No caso vertente, a controvérsia se resume à avaliação da condição de distintividade entre os sinais da marca mista da apelada "JOHNSON MATTHEY", em oposição às marcas mistas das apelantes "JOHNSON & JOHNSON" e  JOHNSON'S, na classe 01, e "JOHNSON MATTHEY" em oposição a "JOHNSON SCREENS DO BRASIL", na classe 42:

Vejamos abaixo os supostos registros colidentes:

No que tange ao pedido de registro nº 912.712.449 (CLASSE 01):

Apelante:

1) Registro nº  003.046.800

Marca:  JOHNSON & JOHNSON (mista)  
Depósito: 14/04/1958
Concessão: 14/09/1964
Classe: 01
Especificação: Substâncias e produtos químicos destinados à indústria e à ciência. 

2) Registro nº 816.608.598

Marca: JOHNSON'S (mista) 
Depósito:17/01/1992
Concessão: 03/08/1993
Classe: 01
Especificação: Substâncias e produtos químicos destinados à indústria e à ciência.

Apelada:

1) Pedido nº 912.712.449

Marca: JOHNSON MATTHEY (mista) 
Depósito: 12/05/2017
Situação: Pedido de registro de marca indeferido (mantido em grau de recurso) 

Classe: 01

Especificação: Substâncias químicas destinadas à indústria e à ciência; catalisadores para uso na indústria e na ciência, catalisadores para controlar as emissões de motores de combustão interna e de processos industriais, catalisadores para uso em processos petroquímicos, materiais radioativos para uso em processos industriais; compostos químicos para uso como tracejadores para fins de diagnóstico e de identificação; preparações para temperar e soldar; substâncias químicas destinadas a conservar alimentos.

No que tange ao pedido de registro nº 912.712.899 (CLASSE 42):

Apelante:

1) Registro nº  829.947.388

Marca: JOHNSON SCREENS DO BRASIL (nominativa)

Atual titular: AQSEPTENCE GROUP, INC.
Depósito: 01/09/2008

Concessão: 15/03/2011

Classe: 42
Especificação: SERVIÇOS DE ENGENHARIA E DE PROJETO PARA TERCEIROS EM CONEXÃO COM O USO DE TELAS E FILTROS INDUSTRIAIS PARA FINS INDUSTRIAIS, DE REFINO, PROCESSAMENTO MINERAL, AGRÍCOLAS, ARQUITETÔNICOS, MUNICIPAIS, AMBIENTAIS, DE SEPARAÇÃO DE LÍQUIDOS E SÓLIDOS, DE ÓLEO E GÁS E APLICAÇÕES EM ÁGUA DE SUPERFÍCIE.

Apostilamento: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS EXPRESSÕES "SCREENS" E "BRASIL".

Apelada:

1) Registro nº  912.712.899

Marca: JOHNSON MATTHEY (mista)     
Depósito: 12/05/2017
Situação: Pedido de registro de marca indeferido (mantido em grau de recurso) 
Classe: 42
Especificação: Serviços científicos e tecnológicos, e pesquisa e desenho relacionados a estes; serviços de análise e de pesquisa industriais; serviços de medição para monitoramento e para caracterização de fluxo de fluido; serviços de diagnóstico de processo; serviços de monitoramento e de rastreamento de oleodutos, serviços de pesquisa química; serviços de pesquisa petroquímica.

Registre-se inicialmente que a apelada/autora pleiteava o registro da marca "JOHNSON MATTHEY Inspiring Science, Enhancing Life", contudo, em 19/03/2019, apresentou o competente recurso contra o indeferimento e requereu, na mesma oportunidade, que alternativamente à concessão da marca em sua forma original fosse dado prosseguimento ao exame dos pedidos de registro n° 912.712.449 e 912.712.899, com a exclusão da expressão “INSPIRING SCIENCE, ENHANCING LIFE”.

Pois bem.

Em relação à afinidade mercadológica, no que tange aos registros da Classe 01, constata-se que as empresas litigantes atuam em segmentos parcialmente similares, resultando em afinidade de produtos e serviços. Já com relação a afinidade mercadológica na Classe 42, verifica-se que as empresas litigantes atuam em mercados distintos, não ocorrendo afinidade de produtos e serviços.

Quanto à reprodução ou imitação entre os sinais, a fim de apurar a possibilidade de colidência marcária, destaca-se que, no campo da análise de marcas, o importante é o conjunto e não os termos isolados. Nesse sentido, vale lembrar a brilhante lição do Mestre Gama Cerqueira, em Tratado de Propriedade Industrial, vol.II, que alertava: “Deve-se decidir pela impressão de conjunto e não pelos seus detalhes”.

Ao confrontarmos as marcas mistas supostamente colidentes, percebemos haver suficiente grau de distintividade, muito embora exista identidade com relação a um elemento nominativo. É certo que os elementos nominativos das marcas em confronto apresentam semelhança apenas quanto ao termo "JOHNSON", que no caso da sociedade apelada se refere ao patronímico de um dos fundadores, Percival Norton Johnson.

Pode-se perceber que a disposição da marca mista da apelada “JOHNSON MATTHEY”, apresenta letras com grafismo especial, em contraposição à marca mista “JOHNSON & JOHNSON”, "JOHNSON'S e nominativa JOHNSON SCREENS DO BRASIL" das apelantes, que também apresenta letras na cor preta com grafismo especial, sendo capaz de gerar distintividade suficiente entre elas. 

Observemos:

Apelante:

: Classe 01.

: Classe 01.

JOHNSON SCREENS DO BRASIL (nominativa): Classe 42.

Apelada:

: Classe 01 e 42.

Para corroborar a referida coexistência, com relação a ambas as Classes, vale evocar a “Teoria da Distância”, em que uma marca nova em seu segmento, na ocasião do registro, não precisa ser mais diferente das outras já existentes do que essas são entre si.

Sendo assim, a constatação de utilização corriqueira desses termos, no segmento mercadológico em questão, afasta a apropriação exclusiva por parte de apenas um titular, o que torna possível o registro da marca concedida à sociedade autora, por aplicação da Teoria da Distância ao caso concreto.

Este, aliás, tem sido o entendimento desta Turma Especializada:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. MEDICAMENTOS. PREFIXO COMUM. ANTERIORIDADE. MARCAS FRACAS OU EVOCATIVAS. TEORIA DA DISTÂNCIA. SUFICIENTE DISTINÇÃO.  SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. - 
HYPERA S.A interpõe recurso de apelação em face de NATULAB LABORATÓRIOS S.A e do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI , contra a sentença que julgou improcedente o pedido exordial de declaração de nulidade do ato administrativo do INPI, que concedeu o registro nº 909630194, referente à marca mista "BUSCOPLEX NATULAB", em 02/10/2018, da classe de produtos nº 05 (medicamentos para uso humano), de titularidade da empresa ré. - Deve-se analisar se as marcas em tela contêm similaridade suficiente a ponto de propiciar associação indevida ou risco de confusão para o consumidor, o que afrontaria os dispositivos da Lei 9.279/96, uma vez ser incontroverso que os produtos identificados pelas marcas encontram-se no mesmo segmento de mercado, considerando que a marca nominativa da autora BUSCOPAN, registrada sob o nº 002.827.263, desde 1951, ou seja, anteriormente à marca  mista BUSCOPLEX NATULAB, da apelada/ré, depositada somente em 2015. - Procedendo à análise da alegada reprodução, verifica-se que ambas  as marcas possuem em comum o prefixo BUSCO, que é evocativo da substância butilbrometo de escopolamina (BUTILBROMETO+ESCOPOLAMINA), sendo que os radicais "PAN" e "PLEX" são distintos, fonetica e graficamente, considerando a forma figurativa da marca anulanda. - O fato de ambas as marcas elegerem o prefixo "BUSCO", no intuito de fazer alusão ao princípio ativo do medicamento (BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA),  na composição de suas marcas, rechaça a tese recursal, na medida em que implica na impossibilidade de seu uso em caráter exclusivo, a teor do artigo 124, VI da LPI. Isto porque as referidas marcas se consubstanciam em "marcas evocativas ou fracas", na medida em que carecem de maior originalidade, devem estas, por este motivo, suportar o ônus correspondente à vantagem de ter estabelecido uma relação mais aproximada com a qualidade/finalidade para a qual é voltado o produto/serviço que especificam. - A teoria da distância consiste em dizer que uma marca nova em seu segmento, na ocasião do registro, não precisa ser mais diferente das outras já existentes do que essas são entre si, o que se evidencia no caso dos autos, na medida em que já existentes vários outros registros semelhantes, com o prefixo "BUSCO" e como demonstrado pela autarquia ré, em sede de contestação, razão por que não se mostra razoável exigir que a marca anulanda seja mais distinta da anterioridade apontada, qual seja, da marca da autora/apelante, do que as marcas já concedidas são entre si, em decorrência da aplicação da Teoria da Distância. - Os sinais em tela, apesar de semelhantes, não se confundem, sendo suficientemente distintos, não incidindo na hipótese prevista no artigo 124, XIX, da LPI, especialmente quando considerado o mercado de medicamentos, no qual é comum a convivência de expressões que se assemelham em razão do uso de radicais, prefixos e/ou sufixos, que, de alguma forma, denunciem o princípio ativo ou a finalidade terapêutica do medicamento. - Apelação desprovida. (TRF2, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5090144-91.2022.4.02.5101, 1a. TURMA ESPECIALIZADA, Juiz Federal ROGÉRIO TOBIAS DE CARVALHO, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 08/03/2024). (grifei).

APELAÇÕES CÍVEIS. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PRELIMINAR AFASTADA. REGISTROS DE MARCAS COM ELEMENTOS NOMINATIVOS SEMELHANTES. TERMOS EVOCATIVOS. APLICAÇÃO DA TEORIA DA DISTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 124, XIX, DA LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL-LPI. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE RELATIVA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONDENAÇÃO DAS APELANTES EM HONORÁRIOS RECURSAIS. APELAÇÕES DESPROVIDAS. 
1. A marca apresenta-se como sinal visual apto a estabelecer distinção entre produtos industriais, artigos comerciais e serviços profissionais. Sua função primordial é identificar uma empresa ou um produto, distinguindo-o de outros iguais ou similares existentes no mercado.  Visa, ainda, a orientar o consumidor sobre a procedência de determinado produto ou serviço, fatores que indicam sua qualidade e eficiência. 2. Ao confrontarmos as marcas mistas supostamente colidentes, percebemos haver suficiente grau de distintividade, muito embora exista identidade com relação a um elemento nominativo. 3. Impossibilidade de confusão ou associação entre as marcas em questão. A apelante CORY foca suas atividades na comercialização de balas, doces e biscoitos, enquanto a apelada constitui uma rede de sorveteria, com atuação em uma unidade federativa. 4. Com relação à apelante B.G., muito embora também atue no nicho de sorvetes, sua marca mista BEIJO GELADO possui termos meramente evocativos, caracterizando uma marca fraca, o que impõe o ônus da convivência harmônica, posto que possui distintividade suficiente, conforme acima analisado. Teoria da distância.  5. Em que pese a presunção de legitimidade dos atos administrativos, há consenso no sentido de se tratar de presunção relativa, admitindo prova em contrário, o que se alinha ao princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. 6. Manutenção da sentença, devendo ser desprovidas as apelações e majorados os honorários advocatícios em 1% do percentual fixado na sentença. 7. Apelações desprovidas. (TRF2, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5105602-56.2019.4.02.5101, 1a. TURMA ESPECIALIZADA, Juiz Federal MARCELO DA ROCHA ROSADO, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 20/06/2023)
 

Além disso, como bem pontuou a apelada, a expressão "JOHNSON" é de uso comum, notemos alguns exemplos de registros já deferidos pelo INPI na mesma Classe 01 e na Classe 42 das partes do processo:

I) Registro nº 004.512.502, depositado em 08/12/1964
Marca: JOHNSON (mista)   
Titular: S.C. JOHNSON & SON, INC.
Classe 01 - Especificação: PRODUTOS QUÍMICOS USADOS NA AGRICULTURA, HORTICULTURA E NO FLORESTAMENTO, ADUBOS OU FERTILIZANTES NATURAIS E ARTIFICIAIS.

II) Registro nº 915.891.816, depositado em 14/09/2018

Marca: SC Johnson (mista)

Titular: S.C. JOHNSON & SON, INC.
Classe 01 - Especificação: Composições químicas para impermeabilização de calçado, couro ou tecido; composições químicas para alongamento de sapatos.

III) Registro nº 829.475.788, depositado em 13/11/2007

Marca: JOHNSON CONTROLS (nominativa)

Titular: TYCO FIRE $ SECURITY GMBH
Classe 42 - Especificação: Serviços de engenharia e projeto para terceiros nas áreas de sistemas para fornecimento de sistemas de aquecimento, ventilação, ar condicionado, refrigeração, energia, iluminação, alarmes contra incêndio e de acesso de segurança; serviços de projeto de arquitetura; serviços de gerenciamento de sistema on-line que permitem que os usuários monitorem remotamente sistemas de fornecimento de sistemas de aquecimento, ventilação, ar condicionado, refrigeração, energia, iluminação, alarmes contra incêndio e de acesso de segurança; serviços de fornecimento de uso temporário de software on-line não descarregável para uso no gerenciamento de banco de dados na área de imóveis; serviços de consultoria relacionados ao uso de edifícios, a saber, serviços de consultoria referentes ao projeto de sistemas de infraestrutura de edifícios, planejamento de edifícios e sistemas de infraestrutura para edifícios, planejamento de local, a saber, topografia e engenharia, projeto de edifícios, engenharia de edifícios, padrões de construção, sistemas de gerenciamento de edifícios, a saber, projeto e desenvolvimento de sistemas de software de computador on-line e integração de sistemas de computador e automação de edifícios, tecnologia de informação para edifícios, segurança e saúde ambiental em edifícios, ambiente de edifícios, qualidade ambiental de edifícios; serviços de projeto de sistemas de software de computador para controles de gerenciamento de instalações.

Outrossim, importante registrar também que a marca JOHNSON SCREENS DO BRASIL, de titularidade atual da apelante AQSEPTENCE GROUP, INC, que anteriormente pertencia a ré WEATHERFORD/LAMB, INC, convive normalmente com sua marca na mesma Classe 42 da apelante JOHNSON & JOHNSON, conforme pontuou a sentença.

Ademais, como bem constatou o INPI no evento 58, DOC3, as referidas marcas são passíveis de existirem sem qualquer confusão, vejamos o entendimento da autarquia especializada:

Neste sentido, re-examinando a matéria, verifica-se que, conforme alegações apresentadas pela Autora, as marcas conflitantes – todas compostas pela expressão JOHNSON – possuem conjuntos suficientemente distintos, o que afasta a incidência da norma prevista no artigo 124, XIX, da LPI, por ausência de possibilidade de confusão entre as marcas. O patronímico MATTHEY forma todo indivisível com o nome JOHNSON, de modo a dissociar qualquer semelhança em relação às demais marcas compostas pelo termo JOHNSON, inclusive quanto a famosa marca JOHNSON & JOHNSON. 

O fato de possuir diversos registros de marcas compostas pela expressão JOHNSON MATTHEY, no Brasil e no exterior, corrobora a possibilidade de convivência entre os sinais ditos colidentes no mercado. Neste ponto, vale ressaltar não ter sido apresentada oposição por qualquer terceiro aos pedidos de registro nº 912712449 e 912712899. 

Ademais, os elementos dos autos demonstram que, apesar de ter requerido marca com especificação de produtos e serviços similar às marcas anteriores, haja vista o conteúdo abrangente da especificação, as empresas litigantes atuam em segmentos de mercado distintos, o que rechaça qualquer possibilidade de prejuízo aos titulares dos registros anteriores ou aos consumidores. 

Pelo exposto, concluímos pelo reconhecimento da procedência do pedido Autoral para que sejam anulados os atos administrativos que mantiveram o indeferimento dos pedidos de registro nº 912712449 e 912712899 para o seu consequente deferimento.

Além disso, a marca “JOHNSON MATTHEY”, de titularidade da apelada, encontra-se registrada no INPI para identificar produtos e serviços pertencentes às Classes nºs 2, 5, 6, 7, 14, 40 e 45 e produtos pertencentes à classe nacional 7.60, bem como está registrada em diversos países estrangeiros, nos quais convive pacificamente com marcas da JOHNSON & JOHNSON.

Assim, a outorga à detentora do primeiro registro contendo a expressão e capaz de gerar um monopólio indevido, na medida em que seria titular de uma marca, cujos elementos, em função de seu caráter comum ou vulgar, deveria ter seu uso franqueado a qualquer interessado em atuar no respectivo segmento. 

No que tange ao tema, também o Colendo Superior de Justiça pronunciou que as “marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade ou forte atividade criativa, podem coexistir harmonicamente. É descabida, portanto, qualquer alegação de notoriedade ou anterioridade de registro, com o intuito de assegurar o uso exclusivo da expressão de menor vigor inventivo” (STJ - REsp 1.166.498 – Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 30.03.2011). 

Inexiste, portanto, violação ao art. 124, incisos XIX, da Lei 9.279/96.

A prevalência da pretensão da apelante é o mesmo que tutelar, a seu favor, a apropriação de signos de uso comum. Essa pretensão encontra impedimento legal no inciso VI, do art. 124 da LPI:

Art. 124. Não são registráveis como marca:
VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;
 

Portanto, plenamente possível a convivência entre as marcas relativas aos registros em análise na Classe 01 e Classe 42, como consectário da Teoria da Distância.

Já com relação as divergências quanto ao registro da apelada nº 912.712.899, na Classe 42, também é possível valer-se da teoria da especialidade, pois para se verificar se há confusão entre signos marcários, há que se perquirir, em primeiro lugar, se há concorrência entre os produtos ou serviços a serem por eles designados, ou seja, deverá ser observado o princípio da especialidade, pelo qual o limite de proteção conferida às marcas registradas compreende os produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins aos assinalados, suscetíveis de causar confusão ou associação.

O princípio da especialidade tem por finalidade delimitar o campo de abrangência da proteção de uma marca, de acordo com o segmento mercadológico no qual está inserido o produto ou serviço a ser por ela designado. Em decorrência, é possível que marcas semelhantes ou mesmo idênticas sejam registradas por diferentes titulares, em classes diferentes ou até mesmo dentro da mesma classe, desde que destinadas a mercados diferentes e inconfundíveis entre si.

Vale a pena transcrever a lição de Gama Cerqueira, a respeito do Princípio da Especialidade, no seguinte sentido:

“Nada impede também que a marca seja idêntica ou semelhante a outra já usada para distinguir produtos diferentes ou empregada em outro gênero de comércio ou indústria. É neste caso que o princípio da especialidade da marca tem sua maior aplicação, abrandando a regra relativa à novidade. A marca deve ser nova, diferente das existentes; mas, tratando-se de produtos ou indústrias diversas, não importa que ela seja idêntica ou semelhante a outra em uso”. (CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade Industrial, 2ª edição, vol. 2, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, p. 779)"

Em vista disso, não é razoável dizer que há possibilidade de confusão ou associação indevida entre os consumidores, uma vez que a apelante JOHNSON SCREENS DO BRASIL atua no ramo de telas e filtros industriais. Enquanto isso, a apelada atua no ramo de serviços de análise e de pesquisa industriais, serviço de pesquisa química e petroquímica, não havendo assim qualquer relação entre as atividades desenvolvidas por cada um que pudesse ensejar dúvida em relação às consumidores.

Por conseguinte, deve-se atentar que o signo da apelada em confronto foi registrado em sua apresentação mista, enquando da apelante é somente registrado de forma nominativa, guardando assim suficiente distintividade entre si, fato que reforça a possibilidade da sua convivência no mercado consumidor.

Logo, é plenamente possível a convivência entre as marcas relativas aos registros em análise na Classe 42, como consectário do princípio da especialidade, além da Teoria da Distância conforme já devidamente fundamentado.

Portanto, percebe-se que o signo registrado pela apelada possui distintividade, não encontrando óbice nas vedações insculpidas no artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial.

Assim, a sentença deve ser mantida.

Os honorários advocatícios devem ser majorados em 2% (dois por cento), para cada apelante, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

Isto posto, voto no sentido de não conhecer da remessa necessária e negar provimento a apelação e ao recurso de terceiro prejudicado interposto pelas rés.

Documento eletrônico assinado por MACARIO RAMOS JUDICE NETO, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002079362v18 e do código CRC 8a9874ae.

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Signatário (a): MACARIO RAMOS JUDICE NETO
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Apelação/Remessa Necessária Nº 5045843-93.2021.4.02.5101/RJ

EMENTA

DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO E RECURSO DE TERCEIRO PREJUDICADO. REGISTRO DE MARCA. AVALIAÇÃO DE DISTINTIVIDADE ENTRE MARCAS MISTAS. APLICAÇÃO DA TEORIA DA DISTÂNCIA E PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que declarou a nulidade do indeferimento do INPI relativo aos pedidos de registro das marcas mistas nº 912.712.449 (Classe 01) e nº 912.712.899 (Classe 42), ambas da apelada JOHNSON MATTHEY. As apelantes, detentoras dos registros "JOHNSON & JOHNSON", "JOHNSON'S" e "JOHNSON SCREENS DO BRASIL", alegam semelhança entre as marcas em questão e buscam a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é caso de remessa necessária. (ii) definir se há similaridade ou imitação entre as marcas "JOHNSON MATTHEY" da apelada e as marcas "JOHNSON & JOHNSON", "JOHNSON'S" e "JOHNSON SCREENS DO BRASIL" das apelantes, o que poderia causar confusão no mercado (Classe 01 e 42); (iii) determinar se a coexistência dessas marcas é possível à luz da Teoria da Distância e do Princípio da Especialidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso em análise, o INPI foi condenado ao pagamento de despesas processuais e a honorários de sucumbência, esses últimos fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, que foi estipulada em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Sendo assim, na prática, a sentença determinou o pagamento de montante muito inferior ao piso de 1.000 salários mínimos exigidos para a remessa necessária. 

4. Verifica-se que, embora haja identidade no termo "JOHNSON" entre as marcas, esse elemento é de uso comum, não podendo ser apropriado exclusivamente por uma das partes. O elemento "MATTHEY" no conjunto "JOHNSON MATTHEY" da apelada confere distintividade suficiente ao sinal.

5. A análise de distintividade deve considerar a "impressão de conjunto", de modo que os sinais devem ser vistos em sua totalidade, não apenas pelos termos isolados. As marcas comparadas possuem diferenças gráficas e figurativas que afastam a possibilidade de confusão.

6. A Teoria da Distância estabelece que marcas fracas ou evocativas podem coexistir quando inseridas no mesmo segmento de mercado, desde que apresentem diferenças suficientes entre si, como ocorre no presente caso na análise das marcas, com relação as classes 01 e 42.

7. Ademais, a convivência das marcas em questão é possível em razão da ausência de concorrência direta entre os produtos e serviços oferecidos pelas empresas litigantes na Classe 42, aplicando-se o Princípio da Especialidade.

8. Precedente jurisprudencial indica que marcas evocativas ou de uso comum, como no caso das marcas com o termo "JOHNSON", não possuem exclusividade absoluta, devendo conviver harmonicamente no mercado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Remessa necessária não conhecida. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A remessa necessária não deve ser conhecida, pois a condenação do INPI se deu em valor muito abaixo de 1000 salários mínimos. 2. Marcas mistas que compartilham elementos nominativos de uso comum, como "JOHNSON", podem coexistir no mercado, desde que apresentem suficiente distintividade gráfica ou figurativa. 3. A Teoria da Distância aplica-se para permitir a coexistência de marcas fracas ou evocativas, mesmo no mesmo segmento mercadológico. 4. O Princípio da Especialidade delimita o alcance de proteção das marcas aos produtos e serviços específicos, não havendo confusão quando as empresas atuam em mercados distintos.

_______________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/96 (LPI), art. 124, XIX; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.166.498, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 30.03.2011; TRF2, Apelação Cível nº 5090144-91.2022.4.02.5101, 1ª Turma Especializada, j. 08.03.2024; TRF2, Apelação Cível nº 5105602-56.2019.4.02.5101, 1ª Turma Especializada, j. 20.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1A. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, não conhecer da remessa necessária e negar provimento a apelação e ao recurso de terceiro prejudicado interposto pelas rés, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2024.

Documento eletrônico assinado por MACARIO RAMOS JUDICE NETO, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002079363v5 e do código CRC 4f5200d6.

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Signatário (a): MACARIO RAMOS JUDICE NETO
Data e Hora: 16/11/2024, às 10:53:11

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 12/11/2024

Apelação/Remessa Necessária Nº 5045843-93.2021.4.02.5101/RJ

RELATOR: Desembargador Federal MACARIO RAMOS JUDICE NETO

PRESIDENTE: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

PROCURADOR(A): MARYLUCY SANTIAGO BARRA

SUSTENTAÇÃO ORAL PRESENCIAL: CAIO RICHA DE RIBEIRO por JOHNSON & JOHNSON

SUSTENTAÇÃO ORAL PRESENCIAL: CAIO RICHA DE RIBEIRO por WEATHERFORD/LAMB, INC

SUSTENTAÇÃO ORAL PRESENCIAL: NICOLE DE ALENCAR ROMERO GONÇALVES por JOHNSON MATTHEY PLC

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador Federal MACARIO RAMOS JUDICE NETO

Votante: Desembargador Federal MACARIO RAMOS JUDICE NETO

Votante: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

Votante: Juiz Federal ROBERTO DANTES SCHUMAN DE PAULA

SANDRO VIEGAS DA SILVA

Secretário