Apelação Cível Nº 5024205-67.2022.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de apelação de INDUSTRIA DE ESTOFADOS INHUMAS LTDA da sentença (evento 52, SENT1) que, nos autos da ação ajuizada em face do INPI – INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL e de ESTOFARIA LG LTDA, julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do ato administrativo da autarquia apelada que anulou o registro nº 909.757.100 conferido para a marca mista de titularidade da apelante.

Em suas razões (evento 58, APELAÇÃO1), INDUSTRIA DE ESTOFADOS INHUMAS LTDA alega cerceamento de defesa diante do indeferimento de produção de prova oral. Aduz, que desde sua fundação (2004), adota o sinal CIA DO ESTOFADO como marca e título de estabelecimento. Salienta que depositou e obteve o registro da marca (2018), o qual foi posterioremente anulado. Reforça a precedência na utilização da marca bem como a boa-fé. Alerta que a utilização de sinais comuns e genéricos acarreta o ônus de convivência com outros fornecedores. Afirma que, em que pese o caráter fraco e evocativo da marca, há suficiente distinção, quando analisado o conjunto marcário. Sustenta que suporta convivência com outras marcas registradas que adotam o mesmo sinal ou sinais extremamente semelhantes. Informa que as partes convivem há 14 anos no mercado, sem que tenha havido confusão no consumidor. Destaca que as partes estão sediadas em diferentes estados da federação. Requer o provimento do recurso.

Em suas contrarrazões (evento 66, CONTRAZAP1), ESTOFARIA LG LTDA sustenta a ocorrência de preclusão quanto à alegação de cerceamento de defesa, bem como a existência de fundamentação para a negativa da prova pleiteada. Afirma que não houve comprovação da utilização da marca de boa-fé no período determinado pela lei. Salienta ser a marca da recorrida dotada dos elementos necessários à registrabilidade. Alerta que a marca da autora não possui distintividade suficiente a elidir confusão no mercado consumidor. Destaca que as marcas apresentadas pela apelante, para fins de aplicação da teoria da distância, possuem distintividade de sinais e outros elementos. Alega ser o registro concedido para o território nacional. Requer o desprovimento do recurso com majoração da verba sucumbencial.

Em suas contrarrazões (evento 67, CONTRAZ1), o INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL reitera todas as manifestações constante dos autos, pugnando pela manutenção na íntegra da sentença prolatada.

O Ministério Público Federal não se manifestou sobre o mérito do feito, requerendo o seu prosseguimento (evento 4, PARECER1).

É o relatório.

Documento eletrônico assinado por MACARIO RAMOS JUDICE NETO, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001914778v14 e do código CRC 5fe50f90.

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Apelação Cível Nº 5024205-67.2022.4.02.5101/RJ

VOTO

Conheço do recurso porque presentes seus pressupostos.

Como relatado, busca a apelante a reforma da sentença (evento 52, SENT1) que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do ato administrativo da autarquia apelada que anulou o registro nº 909.757.100 conferido para a marca mista de titularidade da apelante.

1. Do inexistente cerceamento de defesa:

Inicialmente, deve ser rejeitada a alegação de cerceamento de defesa, porquanto o magistrado, diante de seu poder instrutório e em virtude do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pode dispensar a produção de provas desnecessárias ao deslinde da causa. A análise do mérito da presente demanda exige a apreciação da prova documental constante nos autos, através da qual é possível aferir a titularidade das marcas, anterioridade de registro, semelhança entre as marcas e demais questões deduzidas pelas partes.

2. Do mérito:

Como é cediço, a marca apresenta-se como sinal visual apto a estabelecer distinção entre produtos industriais, artigos comerciais e serviços profissionais. Sua função primordial é identificar uma empresa ou um produto, distinguindo-o de outros iguais ou similares existentes no mercado. Visa, também, orientar o consumidor sobre a procedência de determinado produto ou serviço, fatores que indicam sua qualidade e eficiência.

Dentre os requisitos exigidos para o registro da marca, destacam-se a distintividade e a disponibilidade. Dessa forma, o sinal através do qual a marca se apresenta deve ser diverso dos demais existentes em uso ou sob registro de outra empresa pertencente ao mesmo gênero de atividade ou afim, atentando-se para o fato de que os objetivos principais do legislador são a proteção do consumidor e do empresário titular da marca anterior, de modo a livrá-lo da concorrência desleal.

Sendo assim, há vedação expressa de “reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia” (art. 124, XIX, da Lei n.º 9.279/96 – LPI).

Destaca-se que, para a aplicação do referido dispositivo legal, é necessária a verificação dos seguintes pressupostos: a existência de registro marcário anterior; afinidade, similaridade ou identidade entre produtos ou serviços assinalados pelas marcas; a reprodução ou imitação da marca anterior e a suscetibilidade de confusão ou associação entre os sinais.

No caso vertente, a controvérsia se resume à avaliação da condição de distintividade entre os sinais da marca mista, evocativa, da apelada "CIA DO ESTOFADO", em oposição à marca mista da apelante "CIA DO ESTOFADO".

Em relação à afinidade mercadológica, constata-se que as empresas litigantes atuam em segmentos similares, quais sejam, comércio de móveis. Embora estejam as marcas registradas em classes diferentes (20 e 35), há proximidade entre suas atividades, resultando em afinidade de produtos e serviços, o que promove a concorrência entre si.

Essa, aliás, foi a conclusão da área técnica do INPI (evento 20, CONT2) que assim pontuou: “... as marcas assinalam produtos e serviços quase idênticos do ponto de vista mercadológico, impedindo, assim, sua convivência no mercado”. Portanto, resta configurada a afinidade entre os produtos assinalados pelas marcas em exame.

Quanto à reprodução ou imitação entre os sinais, a fim de apurar a possibilidade de colidência marcária, destaca-se que, no campo da análise de marcas, o importante é o conjunto e não os termos isolados. Nesse sentido, vale lembrar a brilhante lição do Mestre Gama Cerqueira, em Tratado de Propriedade Industrial, vol.II, que alertava: “Deve-se decidir pela impressão de conjunto e não pelos seus detalhes”.

Ao confrontarmos as marcas mistas e evocativas colidentes, percebemos não haver suficiente grau de distintividade. Apesar da existência de alguns elementos figurativos distintos, a semelhança gráfica e fonética é idêntica, gerando inasfastável risco de diluição da marca de titularidade da apelada.

Vale ressaltar que deve ser evitada possível confusão do público consumidor na identificação da procedência dos produtos; portanto, as marcas devem ser suficientemente claras e diferentes, o que não é o caso. Nesse sentido, é o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MARCA EXTINTA PELO INPI. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DO REGISTRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NOME EMPRESARIAL. REGISTRO ANTERIOR AO DEPÓSITO DA MARCA ANULADA. PRODUTOS INSERIDOS NO MESMO SEGMENTO MERCADOLÓGICO. CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA VERIFICADA. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A LEI 9.279/96 E COM O ENTENDIMENTO DO STJ.

1. Ação ajuizada em 25/9/2009. Recurso especial interposto em 13/1/2014 e concluso ao Gabinete em 12/4/2018.

2. O propósito recursal é verificar a higidez do ato administrativo do INPI que decretou a nulidade do registro marcário n. 814980627.

3. O entendimento consolidado do STJ acerca da interpretação do conteúdo normativo dos arts. 130 e 131 do CPC/73 aponta no sentido que compete ao juiz a direção da instrução probatória, apreciando livremente as provas produzidas a fim de formar a sua convicção, não havendo que se falar na violação desses dispositivos legais quando o juiz, sopesando todo o conjunto probatório produzido e carreado aos autos, julga a causa em sentido oposto ao pretendido pela parte, como no particular. Precedente.

4. Tanto o nome empresarial quanto a marca gozam de proteção jurídica com dupla finalidade: por um lado, ambos são tutelados contra usurpação e proveito econômico indevido; por outro, busca-se evitar que o público consumidor seja confundido quanto à procedência do bem ou serviço oferecido no mercado.

5. O art. 124, V, da Lei de Propriedade Industrial estabelece situação que enseja a recusa da concessão do registro marcário pelo órgão competente: quando se constatar que a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome empresarial previamente registrado por terceiros possa causar confusão ou associação indevida no público consumidor (hipótese dos autos).

6. Para a tutela da Lei 9.279/96, basta a possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetivo engano por parte de clientes ou consumidores específicos. Precedente.

7. A alteração das conclusões do Tribunal de origem, no sentido de que as empresas litigantes atuam no mesmo ramo de atividades e que o uso da expressão LEADER pela recorrente é suscetível de causar confusão e associação indevida nos consumidores, exigiria revolvimento do acervo probatório do processo, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

8. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

(REsp n. 1.867.230/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 19/8/2021.)

Em que pese tratar-se do que se convencionou chamar de “marcas fracas”, ou seja, aquelas compostas de termos evocativos e expressões de baixa distintividade, e que, diante de um menor grau de criatividade, possuem o ônus da convivência com outras similares, os demais signos devem cumprir o papel de gerar o mínimo de originalidade necessária para a distinção dessas marcas, a ponto de evitar a confusão entre os consumidores. Entretanto, como já dito, na análise em conjunto das marcas, não restou demonstrada suficiente distinção, do que se conclui não ser possível a convivência entre elas.

Quanto à alegação de precedência e utilização de boa-fé da marca pela apelante, verifica-se ser tal alegação desprovida de qualquer fundamentação. Os elementos de prova juntados aos autos não se prestam a evidenciar a utilização da marca há pelo menos 6 meses da data do depósito (artigo 129, §1º, da Lei 9279/96), uma vez que se referem a períodos pretéritos bem distante da referida data.

A propósito, vejamos a sentença no pormenor:

A Autora sustenta que seria usuária anterior da expressão "CIA DO ESTOFADO", desde sua constituição em 2004, razão pela qual invoca o direito de precedência ao registro de tal expressão como marca, na forma do Artigo 129, §1º da LPI.

Assim, a solução da presente controvérsia passa por saber se a Autora tem direito de precedência sobre a marca "CIA DO ESTOFADO", devendo comprovar o uso anterior da expressão, na forma do Artigo 129 §1º da Lei 9279/96, transcrito a seguir:

“Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

Art. 158. Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1º O depositante será intimado da oposição, podendo se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.”

A Lei n.º 9.279/1996 – Lei da Propriedade Industrial - adotou o sistema atributivo, adquirindo-se a propriedade da marca, em regra, pelo registro validamente expedido (art. 129, caput). 

O § 1º do art. 129, entretanto, traz uma exceção ao sistema atributivo. Segundo tal dispositivo, toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos seis meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

Cumpre registrar que o TRF da 2ª Região vinha adotando o entendimento de que tal faculdade deveria ser exercida na primeira oportunidade, ou seja, dentro do prazo de oposição previsto no art.158 da LPI (AC n.º 2010.51.01.810536-4, Relator Des. Fed. MESSOD AZULAY NETO, j. 08/04/2014 e AC n.º 0019560-36.2012.4.02.5101, Relator ANTONIO IVAN ATHIÉ, j. 09/06/2016), após o que estaria consolidado o direito de propriedade em favor do titular (ressalvada, obviamente, a possibilidade de impugnação administrativa ou judicial em casos de nulidade previstos no art.124 da LPI), e não mais seria cabível a invocação de direito de precedência por via administrativa ou judicial.

Entretanto, no julgamento da questão, o STJ, pela sua 3ª Turma, firmou entendimento contrário ao entendimento que estava sendo adotado pelo TRF da 2ª Região, em acórdão cujo teor traz a seguinte ementa (REsp 1.464.975-PR, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 01/12/2016, por unanimidade, votaram os Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro): 

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO. MARCA. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
1- Ação distribuída em 8/8/2011. Recurso especial interposto em 17/7/2013 e atribuído à Relatora em 25/8/2016. 
2- Controvérsia que se cinge em definir se o registro da marca PADRÃO GRAFIA deve ou não ser anulado em virtude do direito de precedência alegado pela recorrida. 
3- A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 
4- O capítulo do acórdão recorrido que adota orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.
5- Não havendo manifestação do Tribunal de origem acerca de dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, a irresignação não pode ser conhecida. 
6- É possível o reconhecimento judicial da nulidade do registro de marca com fundamento em direito de precedência (art. 129, § 1º, da Lei 9.279/1996).
7- A Lei de Propriedade Industrial protege expressamente aquele que vinha utilizando regularmente marca objeto de depósito efetuado por terceiro, garantindo-lhe, desde que observados certos requisitos, o direito de precedência de registro.
8- Hipótese em que os juízos de origem – soberanos no exame do acervo probatório – concluíram que a recorrida, de boa-fé, fazia uso de marca designativa de produto idêntico ou semelhante, há mais de seis meses antes do pedido de registro formulado pela interessada. 
9- RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO" (grifos nossos).

Assim, adotando o entendimento exposto no acórdão do STJ, tribunal responsável pela uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional em nosso País, deve-se entender que a invocação do direito de precedência com base no parágrafo único do art.129 da LPI pode ser feita tanto na esfera administrativa quanto na judicial – mas desde que cumpridos, em qualquer caso, os prazos legais pertinentes.

Note-se, contudo, que não basta a titularidade anterior de marca semelhante ou mesmo o nome empresarial para reconhecimento do direito de precedência, na medida em que, diante do caráter atributivo do sistema brasileiro, tal direito configura-se excepcional, demandando a quem o alega prova robusta para seu reconhecimento, nos termos do art. 373, I, do CPC. 

Como bem asseverado pelo E. TRF2, "o direito de precedência invocado pela parte (art. 129, § 1ª da LPI) (...) deflui da utilização de expressão apenas como marca" (AC - Apelação - Recursos - Processo Cível e do Trabalho 0809547-47.2009.4.02.5101, MESSOD AZULAY NETO, TRF2 - 2ª TURMA ESPECIALIZADA).

Nessa linha de raciocínio, é crucial que a alegação de direito de precedência, especialmente quando só formulada em sede judicial, tenha lastro em suporte probatório consistente e inequívoco, que demonstre cabalmente a utilização do signo, no Brasil, no período referido pela norma (LPI, art. 129, parágrafo único) - "há pelo menos seis meses", ou seja, em período de tempo contínuo equivalente a, no mínimo, os 6 meses anteriores à data do depósito do registro posterior.

Ou seja, há de se perquirir, agora, se a Autora, de boa-fé, fazia uso do signo "CIA DO ESTOFADO" para distinguir ou certificar produtos e serviços do segmento móveis há, pelo menos, 6 meses antes da data do primeiro depósito do registro da sociedade Ré (01/04/2013), ou seja, no mínimo, no período compreendido entre 01/10/2012 e 31/03/2013 (LPI, art. 129, § 1º).

Em relação às notas fiscais apresentadas, cumpre mencionar que o período principal de análise para fins de aplicação do art. 129, § 1º, no caso concreto, é 01/10/2012 a 31/03/2013, referentes aos seis meses que antecederam o depósito do primeiro registro anulando. Deste modo, nota-se que as notas fiscais apresentadas no anexo 5 do evento 1 (referentes aos anos de 2004, 2005, 2006 e 2007) não se prestam a tal fim, eis que datadas muito preteritamente ao período acima mencionado, não havendo como comprovar a manutenção do alegado uso anterior no período estabelecido pela lei.

Deste modo, a documentação acostada aos autos pela demandante não permite concluir que a marca "CIA DO ESTOFADO", titularizada pela autora e posteriormente anulada pelo INPI, estivesse sendo efetivamente utilizada, de forma efetiva e habitual, com conhecimento público, para distinguir produtos ou serviços no segmento de móveis, no período acerca dos 6 meses anteriores à data de depósito do primeiro registro da sociedade Ré.

Em conclusão, por ausência de suporte probatório hábil, tenho que a Autora não pode invocar direito de precedência sobre o signo "CIA DO ESTOFADO", a amparar a nulidade do ato administrativo que deu provimento ao processo administrativo de nulidade e anulou o registro de sua titularidade nº 909.757.100, pelo que não há como ser acolhida a pretensão autoral.

Ademais, não há como aferir a exteriorização de marcas no mercado de consumo tão somente através de documentos fiscais das empresas, que, em não raras situações (em especial, nas relações comerciais – intermediárias - da cadeia produtiva, envolvendo insumos, fornecedores, atacadistas, entre outros), utilizam sinais nominativos distintos de suas próprias marcas.

Dessarte, correta a sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do ato administrativo da autarquia ré que anulou o registro nº 909.757.100 conferido para a marca mista de titularidade da apelante.

Diante do desprovimento da apelação, majoro os honorários advocatícios em desfavor da apelante em 1% (um por cento) do valor dos honorários fixados na sentença, de acordo com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento à apelação.

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Apelação Cível Nº 5024205-67.2022.4.02.5101/RJ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTROS DE MARCAS COM ELEMENTOS NOMINATIVOS idênticos. DISTINTIVIDADE não EVIDENCIADA. MARCAS FRACAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A marca apresenta-se como sinal visual apto a estabelecer distinção entre produtos industriais, artigos comerciais e serviços profissionais. Sua função primordial é identificar uma empresa ou um produto, distinguindo-o de outros iguais ou similares existentes no mercado. Visa, também, a orientar o consumidor sobre a procedência de determinado produto ou serviço, fatores que indicam sua qualidade e eficiência.

2. Ao confrontarmos as marcas evocativas e mistas colidentes, percebemos não haver suficiente grau de distintividade. Apesar da existência de alguns elementos figurativos distintos, a semelhança gráfica e fonética é idêntica, gerando inasfastável risco de diluição da marca de titularidade da apelada.

3.Em que pese tratar-se do que se convencionou chamar de “marcas fracas”, e que, diante de um menor grau de criatividade, possuem o ônus da convivência com outras similares, os demais signos devem cumprir o papel de gerar o mínimo de originalidade necessária para a distinção dessas marcas, circunstância não verificada na hipótese dos autos.

4. Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2024.

Documento eletrônico assinado por MACARIO RAMOS JUDICE NETO, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001914780v6 e do código CRC 0c5a4fc5.

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Data e Hora: 1/10/2024, às 17:45:28

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 12/06/2024

Apelação Cível Nº 5024205-67.2022.4.02.5101/RJ

RELATOR: Desembargador Federal MACARIO RAMOS JUDICE NETO

PRESIDENTE: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

PROCURADOR(A): LUIZ FERNANDO VOSS CHAGAS LESSA

SUSTENTAÇÃO ORAL POR VIDEOCONFERÊNCIA: FERNANDO MULLER por INDUSTRIA DE ESTOFADOS INHUMAS LTDA

FLAVIA JANOT DE MATTOS BURKE

Secretária

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 30/09/2024

Apelação Cível Nº 5024205-67.2022.4.02.5101/RJ

RELATOR: Desembargador Federal MACARIO RAMOS JUDICE NETO

PRESIDENTE: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

PROCURADOR(A): MAURÍCIO ANDREIUOLO RODRIGUES

SUSTENTAÇÃO ORAL POR VIDEOCONFERÊNCIA: FERNANDO MULLER por INDUSTRIA DE ESTOFADOS INHUMAS LTDA

SUSTENTAÇÃO ORAL POR VIDEOCONFERÊNCIA: MAICON DE OLIVEIRA por ESTOFARIA LG LTDA

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador Federal MACARIO RAMOS JUDICE NETO

Votante: Desembargador Federal MACARIO RAMOS JUDICE NETO

Votante: Juiz Federal MARCELO LEONARDO TAVARES

Votante: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

FLAVIA JANOT DE MATTOS BURKE

Secretária