Apelação Cível Nº 5001962-03.2020.4.02.5004/ES

RELATÓRIO

Trata-se de apelação de CEREAIS DO NICO LTDA da sentença (evento 53, SENT1) que, julgou improcedente o pedido para declarar a nulidade do ato administrativo que anulou o registro nº 907926681, referente à marca mista "LIVIA ALIMENTOS", de titularidade da autora.

Em suas razões recursais (evento 58, APELAÇÃO1), a autora sustenta que o registro da sua marca foi na classe de produtos nº 31, enquanto o registro da marca "Lívia", de titularidade da apelada, foi na classe de produtos nº 30, sendo que o próprio INPI faz diferenciação entre os produtos listados nas referidas classes, o que demonstra existir diferença capaz de afastar a alegação de que se tratam de produtos capazes de gerar confusão comercial. 

Aduz, ainda, que pelo princípio da especialidade é possível o reconhecimento do registro, pois se tratam de marcas registradas em classes diversas, envolvendo produtos diferentes, não sendo aplicável o artigo 124, XIX da LPI.

Contrarrazões no evento 65, CONTRAZ1, o INPI sustenta que o termo “LÍVIA, dentro dos critérios de análise no segmento que atua é considerado arbitrário com grande grau de distintividade suficiente para merecer a proteção com exclusividade, portanto, não há nada de evocativo/uso comum, como alegado pela apelante. Ademais, alega que não há o que se falar em princípio da especialidade, tendo em vista que os segmentos de mercado que atuam as marcas em questão, estão diretamente relacionados, possibilitando com isso a confusão/conflito do consumidor, pois, a marca da autora não possui distintividade suficiente para permitir a convivência no mercado com a marca apontada como anterioridade impeditiva.

Contrarrazões no evento 66, CONTRAZ1, a Bunge Alimentos S/A requer o desprovimento do recurso da autora, visto que se não bastasse reproduzir a parcela nominativa (LÍVIA) da marca da apelada, a simples comparação dos sinais das partes deixa flagrante a reprodução da marca da apelada pela apelante, sendo certo que os sinais são colidentes no conjunto, ou seja, assemelham-se em seus aspectos gráfico, fonético e visual, além das marcas concorrerem ao mesmo segmento mercadológico, a saber, ramo alimentício, o que certamente causaria confusão ou associação entre os consumidores.

O Ministério Público Federal entendeu desnecessária sua intervenção no feito, vide Parecer de evento 4, PARECER1.

É o relatório.

Documento eletrônico assinado por MACARIO RAMOS JUDICE NETO, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002016949v6 e do código CRC fb98889a.

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Apelação Cível Nº 5001962-03.2020.4.02.5004/ES

VOTO

Conheço da apelação porque presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, a apelante busca a reforma da sentença para deferir o pedido para anular o ato administrativo praticado pelo INPI, que declarou nulo o registro da marca “LÍVIA ALIMENTOS”, registrada sob o nº 907.926.681.

A marca apresenta-se como sinal visual apto a estabelecer distinção entre produtos industriais, artigos comerciais e serviços profissionais. Sua função primordial é identificar uma empresa ou um produto, distinguindo-o de outros iguais ou similares existentes no mercado.  Visa, ainda, a orientar o consumidor sobre a procedência de determinado produto ou serviço, fatores que indicam sua qualidade e eficiência. 

Portanto, dentre os requisitos exigidos para o registro da marca, destacam-se a sua distintividade e disponibilidade. Dessa forma, o sinal através do qual a marca se apresenta deve ser diverso dos demais existentes em uso ou sob registro de outra empresa pertencente ao mesmo gênero de atividade ou afim, justamente para o consumidor não incorrer em erro, atentando-se para o fato de que os objetivos principais do legislador são a proteção do consumidor e do empresário titular da marca anterior, de modo a livrá-lo da concorrência desleal.

Sendo assim, há vedação expressa de “reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia” (artigo 124, XIX, da Lei n.º 9.279/1996 – LPI).

Destaca-se que, para a aplicação do referido dispositivo legal, é necessária a verificação dos seguintes pressupostos: a existência de registro marcário anterior; afinidade, similaridade ou identidade entre produtos ou serviços assinalados pelas marcas; a reprodução ou imitação da marca anterior e a suscetibilidade de confusão ou associação entre os sinais.

No caso vertente, a controvérsia se resume à avaliação da condição de distintividade entre os sinais da marca mista da apelada "LÍVIA" em oposição à marca mista da apelante "LÍVIA ALIMENTOS". 

Em relação à afinidade mercadológica, constata-se que as empresas litigantes atuam em segmentos similares, quais sejam, comércio de alimentos (classe 30 e 31), resultando em afinidade de produtos e serviços.

Quanto à reprodução ou imitação entre os sinais, a fim de apurar a possibilidade de colidência marcária, destaca-se que, no campo da análise de marcas, o importante é o conjunto e não os termos isolados. Nesse sentido, vale lembrar a brilhante lição do Mestre Gama Cerqueira, em seu "Tratado de Propriedade Industrial", vol. II, que alertava: “Deve-se decidir pela impressão de conjunto e não pelos seus detalhes”.

Ao confrontarmos as marcas mistas supostamente colidentes, percebemos haver suficiente grau de distintividade, muito embora exista identidade com relação a um elemento nominativo. É certo que os elementos nominativos das marcas em confronto apresentam semelhança apenas quanto ao termo ‘LIVIA’, que é um nome de origem romana, que está associada a qualidades de nobreza e força.

Pode-se perceber que a disposição da marca “LIVIA ALIMENTOS”, em que se apresenta com os termos seguidos, com cores e fontes distintas, acrescentado com o termo “Alimentos”, em contraposição à marca “LÍVIA”, com a vogal "i" com acento agudo em formato de trigo, é capaz de gerar distintividade suficiente entre elas. 

Vejamos:

Deve ser pontuado tratar-se do que se convencionou chamar de “marcas fracas”, ou seja, aquelas compostas de termos genéricos, de uso comum, evocativos e expressões de baixa distintividade. Ao contrário das marcas criativas, que são constituídas por palavras inéditas, ambas as marcas carecem de originalidade, por serem fruto de termos comuns do vocabulário, ou da combinação destes. E com menor grau de criativadade, possuem o ônus da convivência com outras similares.

As marcas constituídas por palavras de uso genérico e comum no mercado, ligadas a aspectos relacionados aos produtos, segmentos ou serviços que pretendem identificar, não podem ser examinadas com o mesmo rigor que as denominações inteiramente distintivas e criativas, sob pena de se tolher a liberdade de comerciar de um concorrente em favor de outro.

Releva destacar, no caso concreto, que o termo isolado "LÍVIA", no caso de alimentos, nada evoca ou descreve e, portanto, nos moldes do inciso XV do artigo 124 da LPI, sequer deveria ser registrável numa análise inicial, por se tratar de "nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros".

Nesse caso, considerando que a palavra "LÍVIA" não é descritiva ou evocativa, deve ser aplicada, para fins de registrabilidade, a ressalva do inciso VI do mesmo artigo 124, que permite o registro de sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, que tenham relação com o produto ou serviço a distinguir, "quando revestidos de suficiente forma distintiva".

É importante ressaltar, ainda, que a marca mista de apelante tem, ao menos, a expressão "alimentos", que a distingue da marca da apelada, esta restrita do termo "LIVIA", que, como visto, não descreve nem evoca nenhum produto da ramo alimentício e, nesse sentido, está vulnerável à impugnações. Portanto, a priori, podem, a princípio, coexistir pacificamente por possuírem sinais evocativos suficientemente distintos no conjunto.

Diante desse contexto, há necessidade de menor rigor no critério de análise, visto que não é plausível assegurar o uso exclusivo de expressão de menor vigor inventivo, em especial quando não é descritiva ou evocativa.

Para corroborar a referida coexistência, vale evocar a teoria da distância, em que uma marca nova em seu segmento, na ocasião do registro, não precisa ser mais diferente das outras já existentes do que essas são entre si.

Sendo assim, a constatação de utilização corriqueira desses termos, no segmento mercadológico em questão, afasta a apropriação exclusiva por parte de apenas um titular, o torna possível o registro da marca concedida à sociedade autora, por aplicação da teoria da distância ao caso concreto.

Este, aliás, tem sido o entendimento esta Turma Especializada:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. MEDICAMENTOS. PREFIXO COMUM. ANTERIORIDADE. MARCAS FRACAS OU EVOCATIVAS. TEORIA DA DISTÂNCIA. SUFICIENTE DISTINÇÃO.  SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. - 
HYPERA S.A interpõe recurso de apelação em face de NATULAB LABORATÓRIOS S.A e do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI , contra a sentença que julgou improcedente o pedido exordial de declaração de nulidade do ato administrativo do INPI, que concedeu o registro nº 909630194, referente à marca mista "BUSCOPLEX NATULAB", em 02/10/2018, da classe de produtos nº 05 (medicamentos para uso humano), de titularidade da empresa ré. - Deve-se analisar se as marcas em tela contêm similaridade suficiente a ponto de propiciar associação indevida ou risco de confusão para o consumidor, o que afrontaria os dispositivos da Lei 9.279/96, uma vez ser incontroverso que os produtos identificados pelas marcas encontram-se no mesmo segmento de mercado, considerando que a marca nominativa da autora BUSCOPAN, registrada sob o nº 002.827.263, desde 1951, ou seja, anteriormente à marca  mista BUSCOPLEX NATULAB, da apelada/ré, depositada somente em 2015. - Procedendo à análise da alegada reprodução, verifica-se que ambas  as marcas possuem em comum o prefixo BUSCO, que é evocativo da substância butilbrometo de escopolamina (BUTILBROMETO+ESCOPOLAMINA), sendo que os radicais "PAN" e "PLEX" são distintos, fonetica e graficamente, considerando a forma figurativa da marca anulanda. - O fato de ambas as marcas elegerem o prefixo "BUSCO", no intuito de fazer alusão ao princípio ativo do medicamento (BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA),  na composição de suas marcas, rechaça a tese recursal, na medida em que implica na impossibilidade de seu uso em caráter exclusivo, a teor do artigo 124, VI da LPI. Isto porque as referidas marcas se consubstanciam em "marcas evocativas ou fracas", na medida em que carecem de maior originalidade, devem estas, por este motivo, suportar o ônus correspondente à vantagem de ter estabelecido uma relação mais aproximada com a qualidade/finalidade para a qual é voltado o produto/serviço que especificam. - A teoria da distância consiste em dizer que uma marca nova em seu segmento, na ocasião do registro, não precisa ser mais diferente das outras já existentes do que essas são entre si, o que se evidencia no caso dos autos, na medida em que já existentes vários outros registros semelhantes, com o prefixo "BUSCO" e como demonstrado pela autarquia ré, em sede de contestação, razão por que não se mostra razoável exigir que a marca anulanda seja mais distinta da anterioridade apontada, qual seja, da marca da autora/apelante, do que as marcas já concedidas são entre si, em decorrência da aplicação da Teoria da Distância. - Os sinais em tela, apesar de semelhantes, não se confundem, sendo suficientemente distintos, não incidindo na hipótese prevista no artigo 124, XIX, da LPI, especialmente quando considerado o mercado de medicamentos, no qual é comum a convivência de expressões que se assemelham em razão do uso de radicais, prefixos e/ou sufixos, que, de alguma forma, denunciem o princípio ativo ou a finalidade terapêutica do medicamento. - Apelação desprovida. (TRF2, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5090144-91.2022.4.02.5101, 1a. TURMA ESPECIALIZADA, Juiz Federal ROGÉRIO TOBIAS DE CARVALHO, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 08/03/2024). (grifei).

APELAÇÕES CÍVEIS. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PRELIMINAR AFASTADA. REGISTROS DE MARCAS COM ELEMENTOS NOMINATIVOS SEMELHANTES. TERMOS EVOCATIVOS. APLICAÇÃO DA TEORIA DA DISTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 124, XIX, DA LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL-LPI. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE RELATIVA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONDENAÇÃO DAS APELANTES EM HONORÁRIOS RECURSAIS. APELAÇÕES DESPROVIDAS. 
1. A marca apresenta-se como sinal visual apto a estabelecer distinção entre produtos industriais, artigos comerciais e serviços profissionais. Sua função primordial é identificar uma empresa ou um produto, distinguindo-o de outros iguais ou similares existentes no mercado.  Visa, ainda, a orientar o consumidor sobre a procedência de determinado produto ou serviço, fatores que indicam sua qualidade e eficiência. 2. Ao confrontarmos as marcas mistas supostamente colidentes, percebemos haver suficiente grau de distintividade, muito embora exista identidade com relação a um elemento nominativo. 3. Impossibilidade de confusão ou associação entre as marcas em questão. A apelante CORY foca suas atividades na comercialização de balas, doces e biscoitos, enquanto a apelada constitui uma rede de sorveteria, com atuação em uma unidade federativa. 4. Com relação à apelante B.G., muito embora também atue no nicho de sorvetes, sua marca mista BEIJO GELADO possui termos meramente evocativos, caracterizando uma marca fraca, o que impõe o ônus da convivência harmônica, posto que possui distintividade suficiente, conforme acima analisado. Teoria da distância.  5. Em que pese a presunção de legitimidade dos atos administrativos, há consenso no sentido de se tratar de presunção relativa, admitindo prova em contrário, o que se alinha ao princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. 6. Manutenção da sentença, devendo ser desprovidas as apelações e majorados os honorários advocatícios em 1% do percentual fixado na sentença. 7. Apelações desprovidas. (TRF2, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5105602-56.2019.4.02.5101, 1a. TURMA ESPECIALIZADA, Juiz Federal MARCELO DA ROCHA ROSADO, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 20/06/2023)

Inexiste, portanto, violação ao artigo 124, incisos XIX, da Lei 9.279/1996.

A prevalência da pretensão da apelada é o mesmo que tutelar, a seu favor, a apropriação de signos genéricos e de uso comum, como ocorre com o nome “LÍVIA”. Essa pretensão encontra impedimento legal no inciso VI, do art. 124 da LPI:

Art. 124. Não são registráveis como marca:
(...)
VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

Portanto, nota-se que o signo registrado pela apelante possui distintividade, não encontrando óbice nas vedações insculpidas no artigo 124, inciso XIX, da Lei da Propriedade Industrial.

Assim, a sentença deve ser reformada para julgar procedente o pedido de decretação de nulidade do ato administrativo de anulação do registro n.º 907.926.681, referente à marca mista “LÍVIA ALIMENTOS", enquadrada na Classe 31, devendo o INPI proceder a reativação do registro da apelante.

Deverá o INPI anotar em seus registros e fazer publicar na RPI e em seu site oficial a presente decisão, bem como a decisão transitada em julgado, no prazo de 15 dias a partir da intimação.

Inverte-se o ônus da sucumbência em favor da apelante, no percentual fixado na sentença, restando os réus condenados na respectiva rubrica, pro rata, e solidariamente.

Isto posto, voto no sentido de dar provimento à apelação da autora CEREAIS DO NICO LTDA, reformando a sentença de modo a julgar procedente o pedido de invalidação do ato administrativo do INPI que anulou o registro nº 907.926.681 em favor da demandante, referente à marca mista LÍVIA ALIMENTOS, devendo o INPI providenciar a reativação do registro.

Documento eletrônico assinado por MACARIO RAMOS JUDICE NETO, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002016950v16 e do código CRC ff94f08b.

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Apelação Cível Nº 5001962-03.2020.4.02.5004/ES

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 124, XIX, DA LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL-LPI. MARCAS fracas e DISTINTAS. POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA ENTRE AS MARCAS. APELAÇÃO PROVIDA.

1. A marca apresenta-se como sinal visual apto a estabelecer distinção entre produtos industriais, artigos comerciais e serviços profissionais. Sua função primordial é identificar uma empresa ou um produto, distinguindo-o de outros iguais ou similares existentes no mercado.  Visa, ainda, a orientar o consumidor sobre a procedência de determinado produto ou serviço, fatores que indicam sua qualidade e eficiência. 

2. Ao confrontarmos as marcas mistas supostamente colidentes, percebemos haver suficiente grau de distintividade, muito embora exista identidade com relação a um elemento nominativo.

3. Impossibilidade de confusão ou associação entre as marcas em questão, pois a expressão utilizada pelas partes ostenta caráter evocativo para os produtos e serviços que os signos em conflito pretendem assinalar, fato que as caracteriza, sob o prisma nominativo, como “marcas fracas”, cuja exclusividade no uso deve ser abrandada, a permitir o registro perante o INPI de expressões similares, desde que dotadas de distintividade, o que se verifica no presente caso e afasta a possibilidade de confusão ou associação pelo consumidor prevista no inciso XIX do artigo 124 da Lei nº 9279-96.

4. Não pode a aludida expressão ser apropriada, com exclusividade, por apenas um agente do mercado, sob pena de atentar contra o disposto no art. 124, VI da Lei nº 9.279-96, que impede a outorga ao detentor do primeiro registro contendo as expressões um monopólio indevido, na medida em que seria titular de uma marca, cujos elementos, em função de seu caráter comum ou vulgar, deveria ter seu uso franqueado a qualquer interessado em atuar no respectivo segmento. De igual modo, deve-se atentar que os signos em confronto foram registrados em sua apresentação mista, que guardam suficiente distintividade entre si, fato que reforça a possibilidade da sua convivência no mercado.

5. Sentença reformada para julgar procedente o pedido de invalidação do ato do INPI que anulou o registro nº 907.926.681 da demandante, referente à marca mista LÍVIA ALIMENTOS.

6. Apelação provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, dar provimento à apelação da autora, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2024.

Documento eletrônico assinado por MACARIO RAMOS JUDICE NETO, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002016951v5 e do código CRC f9097958.

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Data e Hora: 1/10/2024, às 17:45:21

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 30/09/2024

Apelação Cível Nº 5001962-03.2020.4.02.5004/ES

RELATOR: Desembargador Federal MACARIO RAMOS JUDICE NETO

PRESIDENTE: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

PROCURADOR(A): MAURÍCIO ANDREIUOLO RODRIGUES

SUSTENTAÇÃO ORAL POR VIDEOCONFERÊNCIA: CAIO RICHA DE RIBEIRO por BUNGE ALIMENTOS S/A

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador Federal MACARIO RAMOS JUDICE NETO

Votante: Desembargador Federal MACARIO RAMOS JUDICE NETO

Votante: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

Votante: Desembargadora Federal ANDREA CUNHA ESMERALDO

FLAVIA JANOT DE MATTOS BURKE

Secretária