Apelação Cível Nº 5007725-11.2022.4.02.5102/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por RLPBR Os Flavelados Ltda. em face de sentença (evento 66, SENT1) que, em ação movida pela apelante em face de B. D. B. e do INPI-Instituto Nacional de Propriedade Industrial, julgou improcedente o pedido autoral.

A ação de origem foi ajuizada por RLPBR Os Flavelados Ltda. em face de B. D. B. e do INPI-Instituto Nacional de Propriedade Industrial, objetivando a declaração de nulidade do ato administrativo praticado pelo INPI que concedeu o registro nº 914.513.354, para a marca de apresentação mista "FLAVELADOS", de titularidade do primeiro réu.

Em síntese, a demanda versa sobre a validade do ato do INPI que concedeu o registro nº 914.513.354, para a marca de apresentação mista "FLAVELADOS", na classe NCL (11) 25, diante da alegação da autora de que o ato teria sido praticado com violação ao que prevê o art. 129, §1º, da lei nº 9.279/96.

O INPI manifestou-se em sede de contestação pela improcedência do pedido (evento 46, CONT1), ao fundamento de que "em relação à violação ao art. 129, § 1º, da Lei n° 9.279/96 (Lei de Propriedade Indust rial – LPI), entende-se que a parte autora não juntou provas suficientes para a incidência do artigo"

O Juízo de primeiro grau, ao julgar o mérito da causa, reputou ter agido corretamente o INPI ao conceder o registro nº 914.513.354, e julgou improcedente o pedido.

Para chegar a tal conclusão, o magistrado levou em consideração os seguintes pontos: (i) o contrato firmado com empresa UNO DIGITAL, para prestação de serviços de sites, é datado de 18 de Fevereiro de 2022, ou seja, posterior ao depósito do registro anulando; (ii) o comprovante de CNPJ juntado aos autos também é posterior ao depósito do registro anulando, razão pela qual não é apto a demonstrar a precedência ao registro; (iii) as fotos anexadas pela autora não se prestam a comprovar atividade empresarial ou uso anterior da marca; (iv) a documentação acostada aos autos pela Autora não permite concluir que o sinal "FLAVELADOS" estivesse sendo efetivamente utilizado, de forma efetiva e habitual, com conhecimento público, no período acerca dos 6 meses anteriores à data de depósito do registro concedido ao segundo réu.

Ao final, julgou improcedente o pedido e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em favor dos réus, pro rata, fixados no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Inconformada, RLPBR Os Flavelados Ltda. interpôs apelação no evento 72, APELAÇÃO1, na qual alega, em síntese, que: (i) a situação dos autos configura uma empresa de fato, que desde 2014 pratica o comércio de artigos relacionados ao nome "FLAVELADOS"; (ii) o acervo de fotos e grupos comprova a existência de eventos e uso desse material comercializado; (iii) que a maioria das pequenas empresas não têm registro de marca; (iv) a existência de site na internet, perfil na rede social Instagram e grupo no aplicativo whatsapp comprovariam a continuidade das atividades desde o ano de 2014 até o presente; (v) o recorrido tinha ciência do uso anterior da marca pela recorrente.

Contrarrazões de B. D. B. no evento 81, CONTRAZAP1.

Contrarrazões do INPI no evento 82, CONTRAZ1.

No evento 6, PARECER1, o MPF deixou de opinar sobre o mérito do recurso.

É o relatório.

Documento eletrônico assinado por SIMONE SCHREIBER, Desembargadora Federal Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002057319v15 e do código CRC 934d50e1.

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Apelação Cível Nº 5007725-11.2022.4.02.5102/RJ

VOTO

Conforme relatado, trata-se apelação interposta por RLPBR Os Flavelados Ltda. em face de sentença (evento 66, SENT1) que, em ação movida pela apelante em face de B. D. B. e do INPI-Instituto Nacional de Propriedade Industrial, julgou improcedente o pedido autoral.

​A ação de origem foi ajuizada por RLPBR Os Flavelados Ltda. em face de B. D. B. e do INPI-Instituto Nacional de Propriedade Industrial, objetivando a declaração de nulidade do ato administrativo praticado pelo INPI que concedeu o registro nº 914.513.354, para a marca de apresentação mista "FLAVELADOS", de titularidade do primeiro réu.

O escopo da demanda é saber se o ato administrativo do INPI que concedeu o registro nº 914.513.354, para a marca de apresentação mista "FLAVELADOS", é válido, ante a alegação da autora apelante de que possuiria direito de precedência à obtenção do registro.

O Juízo de Primeiro Grau, ao julgar o mérito da ação originária, afastou a existência de direito de precedência em favor da autora, e julgou improcedentes os pedidos.

As informações relevantes sobre os registros anulandos podem ser assim resumidas:

O registro possui a seguinte especificação:

Acessórios para cabeça [chapelaria]; Alpercatas; Artigos de malha [vestuário]; Aventais [vestuário]; Babadouros, exceto de papel; Bandanas; Bermudas; Bolsos; Bolsos para roupas; Bonés; Cachecóis; Calcinhas; Calções de banho; Calções de banho [sungas]; Camisas; Camisetas; Casacos [capotes]; Capuzes [vestuário]; Cartolas; Casacos [jaquetas]; Ceroulas; Chapéus [chapelaria]; Chinelos [pantufas]; Chinelos de banho; Cintos [vestuário]; Colarinhos [vestuário]; Coletes; Cuecas; Cuecas boxer; Faixas [vestuário]; Faixas para a cabeça [vestuário]; Gorros; Gravatas; Camisas de manga curta; Jardineiras [vestuário]; Luvas [vestuário]; Macacões; Malhas [vestuário]; Máscaras para dormir; Meias; Pijamas; Roupa íntima; Roupa para ginástica; Roupas de banho; Roupas de couro; Fantasias [roupas]; Roupas de imitação de couro; Roupas de praia; Roupões de banho; Saias; Saias-calças; Sandálias; Sandálias de banho; Chuteiras; Sapatos para ginástica; Suéteres; Sungas; Suspensórios; Sutiãs; Ternos; Trajes; Trajes de banho; Uniformes; Vestuário confeccionado; Vestuário para ciclistas; Viseiras [chapelaria]; Uniformes de caratê; Quimonos; Body [roupa íntima]; Camisetas regata para a prática de esportes; Suspensórios de meias; Babador não descartável; Baby-doll; Bermuda para prática de esporte; Biquíni; Boné; Calçado esportivo; Calção para banho; Camisola; Canga; Chinelo [vestuário comum]; Jaleco; Maiô; Quimono [vestuário]; Sutiã para postura sem finalidade terapêutica; Tira (faixa) para a cabeça; Calças compridas

Além disso, conta com a seguinte apresentação visual:

Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Do pedido de decretação de nulidade do ato administrativo do INPI que concedeu o registro nº 914.513.354

Como se verá a seguir, em relação ao mérito a sentença deve ser mantida integralmente, por seus próprios fundamentos, além dos que adiciono a seguir.

As marcas desempenham dúplice papel na ordem econômica brasileira, servindo não apenas como ferramenta concorrencial, vez que permitem a distinção de produtos e serviços, mas também como instrumento de proteção ao consumidor, pois permitem que este possa adequadamente identificar o produto ou serviço que efetivamente deseja adquirir. Nesse sentido, dispõe Denis Barbosa:

A marca, ao designar um produto, mercadorias ou serviço, serve para em princípio para identificar a sua origem; mas, usada como propaganda, além de poder também identificar a origem, deve primordialmente incitar ao consumo, ou valorizar a atividade empresarial do titular.

Conforme a clássica justificativa do sistema de marcas, a proteção jurídica tem por finalidade em primeiro lugar proteger o investimento do empresário; em segundo lugar, garantir ao consumidor a capacidade de discernir o bom e o mau produto. O exercício equilibrado e compatível com a função social desta propriedade levaria a que o investimento em qualidade seria reconhecido.

(BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. Editora Lumen Juris, p. 698/699).

No caso concreto, reside a controvérsia em saber se o ato administrativo do INPI que concedeu o registro nº 914.513.354, para a marca de apresentação mista "FLAVELADOS", é válido, ante a alegação da autora apelante de que possuiria direito de precedência à obtenção do registro.

A autora narra que, em 2014, um grupo de amigos que costumava se encontrar antes dos jogos do Flamengo no "Bar dos Chicos", localizado na Rua General Canabarro, na cidade do Rio Janeiro, adotou o nome “Flavelados”. 

Com o crescimento do grupo de amigos e conhecidos, organizaram eventos de confraternização, para os quais ingressos e camisas personalizadas eram vendidos, com a inscrição "FLAVELADOS". Aduz ainda que, em 2014, almejando a comercialização dos produtos, compraram o domínio www.flavelados.com.br.

Afirma que B. D. B. era conhecido por frequentar grupos que assistiam jogos do flamengo em concentrações como as organizadas pelos FLAVELADOS, que ocorriam no mesmo local. 

Informa que os autores se mudaram do Brasil em 2016, mantendo a gestão dos eventos que ocorriam no Rio de Janeiro, que ficaram sendo operacionalizados por amigos do casal e parte dos integrantes do grupo que se autointitulava FLAVELADOS. 

Relata que em 2017, o primeiro réu teria se apropriado do nome do grupo em suas redes sociais, passando a publicar na rede social Instagram através de perfil intitulado “FlaveladosCRF”, o qual passou a se chamar "Flavelados" em 2018.

Prossegue narrando que em 16/04/2018 o réu Bruno depositou o pedido de registro de nº 914.513.354, para a marca mista “FLAVELADOS”, na classe 25, para assinalar produtos do vestiário. 

Sustenta que Bruno sabia da existência do nome consolidado quando o registrou, pois frequentava os mesmos lugares onde integrantes do grupo de amigos usavam camisas personalizadas com o nome FLAVELADOS desde 2014.

Aduz que a autora inclusive já comercializava camisetas em todos anos com a estampa FLAVELADOS, além de realizar vendas online de produtos oficiais do Flamengo.

Pois bem.

A análise da alegação de nulidade do ato que concedeu o registro nº 914.513.354 deve ser feita à luz da previsão do direito de precedência decorrente do pré-uso, suscitado pela autora.

Assim, a solução passa por saber se a autora tem direito de precedência sobre a marca “FLAVELADOS”, devendo comprovar o uso anterior da expressão, na forma do Artigo 129 §1º da lei nº 9.279/96, transcrito a seguir:

“Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

Art. 158. Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1º O depositante será intimado da oposição, podendo se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.”

Cumpre registrar que a lei nº 9.279/96 optou por privilegiar o inventor no caso das patentes e o criador por sua originalidade, no caso das marcas. Logo, se a autora/apelante usava no país, há mais de seis meses, marca idêntica à do réu Bruno, tem direito de precedência ao registro, conforme expressamente determina o artigo 129, § 1º, da lei nº 9.279/96. 

Destaco que os sessenta dias para apresentação da oposição, na forma do artigo 158 da lei nº 9.279/96, não interferem no direito da autora de, dentro do prazo prescricional, requerer a precedência ao registro que lhe cabe, com fulcro no artigo 129, § 1º, da Lei nº. 9.279/96.

Nesse sentido, confira-se o julgado a seguir da lavra do Superior Tribunal de Justiça:

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTROS. CONFLITO ENTRE NOME EMPRESARIAL E MARCA. INSUFICIÊNCIA DO CRITÉRIO DE ANTERIORIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE. ART. 124, V, DA LEI 9.279/96. DIREITO DE PRECEDÊNCIA AO REGISTRO. POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO NA VIA JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CONFLITO QUE, TODAVIA, RESULTAM NA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR FUNDAMENTO DIVERSO. COTEJO ANALÍTICO. NÃO REALIZADO. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.

1- Ação distribuída em 31/7/2012. Recurso especial interposto em 26/9/2013 e atribuído à Relatora em 21/3/2017.

2- O propósito recursal é definir se os registros da marca FRANZ ALIMENTOS devem ou não ser anulados em virtude do nome empresarial anterior "CHOCOLATES FRANZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - ME" e em razão do direito de precedência ao registro alegado pela recorrente.

3- Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado suficientemente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 535, II, do CPC/73.

4- O capítulo do acórdão recorrido que adota orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.

5- Para aferição de eventual colidência entre nome empresarial e marca e incidência da proibição legal contida no art. 124, V, da Lei 9.279/96, não se pode restringir-se à análise do critério de anterioridade, mas deve também se levar em consideração os princípios da especialidade e da territorialidade. Precedentes.

6- É possível o reconhecimento judicial da nulidade do registro de marca com fundamento em direito de precedência (art. 129, §1º, da Lei 9.279/1996), que deve, todavia, ser sistematicamente interpretado à luz da proibição legal contida no art. 124, XIX, do mesmo diploma.

7- Hipótese em que os elementos apurados pelos juízos de origem conduzem à inexistência de má-fé, aproveitamento parasitário e deslealdade concorrencial, assim como de risco de confusão ou associação dos consumidores, impondo a manutenção do acórdão recorrido por fundamento diverso.

8- O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma, não sendo suficiente a mera transcrição da ementa e de trechos sem que haja a indicação precisa da divergência.

9- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.”

(RESP – 201700555084 - RECURSO ESPECIAL - 1673450 - Relator NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma – STJ - Data: 26/09/2017 - DJE, grifos nossos).

Considerando que o registro impugnado foi depositado em 16/04/2018, e a presente ação foi distribuída em 17/10/2022, portanto dentro do prazo de 05 anos previsto no art. 174 da LPI, não há que se falar em prescrição no caso concreto.

Sendo assim, conclui-se que é possível o reconhecimento judicial da nulidade do registro de marca com fundamento em direito de precedência.

No que tange à comprovação documental do uso anterior do sinal distintivo, entendo que os documentos juntados no evento 1 - comprovante de inscrição no CNPJ (evento 1, DOC4), contrato de prestação de serviço de manutenção de site (evento 1, DOC7), fotografias de eventos organizados (evento 1, DOC8), imagens contendo registro de criação de grupo no aplicativo whatsapp e na rede social facebook (evento 1, DOC10), páginas na internet (evento 1, DOC11), e aquisição de domínio na internet (evento 1, DOC12) - são insuficientes para demonstrar que a autora é pré-utente de boa-fé da marca "FLAVELADOS"

A apelante argumenta que a documentação juntada demonstraria o uso da marca em data anterior ao depósito dos registros anulandos, no entanto a literalidade do art. 129, §1º, da lei nº 9.279/96 dispõe que o direito de precedência ao registro conferido ao pré-utente de boa-fé exige a utilização da marca como meio de distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, isto é, seria necessário demonstrar que o sinal era utilizado  de forma efetiva e habitual para assinalar produtos/serviços oferecidos perante o público consumidor, mas a documentação juntada aos autos não fornece prova neste sentido.

 Inicialmente, cumpre mencionar que os documentos ​evento 1, DOC4 e ​evento 1, DOC7​ são posteriores ao depósito do registro anulando, não podendo ser considerados para os fins desta análise.

Quanto às fotografias juntadas aos autos, embora datadas de 2014, não são aptas a comprovar atividade empresarial ou uso anterior da marca, eis que retratam tão somente uma confraternização. O mesmo pode-se dizer dos grupos no aplicativo whatsapp e na rede social facebook, pois não há nenhuma demonstração nos autos de que tais grupos eram utilizados para comercialização de itens identificados pelo signo reivindicado.

A compra de domínio na internet também não se revela hábil a demonstrar o uso efetivo da marca objeto de litígio no comércio, e a autora não apresentou a data de criação do domínio, mas tão somente um boleto bancário  cujo vencimento é datado de 2014.

Deste modo, a documentação acostada aos autos pela demandante não permite concluir que a marca FLAVELADOS tenha efetivamente sido utilizada pela empresa autora, de forma efetiva e habitual, com conhecimento público, para distinguir produtos ou serviços por pelo menos 6 meses antes da data de depósito dos registros anulandos pelo réu.

Sendo assim, a autora não comprovou que explorava a marca anulanda há pelo menos seis meses da data do depósito de seu registro, não havendo como alegar o direito de precedência ao uso da expressão “FLAVELADOS” em seu favor.

E, sendo o pedido de abstenção de uso um consectário lógico do pedido principal de nulidade do registro, resta prejudicada a análise deste.

Feitas estas considerações, entendo que a r. sentença deve ser mantida integralmente.

Em atenção ao disposto no art. 85, §2°, §3° e §11°, do CPC, majoro os honorários fixados anteriormente pela sentença em 10% para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO.

Documento eletrônico assinado por SIMONE SCHREIBER, Desembargadora Federal Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002057320v16 e do código CRC ebb4ed0e.

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Apelação Cível Nº 5007725-11.2022.4.02.5102/RJ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. ART. 129, §1º, DA LPI. ausência de COMPROVAÇÃO DO USO ANTERIOR DE BOA-FÉ. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A demanda versa sobre a validade do ato do INPI que concedeu o registro nº 914.513.354, para a marca de apresentação mista "FLAVELADOS", na classe NCL (11) 25, diante da alegação da autora de que o ato teria sido praticado com violação ao que prevê o art. 129, §1º, da lei nº 9.279/96.

2. ​O INPI manifestou-se em sede de contestação pela improcedência do pedido, ao fundamento de que "em relação à violação ao art. 129, § 1º, da Lei n° 9.279/96 (Lei de Propriedade Indust rial – LPI), entende-se que a parte autora não juntou provas suficientes para a incidência do artigo"

3. É possível o reconhecimento judicial da nulidade do registro de marca com fundamento em direito de precedência, não havendo que se falar em preclusão por ausência de oposição na via administrativa.

4. A literalidade do art. 129, §1º, da lei nº 9.279/96 dispõe que o direito de precedência ao registro conferido ao pré-utente de boa-fé exige a utilização da marca como meio de distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, isto é, seria necessário demonstrar que o sinal era utilizado  de forma efetiva e habitual para assinalar produtos/serviços oferecidos perante o público consumido.

5. A autora não comprovou que explorava as marcas anulandas há pelo menos seis meses da data do depósito de seus registros, não havendo como alegar o direito de precedência ao uso da expressão “FLAVELADOS” em seu favor.

6. Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2024.

Documento eletrônico assinado por SIMONE SCHREIBER, Desembargadora Federal Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002057321v4 e do código CRC 1eee68b3.

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EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 30/09/2024

Apelação Cível Nº 5007725-11.2022.4.02.5102/RJ

RELATORA: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

PRESIDENTE: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

PROCURADOR(A): MAURÍCIO ANDREIUOLO RODRIGUES

RELATORA DO ACÓRDÃO: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

Votante: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

Votante: Desembargadora Federal ANDREA CUNHA ESMERALDO

Votante: Desembargador Federal MACARIO RAMOS JUDICE NETO

FLAVIA JANOT DE MATTOS BURKE

Secretária