Apelação Cível Nº 5020594-09.2022.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de apelação do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL da sentença (evento 43, SENT1) que, julgou procedente o pedido de nulidade do registro nº 918.616.212, para a marca nominativa TENDA PRÉ-JOGOS, de titularidade da ré Lucélia, sob a alegação de que a marca se trata de expressão exclusivamente descritiva, irregistrável por infringência ao artigo 124, VI da LPI.

Em suas razões recursais (evento 48, REC1), o INPI sustenta que durante a fase de exame de mérito da marca da ré no âmbito administrativo, foi devidamente analisada a distintividade do sinal, e ainda que não se tenha consignado expressamente nos esclarecimentos, o sinal “TENDA PRÉ JOGOS”, assim como os sinais da parte autora “SUPER TENDA”, “TENDOU”, “INTEGRATENDA” e “CARNATENDA”; e os sinais de terceiros demonstrados na contestação do INPI e citados na fundamentação da Sentença, “TENDA MIX e MEGA TENDA”, são sinais de cunho evocativo para o segmento de mercado em questão (Promoção de Eventos).

Ademais, aduz, que o sinal “TENDA PRÉ JOGOS”, ao contrário do que supõe a fundamentação da sentença, possui distintividade, ainda que de cunho evocativo, com o ônus de convivência com o conjunto marcário da autora e dos demais titulares no segmento de mercado, pois o termo “TENDA”, no conjunto visual, não pode ser entendido como termo vulgar para “festas”, pois não é necessariamente uma expressão corriqueira em todo o segmento de mercado. Já o termo “PRÉ-JOGOS”, adicionado ao termo “TENDA”, também não é descritivo ou genérico para o segmento de promoção de eventos.

Por fim, sustentou que a mensagem transmitida pelo sinal “TENDA PRÉ JOGOS”, em forma nominativa, possui assim caráter evocativo, e ainda que possua mínima distintividade, esta é suficiente para se permitir seu registro, seja pelo aspecto da distintividade intrínseca seja pelo aspecto da disponibilidade, frente aos outros sinais igualmente evocativos já consolidados no segmento de mercado.

A parte autora RF ENTERTAINMENT EVENTOS LTDA deixou de apresentar suas contrarrazões, mesmo após ser devidamente intimada, vide eventos 49, 51 e 52.

O Ministério Público Federal devolveu os autos sem qualquer manifestação sobre o mérito, vide Parecer de evento 4, PARECER1.

É o relatório.

Documento eletrônico assinado por MACARIO RAMOS JUDICE NETO, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002065871v7 e do código CRC bbc2caa8.

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Apelação Cível Nº 5020594-09.2022.4.02.5101/RJ

VOTO

Conheço da apelação porque presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, a autarquia apelante busca a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de nulidade do registro n° 918.616.212 para a marca nominativa TENDA PRÉ-JOGOS, de titularidade da ré Lucélia.

A marca apresenta-se como sinal visual apto a estabelecer distinção entre produtos industriais, artigos comerciais e serviços profissionais. Sua função primordial é identificar uma empresa ou um produto, distinguindo-o de outros iguais ou similares existentes no mercado. Visa, ainda, a orientar o consumidor sobre a procedência de determinado produto ou serviço, fatores que indicam sua qualidade e eficiência. 

Portanto, dentre os requisitos exigidos para o registro da marca, destacam-se a sua distintividade e disponibilidade.  Dessa forma, o sinal através do qual a marca se apresenta deve ser diverso dos demais existentes em uso ou sob registro de outra empresa pertencente ao mesmo gênero de atividade ou afim, justamente para o consumidor não incorrer em erro, atentando-se para o fato de que os objetivos principais do legislador são a proteção do consumidor e do empresário titular da marca anterior, de modo a livrá-lo da concorrência desleal.

Para tanto, no campo da análise de marcas o importante é o conjunto e não termos isolados. Nesse sentido vale lembrar a brilhante lição do Mestre Gama Cerqueira, em Tratado de Propriedade Industrial, vol.II, pág., 919, que alertava: “Deve-se decidir pela impressão de conjunto e não pelos seus detalhes”. 

Insurge-se a autarquia contra a sentença que julgou procedente o pedido para anular o registro nº 918.616.212 para a marca nominativa TENDA PRÉ-JOGOS, de titularidade da ré Lucélia, depositado em 06/11/2019, na Classe nº 41, para assinalar os serviços de "agente artístico; literário e cultural [promotor de evento]; aluguel de câmeras de vídeo; aluguel de cenários para palco; aluguel de cenários para shows; aluguel de equipamento de áudio; aluguel de equipamento de lazer; aluguel de equipamentos desportivos [exceto veículos]; aluguel de equipamentos para gravação de som; aluguel de estádios; aluguel de salão de festas; animação de festa; apresentação de canto; apresentação de espetáculos ao vivo; apresentação de espetáculos circenses; apresentação de espetáculos de variedades; arbitragem esportiva; assessoria, consultoria e informação em atividades desportivas e culturais; assessoria, consultoria e informação em entretenimento [lazer]; banda de música [serviços de entretenimento]; cantor(a); decoração de festas, cerimônias e eventos; desfile de moda somente para entretenimento; disc-jóquei; empresário [organização e produção de espetáculos]; filmagem em vídeo; fornecimento de filmes, não baixáveis, através de serviços de vídeo sob demanda; fornecimento de programas de televisão, não baixáveis, através de serviços de vídeo sob demanda; fotografia; gravações musicais em vhs/dvd/cd [serviços de estúdio]; grupo musical; informações sobre entretenimento [lazer]; locação de espaços para prática de esporte; locutor de eventos; organização de bailes; organização de competições [educação ou entretenimento]; organização de competições desportivas; organização de concursos de beleza; organização de desfiles de moda para fins de entretenimento; organização de espetáculos [shows] [serviços de empresário]; organização de eventos de assunção de personagens [cosplay] para fins de entretenimento; organização de exposições para fins culturais ou educativos; organização e apresentação de colóquios; organização e apresentação de conferências; organização e apresentação de congressos; organização e apresentação de seminários; organização e apresentação de simpósios; organização e e condução de fóruns educacionais presenciais; parque de diversão; planejamento de festas [serviços de entretenimento]; produção de filmes, exceto para fins de publicidade; produção musical; programas de entretenimento de rádio; provimento de instalações desportivas; provimento de instalações para recreação; reserva e emissão de bilhetes para shows; reservas de lugares para shows; serviços de acampamentos desportivos; serviços de agenciamento de ingressos; serviços de boates [entretenimento]; serviços de cerimonial [planejamento de eventos] sem fins comerciais ou publicitários; serviços de clubes [lazer ou educação]; serviços de discoteca; serviços de divertimento; serviços de dj; serviços de educação; serviços de engenharia de som para eventos; serviços de entretenimento; serviços de espetáculos; serviços de parques de diversão; serviços de premiação; serviços de representação de classe, a saber, promoção de lazer e entretenimento; serviços de técnico de iluminação para eventos; sonorização; sonorização de eventos para empresas e similares; universidade [serviço de educação]; venda de ingressos para shows e espetáculos.

Com efeito, o magistrado entendeu que a marca nominativa em discussão é irregistrável, por violação ao artigo 124, VI, da LPI, vejamos:

“Art. 124. Não são registráveis como marca:

VI – sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, quantidade e época de produção ou de prestação de serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva”; (grifos nossos).

O mencionado dispositivo legal proíbe que um concorrente se aproprie de uma expressão genérica, comum, vulgar de modo a excluir sua utilização por outros concorrentes. Tais sinais são "res communis omnium" (coisa comum a todos), por isso, irregistráveis. No entanto, excepcionada está a hipótese se houver suficiente distintividade. Assim, percebe-se que para merecer a proteção legal, é necessário equilíbrio entre a transmissão das características do produto ou serviço e a distintividade dos sinais adotados.

Para verificação da incidência da proibição, a doutrina norte-americana e de outros países adota o que se convencionou chamar de imagination test (teste de imaginação). Conforme esse teste, a marca deve ser considerada sugestiva quando exigir do observador um esforço de imaginação para determinar a natureza dos produtos ou serviços, perpassando apenas de forma indireta a ideia acerca do produto ou serviço (Comentários à Lei de Propriedade Industrial, IDS - Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos, 3ª edição, 2013, p. 239).

No que tange ao tema, também o Colendo Superior de Justiça pronunciou que as “marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade ou forte atividade criativa, podem coexistir harmonicamente. É descabida, portanto, qualquer alegação de notoriedade ou anterioridade de registro, com o intuito de assegurar o uso exclusivo da expressão de menor vigor inventivo” (STJ - REsp 1.166.498 – Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 30.03.2011). 

Por conseguinte, deve-se atentar que os signos registrados pela autora como "SUPER TENDA”, “TENDOU”, “INTEGRATENDA” e “CARNATENDA" possuem sinais de cunho evocativo, para o segmento de mercado em questão (Promoção de Eventos), por isso, aptas de registro.

Além disso, a apelante demonstrou através do evento 19, OFÍCIO/C2, que existem diversas marcas registradas com a expressão "TENDA", visto que sinais de cunho evocativo são passíveis de registro, contudo, em razão da pouca criatividade, são obrigadas a conviver com outras marcas de expressões semelhantes.

Vejamos alguns exemplos de registros mencionados pela apelante, na mesma classe 41, da autora e ré, contendo a expressão "TENDA":

Ademais, a expressão "tenda" não é um termo popular para designar festas, sendo somente uma expressão que significa o tipo e espaço do local.

Aplicável ao caso, a Teoria da Distância, segundo a qual uma marca nova em seu segmento, na ocasião do registro, não precisa ser mais diferente das outras já existentes do que essas são entre si.

Vejamos o entendimento da jurisprudência:

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. IRREGISTRABILIDADE DA MARCA MISTA CONTENDO EXPRESSÃO OU TERMO MERAMENTE DESCRITIVO.

I – O termo SILYCONN em sua forma nominativa não é registrável como marca, vez que guarda ligação com o produto a que se destina identificar.

II – A existência de marcas nominativas registradas com o mesmo termo – SILYCONN Leite de Silicone, SILYCONN CRISTAL, SILYCONN NEW-A e SILYCONN PLUS – decorre da aplicação da Teoria da Distância, segundo a qual uma marca nova em seu segmento, na ocasião do registro, não precisa mais diferente das outras já existentes do que essas são entre si.

III – Não é inválido o registro nº 818.433.078, relativo à marca mista SILICONTRET na classe 03.20 (Produtos de perfumaria e de higiene, e artigos de toucador em geral - Produtos de limpeza e higiene doméstica, humana e veterinária, bem como os produtos de perfumaria, de toucador e cosméticos), uma vez que possui suficiente traço distintivo em seu conjunto (termos e signos [SILICON + TRET]), a despeito de nominalmente tratar-se de marca fraca.

IV – Recurso desprovido.”

(AC 200102010428707, Desembargador Federal ANDRÉ FONTES, TRF2 - SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, DJU - Data: 23/04/2007, grifos nossos).

Ademais, como bem pontuou a apelante, nos casos de marcas fracas ou evocativas, o registro é concedido, porém, com limitação à extensão de sua proteção (ou seja, sua exclusividade é mitigada), arcando o seu titular com o ônus de conviver com marcas relativamente semelhantes. Inclusive, esse é o entendimento adotado pelo C. STJ:

“RECURSO ESPECIAL - PROPRIEDADE INTELECTUAL - AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO EMANADO DO INPI (...) MARCA FRACA, SEM ORIGINALIDADE MARCANTE OU CRIATIVIDADE EXUBERANTE - IMPOSIÇÃO DE CONVIVÊNCIA COM OUTRAS SEMELHANTES - PRECEDENTES - RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. Ação ordinária de anulação de ato administrativo proferido pelo INPI que indeferiu e arquivou o requerimento de registro de sinal distintivo: "CLASSIFICADAS AMARELAS". (...) 2. Importa assinalar ser possível o registro perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI de marca formada pela combinação de dois ou mais termos genéricos, desde que esta junção se revista de caráter original e distintivo. Embora este tipo de signo comercial seja passível de proteção jurídica, a tutela destinada a ele tem abrangência menor, por ter a nova marca em sua gênese elementos comuns inapropriáveis. Isto é, mesmo sendo defeso a reprodução e a utilização integral de marca composta por elementos comuns, este sinal comercial terá que conviver no mercado com outros signos comerciais semelhantes a ele, pois a vantagem de incorporar à marca característica descritiva do objeto comercializado atrai, em contra partida, o ônus de se criar um sinal distintivo fraco, sem originalidade marcante ou criatividade exuberante. (...) (REsp n. 1.107.558/RJ, Min. Rel. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. em 01.10.2013). (grifei).

Já quanto à aplicação do artigo 129, §1º da LPI - Direito de Precedência, dispõe o referido artigo que “toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idênca ou semelhante, para disnguir ou cerficar produto ou serviço idênco, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro”.

Do referido dispositivo podemos destacar os seguintes pressupostos para a sua aplicação: 

1. Deve ser utente de boa-fé - São considerados utentes de boa-fé somente os usuários anteriores que nunca vieram ao INPI para registrar o sinal em disputa. Assim, caso o impugnante já tenha pedido arquivado ou registro extinto, as alegações baseadas no § 1º do art. 129 da LPI serão consideradas improcedentes, ainda que a oposição tenha sido acompanhada de documentação comprobatória do uso anterior. 

2. Deve comprovar o uso de sinal idêntico ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, há pelo menos 6 (seis) meses da data da prioridade ou depósito. 

3. Fazer prova do depósito do pedido de registro da marca, nos termos da LPI.

Dessa forma, não merece prosperar a alegação da autora de incidência do artigo 129, §1º, da LPI, pois se a mesma elenca e reconhece ser titular de diversos registros de marca anteriores ao depósito por parte da empresária Ré, não pode ser caracterizada como usuária anterior de boa fé.

Assim, a existência de vários outros registros marcários contendo os termos possibilita, na hipótese, a concessão do registro de marca "TENDA PRÉ-JOGOS" à sociedade ré, uma vez que não se pode exigir que esta seja mais distinta do sinal supostamente colidente, anteriormente registrado, do que as marcas já registradas e concedidas são entre si, por aplicação da Teoria da Distância ao caso concreto."

Portanto, percebe-se que o signo registrado pela ré Lucélia possui distintividade, não encontrando óbice nas vedações insculpidas no artigo 124, VI e XIX e artigo 129, §1º, da Lei da Propriedade Industrial.

Assim, a sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pedido de decretação de nulidade do ato administrativo de indeferimento do registro n.º 918.616.212, referente à marca nominativa TENDA PRÉ-JOGOS, devendo o INPI manter o referido registro.

Deverá o INPI anotar em seus registros e fazer publicar na RPI e em seu site oficial a presente decisão, bem como a decisão transitada em julgado, no prazo de 15 dias a partir da intimação.

Inverte-se o ônus da sucumbência em favor da apelante, no percentual fixado na sentença, restando a autora condenada na respectiva rubrica.

Isto posto, voto no sentido de dar provimento à apelação da INPI, reformando a sentença de modo a julgar improcedente o pedido de invalidação do ato administrativo da autarquia que concedeu o registro nº 918.616.212, referente à marca nominativa TENDA PRÉ-JOGOS, devendo o INPI manter o registro da referida marca. 

Documento eletrônico assinado por MACARIO RAMOS JUDICE NETO, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002065872v17 e do código CRC 0de4b045.

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Apelação Cível Nº 5020594-09.2022.4.02.5101/RJ

EMENTA

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO DE MARCA NOMINATIVA. EXPRESSÃO "TENDA PRÉ-JOGOS". DISTINTIVIDADE. sinal EVOCATIVo. NULIDADE DO REGISTRO. impossibilidade. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI) contra sentença que julgou procedente o pedido de nulidade do registro n.º 918.616.212, referente à marca nominativa "TENDA PRÉ-JOGOS", de titularidade da ré Lucélia, sob a alegação de que a marca seria expressão descritiva, infringindo o artigo 124, VI, da Lei de Propriedade Industrial (LPI).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a marca nominativa "TENDA PRÉ-JOGOS" é distintiva ou meramente descritiva, violando o art. 124, VI, da LPI; (ii) estabelecer se o registro da referida marca pela ré deve ser mantido, considerando a Teoria da Distância e a possibilidade de coexistência de marcas evocativas no mesmo segmento de mercado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A expressão "TENDA PRÉ-JOGOS" apresenta distintividade de cunho evocativo, ainda que mínima, sendo apta a identificar e diferenciar os serviços prestados no segmento de promoção de eventos, o que não a torna genérica ou descritiva, conforme os critérios do art. 124, VI, da LPI.

4. A Teoria da Distância aplicada ao caso permite a coexistência de marcas evocativas no mesmo segmento, considerando que os sinais registrados pela parte autora ("SUPER TENDA", "TENDOU", "INTEGRATENDA", "CARNATENDA") e de terceiros, como "TENDA MIX" e "MEGA TENDA", também possuem caráter evocativo e não criam risco de confusão para o consumidor.

5. Não há subsunção ao art. 129, §1º, da LPI, visto que a parte autora já possuía registros anteriores de marcas evocativas, o que afasta a alegação de direito de precedência com relação à marca da ré.

6. A marca "TENDA PRÉ-JOGOS" é passível de registro, por se tratar de marca de cunho evocativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Marcas evocativas que possuam mínima distintividade são passíveis de registro. 2. A Teoria da Distância permite a convivência de marcas evocativas semelhantes no mesmo segmento de mercado.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/1996 (LPI), arts. 124, VI, e 129, §1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.166.498, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 30.03.2011; TRF2, AC 200102010428707, Rel. Desembargador André Fontes, j. 23.04.2007.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1A. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, dar provimento à apelação da INPI, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 09 de outubro de 2024.

Documento eletrônico assinado por MACARIO RAMOS JUDICE NETO, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002065873v7 e do código CRC dfc01e6f.

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EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 09/10/2024

Apelação Cível Nº 5020594-09.2022.4.02.5101/RJ

RELATOR: Desembargador Federal MACARIO RAMOS JUDICE NETO

PRESIDENTE: Desembargador Federal MACARIO RAMOS JUDICE NETO

PROCURADOR(A): SIDNEY PESSOA MADRUGA DA SILVA

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador Federal MACARIO RAMOS JUDICE NETO

Votante: Desembargador Federal MACARIO RAMOS JUDICE NETO

Votante: Juíza Federal HELENA ELIAS PINTO

Votante: Juiz Federal ROBERTO DANTES SCHUMAN DE PAULA

FLAVIA JANOT DE MATTOS BURKE

Secretária