Agravo de Instrumento Nº 5000983-76.2024.4.02.0000/RJ

RELATÓRIO

Feito originário – Ação declaratória de nulidade nº 5099987-46.2023.4.02.5101/RJ

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Editora Claro Enigma Ltda., em face de decisão (evento 3, DESPADEC1) que, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão dos efeitos dos registros nºs 910.464.847, 910.465.169, 910.465.428, 910.464.987, 910.465.231 e 910.465.509, relativos às marcas “EDITORA CLARO ENIGMA” e “CLARO ENIGMA”, nas classes 09, 35 e 38, de titularidade da agravante.

A ação originária foi ajuizada pela ora agravada Claro S.A. em face da agravante e do INPI-Instituto Nacional da Propriedade Industrial, objetivando a declaração de nulidade dos atos administrativos praticados pelo INPI que concederam os registros supracitados, com fundamento no disposto nos artigos 124, XIX e XXIII, 125, 129 e 130, todos da lei nº 9.279/96.

Sustenta a Claro S.A., em síntese, que: (i) é titular de diversos registros de marca anteriores compostos pelo termo "CLARO", isoladamente e em conjunto, nas classes 09, 35 e 38; (ii) a marca nominativa "CLARO" teve seu status de marca de alto renome reconhecido pelo INPI no âmbito do registro nº 825.196.035, em decisão publicada na RPI nº 2412, de 28/03/2017; (iii) o INPI teria indeferido diversos pedidos de registro contendo variações do termo "CLARO", em diversas classes, com base no alto renome da marca de sua titularidade; (iv) as marcas da ré agravante caracterizam reprodução integral com acréscimo, ensejando a aplicação do art. 124, XIX, da LPI; (v) os registros em conflito possuem especificações próximas entre si, com destaque ao registro nº 910.465.509, na classe 38, identificando, entre outros, serviços de telecomunicação, principal atividade empresarial desempenhada pela autora agravada e pela qual é amplamente conhecida pelo mercado consumidor; (vi) a mera existência das marcas "CLARO ENIGMA" colocaria as marcas "CLARO" à mercê de real, imenso e imediato risco de diluição e perda de atratividade; (vii) o público consumidor dos produtos oferecidos pelas litigantes é ordinário e comum, não possuindo qualquer grau de especialização; (viii) a ré agravante não poderia alegar desconhecer a autora e sua renomada marca "CLARO", razão pela qual a concessão dos registros infringiria também o inciso XXIII do art. 124 da LPI; (ix) o uso e o registro de sinal semelhante por terceiros não autorizados poderia causar a diluição e perda de atratividade do signo.

Ao final, requereu a concessão da tutela de urgência, para que fosse determinada a imediata suspensão dos efeitos dos registros nºs 910.464.847, 910.465.169, 910.465.428, 910.464.987, 910.465.231 e 910.465.509, para as marcas “EDITORA CLARO ENIGMA” e/ou “CLARO ENIGMA”, nas classes 09, 35 e 38.

O Juízo de Origem, em análise preliminar, entendeu pelo preenchimento dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, e determinou a suspensão dos efeitos dos referidos registros (evento 3, DESPADEC1).

Inconformada, Editora Claro Enigma Ltda. interpôs o presente agravo de instrumento, objetivando a reforma da decisão, aos argumentos de que: (i) inexiste concorrência entre as partes, já que atuam em ramos de atividade distintos - publicação de livros, de um lado, e telefonia móvel e celular, de outro -, possibilitando a convivência pacífica entre as marcas, por incidência do princípio da especialidade; (ii) a marca "CLARO" foi declarada de alto renome pelo INPI em 2017, sendo que os efeitos de tal declaração são prospectivos, não afetando a análise dos pedidos de registro previamente depositados ou concedidos; (iii) os registros de sua titularidade foram depositados em 2015, portanto antes da declaração de alto renome da marca "CLARO"; (iv) não há possibilidade de confusão entre os signos, já que a percepção formada pelo conjunto "CLARO ENIGMA" é bem diversa daquela gerada pelas palavras isoladas que o compõem; (v) o canal de distribuição dos produtos e o respectivo público-alvo são diversos; (vi) os sinais são suficientemente distintos, não havendo risco de confusão; (vii) não há urgência que justifique a concessão da tutela de urgência, já que as partes convivem no mercado há anos, sem que haja notícia de confusão pelo público consumidor.

Ao final, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Na decisão do evento 3, DESPADEC1 foi deferida a liminar requerida, para determinar a revogação da tutela de urgência e o restabelecimento dos efeitos dos registros da agravante.

Sem contrarrazões do INPI (evento 11, PET1).

Contrarrazões de Claro S.A. no evento 14, CONTRAZ1.

Agravo interno de Claro S.A. no evento evento 15, AGR_INTERNO1, objetivando a reforma da decisão que concedeu a liminar.

Contrarrazões de Editora Claro Enigma Ltda. no evento 20, CONTRAZ1.

O MPF deixou de opinar sobre o mérito do recurso (evento 24, PROMOÇÃO1).

É o relatório.

Documento eletrônico assinado por SIMONE SCHREIBER, Desembargadora Federal Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001943231v6 e do código CRC 9c5bd335.

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Agravo de Instrumento Nº 5000983-76.2024.4.02.0000/RJ

VOTO

Conforme relatado, o presente agravo de instrumento tem por objeto decisão (evento 3, DESPADEC1) que, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão dos efeitos dos registros nºs 910.464.847, 910.465.169, 910.465.428, 910.464.987, 910.465.231 e 910.465.509, relativos às marcas “EDITORA CLARO ENIGMA” e “CLARO ENIGMA”, nas classes 09, 35 e 38, de titularidade da agravante.

A ação originária foi ajuizada pela ora agravada Claro S.A. em face da agravante e do INPI-Instituto Nacional da Propriedade Industrial, objetivando a declaração de nulidade dos atos administrativos praticados pelo INPI que concederam os registros supracitados, com fundamento no disposto nos artigos 124, XIX e XXIII, 125, 129 e 130, todos da lei nº 9.279/96.

Inicialmente, resta prejudicado o agravo interno do evento 15, AGR_INTERNO1, porquanto o julgamento do recurso principal esvazia-lhe o objeto.

Conheço do agravo de instrumento, eis que interposto em face de decisão que apreciou tutela provisória (art. 1.015, I, do CPC/2015).

O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de tutela de urgência formulado pela agravada nos autos de nº 5099987-46.2023.4.02.5101, por entender estarem suficientemente demonstrados, em um juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Confira-se os trechos das decisões relevantes para o julgamento do presente recurso (​evento 3, DESPADEC1​):

"Nos termos do art. 300 e seguintes, CPC, a tutela de urgência de natureza satisfativa será concedida quanto houver evidências quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano.

Conforme consta do processado, a demandante possui diversos registros contendo a marca "CLARO", inclusive nas classes 09, 35 e 38, dentre eles o registro nº 825.196.035, depositado em 10/01/2003, na classe NCL(8) 38, que visa assinalar serviço de telecomunicações (Serviços de telecomunicações através de telefonia móvel, envio de mensagens de texto, envio de dados usando telefonia móvel), tendo, quanto a esse registro, obtido o reconhecimento do status de marca de alto renome pelo INPI, em 10/08/2015 (evento 1, anexo 6).

Por sua vez, as marcas mistas e nominativas cuja nulidade se pleiteia foram todas depositadas em 29/12/2015 na classe NCL(10) 09 - 910.464.847, 910.465.169 e 910.465.428 (Livros em formato eletrônico (e-books); leitores de livros digitais [e-readers]; aparelhos para ensino; aparelhos para ensino audiovisual; arquivos de imagem [downloadable]; arquivos de música [downloadable]; cd-rom [disco]; cd-rom [drive]; programas de computador [para download]; programas de computador gravados; programas operacionais para computador [gravados]; publicações eletrônicas [para download]; publicações em cd-rom; publicações fixadas em meio magnético; tocadores portáteis de mídia [TODOS INCLUÍDOS NESTA CLASSE].); classe NCL(10) 35 - 910.464.987 e 910.465.231 (Divulgação de produtos próprios via rede de computadores; publicação de textos publicitários; processamento de texto; comércio (através de qualquer meio) de material de instrução e de ensino.) e classe NCL(10) 38 - 910.465.509 (Fornecimento de conexões de telecomunicações para uma rede mundial de computadores; Provimento de acesso à rede global de computadores; Transmissão de mensagens e de imagens por meio de computador; Fornecimento de mecanismos de busca para a obtenção, manutenção e distribuição de dados a partir de um banco de dados localizado em uma rede mundial de computadores (se o serviço for o provimento de acesso a um website); Provimento de acesso a lojas eletrônicas [telecomunicação]; Fornecimento de fóruns online; Comunicação por terminais de computador - [Informação em]; Comunicação por terminais de computador - [Consultoria em]; Comunicação por terminais de computador - [Assessoria em]; Comunicação por terminais de computador; Aluguel de tempo de acesso a redes globais de computadores), verificando-se, portanto, que as empresas autora e corré atuam em segmento mercadológico afim. 

Compulsando os registros acima detalhados, verifica-se que as marcas da corré visam designar serviços semelhantes aos oferecidos pela parte autora, em especial, o de telecomunicações. 

Contudo, referidos registros marcários tratam-se de reprodução de marca (Claro) com termo acrescido (Claro Enigma ou Editora Claro Enigma), podendo causar a impressão ao público consumidor de que seriam parte de uma mesma família de marcas.

No tocante às marcas mistas anulandas (910.465.169 e 910.465.231), não se destaca uma estilização própria das letras ou elementos figurativos capazes de causar especificidade às marcas, o que reforça a possibilidade de confusão.

Assim, tanto em relação às marcas nominativas quanto às mistas, por se relacionarem a serviços de mesmo nicho mercadológico, sua manutenção poderá ocasionar uma associação indevida com as marcas da autora registradas nas mesmas classes, logo, entendo que, neste momento inicial e precário, não podem subsistir as marcas obtidas pela sociedade ré.

Ademais, o perigo de dano é latente, na medida em que se verifica a possibilidade de diluição do signo "CLARO", se permitida a convivência com signos semelhantes, o que iria de encontro ao nível de distintividade alcançado, o qual alçou a marca ao reconhecimento de marca de alto renome pelo INPI. 

Do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a suspensão dos efeitos dos registros nºs 910.464.847, 910.465.169, 910.465.428, 910.464.987, 910.465.231 e 910.465.509 relativos às marcas “EDITORA CLARO ENIGMA” e “CLARO ENIGMA”, nas classes 09, 35 e 38, de titularidade da sociedade corré."

A agravante, por sua vez, sustenta a necessidade de reforma da decisão, por entender que não estariam presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15.

Após examinar os autos, concluo que o agravo deve ser provido, com a consequente revogação da tutela de urgência concedida e a reforma da decisão de primeiro grau, eis que ausente a probabilidade do direito alegado pela autora agravada.

No caso concreto, a questão central da demanda originária é saber se os atos administrativos que concederam os registros nºs 910.464.847, 910.465.169, 910.465.428, 910.464.987, 910.465.231 e 910.465.509, relativos às marcas “EDITORA CLARO ENIGMA” e “CLARO ENIGMA”, nas classes 09, 35 e 38, são válidos, diante da alegação da autora agravada de que estes teriam sido concedidos em violação aos artigos 124, XIX e XXIII, 125, 129 e 130, todos da lei nº 9.279/96.

Sustenta a autora Claro S.A., em síntese, que: (i) é titular de diversos registros de marca anteriores compostos pelo termo "CLARO", isoladamente e em conjunto, nas classes 09, 35 e 38; (ii) a marca nominativa "CLARO" teve seu status de marca de alto renome reconhecido pelo INPI no âmbito do registro nº 825.196.035, em decisão publicada na RPI nº 2412, de 28/03/2017; (iii) o INPI teria indeferido diversos pedidos de registro contendo variações do termo "CLARO", em diversas classes, com base no alto renome da marca de sua titularidade; (iv) as marcas da ré agravante caracterizam reprodução integral com acréscimo, ensejando a aplicação do art. 124, XIX, da LPI; (v) os registros em conflito possuem especificações próximas entre si, com destaque ao registro nº 910.465.509, na classe 38, identificando, entre outros, serviços de telecomunicação, principal atividade empresarial desempenhada pela autora agravada e pela qual é amplamente conhecida pelo mercado consumidor; (vi) a mera existência das marcas "CLARO ENIGMA" colocaria as marcas "CLARO" à mercê de real, imenso e imediato risco de diluição e perda de atratividade; (vii) o público consumidor dos produtos oferecidos pelas litigantes é ordinário e comum, não possuindo qualquer grau de especialização; (viii) a ré agravante não poderia alegar desconhecer a autora e sua renomada marca "CLARO", razão pela qual a concessão dos registros infringiria também o inciso XXIII do art. 124 da LPI; (ix) o uso e o registro de sinal semelhante por terceiros não autorizados poderia causar a diluição e perda de atratividade do signo.

Pois bem.

Apreciando os elementos juntados aos autos, verifica-se que a ré, ora agravante, depositou os pedidos de registro marcário anulandos perante o INPI em 2015, portanto antes da declaração de alto renome da marca "CLARO", ocorrida em 28/03/2017, mediante publicação na RPI nº 2412.

Além destes, a ré agravante é titular  também dos registros de nºs 827.612.028 e 827.612.036, referentes à marca "EDITORA CLARO ENIGMA", os quais foram depositados em 2005 e concedidos, respectivamente, em 2007 e 2013, e assinalam os serviços de "edição de jornais, revistas, livros[editoração eletrônica], promoções de eventos de caráter cultural; e execução de serviços gráficos, a saber, impressão, encadernação, fotocomposição e serigrafia, bem como dos seguintes registros.

Diante da existência de tais registros, o examinador da INPI aplicou a extensão de direitos regularmente adquiridos quando efetuou a análise dos pedidos de registro referentes aos registros anulandos de nºs 910.465.231 e 910.465.509. 

Contudo, na origem foi apontado que a Editora Claro Enigma é titular de um número ainda maior de registros, quais sejam:

• nº 910.465.096, para a marca de apresentação nominativa "CLARO ENIGMA", depositado em 2005 e concedido em 2018, assinalando “Editoração eletrônica; Organização de exposições para fins culturais ou educativos; Publicação de livros; Publicação de textos [exceto para publicidade]; Publicação on-line de livros e jornais eletrônicos; Redação de textos, exceto publicitários; Redação de textos, exceto para publicidade; Provimento de publicações eletrônicas on-line [não downloadable]”;
• nº 910.465.347, para a marca de apresentação mista , depositado em 2005 e concedido em 2018, assinalando Editoração eletrônica; Organização de exposições para fins culturais ou educativos; Publicação de livros; Publicação de textos [exceto para publicidade]; Publicação on-line de livros e jornais eletrônicos; Redação de textos, exceto publicitários; Redação de textos, exceto para publicidade; Provimento de publicações eletrônicas on-line [não downloadable]; 
• nº 827.612.001, para a marca de apresentação nominativa "EDITORA CLARO ENIGMA", depositado em 2005 e concedido em 2018, assinalando: jornais, revistas, livros;
• nº 910.464.936, para a marca de apresentação nominativa "CLARO ENIGMA", depositado em 2015 e concedido em 2018, assinalando Desenhos impressos; Formulários [impressos]; Fotografias [impressos]; Impressos [gravuras]; Impressos horários; Jornais; Livros; Livros de canções [song books (Ingl.)]; Livros para escrever ou desenhar; Manuais [impressos]; Marcadores de livros; Periódicos; Publicações impressas; Revistas [periódicos]; Revistas em quadrinhos; Suportes de livros; Kits educacionais, compreendendo livros e cassetes de áudio, embalados como uma unidade; Kits educacionais, compreendendo livros e cds ou dvds, embalados como uma unidade; Kits educacionais, compreendendo livros e mídia magnética, embalados como uma unidade; Livro de bolso; Livro didático; Livro encadernado; Livro litúrgico; Publicações em fascículos impressos; Testes, exercícios ou provas de inteligência (material impresso); Acessórios para marcar e/ou prender páginas de livros; Material impresso; Artigos de papelaria; 
• nº 901.613.851, para a marca de apresentação mista , depositado em 2009 e concedido em 2023, assinalando: Periódicos; Revistas em quadrinhos; Revistas [periódicos]; Jornais; Livros.

Com efeito, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o reconhecimento de que determinada marca é de alto renome gera efeitos para o futuro (ex nunc), não retroagindo para afetar a análise dos pedidos de registro previamente depositados ou concedidos.

Além disso, há indicação clara de que as litigantes atuam em segmentos de mercado completamente distintos - ramo de editoração e publicação de livros, por parte da agravante, e comércio de serviços de telefonia móvel, celular e tv por assinatura, no caso da agravada -, inexistindo concorrência.

Registre-se, por oportuno, que o INPI manifestou-se na origem pela improcedência do pedido, alegando que o exame da semelhança gráfica, fonética e ideológica deve obedecer à impressão que os sinais provocam ao considerar-se os seus conjuntos. Assim, a marca da editora Ré é formada por elemento distintivo (ENIGMA), que associado ao termo também distintivo CLARO, forma um conjunto distintivo e distinto do que ora se opõe.

Além disso, ponderou que, além de formarem conjuntos distintos entre si, os sinais já convivem há bastante tempo, e destacou que "todos os registros concedidos à editora Ré sofreram oposição e processos administrativos de nulidade, por parte da Autora, sendo que em todas as decisões o INPI considerou os conjuntos marcários suficientemente distintos entre si, autorizando sua convivência uma vez que não causariam confusão ao consumidor."

Todos estes elementos evidenciam a ausência da probabilidade do direito alegado pela autora agravada, o que desautoriza a concessão da tutela de urgência pleiteada.

Os requisitos da tutela de urgência se somam. Ausente a probabilidade do direito, não se pode deferir a medida pretendida, o que, em via de consequência, torna desnecessário o exame do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Dessa forma, entendo não estarem preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC/15, de modo que deve ser reformada a decisão de primeiro grau, com a consequente revogação da tutela de urgência concedida no ​evento 3, DESPADEC1​.

Nada mais sendo requerido, arquivem-se, com baixa na distribuição.

Pelo exposto, voto no sentido de DEIXAR DE CONHECER do agravo interno e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

Documento eletrônico assinado por SIMONE SCHREIBER, Desembargadora Federal Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001943232v8 e do código CRC 9b1c1a5e.

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Data e Hora: 11/06/2024, às 18:06:57

Agravo de Instrumento Nº 5000983-76.2024.4.02.0000/RJ

VOTO DIVERGENTE

Após o voto da Douta Relatora, Desembargadora Federal Simone Schreiber, deixando de conhecer do agravo interno e dando provimento ao agravo de instrumento, e assim, reformando a decisão de primeiro grau que determinou a suspensão dos efeitos dos registros nºs 910.464.847, 910.465.169, 910.465.428, 910.464.987, 910.465.231 e 910.465.509, relativos às marcas “EDITORA CLARO ENIGMA” e “CLARO ENIGMA”, nas classes 09, 35 e 38, de titularidade da agravante, pedi vista dos autos para melhor exame do caso.

A Eminente Relatora ressaltou que a agravante depositou os pedidos de registro marcário anulandos perante o INPI em 2015, portanto antes da declaração de alto renome da marca "Claro", ocorrida em 28/03/2017, mediante publicação na RPI nº 2412.

Pontuou ainda que a agravante é titular também de outros registros referentes à marca Editora Claro Enigma, os quais foram depositados em 2005 e concedidos em 2007 e 2013, que assinalam os serviços de "edição de jornais, revistas, livros [editoração eletrônica], promoções de eventos de caráter cultural; e execução de serviços gráficos, a saber, impressão, encadernação, fotocomposição e serigrafia".

Também foi destacado que diante de tais registros, o examinador do INPI aplicou a extensão de direitos regularmente adquiridos quando efetuou a análise dos pedidos de registro referentes aos registros anulandos de nºs 910.465.231 e 910.465.509.

Todavia, inaugurando a divergência, o Juiz Federal Convocado Dr. Marcelo Leonardo Tavares, destacou em que pese o alto renome ser posterior ao registro da agravante, as classes são idênticas, visto que embora a Editora, hoje, possa não atuar especificamente numa área de conflito mercadológico com a Claro, o deferimento do agravo de instrumento vai permitir que ela estenda as atividades para áreas de conflito, porque existem alguns tópicos na classe que estão conflitando.

Dessa forma, votou no sentido de divergir para manter a decisão de Primeira Instância, negando provimento ao agravo de instrumento.

De fato, como bem destacado pela agravada em Memoriais de evento 40, MEMORIAIS1, ainda que as partes exerçam atividades principais aparentemente distintas, o fato de mencionar o termo "CLARO" já coloca a marca agravada em imediato risco.

Ademais, como bem observado, a agravada também atua no setor da educação por meio da marca "Claro Cursos", registrada sob o nº 830751998, o qual foi concedido em 18/02/2014, o que daria margem para que consumidores da agravada fossem influenciados a consumir produtos identificados pelo signo da agravante, que atua no ramo editorial.

Além disso, a agravada possui diversos registros com a marca Claro, nas classes 09, 35 e 38, que possuem similaridade nos tópicos das classes da agravante, como bem abordou a divergência do Dr. Marcelo Leonardo Tavares.

Vejamos os registros da agravante e agravada nas referidas classes, que constam nos evento 1, ANEXO5 e evento 1, ANEXO7:

Agravante (NCL 09): Registros 910.464.847 / 910.465.169 / 910.465.428 (Depósito em 29/12/2015): [...] cd-rom [drive]; programas de computador [para download]; programas de computador gravados; programas operacionais para computador [gravados]; publicações eletrônicas [para download]; [...]

Agravada (NCL 09): Registro 840.173.938 (Depósito em 26/06/2012): Hardware de computador, conversores e software de computador, a saber, transmissores e receptores de áudio e vídeo e programas de software de computador [...]

Agravante (NCL 35) Registros 910.464.987 / 910.465.231 (Depósito em 29/12/2015): Divulgação de produtos próprios via rede de computadores; publicação de textos publicitários; processamento de texto; comércio (através de qualquer meio) de material de instrução e de ensino.

Agravada (NCL 35) Registros 827446349 (Depósito em 23/05/2005) / 840678525 (Depósito em 15/10/2013): Serviços de divulgação de materiais promocionais relacionados a serviços e equipamentos de telecomunicação; [...]

Agravante (NCL 38) Registro 910.465.509 (Depósito em 29/12/2015): Fornecimento de conexões de telecomunicações para uma rede mundial de computadores; [...] [telecomunicação]; [...]

Agravada (NCL 38) Registro 825625050 (Depósito em 13/06/2003): Serviços de telecomunicação. Registro 825196035 (Depósito em 10/01/2003): Serviços de telecomunicações através de telefonia móvel, envio de mensagens de texto, envio de dados utilizando telefonia móvel. Registro 822106159 (Depósito em 08/10/1999): Implantação, operação e prestação de serviços de telecomunicações, inclusive associados à rede global de computadores.

Dessa forma, verifica-se que as marcas da agravante visam designar serviços semelhantes aos oferecidos pela parte agravada, em especial, o de telecomunicações. 

Contudo, referidos registros marcários tratam-se de reprodução de marca (Claro) com termo acrescido (Claro Enigma ou Editora Claro Enigma), podendo causar a impressão ao público consumidor de que seriam parte de uma mesma família de marcas, além de não ocorrer uma estilização própria das letras ou elementos figurativos capazes de causar especificidade às marcas, o que reforça a possibilidade de confusão.

Diante dessas ponderações e analisando com mais cautela os signos em comento, concordo com o Douto Juiz Federal Convocado Dr. Marcelo Leonardo Tavares de que deve ser negado provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão de Primeira Instância.

Com essas considerações, divirjo da Douta Relatora, integralmente, e voto no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento.

Documento eletrônico assinado por MACARIO RAMOS JUDICE NETO, Desembargador Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002004396v14 e do código CRC 67cc27a3.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MACARIO RAMOS JUDICE NETO
Data e Hora: 4/10/2024, às 10:11:22

Agravo de Instrumento Nº 5000983-76.2024.4.02.0000/RJ

VOTO DIVERGENTE

A Eminente Relatora, Desembargadora Federal Simone Schreiber, proferiu voto dando provimento ao agravo de instrumento, e assim, reformando a decisão de primeiro grau que determinou a suspensão dos efeitos dos registros nºs 910.464.847, 910.465.169, 910.465.428, 910.464.987, 910.465.231 e 910.465.509, relativos às marcas “EDITORA CLARO ENIGMA” e “CLARO ENIGMA”, nas classes 09, 35 e 38, de titularidade da agravante, e, consequentemente, deixando de conhecer do agravo interno.

Aduziu a relatora que a agravante possui registros de marca anteriores, sendo sua atuação distinta no mercado de editoração, o que evidencia a possibilidade de coexistência das marcas sem confusão.

Destacou, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça considera que o reconhecimento de alto renome de uma marca não retroage, não afetando registros já concedidos, além de ressaltar que as partes atuam em segmentos mercadológicos diferentes, o que elimina a concorrência entre elas.

Peço vênia para divergir.

Ainda que o reconhecimento do alto renome da marca seja posterior ao registro da agravante, cumpre ressaltar que as classes em questão são idênticas. Embora a Editora, no presente momento, não atue especificamente em uma área de conflito mercadológico com a Claro S.A., a concessão do agravo de instrumento possibilitará a expansão de suas atividades para áreas que, atualmente, se mostram conflituosas, uma vez que há tópicos na classe que se sobrepõem.

 Estou de acordo a Relatora quanto à afirmação de que, quando o alto renome é concedido, gera efeito ex nunc a partir da concessão.  

Não obstante, reconheço a robustez da marca Claro em seu segmento e a identidade das classes. Assim, mesmo que a Editora, atualmente, não atue em uma área de conflito mercadológico com a Claro, o provimento do agravo permitirá a ampliação de suas atividades para áreas de conflito, dado que alguns tópicos nas respectivas classes são conflituosos, o que gerao risco de confusão no mercado.

Assim, voto no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento, consequentemente, julgando prejudicado o agravo interno, para manter a decisão de primeira instância.

Documento eletrônico assinado por MARCELO LEONARDO TAVARES, Juiz Federal Convocado, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002112969v5 e do código CRC 69fc26dd.

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Agravo de Instrumento Nº 5000983-76.2024.4.02.0000/RJ

EMENTA

DIREITO MARCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGISTRO DE MARCAS. COEXISTÊNCIA entre as marcas "EDITORA CLARO ENIGMA" E "CLARO". IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE SUSPENSÃO DOS REGISTROS mantida.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Editora Claro Enigma Ltda. contra decisão de primeira instância que determinou a suspensão dos efeitos dos registros nºs 910.464.847, 910.465.169, 910.465.428, 910.464.987, 910.465.231 e 910.465.509, relativos às marcas "EDITORA CLARO ENIGMA" e "CLARO ENIGMA", nas classes 09, 35 e 38, de titularidade da agravante. A discussão envolve a coexistência dessas marcas com a marca "CLARO", pertencente à Claro S.A., em função do alto renome desta última​.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se é possível a coexistência entre as marcas "EDITORA CLARO ENIGMA" e "CLARO" nas mesmas classes; e (ii) os efeitos do reconhecimento de alto renome da marca "CLARO", declarado em 2017, sobre os registros anteriores da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento de alto renome de uma marca não tem efeito retroativo, ou seja, o alto renome da marca "CLARO" não afeta registros anteriores da agravante​.

4. As classes dos registros são idênticas, e há sobreposição em tópicos dessas classes, o que cria a possibilidade de confusão entre os consumidores, mesmo que a Editora Claro Enigma atualmente atue em um segmento diverso​.

5. O uso do termo "CLARO" pela agravante, ainda que combinado com outras palavras, gera risco de associação indevida por parte dos consumidores, levando a uma possível confusão no mercado​.

6. O deferimento do agravo permitiria à agravante expandir suas atividades para áreas de conflito direto com a Claro S.A., exacerbando o risco de confusão e concorrência desleal​.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de Instrumento a que se nega provimento. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento de alto renome de uma marca produz efeitos ex nunc, não afetando registros anteriores.

2. A coexistência de marcas semelhantes em classes idênticas é inviável quando existe risco de confusão entre os consumidores.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/1996, arts. 124, XIX, 125, e 129, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.335.153, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 23.10.2014.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por maioria, vencida a relatora, negar provimento ao agravo de instrumento e deixar de conhecer do agravo interno, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2024.

Documento eletrônico assinado por MARCELO LEONARDO TAVARES, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002101667v5 e do código CRC 35da888d.

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EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 12/06/2024

Agravo de Instrumento Nº 5000983-76.2024.4.02.0000/RJ

RELATOR: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

PRESIDENTE: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

PROCURADOR(A): LUIZ FERNANDO VOSS CHAGAS LESSA

SUSTENTAÇÃO ORAL POR VIDEOCONFERÊNCIA: MARCELA BRAGA NERY por EDITORA CLARO ENIGMA LTDA

SUSTENTAÇÃO ORAL PRESENCIAL: ROBERTA MOREIRA DE MAGALHAES por CLARO S.A.

Votante: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

Votante: Juiz Federal MARCELO LEONARDO TAVARES

Pedido Vista: Desembargador Federal MACARIO RAMOS JUDICE NETO

FLAVIA JANOT DE MATTOS BURKE

Secretária

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 30/09/2024

Agravo de Instrumento Nº 5000983-76.2024.4.02.0000/RJ

RELATORA: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

PRESIDENTE: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

PROCURADOR(A): MAURÍCIO ANDREIUOLO RODRIGUES

RELATOR DO ACÓRDÃO: Juiz Federal MARCELO LEONARDO TAVARES

VOTANTE: Desembargador Federal MACARIO RAMOS JUDICE NETO

Votante: Juiz Federal MARCELO LEONARDO TAVARES

FLAVIA JANOT DE MATTOS BURKE

Secretária