Apelação Cível Nº 5038491-50.2022.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por VIVA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE BENS S/A (processo 5038491-50.2022.4.02.5101/RJ, evento 67, APELAÇÃO1) contra a r. sentença (processo 5038491-50.2022.4.02.5101/RJ, evento 63, SENT1) proferida pelo MM. Juízo da 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro, nos autos da ação ordinária proposta pela Apelante em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI e de HT85 DESIGN LTDA, requerendo a nulidade do registro n. 910.245.495, referente à marca mista “VELOTROL”, de titularidade da empresa Apelada, por conflitar com sua própria marca "VELOTROL", sendo o primeiro registro de n. 817.529.047, em violação ao art. 124, X, XIX e XXIII, e art. 126, ambos da LPI.

O MM. Juízo julgou o pedido improcedente por entender que o fato de as marcas estarem registradas para atividades completamente distintas - agência de publicidade (anulanda) x brinquedos (anterioridade) -  permite sua convivência no mercado.

Em seu recurso, a Apelante alega que a análise jurídica realizada na sentença não levou em conta o aproveitamento parasitário e a má-fé no registro, sustentando que, mesmo que as atividades exploradas pelas empresas sejam distintas, o termo "velotrol" foi criado por si, não sendo palavra dicionarizada, pelo que não poderia ser cooptado por outra empresa. Assim, a Apelante requer a reforma integral da sentença, com a consequente nulidade do registro da Apelada.

Contrarrazões do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI (processo 5038491-50.2022.4.02.5101/RJ, evento 74, CONTRAZAP1) pugnando pela manutenção integral da sentença. A Apelada HT85 DESIGN LTDA é revel (processo 5038491-50.2022.4.02.5101/RJ, evento 48, DESPADEC1).

O Ministério Público Federal manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção (evento 4, PROMOÇÃO1). 

É o relatório.

Documento eletrônico assinado por WANDERLEY SANAN DANTAS, Desembargador Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001775446v8 e do código CRC 8ea788b7.

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Apelação Cível Nº 5038491-50.2022.4.02.5101/RJ

VOTO

A Apelante objetiva a nulidade do registro n. 910.245.495, referente à marca mista “VELOTROL”, de titularidade da empresa Apelada, por conflitar com sua própria marca "VELOTROL", sendo o primeiro registro de n. 817.529.047, em violação ao art. 124, X, XIX e XXIII, e art. 126, ambos da LPI. O MM. Juízo julgou o pedido improcedente por entender que o fato de as marcas estarem registradas para atividades completamente distintas - agência de publicidade (anulanda) x brinquedos (anterioridade) -  permite sua convivência no mercado.

A resolução do presente caso não foi simples em razão dos limites objetivos impostos pela Lei de Propriedade Industrial. Em todas as hipóteses legais de irregistrabilidade mencionadas pela Apelante ou teoricamente aplicáveis ao caso, há a exigência de que os sinais marcários em conflito identifiquem produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim. Vejamos.

Ambas as hipóteses dos incisos XIX e XXIII do art. 124 da LPI, que em muito se assemelham, preveem que as marcas em conflito identifiquem produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

[...]

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

[...]

XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.

Portanto, em respeito à legalidade e à segurança jurídica, não poderia ser decretada a nulidade pretendida com base nessas hipóteses, uma vez que a marca anulanda identifica agência de publicidade e a anterioridade identifica brinquedos.

O inciso X do art. 124 da LPI, mencionado em apelação, também não tem aplicação ao caso, pois a marca anulanda não induz a falsa indicação de "origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do serviço", todos critérios que não possuem relação com o conflito em questão.

Por sua vez, o art. 126 da LPI, que prevê a proteção especial de marcas notórias, também limita a sua aplicação à marca "em seu ramo de atividade", enquanto o art. 6º bis (1) da Convenção da União de Paris, ao qual o dispositivo nacional faz referência, exige que a marca conflitante seja "utilizada para produtos idênticos ou similares", ipsis literis:

Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

§ 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço.

§ 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.

Art. 6º bis
(1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado, e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.

Se a análise fosse encerrada nestes diplomas legais, poderia se entender que também não se aplicam ao caso o art. 126 da LPI e o art. 6º bis da CUP e que a Apelante não tem direito à proteção almejada, pelo menos com base nos critérios objetivos da legislação.

Não obstante, a solução para o caso é encontrada em dispositivo legal pouco lembrado pela doutrina ou jurisprudência que estende a aplicação do art. 6º bis da CUP para situações em que não haja semelhança de atividade.

Disciplina o artigo 16 (3) do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio - Acordo TRIPS:

Artigo 16 (3). O disposto no Artigo 6 bis da Convenção de Paris (1967) aplicar-se-á, mutatis mutandis, aos bens e serviços que não sejam similares àqueles para os quais uma marca esteja registrada, desde que o uso dessa marca, em relação àqueles bens e serviços, possa indicar uma conexão entre aqueles bens e serviços e o titular da marca registrada e desde que seja provável que esse uso prejudique os interesses do titular da marca registrada.

O Acordo TRIPS foi incorporado ao regime jurídico brasileiro por meio do Decreto n. 1.355/94, integrando, portanto, o ordenamento jurídico nacional. Em consequência, os agentes estatais devem guiar sua atuação também por meio do regramento contido no acordo.

Neste diapasão, o artigo 16 (3) do Acordo TRIPS permite a aplicação do art. 6º bis (1) da CUP - e, em consequência, do art. 126 da LPI - mesmo em situações em que não haja similaridade dos bens ou serviços identificados pelos sinais marcários em conflito, desde que a utilização sugira uma conexão entre os bens e serviços com os do titular da anterioridade e que o uso prejudique os interesses deste titular.

Utilizando técnica recorrente em minhas decisões, identifico quatro núcleos de proibição no artigo 16 (3) do Acordo TRIPS c/c art. 126 da LPI e art. 6º bis da CUP, que devem estar presentes concomitantemente para atrair sua aplicação: (i) notoriedade da marca que constitui a anterioridade impeditiva, (ii) reprodução, imitação ou tradução da marca notória alheia, (iii) suscetibilidade de indicar conexão com os bens ou serviços da titular da marca notória, mesmo que sejam de atividades distintas e (iv) probabilidade de prejuízo aos interesses do titular da marca notória.

Destaco a importância da verificação cuidadosa de ocorrência dos dois últimos núcleos, pois são estes que justificam a extensão da proteção especial do art. 126 da LPI a conflitos de marcas de atividades distintas. Sendo a previsão do artigo 16 (3) do Acordo TRIPS uma hipótese excepcional no sistema legal que amplia uma proibição jurídica, sua aplicação deve ser criteriosa e restrita às hipóteses que perfeitamente se amoldem à sua definição, em respeito aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

No concernente ao núcleo (i) notoriedade da marca que constitui a anterioridade impeditiva, o reconhecimento da notoriedade da marca não depende da instauração de processo administrativo específico, como ocorre nos casos de marca de alto renome (art. 125 da LPI). Inclusive, o Manual de Marcas do INPI permite o reconhecimento de ofício da notoriedade da marca e dispensa a produção de provas quando a notoriedade for suficiente:

Manual de Marcas do INPI

2.4.1 Por essa regra unionista, o Brasil compromete-se, na qualidade de signatário da Convenção, a recusar ou invalidar registro de sinal que constitua usurpação de marca regularmente protegida, via depósito ou registro, em outro país também membro da Convenção, quando esta for notoriamente conhecida no país, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil (art. 126 da LPI).

A aplicação desta norma pode se dar de ofício ou a requerimento do interessado, ocorrendo de ofício quando se julgar que a notoriedade é suficiente a ponto de dispensar a produção de provas.

In casu, a marca "VELOTROL" é conhecida a nível nacional no ramo de brinquedos, não havendo controvérsia nos autos quanto a isso. A meu ver, é uma marca que se enquadra à permissão de notório reconhecimento que dispensa a produção de provas, pelo que entendo presente o núcleo (i).

Quanto aos núcleos (ii) reprodução, imitação ou tradução da marca notória alheia e (iii) suscetibilidade de indicar conexão com os bens ou serviços da titular da marca notória, mesmo que sejam de atividades distintas, tanto o elemento nominativo quanto o elemento figurativo da marca anulanda se vinculam à marca da ora Apelante.

O termo "velotrol" parece ter sido criado pela Apelante, não sendo um termo dicionarizado no Brasil ou no estrangeiro. Trata-se, então, de um sinal fantasioso, caracterizado por não possuir um significado prévio pois não foi retirado do vernáculo (Manual de Marcas do INPI, 5.9.1, "graus de distintividade"). Logo, a distintividade do termo é elevada, o que leva a uma proteção maior do sinal marcário, como reconhecido pelo INPI em seu parecer apresentado nestes autos (processo 5038491-50.2022.4.02.5101/RJ, evento 44, ANEXO2, pg. 3).

Assim, se tratando de sinal fantasioso, a própria utilização do elemento nominativo da marca seria suficiente para caracterizar o requisito de imitação definido no núcleo (ii), já que o termo foi criado pela própria Apelante.

De todo modo, agravando a situação, tem-se o elemento figurativo da marca anulanda:

A Apelada inseriu o desenho do guidão de um triciclo no elemento figurativo de sua marca mista, o que torna mais explícita sua tentativa de associação com as marcas de titularidade da Apelante - que identificam, justamente, triciclos.

O elemento figurativo da marca anulanda reforça a sugestão de conexão da empresa de publicidade titular da marca anulanda com a Apelante, possivelmente para se beneficiar da reputação social desta e da distintividade de sua marca na mente do consumidor para ampliar seus negócios - o próprio conceito de aproveitamente parasitário. Por isto, entendo presente também o núcleo (iii) suscetibilidade de indicar conexão com os bens ou serviços da titular da marca notória, mesmo que sejam de atividades distintas.

No concernente ao núcleo (iv) probabilidade de prejuízo aos interesses do titular da marca notória, a falta de controle da exploração do signo distintivo por seu titular já representa prejuízo aos seus interesses no ramo do Direito de Propriedade Industrial (art. 130, III, da LPI), sendo a própria razão pela qual se garante a exclusividade no uso das marcas (art. 129 da LPI). Sendo o elemento nominativo da anterioridade um sinal fantasioso, como visto, o distanciamento entre as marcas em conflito torna-se impossível, pelo que o provável prejuízo aos interesses do titular da marca se faz presente pela própria existência do sinal infrator.

Destarte, verifico a presença dos quatro núcleos de proibição do artigo 16 (3) do Acordo TRIPS, o que atrai a proteção do art. 126 da LPI c/c artigo 6º bis da CUP. Mesmo sendo de atividades distintas, a marca da Apelada se utiliza do reconhecimento social da marca da Apelante para se beneficiar indevidamente, em prejuízo aos interesses desta e em ofensa às normas e aos princípios que guiam o Direito da Propriedade Industrial, sendo caso concreto que se encaixa com exatidão à hipótese do artigo 16 (3) do Acordo TRIPS.

Em consequência, o registro da marca mista "VELOTROL", registro n. 910.245.495, de titularidade da Apelada, deve ser anulado, com base no art. 126 da LPI c/c artigo 16 (3) do Acordo TRIPS, e a Apelada deve se abster de utilizar o sinal marcário em suas atividades empresariais (Tema 950 do STJ). Pode ser arbitrada multa diária pelo juízo de 1º Grau na fase de execução do julgado, caso entenda necessário para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

Inverto o pagamento das custas e honorários sucumbenciais em favor da Apelante, a serem recolhidos pro rata pelas Apeladas, no montante fixado em sentença.

Diante do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso, para declarar a nulidade do registro n. 910.245.495, para a marca mista "VELOTROL", por ofensa ao art. 126 da LPI c/c artigo 16 (3) do Acordo TRIPS, bem como determinar a abstenção de uso do sinal pela Apelada HT85 DESIGN LTDA.

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Apelação Cível Nº 5038491-50.2022.4.02.5101/RJ

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. IMITAÇÃO DE MARCA NOTÓRIA. ATIVIDADES DISTINTAS. PROTEÇÃO EXCEPCIONAL DO ACORDO TRIPS. ASSOCIAÇÃO INDEVIDA E POSSIBILIDADE DE PREJUÍZO À TITULAR DA ANTERIORIDADE. IRREGISTRABILIDADE. NULIDADE DO REGISTRO. SENTENÇA REFORMADA.

1. ​Trata-se de apelação cível interposta por VIVA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE BENS S/A contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro, nos autos da ação ordinária proposta pela Apelante em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI e de HT85 DESIGN LTDA, requerendo a nulidade do registro n. 910.245.495, referente à marca mista “VELOTROL”, de titularidade da empresa Apelada, por conflitar com sua própria marca "VELOTROL", sendo o primeiro registro de n. 817.529.047, em violação ao art. 124, X, XIX e XXIII, e art. 126, ambos da LPI. O MM. Juízo julgou o pedido improcedente por entender que o fato de as marcas estarem registradas para atividades completamente distintas - agência de publicidade (anulanda) x brinquedos (anterioridade) -  permite sua convivência no mercado.

​2. As hipóteses do art. 124, X, XIX e XXIII, da Lei de Propriedade Industrial exigem que os sinais marcários em conflito identifiquem produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sem o que não poderia haver impedimento ao registro da marca.

3. O artigo 16 (3) do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio - Acordo TRIPS estende a proteção de marcas notórias do art. 6º bis da Convenção da União de Paris - e, portanto, do art. 126 da LPI - para situações em que não haja semelhança de atividade. Sendo a previsão do artigo 16 (3) do Acordo TRIPS uma hipótese excepcional no sistema legal que amplia uma proibição jurídica, sua aplicação deve ser criteriosa e restrita às hipóteses que perfeitamente se amoldem à sua definição, em respeito aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

4. Os núcleos da proibição do artigo 16 (3) do Acordo TRIPS c/c art. 126 da LPI e art. 6º bis da CUP, que devem estar presentes concomitantemente para atrair sua aplicação, são: (i) notoriedade da marca que constitui a anterioridade impeditiva, (ii) reprodução, imitação ou tradução da marca notória alheia, (iii) suscetibilidade de indicar conexão com os bens ou serviços da titular da marca notória, mesmo que sejam de atividades distintas e (iv) probabilidade de prejuízo aos interesses do titular da marca notória.

5. A marca "VELOTROL" é conhecida a nível nacional no ramo de brinquedos, não havendo necessidade de produção de provas para reconhecer a notoriedade da marca, conforme autorização do item 2.4.1 do Manual de Marcas do INPI.

6. O termo "velotrol" parece ter sido criado pela Apelante, não sendo um termo dicionarizado no Brasil ou no estrangeiro. Trata-se, então, de um "sinal fantasioso", caracterizado por não possuir um significado prévio pois não foi retirado do vernáculo. Logo, a distintividade do termo é elevada, o que leva a uma proteção maior do sinal marcário. Em consequência, a própria utilização do elemento nominativo da marca seria suficiente para caracterizar o requisito de imitação, o que é agravado no presente caso pelo elemento figurativo da marca anulanda, que inclui o desenho do guidão de um triciclo.

7. A falta de controle da exploração do signo distintivo por seu titular já representa prejuízo aos seus interesses no ramo do Direito de Propriedade Industrial, sendo a própria razão pela qual se garante a exclusividade no uso das marcas (art. 129 da LPI). Sendo o elemento nominativo da anterioridade um sinal fantasioso, o distanciamento entre as marcas em conflito torna-se impossível, pelo que o provável prejuízo aos interesses do titular da marca se faz presente pela própria existência do sinal infrator.

8. Presentes os quatro núcleos de proibição, o registro infrator deve ser anulado, com a determinação de abstenção de uso do sinal por parte da Apelada (Tema 950 do STJ).

9. Apelação provida. Sentença reformada para declarar a nulidade do registro n. 910.245.495, para a marca mista "VELOTROL", por ofensa ao art. 126 da LPI c/c artigo 16 (3) do Acordo TRIPS, bem como para determinar a abstenção de uso do sinal pela Apelada HT85 DESIGN LTDA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2A. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, para declarar a nulidade do registro n. 910.245.495, para a marca mista "VELOTROL", por ofensa ao art. 126 da LPI c/c artigo 16 (3) do Acordo TRIPS, bem como determinar a abstenção de uso do sinal pela Apelada HT85 DESIGN LTDA, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 11 de outubro de 2024.

Documento eletrônico assinado por WANDERLEY SANAN DANTAS, Desembargador Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001775448v8 e do código CRC 681e49c8.

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Data e Hora: 16/10/2024, às 15:50:18

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO NOVA SESSÃO VIRTUAL DE 30/09/2024 A 11/10/2024

Apelação Cível Nº 5038491-50.2022.4.02.5101/RJ

RELATOR: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

PRESIDENTE: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

PROCURADOR(A): LUIZ FERNANDO VOSS CHAGAS LESSA

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

Votante: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

Votante: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

Votante: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

SANDRO VIEGAS DA SILVA

Secretário