Apelação Cível Nº 5006375-54.2023.4.02.5101/RJ
RELATOR: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO
RELATÓRIO
(DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELLO GRANADO - RELATOR) Trata-se de apelação interposta por GRENDENE S.A em face da sentença proferida pelo Juízo da 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ (), que, reconhecendo a prescrição da pretensão anulatória do registro de marca nº 900951648 (marca nominativa “IPANEMA” – classe NCL(9) 35), extinguiu o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, II, do CPC, condenando "a parte autora ao pagamento das custas processuais, que foram recolhidas apenas parcialmente".
O magistrado de primeiro grau deixou de condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, com base no fundamento de que “que os réus não chegaram a ser citados”.
Os embargos de declaração opostos pela parte autora () foram desprovidos ().
Em razões de apelação (), a recorrente sustenta que foi surpreendida com a sentença extintiva e pugna por sua reforma para que se afaste o reconhecimento da prescrição de sua pretensão, determinando-se a devolução dos autos à primeira instância para o regular prosseguimento do feito.
Argumenta que se trata de ação anulatória do ato administrativo do INPI que negou provimento ao Processo Administrativo de Nulidade (PAN) instaurado contra o registro de marca nº 900951648 (marca nominativa “IPANEMA” – classe 35), cujo prazo prescricional está previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99 e deve ser contado a partir da data da publicação da decisão administrativa (RPI 2684) que manteve a concessão do registro em tela, arquivando-se definitivamente o processo.
Alega que, “em que pese a existência de legislação própria para reger questões relativas à propriedade industrial e à proteção de marcas (Lei 9.279/96 - Lei de Propriedade Industrial), não há dúvida de que o INPI, na condição de autarquia federal, também está adstrito ao disposto na Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal”.
Afirma que a conclusão da sentença exclui da apreciação do Poder Judiciário o controle da legalidade dos atos do INPI, em manifesta violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos termos do art. 5º, XXXV da CF, representando, ainda, violação ao já citado art. 54 da Lei 9.784/1999, bem como ao art. 1° do decreto nº 20.910/1932.
Subsidiariamente, pondera que, ainda que se tratasse de ação de nulidade de registro de marca, deve ser reconhecido que a instauração do Processo Administrativo de Nulidade (PAN) suspendeu o prazo prescricional do art. 174 da LPI, conforme entendimento jurisprudencial fixado pelo STJ e pelo TRF-2.
No que se refere ao recolhimento das custas processuais, assevera que, embora a sentença pronuncie que foram recolhidas apenas parcialmente, “a complementação das custas só será obrigatoriamente devida por aquele que recorrer da sentença, quando “pagará a outra metade das custas, dentro do prazo de 5 dias, sob pena de deserção”’, o que “encontra amparo na Lei nº 9.289/96 que dispõe sobre as custas devidas à União, na Justiça Federal de primeiro e segundo graus”.
Manifestação do MPF () pela não intervenção no feito.
Contrarrazões apresentadas pela empresa ré OPTICAS IPANEMA LTDA. (), pugnando pelo desprovimento do recurso, seja para “acatar a ilegitimidade passiva da Apelada, reformando-se a r. sentença de primeira instância para julgar extinto, sem resolução do mérito, o presente processo, condenando a Apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios decorrentes da sucumbência” ou para “Manter a prescrição reconhecida na r. sentença de primeira instância, mantendo a improcedência do pedido e a impossibilidade da pretensão anulatória do registro marcário de nº 900951648, condenando a Apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios decorrentes da sucumbência”.
O INPI apresentou contrarrazões (), aduzindo que a sentença deve ser mantida, “uma vez que se pautou na observância do comando legal, em perfeita consonância no que dispõe do artigo 174 da lei da Propriedade Industrial nº 9.279/96”.
É o relatório. Peço dia.
VOTO
(DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELLO GRANADO – RELATOR) Conheço a apelação porque presentes os seus requisitos de admissibilidade.
No caso concreto, GRENDENE S.A buscou o Judiciário objetivando a declaração de nulidade do ato administrativo do INPI “que manteve a concessão do registro nº 900951648 para a marca nominativa “IPANEMA”, com a consequente condenação da 2ª RÉ a cessar, em definitivo, todo e qualquer uso do referido sinal” ().
Como relatado, a sentença reconheceu a prescrição da pretensão anulatória do referido registro, extinguindo o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, II, do CPC, e condenando "a parte autora ao pagamento das custas processuais, que foram recolhidas apenas parcialmente" ().
Em razões de recurso (), a parte autora suscita, em síntese, as seguintes questões: 1) o regular recolhimento das custas; 2) a decisão surpresa; 3) a desconsideração do art. 54 da Lei 9.784/1999 e do art. 1° do decreto nº 20.910/1932; e 4) subsidiariamente, caso se entenda pela aplicação do art. 174 da LPI, alega que a instauração de Processo Administrativo de Nulidade (PAN) suspende o prazo prescricional.
No que tange ao recolhimento das custas devidas à União, o art. 14, incisos I e II, da Lei 9.289/1996, dispõem:
“Art. 14. O pagamento das custas e contribuições devidas nos feitos e nos recursos que se processam nos próprios autos efetua-se da forma seguinte:
I - o autor ou requerente pagará metade das custas e contribuições tabeladas, por ocasião da distribuição do feito, ou, não havendo distribuição, logo após o despacho da inicial;
II - aquele que recorrer da sentença adiantará a outra metade das custas, comprovando o adiantamento no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, observado o disposto nos §§ 1o a 7o do art. 1.007 do Código de Processo Civil.”
Partindo dessa premissa, observo que o recolhimento das custas está totalmente regular, conforme e .
Ultrapassado tal ponto, saliento que já me posicionei no sentido de que as regras gerais concernentes à prescrição não seriam aplicáveis ao regramento prescricional estabelecido pela Lei nº 9.279/1996, Lei de Propriedade Industrial, pelo caráter especial desta.
Contudo, melhor analisando a questão e privilegiando o entendimento firmado por esta Turma por ocasião do julgamento da apelação cível nº 5024129-09.2023.4.02.5101/RJ, cujo acórdão data de 13/09/2024 e foi lavrado pelo eminente Desembargador Federal Flavio Oliveira Lucas, revejo meu anterior entendimento para concluir que a propositura de processo administrativo de nulidade (PAN) interrompe o curso do prazo prescricional, pelas razões que passo a expor.
De acordo com o art. 168 da Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), “a nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedida com infringência no disposto nesta Lei”.
A abertura do processo administrativo de nulidade do registro de uma marca pode ser requerida pelo interessado, no prazo de 180 dias a contar da sua concessão. É o que prevê o art. 169 da LPI:
“Art. 169. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da expedição do certificado de registro.”
O procedimento está descrito nos artigos 170 a 172 da LPI:
“Art. 170. O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.
Art. 171. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentada a manifestação, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.
Art. 172. O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinto o registro.”
Já a ação judicial de nulidade deve ser proposta no prazo de até 5 (cinco) anos após a sua concessão (artigos 174 da LPI), ressalvados os casos de imprescritibilidade (art. 6º bis, 3, da CUP), o que não se cogita no caso vertente:
“Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão.”
Assim, observa-se que o processo administrativo de nulidade é uma alternativa à ação judicial. Como a lei indica caminhos diversos para a invalidação do registro de uma marca, não há que se aplicar a um deles os regramentos que são próprios do outro, até porque se encontram em seções diversas da Lei nº 9.279/96 (o art. 169 da LPI se situa na seção II de seu capítulo XI, ao passo que o art. 174 se situa na seção III).
Portanto, impõe-se a conclusão de que se a parte interessada protocolou o PAN dentro de 180 dias após a concessão do registro, ela exerceu de forma tempestiva o direito processual de requerer a sua invalidação, não se podendo imputar-lhe qualquer inércia.
Enquanto o PAN não for julgado, não há como considerar que o prazo previsto no art. 174 da LPI esteja em curso, uma vez que todo e qualquer ato da administração pública está sujeito ao controle jurisdicional de sua legalidade, sem exceção, com base no princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, insculpido na cláusula pétrea do art. 5°, XXXV da CF.
Em outras palavras, se o processo administrativo de nulidade foi tempestivamente apresentado, malgrado o prazo que o INPI leve para decidir, a possibilidade do controle judicial deve ser preservada.
Nesse sentido, as regras sobre prescrição e decadência devem ser interpretadas de modo restritivo, de modo que o prazo previsto no art. 174 da LPI se aplica apenas ao interessado que não tiver tempestivamente interposto o PAN com o intento de invalidar o registro na esfera administrativa.
Caso o PAN perdure por mais de 5 anos e, ao final, o INPI conclua pela manutenção da validade do registro, o prejudicado ainda poderá ajuizar a ação judicial e, nesse caso, o objeto desta não será propriamente a decisão inicial que concedeu o registro, mas o provimento posterior que rejeitou a sua nulidade e manteve o registro vigente.
Com efeito, a adoção de raciocínio diverso implicaria na penalização indevida da parte interessada, com base no transcurso de tempo que não foi motivado por uma desídia sua.
Por derradeiro, não se pode olvidar a tradição adotada pelo nosso ordenamento jurídico de que os prazos atinentes à Administração Pública sejam de natureza prescricional, relacionada aos chamados “direitos subjetivos”, nos quais se busca uma tutela condenatória consistente em uma obrigação de fazer ou não fazer (em contraposição aos direitos potestativos, relacionados a prazos de natureza decadencial, voltados às ações constitutivas ou constitutivas negativas), na esteira do regime inaugurado pelo Decreto nº 20.910/1932, paradigma seguido pelo legislador na redação do art. 174 da LPI.
Nesse sentido, os prazos de prescrição garantem que o cidadão apresente administrativamente suas pretensões perante o Estado, ao mesmo tempo em que lhe abrem a possibilidade de interrupção do prazo de ajuizamento de eventual futura ação judicial, em perfeito acordo com o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5°, XXXV da CF).
Partindo de tais premissas, observo que, no caso concreto, a ora apelante, parte interessada na invalidação do registro nº 900951648 (marca nominativa “IPANEMA” – classe NCL(9) 35), atuou no âmbito administrativo e recorreu, tempestivamente, do ato que concedeu o privilégio, datado de 01/02/2011 (), tendo sido instaurado processo administrativo de nulidade em 17/01/2012.
Em 16/12/2016, segundo consulta à base de dados do INPI, houve um “sobrestamento da instrução técnica”, cujo detalhe do despacho transcrevo abaixo:
“O registro 811172490 que poderia ser, em tese, motivo para que se alegasse um direito já consolidado está pendente de decisão final em pedido de declaração de caducidade.”
A decisão final do processo administrativo de nulidade somente foi publicada em 14/06/2022, mantendo a proteção.
Assim, o prazo prescricional restou interrompido até a referida data, voltando a correr pela metade, na forma do artigo 9º do Decreto nº 20.910/1932.
Nesse sentido:
“RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. PEDIDO DE RETIRADA DE APOSTILAMENTO EM RELAÇÃO AO ASPECTO NOMINATIVO DA MARCA “REGATTA”. RELAÇÃO DIRETA COM OS PRODUTOS ASSINALADOS PELO REGISTRO DE MARCA. VIOLAÇÃO DO ART. 124, VI, DA LEI 9.279/96. NECESSIDADE DO APOSTILAMENTO EM RELAÇÃO AO ELEMENTO NOMINATIVO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDAS.
I – O cerne da controvérsia é saber se a marca “REGATTA” possui relação direta com os produtos oferecidos pela titular de seu registro.
II – Rejeitada a preliminar de prescrição do direito de ação. No caso, apesar de a concessão do registro ter ocorrido em 16.10.2007, a instauração de processo administrativo de nulidade (PAN) interrompeu o prazo prescricional em 9 de janeiro de 2008, que apenas a correr em 11 de outubro de 2011, após a publicação do julgamento do processo administrativo, mas pela metade, conforme art. 9° do Decreto nº 20.910/32. Como a demanda foi proposta em 20.06.2013, não houve prescrição.
III – (...)
IV – (...)
V – (...)
VI – Apelação e remessa necessária providas.”
(TRF – 2ª Região. AC nº 0020806-33.2013.4.02.5101. 2ª Turma Especializada. Relatora Des. Fed. Simone Schreiber. Publicação em 14/04/2015) (grifos nossos)
“APELAÇÃO CÍVEL – PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL – EXPOSIÇÃO DAS RAZÕES DE REFORMA – ATENDIMENTO AO ARTIGO 1.010, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CONHECIMENTO DO RECURSO - ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL-INPI – ASSISTENTE SIMPLES – INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO - AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO ADMINISTRATIVA AO PROCESSO CONCESSÓRIO DO REGISTRO DA APELADA – PRECLUSÃO - INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 129, §1º, DA LEI Nº 9.279/96-LPI – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 124, V, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – NULIDADE DO REGISTRO DA APELADA – VALIDADE DO REGISTRO DA APELANTE - CONDENAÇÃO DA APELADA NA VERBA DE SUCUMBÊNCIA - APELAÇÃO PROVIDA. I – (...)
II – (...)
III – (...)
IV - É sabido que o processo administrativo interrompe o prazo prescricional, que volta a correr pela metade do tempo a partir do último ato ou termo do respectivo processo, conforme dispõe o artigo 9º do Decreto nº 20.910/32, de acordo com o que decidiu o Superior Tribunal de Justiça no Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso Especial 1270439/PR). Assim, tendo em vista que a presente ação foi proposta em 11/04/2016 e a decisão desfavorável no processo administrativo de nulidade foi publicada na Revista da Propriedade Industrial nº 2243, de 31/12/2013, não transcorreu o prazo total de 5 anos descrito no artigo 174 da LPI, além de não ter se configurado inércia da apelante, apesar de o registro ter sido concedido em 16/06/2009.
V – (...)
VI – (...)
VII – (...)
VIII – (...)
IX – Apelação provida para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, declarando a nulidade do registro nº 822.790.076, por infringência ao artigo 124, V, da Lei de Propriedade Industrial, e a validade do registro nº 823.918.181, condenando a empresa apelada a abster-se do uso da marca anulanda, a qualquer título, em quaisquer meios de divulgação. Condenação da empresa apelada em honorários advocatícios de 15% (dez por cento) do valor atualizado da causa, em favor da apelante, nos temos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como ao reembolso das custas.”
(TRF – 2ª Região. AC nº 0047337-54.2016.4.02.5101. 1ª Turma Especializada. Relator Des. Fed. Antonio Ivan Athié. Publicação em 23/12/2020) (grifos nossos)
Considerando que, no caso dos autos, a ação foi ajuizada em 01/02/2023, não houve, portanto, o transcurso do prazo prescricional, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem para prosseguimento processual da instrução e posterior novo julgamento.
Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento da ação, com o complemento da instrução processual e posterior novo julgamento.
Documento eletrônico assinado por MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001973343v6 e do código CRC ea33d8b2.
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Signatário (a): MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO
Data e Hora: 18/09/2024, às 17:17:15