Remessa Necessária Cível Nº 0093587-48.2016.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida em ação ordinária proposta por SEVEN COMUNICACAO LTDA (processo 0093587-48.2016.4.02.5101/RJ, evento 191, SENT1) em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI e de JEZIEL FRANCO OLIVEIRA REIS, requerendo a nulidade do ato administrativo que concedeu o registro da marca mista "AGÊNCIA SEVEN", n. 906.102.073, de titularidade do microempresário individual requerido, por colidir com suas marcas mistas "SEVEN PROPAGANDA & MARKETING" (registro n. 820.623.679) e "SEVEN COMUNICAÇÃO TOTAL" (registro n. 903.132.710), registradas anteriormente. 

O MM. Juízo julgou o pedido procedente por entender que a identidade fonética e ideológica entre os elementos nominativos preponderantes, somada ao fato de que ambas assinalam serviços relacionados ao mesmo ramo (publicidade e propaganda), impossibilita a convivência pacífica das marcas, diante do risco de confusão ou associação indevida pelo consumidor médio que pode supor que os serviços são provenientes da mesma empresa, o que não corresponde à realidade.

Não foi interposto recurso por qualquer das partes.

O Ministério Público Federal manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção (evento 4, PARECER1).

Em segunda instância, foi determinado o retorno dos autos ao 1º Grau para proceder à intimação do réu revel por edital, como determina o art. 346 do CPC (evento 7, DESPADEC1), o que foi cumprido (processo 0093587-48.2016.4.02.5101/RJ, evento 203, EDITAL1).

Com o retorno dos autos a este TRF, o MPF reiterou a ausência de interesse público para sua intervenção (evento 23, PROMOÇÃO1).

Processo redistribuído a esta relatoria com fulcro na Resolução TRF2-RSP-2023/00070 em 08/01/2024 (Evento 24).

É o relatório.

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Remessa Necessária Cível Nº 0093587-48.2016.4.02.5101/RJ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária de sentença proferida em ação ordinária proposta por SEVEN COMUNICACAO LTDA (processo 0093587-48.2016.4.02.5101/RJ, evento 191, SENT1) em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI e de JEZIEL FRANCO OLIVEIRA REIS, requerendo a nulidade do ato administrativo que concedeu o registro da marca mista "AGÊNCIA SEVEN", n. 906.102.073, de titularidade da pessoa física requerida, por colidir com suas marcas mistas "SEVEN PROPAGANDA & MARKETING" (registro n. 820.623.679) e "SEVEN COMUNICAÇÃO TOTAL" (registro n. 903.132.710), registradas anteriormente. 

​O MM. Juízo julgou o pedido procedente por entender que a identidade fonética e ideológica entre os elementos nominativos preponderantes, somada ao fato de que ambas assinalam serviços relacionados ao mesmo ramo (publicidade e propaganda), impossibilita a convivência pacífica das marcas, diante do risco de confusão ou associação indevida pelo consumidor médio que pode supor que os serviços são provenientes da mesma empresa, o que não corresponde à realidade.

Inicialmente, para efeito de exame do cabimento do duplo grau de jurisdição obrigatório, deve ser considerado tanto o proveito econômico quanto a condenação. No presente caso, a sentença foi declaratória ao reconhecer a nulidade do ato administrativo do INPI de registro de marca, impondo-lhe uma obrigação de fazer, da qual decorre proveito econômico sem valor determinado à parte autora. Deste modo, deve ser conhecida a remessa necessária (TRF2, Apelação Cível 5005941-07.2019.4.02.5101, Segunda Turma Especializada, Relator Desembargador Federal Flavio Lucas, julgamento em 28 nov. 2023).

No mérito, o art. 124, XIX, da LPI disciplina que não são registráveis como marca reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia.

Os núcleos da proibição, que devem estar presentes cumulativamente para impedimento do registro, são: (i) reprodução ou imitação de marca alheia, (ii) produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim e (iii) suscetibilidade de causar confusão ou associação com marca alheia. Esses serão os elementos a serem analisados no confronto das marcas.

Iniciando pelo núcleo de proibição (ii) produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, face sua relevância para o caso, ambas as litigantes prestam exatamente o mesmo serviço e suas marcas estão registradas para as mesmas atividades - publicidade.

Considerando isto, quanto ao núcleo de proibição (i) reprodução ou imitação de marca alheia, observa-se razoável semelhança entre as marcas, em especial quanto ao elemento nominativo:

MARCAS DA AUTORA

(ANTERIORIDADES)

MARCA DO RÉU

(ANULANDA)

É natural deduzir que o consumidor poderia imaginar que os serviços são de um mesmo grupo empresarial, ou contratar um prestador de serviços pensando estar contratando o outro, o que configura o núcleo de proibição (iii) suscetibilidade de causar confusão ou associação com marca alheia.

É importante pontuar que a legislação de propriedade industrial visa proteger mesmo o consumidor desatento, incapaz de distinguir detalhes pequenos nas etiquetas de produtos (REsp n. 698.855/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/9/2007, DJ de 29/10/2007, p. 218). Mesmo a teoria da distância impede a convivência de marcas que sejam tão próximas que se torne dificultosa a sua distinção pelo consumidor, exigindo que até marcas evocativas possuam alguma distinção que possibilite sua coexistência sem causar confusão ou associação indevida, pelo que não pode ser permitida a coexistência de marcas semelhantes no mesmo segmento comercial.

Destarte, vê-se presentes os três núcleos de proibição previstos no art. 124, XIX, da LPI, o que impede a concessão do registro da parte requerida. Assim já decidimos:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PROCESSO CIVIL. NÃO CONFIGURAÇÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. COLIDÊNCIA DE MARCAS EM SEGMENTOS MERCADOLÓGICOS AFINS CONSTATADA. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOBRE OS HONORÁRIOS ENTRE AS PARTES VENCIDAS. RESPONSABILIDADE PARCIAL DO INPI.

[...]

- Os núcleos da proibição do art. 124, XIX, da LPI, que devem estar presentes cumulativamente para impedimento do registro, são: (i) reprodução ou imitação de marca alheia, (ii) produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim e (iii) suscetibilidade de causar confusão ou associação com marca alheia.

- Os registros em conflito são semelhantes nos elementos nominativo e figurativo, sendo real o risco de o consumidor imaginar que as empresas são de um mesmo grupo empresarial, contratando a Apelante pensando estar contratando a Apelada. Além disso, as empresas atuam em segmentos mercadológicos afins. Assim, presentes os três núcleos de proibição, os registros da Apelante devem ser anulados.

[...]

(Apelação Cível 5020660-23.2021.4.02.5101/RJ; Segunda Turma Especializada, Relator Desembargador Wanderley Sanan Dantas, julgamento em 06 nov. 2023)

Entendo pela manutenção da condenação às verbas sucumbenciais conforme fixadas em sentença.

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento à remessa necessária, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau.

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EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLIDÊNCIA DE MARCAS. conhecimento da remessa necessária. SUSCETIBILIDADE DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. ​ ​Trata-se de remessa necessária de sentença proferida em ação ordinária proposta por SEVEN COMUNICACAO LTDA em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI e de JEZIEL FRANCO OLIVEIRA REIS, requerendo a nulidade do ato administrativo que concedeu o registro da marca mista "AGÊNCIA SEVEN", n. 906.102.073, de titularidade da pessoa física requerida, por colidir com suas marcas mistas "SEVEN PROPAGANDA & MARKETING" (registro n. 820.623.679) e "SEVEN COMUNICAÇÃO TOTAL" (registro n. 903.132.710), registradas anteriormente. O MM. Juízo julgou o pedido procedente.​

2. Para efeito de exame do cabimento do duplo grau de jurisdição obrigatório, deve ser considerado tanto o proveito econômico quanto a condenação. No presente caso, a sentença foi declaratória ao reconhecer a nulidade do ato administrativo do INPI de registro de marca, impondo-lhe uma obrigação de fazer, da qual decorre proveito econômico sem valor determinado à parte autora. Deste modo, deve ser conhecida a remessa necessária. Precedentes.

3. Os núcleos da proibição do art. 124, XIX, da LPI, que devem estar presentes cumulativamente para impedimento do registro, são: (i) reprodução ou imitação de marca alheia, (ii) produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim e (iii) suscetibilidade de causar confusão ou associação com marca alheia.

4. Verifica-se semelhança nominativa e gráfica das marcas em conflito, sendo natural deduzir que o consumidor poderia imaginar que os serviços são de um mesmo grupo empresarial, ou contratar um prestador de serviços pensando estar contratando o outro, já que atuam no mesmo segmento mercadológico - publicidade. Presentes os três núcleos de proibição, impossível a convivência das marcas.

5. A legislação de propriedade industrial visa proteger mesmo o consumidor desatento, incapaz de distinguir detalhes pequenos nas etiquetas de produtos. Mesmo a teoria da distância impede a convivência de marcas que sejam tão próximas que se torne dificultosa a sua distinção pelo consumidor, exigindo que até marcas evocativas possuam alguma distinção que possibilite sua coexistência sem causar confusão ou associação indevida, em especial para proteção do consumidor, conforme determinado no art. 124, XIX, da LPI.

6. Remessa necessária conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, conhecer e negar provimento à remessa necessária, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 13 de agosto de 2024.

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EXTRATO DE ATA DA SESSÃO NOVA SESSÃO VIRTUAL DE 05/08/2024 A 13/08/2024

Remessa Necessária Cível Nº 0093587-48.2016.4.02.5101/RJ

RELATOR: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

PRESIDENTE: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

PROCURADOR(A): MARCELO DE FIGUEIREDO FREIRE

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

Votante: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

Votante: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

Votante: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

CLEBER DE SOUZA LOPES

Secretário