Agravo de Instrumento Nº 5006172-35.2024.4.02.0000/RJ
RELATOR: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ÓTICA BRIGADEIRO LTDA, com pedido de antecipação da tutela recursal, em face da decisão saneadora proferida pela MM. Juiz da 31ª Vara Federal/RJ, Celso Araújo Santos, nos autos do (), a qual, dentre outras deliberações, julgou extinto sem resolução do mérito, o pedido subsidiário de caducidade do registro de marca ré nº 907.087.906, com base no art. 487, VI do CPC.
Alega a agravante, em síntese, o seguinte:
1. A ação ajuizada pela agravante tem como pedido principal a anulação dos registros concedidos nos registros nºs 907.087.906 e 911.680.357, depositados pela agravada nas classes 09 e 35, respectivamente, em 04/12/2013 e 26/09/2016.
2. A agravante utiliza desde 1998 o termo “Ótica Preferida” como título de estabelecimento e marca em suas atividades de comércio de produtos óticos, incluso no Contrato Social, cartão de CNPJ, no letreiro luminoso, materiais gráficos e outros documentos, o que se deu de forma consentida, sem qualquer oposição.
3. A inércia no que tange à reclamação aos usos em referência representou ausência de zelo pela integridade material da marca e fulminou qualquer pretensão para requerer abstenção de uso tendo em vista a extensa inação para requerer tutela jurisdicional.
4. A convivência de ambas com uso comum do termo “Ótica Preferida” é pública e notória por pelo menos 25 anos, e a consolidação do direito real de uso em favor da agravante obsta a concessão de exclusividade à autora em razão da irregistrabilidade da marca, seja porque o elemento nominativo está contido no título de estabelecimento de terceiro pertencente aos familiares, seja pela perda da novidade relativa advinda dos usos de termos nominativos e figurativos comuns por décadas.
5. O título de estabelecimento se encontra vinculado, de maneira indissociável, com o próprio estabelecimento, além dos elementos corpóreos e incorpóreos da agravante, em decorrência da atividade contínua, duradoura e bem-sucedida em dois endereços de Duque de Caxias. A pretensão da agravada de explorar isoladamente as atividades no segmento ótico com título de estabelecimento e demais elementos que compõem a empresarialidade da agravante constitui tentativa de enriquecimento ilícito às custas de outrem.
6. A ré não utiliza efetivamente a marca para a qual obteve registro na classe 9, de produtos óticos, apenas vendendo produtos de terceiros, e não utiliza a marca na classe 35 tal como fora depositada/requerida à autarquia, fatos constatados por prova pericial nos autos da medida de produção antecipada de provas nº 0005082-75.2022.8.19.0021.
7. A concessão de registro na classe 9 à autora foi fundamento para
concessão de seu registro na classe 35, de comércio de produtos óticos, mas a ausência de uso efetivo e depósito da marca na classe 9 como instrumento de defesa e bloqueio desnatura a função social do instituto e a ausência de uso efetivo faz operar a caducidade.
8. Sob a ótica da caducidade, caso o INPI observasse meramente a
prioridade dos depósitos na análise de concessão, uma vez caracterizada a perda dos direitos relativos ao registro na classe 9 pela agravada, a agravante, cujo depósito/processo na classe 35 é o subsequente na linha cronológica, teria que obter o deferimento de seu registro em detrimento do da agravada que fora realizado posteriormente.
9. Em caráter subsidiário, ainda que se admitisse a concessão de registro pelo INPI a alguma das empresas litigantes, apenas em decorrência da anterioridade do depósito, e tendo em vista as características do caso em julgamento, teriam de ser consignadas as limitações de uma empresa em face da outra.
10. A agravante realizou medida para produção de provas na justiça estadual do Rio de Janeiro (autos 0005082-75.2022.8.19.0021), na comarca de domicílio da agravada, onde restou constatado em vistoria realizada em 25/05/2022 que a agravada não usou a marca para a finalidade que fora requerida nos 5 anos que seguiram a concessão do registro em 16/08/2016 no processo 907.087.906.
11. A decisão agravada viola as garantias básicas trazidas da constituição federal para o novo CPC, segundos os quais a parte tem o direito de ver preservada sua dignidade, não ter negada a tutela jurisdicional, bem como à obtenção da solução integral do mérito em tempo razoável.
12. A falta de apresentação de pedido de caducidade ao INPI não prejudica o julgamento do meritum causae, não havendo dúvida que a exigência do exaurimento da via administrativa para o ajuizamento de ação judicial ofende a garantia constitucional de que nenhuma lesão ou ameaça a direito será subtraída da apreciação judicial (art. 5°, inc. XXXV, da CF).
Por fim, postula o conhecimento da matéria da caducidade a fim de que se entregue a completa tutela jurisdicional requerida pela parte com base em todas as provas produzidas nos autos.
No , foi deferido em parte o pedido de efeito suspensivo.
Contrarrazões do INPI (), pela manutenção da decisão agravada.
Contrarrazões da OTICA PREFERIDA LTDA (), pela imediata revogação do efeito suspensivo, e pelo desprovimento do agravo, com base nos seguintes argumentos:
1. Quanto ao pedido de caducidade, deve ser mantida a extinção sem análise de mérito, uma vez que, sem prejuízo da inafastabilidade de jurisdição, não há ainda ato do INPI, referente a caducidade, sobre o qual o r. Juízo de origem devesse se pronunciar, mormente porque o procedimento não foi instaurado no INPI.
2. Eventual declaração de caducidade quanto ao registro nº 907.087.906, na classe 09, possui efeitos ex nunc, ou seja, prospectivos e não retroagindo para atingir os atos do INPI de indeferimento e manutenção do indeferimento do pedido de registro de nº 911.536.094, na classe 35, da Agravante, pois quando praticados, o registro na classe 09 da agravada era plenamente vigente, e eventual (e hipotética) caducidade não atinge tais atos do INPI.
3. A demonstração suficiente de falta de utilidade, necessidade e adequação para colocar a agravante em posição melhor que a atual, com hipotético provimento acerca da caducidade, descaracterizam o periculum in mora, devendo ser retomado o trâmite da demanda em primeiro grau, que após manifestação em provas adicionais e decurso de tal prazo para a agravante, in albis, se encontra pronto para ser sentenciado.
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL manifestou-se pelo provimento do recurso().
É o relatório.
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