Agravo de Instrumento Nº 5004229-80.2024.4.02.0000/RJ

RELATÓRIO

Feito originário – Ação de nulidade nº 5128667-12.2021.4.02.5101/RJ

O presente agravo de instrumento tem por objeto decisão (processo 5128667-12.2021.4.02.5101/TRF2, evento 43, DESPADEC1) que  desconsiderou as argumentações produzidas pela agravante em réplica como pontos controvertidos da lide, excluindo-as do escopo do laudo pericial a ser elaborado.

Cuida-se, na origem, de ação ajuizada por Micromar Indústria e Comércio Ltda., ora agravante, em face do INPI-Instituto Nacional da Propriedade Industrial e da Pro Med Instruments Gmbh, ora agravados, objetivando a declaração de nulidade da patente de invenção BR 11 2015 010441 0, intitulada “Braçadeira de crânio e método para mudar uma distância entre um primeiro braço e um segundo braço de uma braçadeira de crânio”.

A autora argumentou, em sua petição inicial, que a patente violaria o disposto nos artigos 8º, 11, 13, 46 e 56, caput, e §2º, todos da Lei 9.279/96, uma vez que não cumpriria os requisitos de novidade e atividade inventiva.

Ocorre que, após a apresentação de contestação pela Pro Med (evento 9, PET1) e pelo INPI (evento 13, CONT1), a agravante, em sede de réplica, apresentou novo parecer técnico, argumentando que a patente anulanda também não atenderia ao disposto nos arts. 24 e 25 da LPI, que tratam do requisito da suficiência descritiva e da necessidade de definição clara e precisa da matéria objeto de proteção.

O Juízo de Origem, ao proferir decisão delimitando os pontos controvertidos da lide (evento 43, DESPADEC1), limitou-se aos argumentos invocados na petição inicial.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso objetivando a reforma da decisão referida, aos fundamentos de que: (i) a decisão combatida importaria em cerceamento de defesa, violação ao devido processo legal e aos princípios da efetividade e celeridade; (ii) a nulidade de patente de invenção é tema de interesse público; (iii) a limitação do escopo da perícia iria de encontro ao princípio da economia processual.

Ao final, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Na decisão do evento 3, DESPADEC1 foi indeferido o requerimento de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões de Pro Med Instruments Gmbh no evento 9, CONTRAZ1.

Contrarrazões do INPI no evento 12, CONTRAZ1.

Em seu parecer, o MPF deixou de opinar sobre o mérito do recurso, e pugnou pelo prosseguimento do feito (evento 15, PARECER1).

É o relatório.

Documento eletrônico assinado por SIMONE SCHREIBER, Desembargadora Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001973934v4 e do código CRC 43afe0f8.

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Agravo de Instrumento Nº 5004229-80.2024.4.02.0000/RJ

VOTO

​Conforme relatado, o presente agravo de instrumento tem por objeto decisão (processo 5128667-12.2021.4.02.5101/TRF2, evento 43, DESPADEC1) que  desconsiderou as argumentações produzidas pela agravante em réplica como pontos controvertidos da lide, excluindo-as do escopo do laudo pericial a ser elaborado.

Inicialmente, conheço do agravo de instrumento, eis que interposto em face de decisão que versou sobre produção de provas. 

Ainda que a hipótese não esteja prevista expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/15, o Superior Tribunal de Justiça passou a adotar o rol da taxatividade mitigada (tema Repetitivo 988), que permite a interposição de agravo de instrumento quando "verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".

Entendo que o presente caso traz elementos que o enquadram nesta situação, e autorizam a aplicação da taxatividade mitigada e o conhecimento do recurso. 

Cuida-se, na origem, de ação ajuizada por Micromar Indústria e Comércio Ltda., ora agravante, em face do INPI-Instituto Nacional da Propriedade Industrial e da Pro Med Instruments Gmbh, ora agravados, objetivando a declaração de nulidade da patente de invenção BR 11 2015 010441 0, intitulada “Braçadeira de crânio e método para mudar uma distância entre um primeiro braço e um segundo braço de uma braçadeira de crânio”.

​ A autora argumentou, em sua petição inicial, que a patente violaria o disposto nos artigos 8º, 11, 13, 46 e 56, caput, e §2º, todos da Lei 9.279/96, uma vez que não cumpriria os requisitos de novidade e atividade inventiva.

Ocorre que, após a apresentação de contestação pela Pro Med (evento 9, PET1) e pelo INPI (evento 13, CONT1), a agravante, em sede de réplica, apresentou novo parecer técnico, argumentando que a patente anulanda também não atenderia ao disposto nos arts. 24 e 25 da LPI, que tratam do requisito da suficiência descritiva e da necessidade de definição clara e precisa da matéria objeto de proteção.

O Juízo de Origem, ao proferir decisão delimitando os pontos controvertidos da lide (evento 43, DESPADEC1), limitou-se aos argumentos invocados na petição inicial.

​Confira-se o trecho relevante da decisão combatida:

"Para sanar a omissão apontada pela parte Embargante, passo à fixação dos pontos controvertidos da lide, na forma abaixo descrita:

(i) se a invenção protegida pela patente BR112015010441-0 cumpre os requisitos legais de patenteabilidade, estabelecidos pelos artigos 8º, 11 e 13 da Lei nº 9.279/96, notadamente diante dos documentos D1 a D13 descritos na inicial (patentes US6381783, KR101177539, US3835861A, US5537704, EP2614790A1, US4169478A, CA2443948A1, EP0623318A1, KR101232186B1, US5269034A, US5254079A, US5197965A e US6676669B2); 

(ii) se a respectiva reivindicação independente 19 define uma técnica operatória, um método cirúrgico ou operatório, especialmente diante do exposto no item 1.34 das Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente - Bloco II – Patenteabilidade, e, assim, enquadra-se na proibição prevista no inciso VIII do artigo 10 da Lei nº 9.279/96; e

(iii) se a patente BR112015010441-0 contraria o disposto no 8º, I da Instrução Normativa n. 30/2013, transcrito nas fls. 38 da inicial, ao apresentar nas suas figuras a logomarca "DORO®" e se tal presença impacta o escopo de proteção da patente anulanda.

Acrescente-se que, como bem observado no parecer técnico do INPI do Anexo 2 do Evento 22, a Autora, na sua réplica, "traz argumentações acerca da suficiência descritiva e da definição clara e precisa da matéria objeto de proteção da patente BR112015010441-0", mas "tais argumentações não foram objeto da manifestação inicial da Autora"."

A agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão, ao argumento de que a decisão combatida teria desconsiderado argumentos suscitados em sede de réplica ao delimitar os pontos controvertidos da lide, de modo que a perícia na iminência de ser realizada deixaria de analisar elementos cruciais para o deslinde da questão jurídica.

Após examinar os autos, contudo, concluo que o agravo deve ser desprovido, com a consequente manutenção da decisão de primeiro grau, pelas razões que passo a expor.

Conforme se verifica da leitura da petição inicial (evento 1, INIC1), a autora, ora agravante, argumentou que o ato administrativo que concedeu a patente BR 11 2015 010441 0 violaria o disposto nos artigos 8º, 11, 13, 46 e 56, caput, e §2º, todos da Lei 9.279/96, uma vez que a patente anulanda não cumpriria os requisitos de novidade e atividade inventiva.

Em sede de réplica, no entanto, a Micromar apresentou um novo parecer técnico, e passou a sustentar que a patente anulanda também não atenderia ao disposto nos arts. 24 e 25 da LPI, que tratam do requisito da suficiência descritiva e da necessidade de definição clara e precisa da matéria objeto de proteção.

Ocorre que, por força do princípio da congruência ou adstrição, o objeto da perícia e da análise da pretensão de nulidade da patente em questão não pode ser outro senão aquele ventilado na causa de pedir, qual seja, a ausência dos requisitos de novidade e atividade inventiva.

É certo que "além do pedido, a causa de pedir também integra o objeto litigioso do processo, devendo ser considerada como limite para o provimento judicial que será proferido. Tanto que a litispendência e a coisa julgada exigem a identidade de pedido e de causa de pedir para sua caracterização, conforme inteligência dos artigos 337, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, e 508 do Código de Processo Civil". 

Nesses termos já se manifestou esta E. Turma Especializada, no Agravo de Instrumento nº 5010224-50.2019.4.02.0000/RJ, de relatoria do Desembargador Federal Antonio Ivan Athié, cuja ementa transcrevo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL  - TAXATIVIDADE MITIGADA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – TEMA 988 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – URGÊNCIA – LEVANTAMENTO DA CAUÇÃO -  DELIMITAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS - FIXAÇÃO DOS QUESITOS DE PERÍCIA - SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA PATENTE CONDICIONADA À CAUÇÃO – GARANTIA CONTRA O PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PATENTES DE INVENÇÃO POR FALTA DE ATIVIDADE INVENTIVA -  CAUSA DE PEDIR INTEGRA OBJETO LITIGIOSO DO PROCESSO – NOVIDADE E APLICAÇÃO INDUSTRIAL NÃO FAZEM PARTE DOS PONTOS CONTROVERTIDOS – AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - METODOLOGIA DE PERÍCIA  - IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Quanto à admissibilidade do recurso, importa registrar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº 1704520/MT (Tema 988), fixou a tese jurídica de que “o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O cabimento do recurso justifica-se por dois motivos: (i) a determinação do levantamento da caução que condicionava a concessão da tutela antecipada pelo juízo federal da 13ª Vara Federal, providência que foi confirmada no acórdão do agravo de instrumento nº 0004136-18.2018.4.02.0000 e (ii) a impugnação da agravante à delimitação realizada pelo juízo dos pontos controvertidos da lide, a serem observados na produção da prova pericial, caracterizando a urgência descrita no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça.

II - A finalidade da caução na tutela de urgência de natureza antecipada é afastar o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, requisito negativo estabelecido no § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Assim sendo, a suspensão das patentes não pode persistir, na hipótese, caso a caução seja levantada. Com efeito, a questão da suspensão das patentes PI9810376-8, PI9814565-7 e PI9809830-6 foi discutida por esta Primeira Turma Especializada nos autos do agravo de instrumento nº 0004136-18.2018.4.02.0000, condicionada à prestação de caução pela agravada.

III - A SEMP TCL firmou contrato de seguro garantia, não havendo desembolso do valor, tampouco risco em relação à continuidade de seus negócios em decorrência da caução.

IV - Além do pedido, a causa de pedir também integra o objeto litigioso do processo, devendo ser considerada como limite para o provimento judicial que será proferido. Tanto que a litispendência e a coisa julgada exigem a identidade de pedido e de causa de pedir para sua caracterização, conforme inteligência dos artigos 337, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, e 508 do Código de Processo Civil.

V - Como a então autora, ora agravada, na petição inicial do processo principal, fundamentou a nulidade da patente na ausência de atividade inventiva, é certo que a “novidade” e a “aplicação industrial” não fazem parte da causa de pedir e, por isso, não são pontos controvertidos a serem examinados pela perícia ou pelo juízo, tampouco objeto de quesitos, vez que não são objeto de prova.

VI - A decisão agravada deve ser parcialmente reformada, para que seja mantida a caução prestada no processo principal e modificada a delimitação dos pontos controvertidos, bem como os quesitos fixados pelo juízo para fins de perícia, dos quais não constarão o exame da "novidade” e da “aplicação industrial” nas patentes em análise, bem como não precisará obervar a metodologia ("TMC - Teste da Motivação Criativa") indicada pelo Juízo.         

VII - Não restou caracterizada a litigância de má-fé, eis que a agravante não incorreu em nenhuma das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

VIII – Agravo de instrumento parcialmente provido. 

Nesse mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGISTRO DE PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE. PRODUÇÃO DE PROVA. ESTADO DA TÉCNICA. DOCUMENTOS APRESENTADOS APÓS A CONTESTAÇÃO.

- INSURGE-SE BLUKIT METALURGICA LTDA CONTRA A DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA PELA AGRAVANTE EM FACE DE ALUÍSIO RIVEIRO FAGUNDES E DO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, OBJETIVANDO A NULIDADE DA PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE MU8801084-8, QUE DETERMINOU O DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA PARTE AUTORA APÓS A VINDA DA CONTESTAÇÃO.

- É DEVER DAS PARTES TRAZER AO PROCESSO NÃO APENAS AS ALEGAÇÕES DE FATO, MAS TAMBÉM OS FUNDAMENTOS JURÍDICOS COM QUE PRETENDEM VER DECIDIDA A QUESTÃO POSTA EM LITÍGIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 319, III E 336,  AMBOS DO CPC, INVOCANDO A SEU FAVOR AQUELES QUE ENTENDEM PERTINENTES PARA A MELHOR DEFESA DE SUA POSIÇÃO EM JUÍZO.

- ALÉM DO PEDIDO, A CAUSA DE PEDIR TAMBÉM INTEGRA O OBJETO LITIGIOSO DO PROCESSO, DEVENDO SER CONSIDERADA COMO LIMITE PARA O PROVIMENTO JUDICIAL QUE SERÁ PROFERIDO (TRF2; AG Nº 5010224-50.2019.4.02.0000/RJ; RELATOR DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO IVAN ATHIÉ; DJ 13/08/2020)

- NOS TERMOS DO ARTIGO 319, II, DO CPC, O AUTOR PODERÁ ATÉ O SANEAMENTO DO PROCESSO, ADITAR OU ALTERAR O PEDIDO E A CAUSA DE PEDIR, COM CONSENTIMENTO DO RÉU, ASSEGURADO O CONTRADITÓRIO MEDIANTE A POSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO DESTE NO PRAZO MÍNIMO DE 15 (QUINZE) DIAS, FACULTADO O REQUERIMENTO DE PROVA SUPLEMENTAR.

- NO CASO, PORTANTO, NÃO MERECE QUALQUER REFORMA A DECISÃO AGRAVADA, EIS QUE OS DOCUMENTOS APRESENTADOS APÓS A VINDA DAS CONTESTAÇÕES NÃO PODEM SER CONSIDERADOS SENÃO COM O CONSENTIMENTO DAS PARTES, O QUE NÃO OCORREU.

-AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

(AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001428-02.2021.4.02.0000/RJ; Primeira Turma Especializada; Juíza Federal Convocada Andréa Daquer Barsotti; DJ 14 de julho de 2021)

Além disso, a modificação da causa de pedir só seria possível com consentimento do réu, ora agravado, nos termos do que prevê o art. 329, II, do CPC/15, in verbis:

 Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Não merece acolhimento a tese de que a limitação do escopo da perícia importaria em violação aos princípios da efetividade e celeridade, na medida em que os argumentos invocados em sede de réplica poderiam ter sido deduzidos pela parte desde sua primeira manifestação nos autos, já que o conteúdo do relatório descritivo da patente já era de seu conhecimento quando da propositura da ação.

Feitas estas considerações, entendo que os pontos controvertidos da demanda devem ser fixados à luz da causa de pedir e do pedido contidos na inicial, devendo ser mantida a decisão que excluiu do escopo da prova pericial os requisitos e condições de patenteabilidade cuja nulidade foi invocada apenas em sede de réplica.

Nada mais sendo requerido, arquivem-se, com baixa na distribuição.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

Documento eletrônico assinado por SIMONE SCHREIBER, Desembargadora Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001973935v11 e do código CRC 8698b7a6.

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Agravo de Instrumento Nº 5004229-80.2024.4.02.0000/RJ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE  DESCONSIDEROU AS ARGUMENTAÇÕES PRODUZIDAS PELA AGRAVANTE EM RÉPLICA COMO PONTOS CONTROVERTIDOS DA LIDE – PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA –IMPOSSIBILIDADE DE INOVAR A CAUSA DE PEDIR SEM CONSENTIMENTO DO RÉU APÓS A ESTABILIZAÇÃO DA LIDE - AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O presente agravo de instrumento tem por objeto decisão que  desconsiderou as argumentações produzidas pela agravante em réplica como pontos controvertidos da lide, excluindo-as do escopo do laudo pericial a ser elaborado.

2. A autora argumentou, em sua petição inicial, que a patente violaria o disposto nos artigos 8º, 11, 13, 46 e 56, caput, e §2º, todos da Lei 9.279/96, uma vez que não cumpriria os requisitos de novidade e atividade inventiva. Em sede de réplica, no entanto, apresentou novo parecer técnico, argumentando que a patente anulanda também não atenderia ao disposto nos arts. 24 e 25 da LPI, que tratam do requisito da suficiência descritiva e da necessidade de definição clara e precisa da matéria objeto de proteção.

3. ​O Juízo de Origem, por sua vez, ao proferir decisão delimitando os pontos controvertidos da lide, limitou-se aos argumentos invocados na petição inicial.

4. Por força do princípio da congruência ou adstrição, o objeto da perícia e da análise da pretensão de nulidade da patente em questão não pode ser outro senão aquele ventilado na causa de pedir, qual seja, a ausência dos requisitos de novidade e atividade inventiva. É certo que "além do pedido, a causa de pedir também integra o objeto litigioso do processo, devendo ser considerada como limite para o provimento judicial que será proferido. Tanto que a litispendência e a coisa julgada exigem a identidade de pedido e de causa de pedir para sua caracterização, conforme inteligência dos artigos 337, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, e 508 do Código de Processo Civil". 

5. A modificação da causa de pedir só seria possível com consentimento do réu, ora agravado, nos termos do que prevê o art. 329, II, do CPC/15.

6. Não merece acolhimento a tese de que a limitação do escopo da perícia importaria em violação aos princípios da efetividade e celeridade, na medida em que os argumentos invocados em sede de réplica poderiam ter sido deduzidos pela parte desde sua primeira manifestação nos autos, já que o conteúdo do relatório descritivo da patente já era de seu conhecimento quando da propositura da ação.

7. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 10 de julho de 2024.

Documento eletrônico assinado por SIMONE SCHREIBER, Desembargadora Federal Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001973936v3 e do código CRC d28eceea.

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EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 10/07/2024

Agravo de Instrumento Nº 5004229-80.2024.4.02.0000/RJ

RELATOR: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

PRESIDENTE: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

PROCURADOR(A): VAGNER LEÃO DA COSTA

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

Votante: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

Votante: Desembargadora Federal ANDREA CUNHA ESMERALDO

Votante: Juiz Federal ROGERIO MOREIRA ALVES

FLAVIA JANOT DE MATTOS BURKE

Secretária