Apelação Cível Nº 5027156-97.2023.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária, ora tida por conhecida, e de apelação cível interposta por VTTZ INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA (evento 61, APELAÇÃO1) em face da sentença proferida (evento 54, SENT1) pelo Exmº. Juiz da 25ª Vara Federal/RJ, Eduardo André Brandão de Brito Fernandes, nos autos da ação ajuizada pelas apelante em face de MARCELLO CAPUZAO DE LIMA  e do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

 A ação objetiva o reconhecimento da nulidade do ato administrativo do INPI que indeferiu o pedido da autora de registro nº 921.456.662 para a marca "FLÓRIDA", na classe NCL 21, indeferida ao argumento de que violaria o art. 124, XIX, da Lei 9.279/1996 - LPI, em razão da anterioridade do registro nº 914.029.673, relativo à marca nominativa "FLÓRIDA", da empresa do réu, depositada na mesma classe.

 Para tanto, alegou a autora, em síntese que:

 1.   Trata-se de ação de nulidade do ato administrativo proferido pelo INPI, por meio do qual foi indeferido o pedido de registro nº 921.456.662, para a marca nominativa “FLÓRIDA”, depositada pela apelante na classe NCL (11) 21.

2.  O ato administrativo de indeferimento tinha como único fundamento a suposta colidência com o registro nº 914.029.673, para a marca mista “FLÓRIDA” e restou mantido mesmo após a interposição de recurso administrativo.

3.    Em sede de contestação, o INPI reconheceu a procedência do pedido autoral, haja vista que após uma análise mais acurada entendeu que a marca de titularidade da apelante, de fato, não colidia com a marca do segundo apelado, em razão da aplicação do princípio da especialidade ao caso concreto, eis que as marcas visavam a identificação de produtos diversos.

4.    Nesta mesma oportunidade processual, a autarquia apelada alegou que teria notado a existência de outro registro de marca (nº 822.928.388) que também seria uma possível anterioridade impeditiva ao registro da apelante, razão pela qual o processo judicial deveria ser suspenso para uma análise mais detalhada da suposta nova colidência na esfera administrativa.

 5. As partes entabularam acordo de coexistência entre a apelante e o apelado Marcelo, prevendo a possibilidade de coexistência entre os registros de marca objeto da presente demanda, de modo que o feito deveria ser extinto com resolução do mérito, deferindo-se o registro a favor do apelante .    

Contestação do INPI, no evento 16, CONT1, em que a autarquia solicita a suspensão deste processo, pois informa existir recurso contra indeferimento de caducidade, interposta pela autora desta ação judicial, relativa a existência de registro de marca anterior nº 822.928.388, de sinal “FLÓRIDA”, na apresentação nominativa, com depósito em 04/07/2000 na classe internacional NCL(7) 21, que assinala copos de plástico, copos de vidro, frascos de plástico, frascos de vidro, garrafas de plástico, jarras de plástico, jarras de vidro, recipientes de plástico, recipientes de vidro, recipientes de plástico para uso na casa e na cozinha, recipientes de vidro para o uso na casa e na cozinha, tigelas de plástico, tigelas de vidro, potes de plástico, potes de vidro, cuja titularidade é da empresa OWENS-ILLINOIS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 A sentença proferida no ​evento 54, SENT1​, mantida no julgamento do embargos de declaração do processo 5027156-97.2023.4.02.5101/RJ, evento 54, SENT1,  homologou  acordo celebrado entre a autora e o segundo réu M. C. D. L. (processo 5027156-97.2023.4.02.5101/RJ, evento 25, DOC1), e julgou procedente em parte o pedido para declarar a nulidade do ato do INPI que manteve o indeferimento do pedido de registro nº 921.456.662, referente à marca nominativa "FLÓRIDA", determinando-se que tal pedido de registro retorne ao exame técnico do INPI, diante da existência de outra anterioridade impeditiva apontada pela autarquia (registro nº 822.928.388), que não é objeto da presente ação, até que seja solucionada a questão pendente e proferida a decisão definitiva referente ao pedido de caducidade instaurado pela Autora em face do mencionado registro impeditivo, cabendo à autarquia proferir decisão de mérito no sentido do deferimento ou indeferimento da marca da Autora de acordo com o que for decidido na esfera administrativa.

 Apelação da VTTZ INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA( evento 61, APELAÇÃO1), pleiteando:

1.   A nulidade parcial da sentença no que concerne ao capítulo e dispositivo que determinaram a reabertura do procedimento administrativo e o retorno do pedido de registro nº 921.456.662 ao exame técnico do INPI, haja vista que tal determinação não guarda relação de congruência não somente com o pedido inicial, mas em si mesmo e também com os sujeitos da demanda, de modo que afronta as disposições dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

2. Determinar que o INPI arque integralmente com o ônus sucumbencial da demanda, haja vista que ao indeferir incorretamente o pedido de registro de marca da apelante, automaticamente deu causa ao ajuizamento da ação.

3.   Majorar a verba sucumbencial para o percentual máximo de 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, devendo o pagamento ser feito integralmente pelo INPI.

 Contrarrazões do INPI (evento 70, CONTRAZAP1) pela improcedência do pedido autoral.

 O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL manifestou-se dizendo que não há, no presente caso, interesse público que justifique sua intervenção obrigatória (evento 4, PARECER1).

 É o relatório.

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Apelação Cível Nº 5027156-97.2023.4.02.5101/RJ

VOTO

A apelante, VTTZ INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, deseja desconstituir a sentença proferida pelo Juízo da 25ª Vara Federal/RJ,  nos autos da ação ajuizada pela apelante em face de MARCELLO CAPUZAO DE LIMA e do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, que:

(i) homologou  acordo celebrado entre a Autora e o segundo réu M. C. D. L. e;

 (ii) julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade do ato administrativo proferido pelo INPI que manteve o indeferimento do pedido de registro nº 921.456.662, referente à marca nominativa "FLÓRIDA", determinando-se que tal pedido de registro retorne ao exame técnico do INPI, diante da existência de outra anterioridade impeditiva apontada pela autarquia (registro nº 822.928.388), que não é objeto da presente ação, até que seja solucionada a questão pendente e proferida a decisão definitiva referente ao pedido de caducidade instaurado pela autora em face do mencionado registro impeditivo, cabendo à autarquia proferir decisão de mérito no sentido do deferimento ou indeferimento da marca da autora de acordo com o que for decidido na esfera administrativa.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Inicialmente, entendo que o caso comporta reexame necessário, nos moldes do artigo 496, inciso I, do CPC, visto que a sentença julga parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade do ato administrativo proferido pelo INPI que manteve o indeferimento do pedido de registro nº 921.456.662, desse modo, modificando ato administrativo federal.

Com efeito, o reexame necessário, condição de eficácia da sentença, é um instituto fundamentado no interesse público, estando regulamentado no art. 496 do CPC/2015.

No caso concreto, a sentença tem por objeto obrigação de fazer consistente nulidade de indeferimento de registro de marca, sendo ilíquida neste ponto, já que não é possível saber, nos termos do § 3º do art. 496 do CPC, o valor da condenação ou do proveito econômico obtido com tal decretação de nulidade, razão pela qual não é caso de afastamento do duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos do dispositivo legal supracitado.

Sobre o tema, há a Súmula 490 do STJ, que, embora tenha sido editada na vigência do CPC/73 e tenha sido mitigada para questões previdenciárias no Tema 1.081 do C. STJ, ainda está em vigor: "A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas."

Assim, conheço de ofício da remessa necessária.

Ao julgar parcialmente procedente o pedido, o Juízo a quo entendeu que a outra anterioridade impeditiva, apresentada pela autarquia em contestação (nº 822.928.388), deveria ter objeto de novo exame técnico da INPI.

Assim, foi declarada a nulidade do ato administrativo anteriormente indicado na inicial, e julgado, por conseguinte, improcedente a pretensão da autora de concessão da pretendida marca "FLÓRIDA".

Entendo que a sentença foi prolatada de modo precoce, visto que o INPI apresentou em contestação (processo 5027156-97.2023.4.02.5101/RJ, evento 16, CONT1) nova anterioridade impeditiva ao pretendido registro registro da autora, o qual deveria passar a integrar a lide, nos termos do 336 do CPC.

Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.

A ausência de cognição acerca desse novo registro impeditivo prejudicou, inclusive, a apreciação da pretensão principal da autora, ora apelante, que é a obtenção do registro nº 914.029.673 da marca "FLÓRIDA".

É de reconhecer, por conseguinte, que a cognição acerca do novo registro de nº 822.928.388, titularizado por outra empresa, pressupõe a formação de litisconsórcio passivo necessário, como veremos a seguir.

 DO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO

 A ausência de formação do litisconsórcio passivo necessário conduz à verificação de uma nulidade absoluta, cognoscível de ofício pelo magistrado a qualquer tempo e grau de jurisdição. (AC - APELAÇÃO CÍVEL 0012838-54.2010.4.02.5101, JOSÉ ANTONIO NEIVA, TRF2.)

Observa-se que, em razão da desconsideração da nova anterioridade de nº 822.928.388, não foi promovida a citação de OWENS-ILLINOIS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, titular do registro apontado pelo INPI como anterioridade impeditiva ao pedido de registro da autora/apelante.

Como se sabe, é assente na jurisprudência que há litisconsórcio passivo necessário entre o titular do registro tido por impeditivo e o INPI.

PROCESSUAL CIVIL- PROPRIEDADE INDUSTRIAL - APELAÇÃO CÍVEL - ANULAÇÃO DE ATO QUE EXTINGUIU REGISTRO - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA TITULAR DA MARCA TIDA COMO COLIDENTE. 1- A Autarquiaextinguiu o registro nº 821.535.331, relativo à marca mista "C COSTA CRUZEIROS",de titularidade da apelante, em virtude de processo administrativo de nulidade instaurado ex officio pelo INPI, nos termos do art. 169 da Lei 9.279/96, devido a anterioridade impeditiva do registro nº 821.661.400, relativo à marca mista "C COSTA", de titularidade da empresa italiana COSTA CROCIERE S.P.A. com fulcro no art. 124, XIX da Lei 9.279/96 ; 2- Ocorre que a empresa COSTA CROCIERE S.P.A., titular do registro nº 821.661.400, apontado como anterioridade impeditiva ao registro da apelante, não integrou a relação processual; 3- É indispensável o ingresso no feito da empresa COSTA CROCIERE S.P.A, por se tratar de litisconsórcio passivo necessário nos termos do artigo 47 do Código de Processo Civil; 4- A sentença a ser proferida na presente demanda forçosamente irradiará efeitos na esfera patrimonial da mencionada empresa, já que o ato que extinguiu o registro da marca da autora se fundamentou justamente na colidência com a marca da empresa COSTA CROCIERE S.P.A, o que justifica a citação da empresa COSTA CROCIERE S.P.A. como litisconsorte passivo necessário; 5- Verifica-se que, muito embora tenha sido determinado à empresa autora que emendasse a inicial de litisconsorte passivo necessário, a mesma quedou-se inerte. Portanto, correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, 6- Recurso conhecido e não provido.(AC - APELAÇÃO CÍVEL 0803236-06.2010.4.02.5101, MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, TRF2.)

 Além do que, segundo o artigo 114 do CPC, a eficácia da sentença dependerá da citação de todos que devam ser litisconsortes necessários e, de fato, não houve a efetiva citação de OWENS-ILLINOIS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 Conclui-se que, pela natureza da relação jurídica, a hipótese era de litisconsórcio passivo necessário, devendo ser aplicado o art. 114 do CPC, segundo o qual a eficácia da sentença depende da citação de todos que devam ser litisconsortes. Consequentemente, devem ser declarados inexistentes todos os atos judiciais praticados a partir da citação (inclusive), o que abrange a sentença.

Voto no sentido de dar provimento à remessa necessária, ora tida por conhecida, para anular de ofício todos os atos judiciais praticados a partir da citação (inclusive), o que abrange a sentença, para determinar o retorno dos autos ao Juízo de Origem para que seja intimada a parte autora para promover a citação de OWENS-ILLINOIS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, titular do novo registro apontado pelo INPI como anterioridade impeditiva ao pedido de registro da autora - nº 822.928.388-, devendo, inclusive, em razão da nova anterioridade, ser renovada a citação de todos os réus, sob pena de extinção. Prejudicada a apelação.

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Apelação Cível Nº 5027156-97.2023.4.02.5101/RJ

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA - APELAÇÃO CÍVEL - REGISTRO DE MARCAS - NULIDADE DE ATO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REGISTRO DA APELANTE - INCLUSÃO DE NOVA ANTERIORIDADE EM CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO TITULAR DA MARCA TIDA POR COLIDENTE COM O INPI - ANULADOS ATOS JUDICIAIS A PARTIR DA CITAÇÃO (INCLUSIVE) PARA CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO - REMESSA CONHECIDA E PROVIDA  - APELAÇÃO PREJUDICADA.

              1 - Remessa Necessária, ora tida por conhecida, e Apelação cível interposta por VTTZ INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA (processo 5035405-71.2022.4.02.5101/RJ, evento 57, APELAÇÃO1) em face da sentença proferida, nos autos da ação ajuizada pelas apelante em face de MARCELLO CAPUZAO DE LIMA  e do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

 2   - A ação objetiva o reconhecimento da nulidade do ato administrativo do INPI que indeferiu o pedido da autora de registro nº 921.456.662 para a marca "FLÓRIDA", na classe NCL 21, indeferida ao argumento de que violaria o art. 124, XIX, da Lei 9.279/1996 - LPI, em razão da anterioridade do registro nº 914.029.673, relativo à marca nominativa "FLÓRIDA", da empresa do réu, depositada na mesma classe.

3 - O caso comporta reexame necessário, nos moldes do artigo 496, inciso I, do CPC, visto que a sentença julga parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade do ato administrativo proferido pelo INPI que manteve o indeferimento do pedido de registro nº 921.456.662, desse modo, modificando ato administrativo federal.

4 - A sentença foi prolatada de modo precoce, visto que o INPI apresentou em contestação (processo 5027156-97.2023.4.02.5101/RJ, evento 16, CONT1) nova anterioridade impeditiva ao pretendido registro registro da autora, o qual deveria passar a integrar a lide, nos termos do 336 do CPC.

5 - A ausência de cognição acerca desse novo registro impeditivo prejudicou, inclusive, a apreciação da pretensão principal da autora, ora apelante, que é a obtenção do registro nº 914.029.673 da marca "FLÓRIDA".

 6 - Não foi promovida a citação de OWENS-ILLINOIS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, titular do registro apontado pelo INPI como anterioridade impeditiva ao pedido de registro da autora/apelante.

 7. A ausência de formação do litisconsórcio passivo necessário conduz à verificação de uma nulidade absoluta, cognoscível de ofício pelo magistrado a qualquer tempo e grau de jurisdição. (AC - APELAÇÃO CÍVEL 0012838-54.2010.4.02.5101, JOSÉ ANTONIO NEIVA, TRF2.)

8 - Pela natureza da relação jurídica, a hipótese era de litisconsórcio passivo necessário, devendo ser aplicado o art. 114 do CPC, segundo o qual a eficácia da sentença depende da citação de todos que devam ser litisconsortes. Consequentemente, devem ser declarados inexistentes todos os atos judiciais praticados a partir da citação (inclusive), o que abrange a sentença.

9 - Remessa necessária conhecida e provida para anular de ofício todos os atos judiciais praticados a partir da citação (inclusive), o que abrange a sentença, para determinar o retorno dos autos ao Juízo de Origem para que seja intimada a parte autora para promover a citação de OWENS-ILLINOIS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, titular do novo registro apontado pelo INPI como anterioridade impeditiva ao pedido de registro da autora - nº 822.928.388-, devendo, inclusive, em razão da nova anterioridade, ser renovada a citação de todos os réus, sob pena de extinção.

 10- Apelação prejudicada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, dar provimento à remessa necessária, ora tida por conhecida, para anular de ofício todos os atos judiciais praticados a partir da citação (inclusive), o que abrange a sentença, para determinar o retorno dos autos ao Juízo de Origem para que seja intimada a parte autora para promover a citação de OWENS-ILLINOIS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, titular do novo registro apontado pelo INPI como anterioridade impeditiva ao pedido de registro da autora - nº 822.928.388-, devendo, inclusive, em razão da nova anterioridade, ser renovada a citação de todos os réus, sob pena de extinção. Prejudicada a apelação, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 23 de julho de 2024.

Documento eletrônico assinado por FLAVIO OLIVEIRA LUCAS, Desembargador Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001802948v13 e do código CRC f03b3539.

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Data e Hora: 24/7/2024, às 15:9:21

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 23/07/2024

Apelação Cível Nº 5027156-97.2023.4.02.5101/RJ

RELATOR: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

PRESIDENTE: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

PROCURADOR(A): JOAO AKIRA OMOTO

SUSTENTAÇÃO ORAL POR VIDEOCONFERÊNCIA: CAMILA CARDEIRA PINHAS por VTZZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

Votante: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

Votante: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

Votante: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

CLEBER DE SOUZA LOPES

Secretário