Agravo de Instrumento Nº 5018069-94.2023.4.02.0000/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por P. M. A. e PRIMA ARQUITETURA LTDA, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo MM Juiz da 12ª Vara Federal/RJ, Carlos Ferreira de Aguiar, na qual, dentre outras deliberações, deferiu a tutela provisória requerida pela agravada para:

1. Suspender os efeitos do ato administrativo que concedeu o registro nº 909.937.117 da marca da agravante/ré, apenas com relação à autora/agravada. 

2. Determinar o sobrestamento dos processos de registro nº 930.283.759 e 930.913.876, ambos na classe 42, da ré e da autora, respectivamente. 

3. Determinar ao INPI que anote nos três processos que eles encontram-se "sub júdice".

No mérito, postulou a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender a eficácia da decisão agravada, nos termos do art. 995, parágrafo único, e 1.019, I, até que o seu mérito seja submetido ao julgamento colegiado. 

Alega a agravante, em síntese, o seguinte:

1. A primeira agravante é arquiteta responsável pelo escritório PRIMA ARQUITETURA®, com sede na cidade de Brasília, o qual foi inicialmente concebido como um escritório especializado em Arquitetura da Saúde, fundado ainda no ano de 2014, que se encontra já hoje com consolidada atuação, contando com um grande portfólio de clientes e projetos de relevância nacional e internacional.

2. A busca pela qualidade também se concentrou na criação de uma marca forte, que buscou relacionar o nome da sua titular (P. M. A.), com a ideia de primazia e excelência, resultando na criação da marca "PRIMA ARQUITETURA", cujos detalhes relacionados ao segmento médico-hospitalar também acompanharam os padrões gráficos e visuais da marca, conforme brandbook de identidade visual em anexo.

3. Diante do alto investimento no negócio e em sua marca, e sabendo da necessidade de proteger e garantir a perpetuação de sua marca, a autora diligentemente buscou o seu registro no INPI, iniciando o processo ainda no ano de 2015, obtendo o registro no ano de 2019, conforme faz prova o Certificado de Registro em anexo. 

4. Em nenhum momento, durante a tramitação do processo de registro, a primeira agravante recebeu qualquer tipo de oposição administrativa por terceiros, tampouco por parte da agravada, tendo o seu pedido sido inicialmente indeferido de ofício pelo INPI em razão do apontamento de uma suposta colidência com a marca “PRIME ARQUITETURA”, cuja possibilidade de coexistência, em razão da impossibilidade de confusão, restou verificada mediante o julgamento do recurso administrativo interposto pela primeira agravante. 

5. Uma vez concedido o registro, em novembro de 2019, a marca também não sofreu requerimento administrativo de nulidade por ninguém, tampouco por parte da agravada, de modo que o uso da marca PRIMA ARQUITETURA® pela agravante, durante todo esse tempo, foi sempre pacífico e sem objeções por parte de terceiros.

6. A agravante passou a receber contatos de pessoas que buscavam uma “PRIMA ARQUITETURA” que parecia não ser ela, seja por ligações ou por e-mail, como se vê na documentação em anexo. Ao investigar mais sobre o ocorrido, a agravante se deparou com a existência da agravada, fazendo o uso de sua marca já registrada "PRIMA ARQUITETURA". 

7. É importante registrar que, quando da criação da marca, foi feita pesquisa de mercado e não foram encontradas informações sobre nenhuma outra "PRIMA ARQUITETURA" em atuação, sobretudo com marca registrada ou com tentativa de pedido de registro no INPI.

8. A agravante notificou extrajudicialmente a agravada e a partir daí, iniciaram tratativas para solução do impasse. Ocorre que a agravada se aproveitou do curso das tratativas para realizar, às pressas e às escondidas, seu pedido de registro de marca no INPI, justamente aquele do processo nº 930.913.876, que passou também a ser objeto da demanda deduzida nos autos originários, o que motivou o fim das tratativas para uma solução amigável, tendo em vista a atuação em desconformidade com a boa-fé, por parte da agravada. 

9. Ato contínuo, a agravada ajuizou a demanda dos autos originários, buscando obter do Poder Judiciário uma decisão que declare a nulidade do registro marcário da agravante. Em outras palavras, busca a agravada se utilizar do Poder Judiciário para adjudicar a marca da agravante e de todos os seus esforços e investimentos já realizados para popularizar a atuação da marca no segmento médico-hospitalar, ainda que tenha agido, em todos esses anos, em claro aproveitamento parasitário da marca da agravante, ficando inerte na adoção de qualquer medida apenas porque se aproveitava de um desvio de clientela em razão da confusão havida, em verdadeiro ato de concorrência desleal.

10. Inexiste qualquer norma no ordenamento jurídico brasileiro que outorgue o benefício do direito à precedência do registro de uma marca àquele que a usa há mais tempo, e tampouco o faz o §1º do art. 129 da LPI, que expressamente prevê o benefício a quem já fazia uso da marca há mais de seis (6) meses. Afirmar que o benefício é conferido a quem usa a marca há mais tempo é interpretar de forma extensiva uma regra excepcional, situação vedada pelas regras básicas de hermenêutica jurídica.

No evento 3, DESPADEC1, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo requerido pela agravante. 

Contrarrazões da agravada PRIMA ARQUITETURA LTDA (evento 14, CONTRAZ1) pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento, com a manutenção da tutela provisória deferida, com base nos seguintes argumentos:

1.  A agravada presta serviços para clientes do ramo hospitalar há muitos anos, conforme comprova nota fiscal referente a projeto de arquitetura para a Casa de Saúde e Maternidade Joari realizado em outubro de 2012, data em que a 2ª agravante sequer havia sido constituída (processo 5098741-15.2023.4.02.5101/RJ, evento 1, ANEXO25).

2. Igualmente, em 29/05/2013, quando a 2ª agravante não havia sido constituída, a agravada prestou serviços de arquitetura para a Rede D’or (processo 5098741-15.2023.4.02.5101/RJ, evento 1, ANEXO19). 

3. Não há dúvidas de que a agravada já atuava e possuía expertise no ramo de serviços de arquitetura para hospitais e unidades de saúde antes de a 2ª agravante ser constituída.

4. É no mínimo suspeito, que as agravantes adotem a marca “PRIMA ARQUITETURA” e decidam atuar no mesmo ramo da agravada apenas por uma mera coincidência. 

5. Não há qualquer risco de dano irreparável ou de difícil reparação para as agravantes, já que a tutela de urgência somente determinou a suspensão inter partes dos efeitos do registro nº 909.937.117 e o sobrestamento de pedidos posteriores. 

6. Em uma balança de contrapesos, resta evidente que o melhor a se fazer é manter o status quo até decisão final de mérito do que permitir que a agravada venha a ser obrigada a cessar o uso do seu principal signo distintivo, o que ocorre por décadas.

7. A agravada usa o signo “PRIMA” como marca e nome empresarial desde a sua constituição em 13/12/2001, conforme farta documentação apresentada na petição inicial. 

8. Ressalta-se que o então pedido de registro da 1ª agravante apenas foi depositado em 2015, ou seja, mais de 13 (treze) anos após a agravada ser constituída e começar a usar a marca “PRIMA ARQUITETURA” em relação a serviços de arquitetura.

9. Em razão (i) do efetivo uso anterior da marca pela agravada; (ii) da reprodução da marca da agravada pelas agravantes; e (iii) da identidade entre os serviços das partes, dúvida não há acerca da necessidade de aplicação do artigo 129, §1°, da LPI para declarar a nulidade do registro objeto da presente demanda.

10. Para tentar rebater a alegação de que a agravada não faria jus a esse dispositivo, as agravantes afirmam que o INPI possui entendimento de que, quando duas empresas usam a marca em discussão há mais de 06 (seis) meses, possui direito de precedência a primeira empresa que depositar pedido de registro para esse signo. Contudo, tal entendimento revela-se totalmente equivocado, uma vez que tal regra não pode ser extraída de qualquer interpretação do supramencionado dispositivo. 

11. Ainda que o equivocado entendimento fosse aplicável ao caso, a agravada faz jus ao direito de precedência, na medida em que as agravantes não comprovaram o uso da marca “PRIMA ARQUITETURA” antes de 6 meses do depósito do seu pedido de registro.

12. Certamente, as agravantes tentaram registrar o nome de domínio “primaarquitetura.com.br”, mas não conseguiram, pois, a agravada já o havia registrado. Assim, não restou outra opção às agravantes senão o registro do nome de domínio somente com a extensão “.com”.

13. Nesse contexto, não há dúvidas de que a 1ª agravante adotou o nome “PRIMA ARQUITETURA” tendo conhecimento da agravada e depositou o pedido de registro perante o INPI na clara tentativa de se apropriar indevidamente da marca.

Contrarrazões do INPI (evento 17, CONTRAZ1) pugnando pela reforma parcial da decisão, apenas no que se refere à determinação de sobrestamento dos pedidos de registro em lide, dada a inexistência de qualquer decisão administrativa passível de revisão pelo Poder Judiciário.

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL manifestou-se dizendo que não há, no presente caso, interesse público que justifique sua intervenção obrigatória (evento 20, PARECER1).

Processo redistribuído a esta relatoria com fulcro na Resolução TRF2-RSP-2023/00070 em 08/01/2024 (Evento 11).

É o Relatório.

Documento eletrônico assinado por FLAVIO OLIVEIRA LUCAS, Desembargador Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001814745v30 e do código CRC c378dfe1.

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Agravo de Instrumento Nº 5018069-94.2023.4.02.0000/RJ

VOTO

Conheço do recurso eis que presentes os pressupostos processuais.

Conforme relatado, P. M. A. e PRIMA ARQUITETURA LTDA interpuseram o presente agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo em face da decisão proferida pelo MM Juiz da 12ª Vara Federal/RJ, Carlos Ferreira de Aguiar, a qual deferiu a tutela provisória requerida pela autora/agravada para suspender, inter partes, os efeitos do ato administrativo que concedeu o registro nº 909.937.117 da marca mista da agravante/ré "PRIMA ARQUITETURA", bem como, para sobrestar os processos de registro nºs 930.283.759 e 930.913.876, de titularidade da ré e da autora, respectivamente, até que seja proferida manifestação de mérito. 

Pretende a agravante a cassação ou reforma da decisão agravada, que restou assim proferida:

"(...) Da leitura dos autos, em sede de cognição sumária, verifica-se haver elementos que evidenciam a probabilidade do direito da parte autora, pois, ao menos desde 2001 verifica-se que a autora atua no ramo de arquitetura com o nome e marca "Prima arquitetura" (v. evento 1, anexos 13 a 25), caracterizando, por ora, o uso anterior do nome e da marca aos registros dos corréus, nos termos do art. 129, §1º da Lei Federal nº 9.279/1996, denominada Lei de Propriedade Industrial - LPI.

                                        (...)

Portanto revela-se prudente a suspensão dos efeitos do registro nº 909937117 e o sobrestamento da tramitação dos processos de nº 930283759 e 930913876 até que seja proferida manifestação de mérito por este Juízo". 

Na inicial, a parte autora/agravada sustenta em seu favor o direito de precedência, visto que alega a utilização da marca desde o ano de 2001. Por outro lado, foi a agravante que primeiro solicitou o registro da sua marca junto ao INPI no ano de 2015. 

A agravante sustenta ainda que utiliza a marca "PRIMA ARQUITETURA" há mais de seis meses da data de depósito do pedido de registro, feito em 02.09.2015. Para isso, a agravante juntou aos autos documentos de serviços realizados pela empresa, tais como atestados técnicos, dos anos de 2012, 2013, 2014, fev/2015 e jul/2015 (processo 5098741-15.2023.4.02.5101/RJ, evento 32, ANEXO10). 

Defende que inexiste qualquer norma no ordenamento jurídico brasileiro que outorgue o benefício do direito à precedência do registro de uma marca àquele que a usa há mais tempo, e tampouco o faz o §1º do art. 129 da LPI, que expressamente prevê o benefício a quem já fazia uso da marca há mais de seis (6) meses. Diz que afirmar que o benefício é conferido a quem usa a marca há mais tempo é interpretar de forma extensiva uma regra excepcional, situação vedada pelas regras básicas de hermenêutica jurídica.

O direito de precedência é tratado no art. 129,§1º, da LPI, que assim dispõe:

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148 .

§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

Cabe ressaltar que o direito de precedência é uma exceção à regra da anterioridade do depósito de pedido de registro marcário e, dessa forma, é necessária cautela em sua aplicação. É imprescindível um robusto conteúdo probatório, capaz de demonstrar ao julgador que o próprio requerente utilizava, anteriormente ao depósito do registro impeditivo, o signo objeto de litígio.

A dilação probatória nesses casos se torna necessária, fornecendo maiores subsídios ao julgador para decidir a lide, esclarecendo, por exemplo, se a agravada possui direito de precedência ao registro da marca “PRIMA ARQUITETURA”, bem como se houve má-fé de alguma das partes. 

Vale transcrever o entendimento proferido por este colegiado, em hipótese análoga ao presente caso, in verbis:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NULIDADE E SUSPENSÃO DO REGISTRO DE MARCA COM BASE EM ALEGAÇÃO DE DIREITO DE PRECEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. REINTEGRAÇÃO AO POLO PASSIVO DE EMPRESA EXCLUÍDA DO PROCESSO. LEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

[...]

8. A dilação probatória nesses casos se torna necessária, fornecendo maiores subsídios ao julgador para decidir a lide, esclarecendo, por exemplo, se a agravante possui direito de precedência ao registro da marca “NATURAL SERRA”, bem como se a empresa agravada agiu com má-fé ao depositar sinal com o mesmo nome.

9. A despeito de a agravante anexar ao presente recurso diversos documentos que, segundo ela, comprovariam a probabilidade do seu direito alegado, salienta-se que, havendo provas divergentes acerca da matéria discutida e dependendo esta de dilação probatória ampla, não há que se falar em deferimento da antecipação de tutela.

10. Agravo de instrumento desprovido.

(Agravo de instrumento 5011353-56.2020.4.02.0000/ES. Segunda Turma Especializada. Relator Desembargador Federal Flavio Lucas. Julgamento em 04 out. 2021)

Inclusive, até mesmo para aplicação da regra estabelecida no Manual de Marcas quando há comprovação do pré-uso do sinal por ambas as partes, faz-se necessária a dilação probatória.

Dispõe o Manual de Marcas do INPI, no item 5.12.6, “Se ambas as partes comprovarem o pré-uso do sinal marcário requerido, há pelo menos 6 (seis) meses antes da data do depósito e ou prioridade reivindicada, o direito sobre o registro da marca pertencerá àquele que primeiro depositar o pedido junto ao INPI, independente de quem faz uso há mais tempo.”

Como se observa, o caso merece uma ampla análise e exame da documentação acostada nos autos de origem e das alegações apresentadas neste recurso. Em sede de cognição sumária própria do presente momento processual, não dispõe o Juízo de elementos de convicção suficientes, mormente diante da presunção de validade dos atos administrativos praticados pelo INPI e da existência de pontos controvertidos acerca do detentor do direito de precedência frente ao registro da marca da agravante. 

Ante o exposto, bem como que a parte agravada comprova a utilização da marca "PRIMA ARQUITETURA" ao menos desde o ano de 2001, entendo pela manutenção da decisão proferida pelo juízo a quo devendo os efeitos do registro nº 909.937.117 da agravante permanecer suspensos apenas inter partes até o julgamento do mérito da ação de origem, de modo a permitir a continuidade do uso das marcas pela agravante e agravada, salientando que as marcas em conflitos são mistas e as empresas situam-se em diferentes estados da federação, circunstâncias que atenuam a suscetibilidade de confusão ou associação indevida, de modo a permitir ao menos em cognição sumária a convivência dos sinais.

Já com relação à determinação de sobrestamento dos processos de registro nºs 930.283.759 ("PRIMA ARQUITETURA") e 930.913.876 ( ), de titularidade da ré e da autora, respectivamente, faz necessário estabelecer que o pedido principal da inicial da ação de origem, em relação a esses registros, é de determinar que o INPI indefira o pedido de registro nº 930.283.759 e conceda o pedido de registro nº 930.913.876.

Em consulta ao site do INPI, verifica-se que tais pedidos de registro encontram-se pendentes de análise pela autarquia, não se mostrando razoável ao Poder Judiciário interferir na tramitação dos registros junto ao INPI, a quem cabe o exame dos registros de marcas e patentes.

Como colocado pelo INPI em sua contestação, tais pedidos são inviáveis, pelo que devem ser extintos sem resolução do mérito, nos moldes do inciso VI do artigo 485 do CPC:

O simples pedido de registro depositado na autarquia confere mera expectativa de direito ao requerente. Uma vez que o INPI ainda não examinou o pedido, evidentemente não há o que ser impugnado judicialmente1.

Portanto, em que pese tenham pertinência temática com o pedido anulando (nº 909.937.117), como a autarquia ainda não se pronunciou sobre tais pedidos de registro nº s 930.283.759 e 930.913.876, não cabe ao Judiciário emitir qualquer Juízo de valor sobre os mesmos, ainda que se trate de determinação de suspensão. 

Todavia, poderá a parte interessada, exercendo seu direito de petição aos órgãos públicos, requerer diretamente ao INPI que suspenda a análise de tais pedidos de registro, em função da existência de litígio que verse sobre o signo solicitado.

A propósito, colaciono os seguintes precedentes:

I - ADMINISTRATIVO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCAS "COKDOG E COKDOB"- USO DAS EXPRESSÕES "COKE E COCA-COLA"- COLIDÊNCIA - ANULAÇÃO DE REGISTRO - TRATANDO-SE DE MARCAS RECONHECIDAMENTE NOTÓRIAS, HÁ QUE SER ANULADO O REGISTRO DA MARCA "CODOB", EM FACE DO DISPOSTO NO ART. 65, N.17, DO C.P.I., QUE VEDA O REGISTRO DE MARCAS IDÊNTICAS OU SEMELHANTES PARA PRODUTOS PERTENCENTES A RAMOS DE ATIVIDADES AFINS, OU RELATIVOS, COMO SE VERIFICA NA HIPÓTESE - A 1ª RÉ, EM CONSEQUÊNCIA, DEVERÁ ABSTER-SE DO USO DE IMITAÇÕES ESPECÍFICAS E DETERMINADAS DAS MARCAS EM QUESTÃO - QUANTO À MARCA "COKDOG", HÁ QUE SER REPELIDA A PRETENSÃO DE CONDENAR O INPI A INDEFERIR O SEU REGISTRO, PORQUE ASSIM ESTARIA O JUDICIÁRIO INTERVINDO NO PODER DECISÓRIO DAQUELE ÓRGÃO, ANTECIPANDO UM JULGAMENTO DE SUA COMPETÊNCIA - INDEMONSTRADO NA FASE DE CONHECIMENTO QUALQUER PERDA POR PARTE DAS AUTORAS EM RAZÃO DO USO INDEVIDO DA MARCA PELA 1ª RÉ, DESCABE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. II - APELAÇÃO DA "DUMILHO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO""IMPROVIDA. III - APELAÇÃO DA "THE COCA-COLA COMPANY E OUTRO""PROVIDA PARCIALMENTE.

(AC - 0004622-43.1994.4.02.0000, FREDERICO GUEIROS, TRF2.)

ADMINISTRATIVO. MARCA INDUSTRIAL. ANULAÇÃO DE ATOS JURÍDICOS. PEDIDO DE REGISTROS. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA.

I - O ATO ADMINISTRATIVO DO DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO DA MARCA É QUE SE TORNA PASSÍVEL DE CORREIÇÃO PELA VIA JUDICIAL, SENDO INDEVIDA A ANTECIPAÇÃO DE ANULAÇÃO DO ATO DE PEDIDO DE REGISTRO DA APELADA, POIS QUE LEGÍTIMO E CONSTITUCIONAL O DIREITO DE PETIÇÃO AOS PODERES PÚBLICOS.

II - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA.

III - RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA." (TRF2ª Região- 1ª Turma, AC 9102109328/RJ, Rel. JUÍZA LANA REGUEIRA, j. 18/11/1992, v.u., DJ 26/01/1993)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NULIDADE DE MARCA. NOME EMPRESARIAL. ANTERIORIDADE IMPEDITIVA. COLIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. l Insurge-se a autora TRANSPORTADORA D´AGOSTINI E REPRESENTAÇÕES LTDA contra a sentença proferida nos autos da ação ordinária por ela movida em face do INPI e de DAGO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP e DAGO TRANSPORTES LTDA, objetivando a nulidade do registro da marca "T-DAGO" e o sobrestamento do pedido de registro da marca "GRUPO DAGO" junto ao INPI, com base nos arts. 2º, V c/c 124, XIX e XXXIII, 126 e 129, p.1º, da LPI, alegando a anterioridade impeditiva consistente no registro da sua marca mista "TDL TRANSPORTADORA D´AGOSTIN". l A propriedade de uma marca somente se adquire com a sua concessão, nos termos do artigo 129, da LPI. Impossibilidade de supressão da instância administrativa, eis que não obstante a independência das instâncias administrativa e judicial, não há como se analisar o ato administrativo de concessão ou não do registro, uma vez que este ainda não se realizou. l Não há comprovação de confusão entre as marcas ora atacadas, T- DAGO TRANSPORTE ou GRUPO DAGO, mas sim com relação à antiga denominação da empresa ré "DAGOSTIM". l Restou constatada suficientemente distintividade entre os sinais, como afirmado pelo Instituto réu/apelado, mesmo em se tratando de marcas que visam assinalar os mesmos serviços de transportes, decorrendo, portanto, a conclusão da possibilidade de coexistência pacífica no mercado, uma vez não implicar em risco e confusão pelo público consumidor o fato de conterem o mesmo radical "DAGO" l Precedentes jurisprudenciais. l Apelação desprovida.

(AC - Apelação - Recursos - Processo Cível e do Trabalho 0106601-02.2016.4.02.5101, PAULO ESPIRITO SANTO, TRF2 - VICE-PRESIDÊNCIA..ORGAO_JULGADOR:.)

APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. SOBRESTAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO RELATIVO A PEDIDO DE REGISTRO DE MARCA. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A existência de eventual registro concedido ou mesmo de depósito anterior, para marcas mistas que identificam o mesmo serviço (classe 41.10) não é fundamento para o sobrestamento de procedimento tendente à obtenção do registro, podendo significar em princípio e em tese, anterioridade impeditiva para o registro posterior, desde que configurada qualquer das hipóteses dos incisos do art. 124 da Lei 9.279/96. II - Apelação a que se nega provimento.

(- APELAÇÃO CÍVEL 0522473-75.2005.4.02.5101, JOSE CARLOS GARCIA, TRF2 - 2ª TURMA ESPECIALIZADA..ORGAO_JULGADOR:.)

Conclui-se que deve ser dado provimento ao recurso para reformar parcialmente a decisão agravada para afastar a determinação de sobrestamento dos pedidos de registro nºs 930.283.759 e 930.913.876, de titularidade da ré e da autora, respectivamente, cujas pretensões meritórias devem ser extintas sem resolução do mérito, nos moldes do inciso VI do artigo 485 do CPC, mantendo-se, todavia, a decisão agravada quanto à suspensão dos efeitos do registro nº 909.937.11 para a marca mista “PRIMA ARQUITETURA”, com efeitos inter partes.

Comunique-se ao Juízo a quo para ciência.

Voto no sentido de dar parcial provimento ao agravo de instrumento.

Documento eletrônico assinado por FLAVIO OLIVEIRA LUCAS, Desembargador Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001814746v61 e do código CRC 4c08163f.

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Signatário (a): FLAVIO OLIVEIRA LUCAS
Data e Hora: 24/4/2024, às 18:40:29

Agravo de Instrumento Nº 5018069-94.2023.4.02.0000/RJ

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. agravante e agravada sustentam direito de precedência da marca "prima arquitetura". dilação probatória. necessidade. manutenção da decisão do juízo a quo consistente na suspensão inter partes do registro nº 909.937.117 da agravante. afastada determinação de sobrestamento dos pedidos de registro nºs 930.283.759 e 930.913.876 em razão de o inpi ainda não ter se pronunciado sobre tais pedidos. RECURSO parcialmente PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto por P. M. A. e PRIMA ARQUITETURA LTDA em face da decisão proferida pelo MM Juiz da 12ª Vara Federal/RJ na qual, deferiu a tutela provisória requerida pela autora/agravada para suspender, inter partes, os efeitos do ato administrativo que concedeu o registro nº 909.937.117 da marca da agravante/ré, bem como, para sobrestar os processos de registro nºs 930.283.759 e 930.913.876, de titularidade da ré e da autora, respectivamente, até que seja proferida manifestação de mérito. 

2. A agravante sustenta que utiliza a marca "PRIMA ARQUITETURA" há mais de seis meses da data de depósito do pedido de registro, feito em 02.09.2015. Para isso, juntou aos autos documentos de serviços realizados pela empresa, tais como atestados técnicos, dos anos de 2012, 2013, 2014, fev/2015 e jul/2015 (processo 5098741-15.2023.4.02.5101/RJ, evento 32, ANEXO10). 

3. A agravante defende que inexiste qualquer norma no ordenamento jurídico brasileiro que outorgue o benefício do direito à precedência do registro de uma marca àquele que a usa há mais tempo, e tampouco o faz o §1º do art. 129 da LPI, que expressamente prevê o benefício a quem já fazia uso da marca há mais de seis (6) meses. Diz que afirmar que o benefício é conferido a quem usa a marca há mais tempo é interpretar de forma extensiva uma regra excepcional, situação vedada pelas regras básicas de hermenêutica jurídica.

4. Na inicial, a parte autora também sustenta em seu favor o direito de precedência, visto que alega a utilização da marca desde o ano de 2001. Por outro lado, foi a agravante que primeiro solicitou o registro da sua marca junto ao INPI no ano de 2015. 

5. Conforme disposto no Manual de Marcas do INPI, no item 5.12.6, “Se ambas as partes comprovarem o pré-uso do sinal marcário requerido, há pelo menos 6 (seis) meses antes da data do depósito e ou prioridade reivindicada, o direito sobre o registro da marca pertencerá àquele que primeiro depositar o pedido junto ao INPI, independente de quem faz uso há mais tempo.”

6. O caso merece uma ampla análise e exame da documentação acostada nos autos de origem e das alegações apresentadas neste recurso, em sede de cognição sumária própria do presente momento processual, não dispõe o Juízo de elementos de convicção suficientes, mormente diante da presunção de validade dos atos administrativos praticados pelo INPI e da existência de pontos controvertidos acerca do detentor do direito de precedência frente ao registro da marca da agravante. 

7. Tendo em vista que a parte agravada comprova a utilização da marca "PRIMA ARQUITETURA" ao menos desde o ano de 2001, entendo pela manutenção da decisão proferida pelo Juízo a quo devendo os efeitos do registro nº 909.937.117 da agravante permanecer suspensos apenas inter partes até o julgamento do mérito da ação de origem, de modo a permitir a continuidade do uso das marcas pela agravante e agravada, salientando que as marcas em conflitos são mistas e as empresas situam-se em diferentes estados da federação, circunstâncias que atenuam a suscetibilidade de confusão ou associação indevida, de modo a permitir ao menos em cognição sumária a convivência dos sinais.

8. Já com relação à determinação de sobrestamento dos processos de registro nºs 930.283.759 (MARCA PRIMA ARQUITETURA) e 930.913.876 (marca ), de titularidade da ré e da autora, respectivamente, faz necessário estabelecer que o pedido principal da inicial da ação de origem, em relação a esses registros, é de determinar que o INPI indefira o pedido de registro nº 930.283.759 e conceda o pedido de registro nº 930.913.876.

9. Em consulta ao site do INPI, verifica-se que tais pedidos de registro encontram-se pendentes de análise pela autarquia, não se mostrando razoável ao Poder Judiciário interferir na tramitação dos registros junto ao INPI, a quem cabe o exame dos registros de marcas e patentes.

10. Tais pedidos são inviáveis, pelo que devem ser extintos sem resolução do mérito, nos moldes do inciso VI do artigo 485 do CPC. 

11. Em que pese tenham pertinência temática com o pedido anulando (nº 909.937.117), como a autarquia ainda não se pronunciou sobre tais pedidos de registro nº s 930.283.759 e 930.913.876, não cabe ao Judiciário emitir qualquer Juízo de valor sobre os mesmos, ainda que se trate de determinação de suspensão. 

12. Deve ser dado provimento ao recurso para reformar parcialmente a decisão agravada para afastar a determinação de sobrestamento dos pedidos de registro nºs 930.283.759 e 930.913.876, de titularidade da ré e da autora, respectivamente, cujas pretensões meritórias devem ser extintas sem resolução do mérito, nos moldes do inciso VI do artigo 485 do CPC, mantendo-se, todavia, a decisão agravada quanto à suspensão dos efeitos do registro nº 909.937.11 para a marca mista “PRIMA ARQUITETURA”, com efeitos inter partes.

​ 13. Dado parcial provimento ao agravo de instrumento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 28 de maio de 2024.

Documento eletrônico assinado por FLAVIO OLIVEIRA LUCAS, Desembargador Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001814747v14 e do código CRC adfd97ee.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FLAVIO OLIVEIRA LUCAS
Data e Hora: 17/6/2024, às 12:24:17

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 28/05/2024

Agravo de Instrumento Nº 5018069-94.2023.4.02.0000/RJ

RELATOR: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

PRESIDENTE: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

PROCURADOR(A): MARCIO BARRA LIMA

SUSTENTAÇÃO ORAL POR VIDEOCONFERÊNCIA: AMANDA MARTINS NAVEGANTES por PRIMA ARQUITETURA LTDA

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

Votante: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

Votante: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

Votante: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

SANDRO VIEGAS DA SILVA

Secretário