Agravo de Instrumento Nº 5006022-88.2023.4.02.0000/RJ

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5030446-23.2023.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por FARMACIA SFB LTDA da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ (processo 5030446-23.2023.4.02.5101/RJ, evento 5, DESPADEC1) que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos dos registros das marcas, de processos administrativos nº^s 904648494; 915953323; 904648451; 915952971; 905988914; 904630161; 915953420; 904921654; 909904600; 913890219; 913890626; 915953757; 915953536; 915953072; 915953218; atualmente de titularidade da FERA – FOMENTO EMPRESARIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS LTDA.

Em suas razões (evento 1, INIC1), a agravante argumenta que a 1ª agravada, FERA FOMENTO, nunca exerceu as atividades requeridas nas especificações das marcas, qual seja, o comércio de produtos farmacêuticos. Desse modo, considera que a referida agravada não possui legitimidade ad adquirendum, visto que não foi observado o art. 128, § 1º, da LPI.

Assim destaca: “É importante notar que para a vedação do art. 128, § 1º da LPI, não é considerado o momento da obtenção da concessão do registro, mas sim desde o momento inicial ao seu depósito no órgão, naquilo que doutrina e jurisprudênia conclamaram ser a legitimação ad adquirendum (...)”. Nesse sentido, coleciona o seguintes jugados: TJRS, 3º Grupo Cível, Des. Jorge Luiz Lopes do Canto, Embargos Infringentes em AC 70060433836, 5 de dezembro de 2014; TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. Simone Schreiber, AC 201451010131367, DJ 20/05/2016. Ressalta, ademais, que o cessionário, de igual sorte, precisa exercer as atividades da marca de maneira lícita e efetiva.

Argumenta que para exercer o comércio de produtos farmacêutivos, é necessário ainda autorização e registro na ANVISA, conforme está disposto na lei 5.991/73, in verbis:

“Art. 21 - O comércio, a dispensação, a representação ou distribuição e a importação ou exportação de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos será exercido somente por empresas e estabelecimentos licenciados pelo órgão sanitário competente dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, em conformidade com a legislação supletiva a ser baixada pelos mesmos, respeitadas as disposições desta Lei.”

Aponta que tanto a agravada, FERA FOMENTO, quanto a cedente, FABRAPAR, não possuem registro nesse orgão regulador, concluindo que todas as marcas são nulas, diante do vício de legitimidade ad adquirendum.

Pontua que, quando do pedido de registro de marca, é exigido pelo INPI declaração de exercício da atividade relacionada, o que demonstra ter incorrido a agravada em má-fé, por declaração falsa.

Salienta que a alteração do contrato social da agravada FERA FOMENTO, realizado em 2020 (em que passa a constar em seu objeto atividades farmacêuticas), é posterior ao depósito de todas as suas marcas e insuficiente para efeito de convalidação, até porque falta a ela registro na ANVISA.

Portanto, considera existente a probablidade do direito. Quanto ao perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, aponta a possibilidade de ser condenada em violação de marcas que são nulas, na Justiça Comum do Estado de São Paulo, o que lhe causaria enorme prejuízo.

Requer, assim, inaldita altera pars, a concessão de antecipação da tutela recursal, suspendendo os efeitos dos registros relacionados e, ao final, o provimento do recurso.

Decisão indeferindo a tutela de urgência (evento 2, DESPADEC1), por não restarem configurados os requisitos insculpidos no artigo 300, do Código de Processo Civil, necessários a sua concessão por meio de cognição sumária.

Em contrarrazões (evento 15, CONTRAZ1), a agravada, FERA – FOMENTO EMPRESARIA E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS LTDA. sustenta que, em relação aos resistros de nº^s 905988914, 904648494, 904648451 e 904921654, o direito de ação da agravante está prescrito, visto que foram concedidos, respecitivamente, em 18/10/2016, 21/11/2017, 21/11/2017 e 20/03/2018, ou seja, há mais de 5 (cinco) anos antes da propositura do feito. Complementa informando que “A maioria dos registros foram concedidos até o ano de 2020, transcorrendo anos de sua concessão, fato que, por si só, já descaracterizaria a urgência da tutela antecipada requerida”.

Destaca que, em relação aos registros nº^s 915953072, 915953218 e 915953536, para as marcas DROGARIAS MEGA POPULAR e  DROGARIAS ULTRA POPULAR, falta causa de pedir, pois há tão somente pedidos ainda sem concessão por parte do INPI, o que configura impossibilidade jurídica do pedido de suspensão.

Alega que, quando do depósito das marcas sub judice, constava em seu objeto social, entre outras atividades, “franqueadora de marca comercial com atuação focada no setor de varejo farmacêutico”, o que atende à determinação do art. 128, § 1º, da LPI.

Aponta que “a ação originária deste recurso foi proposta como forma da Agravante se esquivar da condenação estabelecida na Justiça Estadual, em ação pretérita que litiga contra a Agravada, onde foi condenada por violação de marca e prática de concorrência desleal”, em que imitou suas marcas mistas DROGARIAS ULTRA POPULAR e FARMÁCIA SUPER POPULAR, nos diversos signos distintivos.

Argumenta que a agravante não tem legitimidade para requerer a nulidade dos registros das marcas mistas “DROGARIAS MAXI POPULAR” e “DROGARIAS MEGA POPULAR”, pois os efeitos jurídicos disso não afetaria sua esfera de direitos.

Sendo assim, aponta a improbabilidade do direito da agravante, visto que a agravada possui total legitimidade para os depósitos das marcas relacionadas, atuando na gestão de diversas franquias do ramo farmacêutico. Ressalta que a Lei de Franquias, em seu art. 1º, § 1º, determina que “o franqueador deve ser titular ou requerente de direitos sobre as marcas e outros objetos de propriedade intelectual negociados no âmbito do contrato de franquia”.

Assim destaca: “ainda que se considere que seu objeto social não comportava atividades condizentes com as espcificações das marcas sub judice, houve a devida convalidação quando da alteração do contrato social averbado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP, no ano 2020, quando passou a constar ‘comércio varejista de produtos farmacêuticos’”, perfeitamente possível, tendo em vista o caráter relativo da nulidade de marcas.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considera inexistente o requisito, diante do interstício de mais de um ano e meio entre a contestação da agravante na ação estadual, de 15/09/2021, e a demanda originária deste recurso, cujo ajuizamento se deu em 12/04/2023. Sendo assim, a inércia da agravante demonstra também ausência de urgência.

Por fim, sem deixar de mencionar o risco de dano reverso, pugna pela manutenção da r. decisão agravada.

Contrarrazões do INPI (evento 18, CONTRAZ1), destaca a necessidade de um exame técnico apurado, ressaltando que pode se manifestar a posteriore.

O Ministério Público Federal deixa de se manifestar sobre o mérito da presente demanda, protestando, tão somente, pelo regular processamento do feito (evento 21, PARECER1).

É o relatório.

Documento eletrônico assinado por MACARIO RAMOS JUDICE NETO, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001883743v2 e do código CRC f3dbc8f7.

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Data e Hora: 30/4/2024, às 14:52:46

Agravo de Instrumento Nº 5006022-88.2023.4.02.0000/RJ

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5030446-23.2023.4.02.5101/RJ

VOTO

Conheço do agravo de instrumento porque presentes seus pressupostos.

Como relatado, trata-se de agravo de intrumento interposto por FARMACIA SFB LTDA da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ (processo 5030446-23.2023.4.02.5101/RJ, evento 5, DESPADEC1) que indeferiu o pedido de tutela urgência para suspender a os efeitos dos registros das marcas, de processos administrativos nº^s 904648494; 915953323; 904648451; 915952971; 905988914; 904630161; 915953420; 904921654; 909904600; 913890219; 913890626; 915953757; 915953536; 915953072; 915953218; atualmente de titularidade da FERA – FOMENTO EMPRESARIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS LTDA.

Em decisão (evento 2, DESPADEC1), foi indeferida a tutela recursal, por não restarem configurados os requisitos insculpidos no artigo 300, do Código de Processo Civil, necessários a sua concessão por meio de cognição sumária.

Para ser deferido o requerimento de antecipação da tutela recursal, é imperioso que haja o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil: a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo/recurso.

A agravada questiona a legitimidade da agravante para requerer as nulidades dos registros das marcas registradas junto ao INPI. Assim, é de observar o disposto o disposto no art. 173, caput, da Lei 9.279/96, in verbis:

 Art. 173. A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

Dentro dessa moldura legal extrai-se tanto a legitimidade ad causam da agravante quanto o seu interesse de agir, nos limites dos standards da necessidade, da utilidade e da adequação.

Portanto, a agravante tem legitimidade para impugnar a concessão dos registros marcários, contestanto a presença dos requisitos necessários para tanto, visto que o decisum irá impactar, ainda que indiretamente, na sua esfera jurídica e, por consequência, em sua atividade comercial, afetando sua esfera de direitos, o que a classifica como interessada direta na questão. Tanto é que há em curso perante a justiça estadual demanda entre as partes sobre a existência de trade dress.

Quanto aos requistos da legitimidade ad adquirendum, esses estão estabelecidos no art. 128, da LPI, in verbis:

“Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado.

§ 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei”.

Dessa forma, somente as pessoas que atendam às exigências do parágrafo 1^o do art. 128 podem requerer registro de marca junto ao INPI.

É de se observar, no referido parágrafo 1º, a exigência de que o requerente exerça, licitamente, atividade relacionada à marca, da qual se pretende a titularidade. O enunciado legal assim determina porque, sendo o registro um direito constituído para cumprir uma função, é através do exercício da atividade, seja ela comercial, industrial ou profissional, que surge o interesse na sua obtenção.

Diante dessa delimitação do interesse de requerer do direito marcário, o próprio § 1º supracitado estabelece que o requerente irá declarar que cumpre o requisito estipulado, sob as penas da lei. Destaca-se que não resta dúvida quanto ao momento oportuno para fazê-lo, já que a norma diz “declarando, no próprio requerimento”, além da responsabilidade do requerente pela informação.

No caso concreto, a agravada, FERA – FOMENTO EMPRESARIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS LTDA., titular das marcas sub judice, não cumpriu o requisito estabelecido no art. 128, § 1º, da LPI, qual seja, o exercício de atividade relacionada às marcas registradas no momento do próprio requerimento.

Todas elas foram registradas nas classes 35 (atividades relacionadas ao comércio farmacêutico) ou 44 (serviços relacionados ao varejo farmacêutico e atividades correlatas). Entretanto, no objeto social da agravada, especificado na cláusula terceira de seu Contrato Social, regitrado na JUCESP, em 2012, constava como “franqueador de marca comercial”, entre outras atividades; porém, sem nenhuma referência a comécio de produtos farmacêuticos (processo 5030446-23.2023.4.02.5101/RJ, evento 1, COMP5, fl. 37).

Apesar de a agravada alegar que constava em seu objeto social, à epoca, a atividade de “franqueadora de marca comercial com atuação focada no setor do varejo farmacêutico”, os documentos anexados aos autos não levam a essa conclusão, e ainda que levassem, essa especificação da atividade descrita ainda seria insuficiente para lhe propiciar legitimidade ad adquirendum, pois distante da atividade relacionado às marcas, quais sejam, o coméricio de produtos farmacêuticos.

Haveria a agravada de, ao menos, ter estabelecido, de modo direto ou por empresa por si controlada, o efetivo exercício da atividade farmacêutica, mas jamais de forma indireta ou mediata, por meio de arrendamento oneroso de sua marca para terceiros, os quias venham a exercer o comércio de produtos farmacêuticos integrantes das classes 35 (atividades relacionadas ao comércio farmacêutico) ou 44 (serviços relacionados ao varejo farmacêutico e atividades correlatas).

Quanto à alteração do objeto social promovida pela agravada em 2021 (evento 15, ANEXO2), em que passa a constar também “serviços farmacêuticos”, no intuito de convalidar os possíveis vícios de seus registros marcários, essa se mostra ineficaz para tanto, visto que, como dito, o exercício da atividade relacionada à marca deve efetivamente ocorrer desde o pedido de registro, devendo ser a ele contemporâneo.

Além disso, não basta a alteração do objeto social de uma empresa para que essa venha a ter legtimidade para requerer uma marca. Ela, de fato, deve exercer a atividade pertinente para requisitar a marca, em respeito ao princípio da verdade real e da correspondência da marca com a atividade. Este, aliás, é o entendimento consolidde desta Turma Especializada:

ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. PEDIDOS DE REGISTROS MARCÁRIOS. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 128 DA LEI Nº 9.279/96. INTELIGÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

O parágrafo único do art. 128 da LPI exige que o requerente de registro marcário exerça atividade compatível com a classe para a qual reivindica o registro da sua marca.

É razoável que a autoridade administrativa exija do requerente um mínimo de comprovação da sua atividade, com vistas a aferir a conformidade com a exigência da LPI.

Pedido de registro marcário não confere, nos termos da legislação brasileira,legitimidade para licenciamento de marca, não podendo ser reclamada violação inexistente contra direito que, aliás, não é líquido e nem é certo, até porque o registro poderia, eventualmente, ser indeferido.

Apelação e remessa necessária providas. 

(TRF2, APELMS 200551015071669, Primeira Turma Especializada, Rel. Juíza Federal Convocada Marcia Helena Nunes, DJU 13/12/2007).

E no caso em questão, a própria agravada admite que é administradora de franquias e presta “auxílio, (...) elabora estratégias  comerciais, propagandas e demais questões operacionais e financeiras, de modo a viabilizar aos pequenos empresários associados a captarem ótimos resutados”. Ou seja, não exerce a atividade de comércio de produtos farmacêuticos de fato.

Corrobora a tese de que a agravada não exerce o comércio de produtos farmacêuticos, pelo menos licitamente, o fato de não ter se desincumbido de demonstrar que possui autorização e registro na ANVISA – Agência de Vigilância Sanitária, tendo em vista que para a referida atividade é necessário o cumprimento de tal requisito, conforme art. 21 da Lei 5.991/73.

Em sua contestação no processo originário (processo 5030446-23.2023.4.02.5101/RJ, evento 29, CONT1), o INPI informou que  não indentificou irregularidades no exame da transferência de titularidade. Entretanto, apontou que “parte da premissa que as informações são verdadeiras como declarado no formulário de transferência”.

Nesse sentido, foi a conclusão do parecer técnico da autarquia marcária:

“Com relação à suposta violação ao Art. 128 §1º da LPI, destaca-se que documentação apresentada pela empresa Ré quando do depósito foram consideradas suficientes quanto à legitimidade para depositar o sinal e obter concessão da marca, para os produtos ou serviços designados, sendo considerada como verdadeira a declaração de exercício efetivo e lícito de atividade compatível com os produtos reivindicados”.

O INPI ainda salienta o seguinte (processo 5030446-23.2023.4.02.5101/RJ, evento 29, CONT2): “Nesse sentido, temos a ponderar que, além de toda a documentação trazida junto à petição inicial dos pedidos de registro da marca, tal formulário contém um campo que, quando assinalado pelo requerente, este declara, sob as penas da lei, exercer efetiva e licitamente atividade compatível com a classe e a especificação indicados”.

Portanto, quanto a análise do exercício de atividade condizente com a marca a ser transferida, a autarquia marcária agiu em conformidade com as disposições legais, tendo em vista que é dever do administrado expor os fatos conforme a verdade, de acordo com o art. 4º, inciso I, da Lei 9.784/99. Ou seja, a declaração do requerente de exercício de atividade correspondente ao registro é suficiente para atender o art. 128, § 1º, da LPI. 

A responsabilidade, administrativa e penal, é do requerente quanto às suas declarações. As suas declarações conscientes, ao não corresponderem à verdade, abre-se ensejo, inclusive, para a apuração de ilícito penal, a partir do momento no qual se revela a falsidade em contraposição à realidade. Sendo inverídicas as informações prestadas ao INPI, a má-fé é inexorável a macular o ato de registro.

Portanto, ao prestar informação falsa, não condizente com a verdade, com o intuito de obter vantagem econônica, ainda que não confessada, incorreu a requerente, ora agravada, em má-fé, o que afeta seu direito ao registro das marcas.

O art. 165, caput, da LPI, estabelece que “É nulo o registro que for concedido em desacordo com as disposições desta Lei”. Complementa a referida norma jurídica o art. 174, que assim dispõe: “Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão”.

Apesar de a legislação marcária nacional não estabelecer exceção ao direito de ação de nulidade de registro de marca, contados da data da concessão, a Convenção da União de Paris - CUP, da qual o Brasil é signatário, em seu artigo 6 bis (3) estabelece que “Não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má-fé”.

Nesse sentido, há precedentes deste E. TRF da 2ª Região afastando a prescrição pelo reconhecimetno da má-fé:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - ASSOCIAÇÃO MÉDICA - NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA - COLIDÊNCIA - ANTERIORIDADE DA AUTORA - INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO ANTE A MÁ-FÉ CONFIGURADA. - Apelações interpostas pela associação ré e pelo INPI, recurso adesivo interposto pela associação autora e remessa em face de sentença que julgou procedente o pedido, para declarar a nulidade do registro nº. 900.428.180, referente à marca mista SBDCC SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA CLÍNICO CIRÚRGICA, de titularidade da Ré, depositada em 01/08/2007 e concedida em 31/05/2011, sem direito ao uso exclusivo de "sociedade brasileira de dermatologia clínico cirúrgica", bem como a abster-se do uso da expressão SBDCC SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA CLÍNICO CIRÚRGICA "e/ou qualquer outra que reproduza ou imite, ainda que parcialmente, o nome empresarial ´SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA´ e a marca ´SBD SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA´". - No que tange à prescrição quinquenal da pretensão anulatória, esta é computada a partir da data da concessão do registro impugnado, consoante dispõe o artigo 174 da Lei nº 9.279/96, legislação que rege a matéria e, portanto, a prevalecer em relação à contagem de prazo comum. - Considerando que as associações privadas médicas em questão prestam serviços especializados de mesma natureza, bem como constatada a prioridade temporal em favor da Apelada/autora na utilização como marca e nome empresarial, e ainda, a impossibilidade de desconhecimento do privilégio anterior, percebe-se a má-fé  da Associação apelante/ré ao adotar signo muito parecido com o adotado pela Apelada/autora, tanto no aspecto nominal quanto figurativo, incidindo na vedação prevista no artigo 124, XIX, da LPI. - Inteligência dos artigos 124, XIX, XXIII e 174, todos da Lei nº 9279/96 c/c artigo 6ºbis (3) da CUP. - Constatado que a Apelante agiu com má-fé ao depositar a marca com sinal e estilização semelhantes a da Apelada, não havendo que se falar em prazo para cancelamento da marca anulanda, com base no artigo 174 da LPI, tendo em vista a previsão do artigo 6º bis (3) da Convenção da União de Paris, ante a impossibilidade de desconhecer a marca da Autora. - Desprovidas as apelações, o recurso adesivo e a remessa.

(AC - Apelação - Recursos - Processo Cível e do Trabalho 0074148-51.2016.4.02.5101, PAULO ESPIRITO SANTO, TRF2 - 1ª TURMA ESPECIALIZADA..ORGAO_JULGADOR:.)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL- APELAÇÃO CÍVEL- ADJUDICAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA-- PRESENÇA DA MÁ-FÉ NA AQUISIÇÃO DO REGISTRO MARCÁRIO PELA APELANTE - INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 6º BIS ITEM 3 DA CUP. 1-Recurso no qual se avalia se o registro da marca, objeto da lide, de titularidade da empresa CD WELD BRASIL AUTOMAÇÃO E TECNOLOGIA EM SONDAGEM LTDA., ocorreu de boa ou de má-fé, porquanto isso tem repercussão no prazo de prescrição para abstenção de uso comercial e/ou marca; 2- A empresa apelante alegou que a empresa apelada autorizou o registro da expressão "CLOOS" como marca e nome empresarial, porém, não foi possível encontrar, nos autos, documento que comprovasse que a 1ª autora autorizou o registro da marca "CLOOS" no INPI, o que veio a ser feito, sob o nº 902.296.280; 3-Os fatos trazidos aos autos e as informações fornecidas pela própria apelante, permitem concluir que a empresa CLOOS & DEUMA DO BRASIL LTDA. não poderia desconhecer a anterioridade do uso da marca "CLOOS" como nome patronímico e nome comercial da empresa apelada registrado na Alemanha, bem como que a mesma era detentora de registro internacional nº 916993, concedido em 2006, impeditiva de seu registro no Brasil, uma vez que representou a empresa apelada no Brasil durante alguns anos. Desta forma, pode-se afirmar que a empresa apelante quando do depósito de sua marca no INPI agiu com má-fé 4-Demonstrada a má-fé na obtenção do registro em questão, não há que se falar em prescrição na hipótese, uma vez que a consequência lógica da obtenção de registro marcário obtido com má-fé, será a proibição de que a empresa apelante perpetue o uso de sinal obtido indevidamente, 5- Apelação conhecida, mas não provida.

(AC - Apelação - Recursos - Processo Cível e do Trabalho 0133453-68.2013.4.02.5101, ABEL GOMES, TRF2 - 1ª TURMA ESPECIALIZADA..ORGAO_JULGADOR:.)

Sendo assim, estabeleceu-se a imprescritibilidade para ações de nulidade de marca cujos registros forma obtidos com má-fé.

Portanto, conforme fundamentado, considero que a agravada agiu imbuída de má-fé ao registrar suas marcas, ao declarar falsamente que exercia, ao tempo dos pedidos de registros, efetivamente a atividade farmacêutica, fazendo com que o INPI tenha se baseado em informação não verdadeira, falseando requisito essencial, a verdade, para a validade dos seus registros. Assim, é de se concluir pela imprescritibilidade de ação que venha requerer a nulidade dessas marcas.

Em relação aos registros nº^s 915953072, 9159532018 e 915953536, falta interesse de agir da agravante, tendo em vista que se tratam tão somente de pedidos junto ao INPI, ainda sem concessão de marca. Dessa forma, o adequado à agravante, nesses caso, é se apresentar como terceira interessada, no âmbito administrativo, em curso na autarquia marcária, para impugnar o pedido de deferimento e concessão das marcas.

Quanto aos registros nº^s 904630161, 904648451, 904648494, 904921654, 905988914, 909904600, 913890219, 913890626, 915952971, 915953323, 915953420, 915953536, 915953757, já concedidos pelo INPI, devido às razões acima mencionadas, esses merecem ser suspensos, inter partes, pois existente a probabilidade do direito de a agravante tê-los por declarados nulos.

Em  relação ao perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, presente o requisito citado, diante de iminete decisão na Justiça Comum Estadual que venha a condenar ou tenha condenado a agravante ao pagamento de indenização por violação de marcas que venham a ser consideradas nulas.

Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao agravo de insturmento para conceder a antecipação ds efeitos da tutela e, assim, suspender, inter partes, os efeitos dos registros das marcas nº^s 904630161, 904648451, 904648494, 904921654, 905988914, 909904600, 913890219, 913890626, 915952971, 915953323, 915953420, 915953536, 915953757, até o pronunciamento final do juízo competente.

Documento eletrônico assinado por MACARIO RAMOS JUDICE NETO, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001883744v9 e do código CRC 8ef03b9c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MACARIO RAMOS JUDICE NETO
Data e Hora: 20/5/2024, às 13:34:4

Agravo de Instrumento Nº 5006022-88.2023.4.02.0000/RJ

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5030446-23.2023.4.02.5101/RJ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. LEGITIMIDADE AD CAUSAM DA AGRAVANTE. REGISTRO DE MARCA. REQUISITO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RELACIONADA. REGISTROS OBTIDOS COM MÁ-FÉ. IMPRESCRITIBILIDADE DA AÇÃO DE NULIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A agravante tem legitimidade ad causam para impugnar a concessão dos registros marcários, contestanto a presença dos requisitos necessários para tanto, visto que o decisum irá impactar, ainda que indiretamente, em sua atividade comercial, afetando sua esfera de direitos, o que a classifica como interessada direta na questão.

2. O Art. 128, § 1º, da LPI, estabelece a exigência de que o requerente exerça, licitamente, atividade relacionada à marca, da qual se pretende a titularidade. A norma legal assim determina porque, sendo o registro um direito constituído para cumprir uma função, é através do exercício da atividade, seja ela comercial, industrial ou profissional, que surge o interesse na sua obtenção.

3. A Convenção da União de Paris - CUP, da qual o Brasil é signatário, em seu artigo 6 bis (3) estabelece que “Não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibilção de uso de marcas registratdas ou utilizadas de má-fé”. Portanto, trata-se de imprescritibilidade para ações de nulidade de marca cujos registros forma obtidos com má-fé.

4. A agravada agiu com má-fé ao registrar suas marcas, baseando-se em informação não verdadeira, a qual é requisito essencial para seus registros; conclui-se, portanto, pela imprescritibilidade de ação que venha requerer a nulidade dessas marcas.

5. Agravo de instrumento parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento ao agravo de insturmento para conceder a antecipação ds efeitos da tutela e, assim, suspender, inter partes, os efeitos dos registros das marcas nºs 904630161, 904648451, 904648494, 904921654, 905988914, 909904600, 913890219, 913890626, 915952971, 915953323, 915953420, 915953536, 915953757, até o pronunciamento final do juízo competente, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 15 de maio de 2024.

Documento eletrônico assinado por MACARIO RAMOS JUDICE NETO, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001883745v4 e do código CRC 15b53e99.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MACARIO RAMOS JUDICE NETO
Data e Hora: 20/5/2024, às 13:34:3

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 15/05/2024

Agravo de Instrumento Nº 5006022-88.2023.4.02.0000/RJ

RELATOR: Desembargador Federal MACARIO RAMOS JUDICE NETO

PRESIDENTE: Desembargadora Federal ANDREA CUNHA ESMERALDO

PROCURADOR(A): MARYLUCY SANTIAGO BARRA

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador Federal MACARIO RAMOS JUDICE NETO

Votante: Desembargador Federal MACARIO RAMOS JUDICE NETO

Votante: Juiz Federal MARCELO LUZIO MARQUES ARAUJO

Votante: Desembargadora Federal ANDREA CUNHA ESMERALDO

SANDRO VIEGAS DA SILVA

Secretário