Apelação Cível Nº 5022312-46.2019.4.02.5101/RJ
RELATOR: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS
RELATÓRIO
Trata-se de remessa necessária, ora tida por conhecida, e de apelação cível interposta por MILLENNIUM BRASIL EVENTOS LTDA, assistente litisconsorcial da parte ré (), em face da sentença proferida pelo Exmº. Juiz da 31ª Vara Federal/RJ, Marcelo Leonardo Tavares, nos autos da ação ajuizada por A. P. em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
A ação foi ajuizada objetivando a nulidade da decisão de indeferimento do pedido de registro nº 823.699.986, pertinente à marca nominativa "MILLENNIUM CIA SHOW", requerida pela parte autora, com o consequente deferimento do mesmo.
Para tanto, alegou a parte autora, em síntese:
1. A presente ação objetiva a nulidade do ato administrativo do INPI que, em sede de recurso, manteve o indeferimento do pedido de registro de nº 823.699.986, para a marca nominativa "MILLENIUM CIA SHOW", com base nos registros obstativos de nºs 823.149.072 da marca mista "MILÊNIO" e 819.380.890 da marca nominativa "MILLENIUM", ambos de titularidade da GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A., e subsidiariamente os registros nºs 823.063.178 e 823.351.386.
2. O Autor é pessoa física brasileira, titular de um grupo musical, uma banda de música - que há muito atua com a marca "MILLENNIUM CIA SHOW", de Foz do Iguaçu - PR. Uma das bandas mais requisitadas do sul do país, trabalhando principalmente nos três estados: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Atualmente também atua nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Bahia, sendo notável sua expansão pelo Brasil, além de atuar em países como Paraguai e Argentina.
3. A "MILLENNIUM CIA SHOW" iniciou suas atividades em Santa Rosa, no Paraguai, e no Brasil, em 1997. A banda foi fundada por filhos de imigrantes gaúchos, oriundos das regiões das missões do Rio Grande do Sul e após a gravação do seu segundo CD, devido ao transtorno das aduanas, a banda passou a residir permanentemente em Foz do Iguaçu/PR, mas atuando em quase todo mercado brasileiro e paraguaio.
4. A marca "MILLENNIUM CIA SHOW" é muito conhecida, através do grupo musical do autor, como se pode observar no endereço eletrônico https://milenniumcia.wixsite.com e nas diversas mídias sociais, e já lançou diversos CDS e DVDs, divulgando o seu trabalho, e de todos os integrantes.
5. O autor do grupo "MILLENNIUM CIA SHOW" vem, ao longo dos mais de 21 anos da sua existência, trabalhando exaustivamente na manutenção de seu conjunto marcário, realizando sua divulgação, seus shows, gravações de DVDs, CDs, investimento em equipe e equipamentos, o que inclui a compra e manutenção de um ônibus totalmente equipado para a divulgação, locomoção dos integrantes da banda, dos instrumentos, equipamentos de show, quando em turnê pela América do Sul.
6. Entre o depósito e o seu indeferimento em grau de recurso transcorreram-se 16 anos, extrapolando prazo razoável de apreciação do pedido.
7. A atividade de apresentação de espetáculos de música ao vivo do autor limita-se ao seu próprio grupo musical, que é de fato a sua atividade principal.
8. Nada é encontrado quando se busca no Google os parâmetros “MILLENIUM e MILÊNIO” e “TV GLOBO” ou “GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES”.
9. As marcas "MILÊNIO" e "MILLENIUM", por pertencer ao Grupo Globo de Comunicações, jamais seriam confundidas com a marca do grupo musical do autor – sendo uma delas mista, o que a distância mais ainda – teoria da distância.
10. Jamais o público em geral confundiria a banda MILLENIUM CIA SHOW do autor com uma empresa / marca de organização de eventos de titularidade do Grupo Globo. Impossível haver confusão, mesmo que estejam as marcas inseridas em mercados semelhantes / afins, portanto a coexistência deve ser admitida.
11. Com relação às anterioridades subsidiárias, o pedido de registro nº 823.351.386, da marca "MILENIUM", restou indeferido e arquivado, portanto, não deve ser considerado anterior ao pedido do autor. Já o o registro nº 823.063.178 da marca "MILLENIUM FESTIVAL", é composta por conjunto distinto (MILLENIUM + FESTIVAL), limitada a proteção de festival e eventos musicais e campanha beneficente educativa, enquanto a marca da do Autor é "MILLENIUM CIA SHOW" (MILLENIUM + CIA + SHOW) - limitada ao seu próprio grupo musical.
12. Jamais o público em geral confundiria a banda MILLENIUM CIA SHOW do autor com uma empresa / marca de organização de eventos musicais e campanha beneficente e educativa. Impossível haver confusão, mesmo que estejam as marcas inseridas em mercados semelhantes / afins, portanto, a coexistência deve ser admitida.
13. O registro apontado como obstáculo subsidiário é conjunto composto pela expressão "MILLENIUM" na classe 41, de titularidade do INSTITUTO FRANCO BRUNI, e convive pacificamente com os conjuntos “MILÊNIO" e "MILLENIUM" de titularidade da GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A., pelo princípio da isonomia no exame do INPI, por que não conviveriam pacificamente também com o grupo musical "MILLENIUM CIA SHOW"?
14. Através da simples análise da descrição da atividade econômica das partes é possível constatar a distintividade na prestação e que não há entre elas qualquer relação direta que possibilitaria a confusão entre o respectivo público consumidor, pois, ninguém contrataria um show da banda de música regional do autor pensando estar contratando um serviço do Grupo Globo de Comunicação - teoria da distância, não se pode considerar afins sob o ponto de vista mercadológico.
15. No caso em tela inexiste relação de concorrência, entre as empresas ou as pessoas, em razão das atividades sociais desenvolvidas, e de acordo com o princípio da especialidade o registro é lícito e possível.
16. O INPI, ao indeferir a marca em questão, ateve-se tão somente à coincidência nominativa da expressão "MILLENNIUM" isoladamante e não no conjunto pretendido pelo autor, tendo ignorado os demais aspectos que envolvem o símbolo em estudo.
17. No presente caso, o autor (e a titular das anterioridades que motivaram o indeferimento) não criou palavra nova, mas valeu-se de palavra (MILÊNIO / MILLENIUM / MILENIUM) de uso comum, corriqueiro e que isoladamente é desprovida de originalidade e de apropriação exclusiva para a formação de seu conjunto marcário, tornando-o distintivo - considerando o significado da expressão MILÊNIO / MILLENIUM / MILENIUM como "PERÍODO DE MIL ANOS".
18. O autor não tem interesse de retirar do mercado as expressões “MILLENNIUM" - "CIA" - "SHOW”, isoladamente, pretende apenas proteger o conjunto marcário por ele criado de acordo com a sua atividade mercadológica – "MILLENNIUM CIA SHOW" para banda musical.
19. As expressões MILÊNIO, MILENIUM, MILLENIUM, MILLENNIUM, em seus diversos conjuntos, induzem ou induziram a chegada do novo MILÊNIO – como um fato épico - é utilizada em diversas marcas, como sufixo, prefixo ou em diversas formas, nesta e em várias outras classes.
20. Outra marca do autor (Processo 914.222.872) foi indeferida, com a mesma alegação e com duas das anterioridades apontadas também no processo 823.699.986 (objeto da presente demanda), quais sejam: processo 823.149.072 ('MILÊNIO') e Processo 819.380.890 ('MILLENIUM'). Deste modo, na apreciação do Processo 914.222.872 – da marca "MILENNIUM CIA &HOW", as anterioridades apontadas, ressaltam a mesma inobservância do princípio da especialidade, da isonomia no exame, da segurança jurídica e a clara necessidade de uniformização das decisões.
No , foi deferido o pedido de tutela de urgência para sobrestar o andamento do processo de pedido de registro de nº 914.222.872 até o trânsito em julgado da presente ação, porquanto, em consulta ao sítio do INPI (www.inpi.gov.br), verificou-se que se trata da mesma marca "MILLENNIUM CIA SHOW" sob a configuração mista, tendo sido inicialmente indeferida com base nas mesmas anterioridades da marca objeto da lide, quais sejam, os registros 823.1490.72 e 819.380.890, uma vez que a decisão final na presente demanda pode interferir no julgamento definitivo do referido pedido de registro em âmbito administrativo, ainda que o registro nº 914.222.872 não faça parte da presente demanda.
No foi determinada a inclusão das empresas GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A e MILLENNIUM BRASIL EVENTOS LTDA como assistentes litisconsorciais da ré.
A sentença julgou procedente em parte o pedido ( e ), para declarar nulo o ato administrativo que indeferiu o pedido de registro nº 823699986 da parte autora e, consequentemente, promover o seu deferimento, com restrição da especificação estritamente para serviços de banda de música e grupo musical, por entender que:
1. Assiste razão à parte autora quando afirma que a análise de colidência entre as marcas deve levar em consideração os conjuntos marcários em sua integralidade. É certo que os termos "CIA" e "SHOW," isoladamente, são desprovidos de distintividade por serem descritivos para assinalar serviços de banda de música. Entretanto, quando combinados com outros elementos nominativos é capaz, sim, de agregar distintividade à marca, devendo ser considerado na análise global do sinal. No caso, a sua combinação com o termo "MILLENIUM" confere distanciamento ao sinal da demandante quando comparado com os sinais das rés ("MILÊNIO", "MILLENIUM" e "FESTIVAL MILLENNIUM CONCERT ROCK" - BRASIL M).
2. Quanto à análise de afinidade mercadológica, restou demonstrado pelo contexto fático que a atuação das partes litigantes no mercado é, na realidade, distinta o suficiente para não ensejar confusão entre os consumidores. Isso porque, apesar de o registro da autora ter sido requerido na mesma classe 41 dos registros das rés (que envolve serviços genéricos de divertimento, lazer, entretenimento, espetáculos, organização e produção de shows, exibições para fins culturais e educativos), o que se observa é que, na prática, a parte autora utiliza a marca "MILLENIUM CIA SHOW" para assinalar especificamente uma banda de música. Por outro lado, as demais marcas, em que pesem possuírem previsão para assinalar serviços de eventos e produção de shows, não se destinam a identificar grupo musical ou banda de música especificamente.
3. O princípio da especialidade não deve ser verificado com fundamento apenas em divergência ou convergência de classe entre os registros, pois a classe é uma construção para organizar a burocracia administrativa, indicando, a princípio, uma especificação da atividade a ser explorada. Assim é que não se comunga aqui do entendimento de que tão somente pelo fato de os registros terem sido feitos em classes semelhantes, isso bastaria para haver colidência a ser reprimida. A análise deve levar em consideração a existência ou não de afinidade entre os produtos e serviços assinalados na prática.
4. Não há risco de confusão entre as marcas, considerando-se que a parte autora se utiliza de seu sinal apenas para assinalar serviços de banda de música e grupo musical. Assim, não haveria impedimento para o deferimento de seu pedido de marca desde que promovida a devida restrição dos serviços abarcados pelo registro.
5. O próprio INPI parece entender pela possibilidade de convivência entre os sinais para tais segmentos de mercado, tendo em vista que chegou a conceder posteriormente, a terceiro, o registro 917639588, relativo à marca nominativa BANDA MILÊNIO, na classe NCL(11)41, para assinalar grupo musical. Considerando-se que o pedido de registro do autor nesse mesmo segmento de mercado é anterior ao registro já concedido pela autarquia, contendo termo semelhante, demonstra-se evidente, pelo princípio da isonomia, o direito do demandante ao deferimento da marca em tela para assinalar especificadamente serviço de banda de música.
6. Não há qualquer elemento nos autos que indique haver concorrência entre as partes, que fornecem serviços diferentes para mercados diversos. Tampouco foi apresentado qualquer relato sobre eventual colidência real de interesses no mercado. Não existe, ainda, indícios de que a parte autora tenha registrado conscientemente, como marca, termo semelhante ao das rés ou que tenha usado do signo propositalmente para fazer aproveitamento parasitário.
7. Importante levar em consideração, também, o tempo em que o sinal da autora existe no mercado, ao menos, desde 2001, sem que tenha havido qualquer demonstração fática de ocorrência de confusão ou associação indevida pelo público. Tudo isto corrobora a possibilidade de convivência pacífica entre os sinais em confronto, merecendo acolhimento o pedido formulado pelo autor.
8. Condeno o INPI e as assistentes litisconsorciais nas custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 20% sobre o valor atribuído à causa, pro rata, atualizados monetariamente, nos termos do art. 85, § 4º, III, e art. 87, §1º, do CPC.
Apelação de MILLENNIUM BRASIL EVENTOS LTDA (), assistente litisconsorcial da parte ré, pleiteando a reforma integral da sentença, com base nos seguintes argumentos:
1. Inicialmente, requereu a gratuidade de justiça.
2. Não houve comprovação de que o autor, ora apelado, é somente uma banda musical, tampouco das atividades a qual solicitou nas especificações de serviços prestados, junto ao processo, “grupo musical; apresentação de espetáculos os musicais ao vivo; divertimento (lazer); entretenimento; espetáculos; espetáculos; espetáculos [shows (ingl.)] (organização de -); exibições (organizações de) para fins culturais educativos; produção de shows”, exigência na LPI, pois os processos foram solicitados em nome de pessoa física, que não pode responder por todos esses serviços.
3. A parte autora/apelada não comprovou a alegação de que iniciou suas atividades em Santa Rosa, no Paraguai, e no Brasil, em 1997; de que foi fundada por filhos de imigrantes gaúchos, oriundos das regiões das missões do Rio Grande do Sul e após a gravação do seu segundo CD, devido ao transtorno das aduanas, a banda passou a residir permanentemente em Foz do Iguaçu/PR, mas atuando em quase todo mercado brasileiro e paraguaio.
4. Também não houve comprovação de que a banda conta com uma estrutura de primeira linha.
5. Questionou o porquê de o autor ter restringido o objeto do seu segundo pedido de registro à atividade de banda musical.
6. Não é aplicável o princípio da especialidade, pois a marca do apelado é cópia da marca da assistente litisconsorcial GLOBO, que é anterior, sendo que os serviços identificados por ambas as marcas sãs os mesmos, em que pese o apelado alegar ser somente uma banda musical.
7. O autor/apelado não diligenciou para diferenciar a especificação dos seus serviços.
8. O magistrado a quo não considerou as alegações da apelante, que foi incluída como assistente litisconsorcial da ré, no entanto, a condenou em custas.
9. A apelante não tem nada haver com este processo, sua empresa e suas atividades são bem posterior às do apelado, e mesmo sendo assistente litisconsorcial, em nada tem a acrescentar, ou modificar, pois, apesar de apontada sua marca, nada foi solicitado com relação a mesma, que permanece vigente e nem é anterioridade da marca do apelante, logo não é justo dividir despesas, por uma ação de anulação de ato administrativo, do processo do apelado, no qual a obrigação de fazer é do réu INPI, e não das assistente litisconsorciais.
O INPI informou que não tem interesse de recorrer ().
Contrarrazões de A. P. (), aduzindo, em resumo, que:
1. Os argumentos apresentados em sede de inicial foram todos devidamente comprovados no próprio corpo dessa, por meio de indicação de processos administrativos, websites e demais artifícios cabíveis, como facilmente verificável pela simples leitura da peça.
2. A apelante foi intimada de forma opcional para integrar a lide como assistente litisconsorcial.
3. A condenação sucumbencial da apelante se deu na forma do artigo 94 do CPC.
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL manifestou-se dizendo que não há, no presente caso, interesse público que justifique sua intervenção obrigatória ().
O pedido de gratuidade de justiça da apelante restou indeferido no , tendo a apelante comprovado o recolhimento do preparo no .
É o relatório.
Documento eletrônico assinado por FLAVIO OLIVEIRA LUCAS, Desembargador Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001659721v25 e do código CRC 22059ccd.
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