Apelação Cível Nº 5064006-92.2019.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por ACX Logística Comércio Importação e Exportação Ltda. (evento 85, OUT1) e apelação adesiva interposta por Xiaomi, Inc (evento 93, RECADESI1), contra sentença (evento 77, SENT1) proferida em ação proposta por Xiaomi, Inc em face de ACX Logística Comércio Importação e Exportação Ltda. e do INPI-Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Em síntese, a demanda versa sobre a validade dos atos do INPI que concederam os registros de nºs 909.476.322, 913.216.550, 909.476.675 e 905.258.282, relativos à marca de apresentação figurativa e mista , respectivamente, nas classes NCL(10)09, NCL(11)28, NCL(10)35, pelo INPI a ré ACX Logística.

Em sua petição inicial, a Xiaomi narra que sua marca "MI" é notoriamente conhecida e utilizada globalmente desde 2010, especialmente no segmento de smartphones e outros produtos eletrônicos, dado que se trata de uma líder de mercado no ramo de tecnologia, e que os registros obtidos pela ACX Logística constituem uma violação flagrante de seus direitos marcários, pois reproduzem, sem autorização, a marca "MI", caracterizada por sua distinção e reputação no mercado de eletrônicos. Argumenta ainda que argumenta que, devido à sua ampla atuação internacional e registros da marca em diversos países, incluindo o Brasil, a ré ACX Logística não poderia alegar desconhecimento da marca "MI".

Sustenta ainda que os registros foram depositados pela ACX Logística em clara demonstração de má-fé, visando beneficiar-se indevidamente da reputação e do valor associados à marca "MI", e que tal conduta caracterizaria concorrência desleal, pois busca se aproveitar da identidade e reputação da marca "MI" para confundir consumidores e obter vantagens comerciais indevidas.

Por fim, a Xiaomi aponta que a concessão dos registros à ACX Logística pelo INPI violaria os artigos 124, incisos XIX e XXIII, e 126, ambos da Lei da Propriedade Industrial (LPI), bem como o artigo 6º bis da Convenção da União de Paris (CUP), que protegem marcas notoriamente conhecidas de reprodução e imitação que possam causar confusão.

A ré ACX Logística apresentou contestação e reconvenção no evento 13, CONT1, aduzindo: (i) a impossibilidade de aplicação do art. 124, XIX, da LPI ao caso concreto, já que a anterioridade militaria em seu favor; (ii) a ausência de notoriedade das marcas da autora à dos pedidos de registros; (iii) a impossibilidade de aplicação da lei de direitos autorais; (iv) ter direito de exclusividade para a utilização da marca "MI" no território nacional, o que ensejaria a anulação dos registros nºs 906.415.802, 906.415.829, 906.415.870 e  906.4515.900, concedidos indevidamente pelo INPI à sociedade reconvinda, por caracterizarem violação aos arts. 124, XIX, e 129, ambos da LPI; (v) a  necessidade de condenação da Xiaomi, Inc a abster-se de utilizar a expressão “MI” e demais elementos visuais que se assemelham com aqueles usados pela reconvinte.

O Juízo de Origem, ao apreciar o mérito:

i) declarou extinto o processo sem exame do mérito, quanto ao pedido de indenização por danos materiais em face da empresa-ré;

ii) julgou procedente o pedido de declaração de nulidade dos registros nºs 905.258.282, 909.476.322, 909.476.675, 913.216.550, todos para a marca  , de titularidade da ré ACX Logística; 

iii) condenou a empresa ré em se abster do uso da expressão MI ou qualquer outra que se assemelhe ou se confunda com a marca anterior  da autora, sob pena de multa diária;

iv) julgou improcedentes os pedidos formulados em reconvenção. 

Para concluir pela nulidade dos atos administrativos que concederam os registros da ré ACX Logística, o MM. Juízo de Primeiro Grau levou em consideração os seguintes pontos: (i) reconheceu a incompetência da Justiça Federal para julgar o pedido de indenização formulado pela autora; (ii) rejeitou a tese de que a marca "MI" seria notoriamente conhecida no Brasil em 2012, por ausência de provas; (iii) apontou a violação ao inciso XXIII do art. 124 da LPI, na medida em que o sinal da ré ACX Logística reproduziria integralmente a marca utilizada e registrada  anteriormente, desde 2010, pela Xiaomi, Inc na China e em outros países, sendo praticamente idênticas, e que a ré não poderia desconhecer a marca "MI" da autora em razão de sua atividade empresarial, tendo em vista que atua no mesmo segmento de mercado; (iv)  a afinidade mercadológica entre os produtos e serviços identificados pelas marcas anulandas da ACX Logística com os identificados pela marca utilizada e registrada anteriormente pela Xiaomi em outros países, sendo claramente suscetível de causar confusão ou associação ao público consumidor; (v) a partir da declaração de nulidade do registro nº 905.258.282 da ré, por violação ao inciso XXIII do art. 124 da LPI, os registros de nºs 909.476.675 e 909.476.322 encontrariam, como anterioridade impeditiva, o registro nº 906.415.802 da empresa autora.

Quanto ao pedido reconvencional, o Juízo a quo ponderou que, com a anulação do registro nº 905.258.282, de titularidade da ré, já não subsistiria o fundamento para a análise do pedido, já que não haveria mais que se falar em existência de registro anterior de sua titularidade que pudesse obstar a concessão dos registros da autora com fundamento no que dispõe o inciso XIX do art. 124 da LPI.

Inconformada, ACX Logística Comércio Importação e Exportação Ltda. interpôs apelação (evento 85, OUT1) na qual alega, em síntese: (i) que a Xiaomi teria deixado de usar sua marca a partir do terceiro trimestre de 2021, conforme amplamente divulgado, e que, em razão do desuso da marca "MI", não haveria que se falar em qualquer nulidade de suas marcas; (ii) a ausência de elementos que comprovem que a ACX Logística conhecesse a marca da Xiaomi antes do depósito da marca, em setembro de 2012; (iii) que, em razão da necessidade de reconhecimento da validade dos seus registros anteriores, a reconvenção deve ser julgada procedente, e os registros da Xiaomi devem ser anulados.

A Xiaomi, Inc, por sua vez, interpôs apelação adesiva (evento 93, RECADESI1), na qual alega a competência da Justiça Federal para julgar pedidos de indenização por perdas e danos como consequência da declaração de nulidade de registros marcários, e requer a condenação da ACX Logística ao pagamento de indenização, para compor perdas e danos patrimoniais, inclusive lucros cessantes.

Contrarrazões de Xiaomi, Inc no evento 92, CONTRAZAP1.

Contrarrazões de ACX Logística Comércio Importação e Exportação Ltda. no evento 99, CONTRAZAP1.

Contrarrazões do INPI no evento 100, PET1.

Parecer do MPF no evento 6, PARECER1, deixando de opinar sobre o mérito e pugnando pelo prosseguimento do feito.

É o relatório. Peço dia.

Documento eletrônico assinado por SIMONE SCHREIBER, Desembargadora Federal Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001848997v15 e do código CRC 355c0ed0.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): SIMONE SCHREIBER
Data e Hora: 4/4/2024, às 13:35:56

Apelação Cível Nº 5064006-92.2019.4.02.5101/RJ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por ACX Logística Comércio Importação e Exportação Ltda. (evento 85, OUT1) e apelação adesiva interposta por Xiaomi, Inc (evento 93, RECADESI1), contra sentença (evento 77, SENT1) proferida em ação proposta por Xiaomi, Inc em face de ACX Logística Comércio Importação e Exportação Ltda. e do INPI-Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

​ ​O escopo da demanda é saber se os atos administrativos do INPI que concederam os registros de nºs 909.476.322, 913.216.550, 909.476.675 e 905.258.282, relativos à marca de apresentação figurativa e mista , respectivamente, nas classes NCL(10)09, NCL(11)28, NCL(10)35, são nulos, diante da alegação da autora Xiaomi, Inc de que importariam em violação aos artigos 124, incisos XIX e XXIII, e 126, ambos da Lei da Propriedade Industrial (LPI), bem como ao artigo 6º bis da Convenção da União de Paris (CUP).

PRELIMINARES

Alegação de competência da Justiça Federal para conhecer do pedido indenizatório

A apelante adesiva Xiaomi, Inc sustenta a competência da Justiça Federal para conhecer de todos os pedidos formulados na petição inicial, inclusive o pleito indenizatório, ao fundamento de que seria manifesto seu direito de se ver ressarcida pelos danos ocasionados em virtude das condutas ilícitas e dos atos fraudulentos praticados pela ACX Logística, e que tal entendimento decorreria da observância aos princípios da celeridade e economia processual.

O pedido de condenação de particular ao pagamento de indenização deixou de ser conhecido pelo Juízo de Origem nos seguintes termos:

Em relação aos pedidos de reparação por danos materiais e morais, comungo do entendimento segundo o qual a Justiça Federal não tem competência para conhecê-los e decidi-los, já que a demanda não afeta a Autarquia Federal (INPI) – CRFB, art. 109, I. Por esta razão, a competência pertence à Justiça Estadual. Cuida-se de aplicar a restrição fixada no art. 292, § 1º, II, do CPC.  

Neste sentido tem se manifestado o TRF – 2ª. Região, como pode ser observado no julgamento da REEX 2013.51.01.010671-0 pela 2ª. Turma Especializada:

REMESSA NECESSÁRIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA PEDIDO INDENIZATÓRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA PEDIDO DE ABSTENÇÃO. INPI DEVE FIGURAR COMO RÉU. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 124, V, DA LPI. VERIFICADA. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.

I – Trata-se de remessa necessária de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de nulidade do registro de marca n° 901.802.344, referente à marca “ANIMABC”, de titularidade do 2° réu, manteve a antecipação de tutela e condenou o 2° réu a se abster de utilizar a referida marca e ao pagamento de danos morais no montante de R$15.000,00 (quinze mil reais).

II – Conforme jurisprudência (REsp 1.888.105/RJ), a Justiça Federal é competente apenas para julgar as demandas de nulidade de registro de marca e de abstenção de uso, não o sendo em relação a eventuais pedidos indenizatórios.

III - Entendo que a sentença está correta ao manter sua posição de ré, especialmente porque um dos pedidos da presente demanda é justamente a nulidade de ato de concessão de registro de marca praticado pela autarquia. Além disso, uma sentença que declare a nulidade de tal ato terá como destinatário final o INPI, sendo necessário que figure na relação processual.

Pois bem.

No caso das ações ajuizadas com o objetivo de invalidar registro de marca, a jurisprudência se consolidou no sentido de reconhecer a competência da Justiça Federal para apreciar, de forma cumulativa, apenas o pedido de invalidação e o de abstenção de uso da marca tida por inválida, entendendo que pedidos de outras naturezas, incluindo os referentes à indenização por danos materiais e à reparação por dano moral, seriam de competência da Justiça Estadual.

Quanto à matéria, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou a tese, em julgamento de recurso vinculado à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 950), de que: "As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória."

Cumpre destacar que, com relação aos pedidos indenizatórios, o Relator, Min. Luís Felipe Salomão, entendeu que "é de competência da justiça estadual a apreciação de pedidos para determinação de abstenção de uso indevido de marca, desenho industrial e patente; perdas e danos; concorrência desleal, em vista da utilização indevida de sinais distintivos, que venham a ensejar desvio desleal de clientela; busca e apreensão de produtos sujeitos à ação cível e à ação penal" (grifo nosso).

O entendimento tem sido mantido por aquela Corte Superior, que em pronunciamento recente decidiu que: “[...] Pedido de indenização por danos morais e materiais que decorre não da nulidade do registro em si, mas, sim, de eventual utilização indevida da marca anteriormente registrada. [...] Embora seja possível a cumulação do pedido de nulidade de registro de marca com o pedido de abstenção de uso, em razão da previsão expressa do art. 173 da LPI, não se mostra possível a cumulação do pedido de indenização por danos materiais e morais. [...] Cumulação que apenas se mostra possível quando o mesmo juízo for competente para conhecer dos diferentes pedidos, o que não é o caso, considerando que a ação de nulidade deve tramitar, por força do art. 175 da LPI, na Justiça Federal. Inteligência do art. 292, § 1º, do CPC/73 (art. 327, § 1º, do CPC/15)” (STJ, Terceira Turma, Recurso Especial 1848033-RJ, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Julgamento em 19.10.2021, DJe de 12.11.2021).

Desta forma, agiu corretamente o magistrado de primeiro grau ao reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Federal para apreciar o pedido de condenação da sociedade ré ao pagamento de indenização por violação de direito marcário, não assistindo razão à apelante adesiva.

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Do pedido de declaração de nulidade dos atos administrativos que concederam os registros de nºs 909.476.322, 913.216.550, 909.476.675 e 905.258.282

Como se verá a seguir, em relação ao mérito a sentença deve ser mantida integralmente, por seus próprios fundamentos, além dos que adiciono a seguir.

As marcas desempenham dúplice papel na ordem econômica brasileira, servindo não apenas como ferramenta concorrencial, vez que permitem a distinção de produtos e serviços, mas também como instrumento de proteção ao consumidor, pois permitem que este possa adequadamente identificar o produto ou serviço que efetivamente deseja adquirir. Nesse sentido, dispõe Denis Barbosa:

A marca, ao designar um produto, mercadorias ou serviço, serve para em princípio para identificar a sua origem; mas, usada como propaganda, além de poder também identificar a origem, deve primordialmente incitar ao consumo, ou valorizar a atividade empresarial do titular.

Conforme a clássica justificativa do sistema de marcas, a proteção jurídica tem por finalidade em primeiro lugar proteger o investimento do empresário; em segundo lugar, garantir ao consumidor a capacidade de discernir o bom e o mau produto. O exercício equilibrado e compatível com a função social desta propriedade levaria a que o investimento em qualidade seria reconhecido.

(BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. Editora Lumen Juris, p. 698/699).

No caso concreto, reside a controvérsia em saber se os atos administrativos do INPI que concederam os registros de nºs 909.476.322, 913.216.550, 909.476.675 e 905.258.282, relativos à marca de apresentação figurativa e mista , respectivamente, nas classes NCL(10)09, NCL(11)28, NCL(10)35, são nulos, diante da alegação da autora Xiaomi, Inc de que importariam em violação aos artigos 124, incisos XIX e XXIII, e 126, ambos da Lei da Propriedade Industrial (LPI), bem como ao artigo 6º bis da Convenção da União de Paris (CUP).

Acerca do efetivo conhecimento da marca estrangeira “MI” por parte da apelante ACX Logística, concordo com os fundamentos apresentados pelo MM. Juízo de Primeiro Grau, notadamente quando chama atenção ao fato de que as marcas em conflito são praticamente idênticas, diferenciando-se apenas quanto às cores utilizadas, o que não se revela suficiente para distanciá-las.

Faço referência ao irretocável entendimento constante da sentença, cujos fundamentos, pela clareza, solidez e juridicidade, incorporo como razões de decidir:

"Na presente ação, resta demonstrada que a concessão dos registros 905.258.282, 909.476.322, 909.476.675, 913.216.550 para a marca mista e figurativa  violam o inciso XXIII do art.124 da LPI, o qual veda o registro como marca anterior, ainda que não registrada, que o requerente conhecia ou não poderia desconhecer:

Art. 124. Não são registráveis como marca: (...)

XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.” (Grifei.)

Destaca-se que o dispositivo acima não exige que a marca anteriormente usada e reproduzida seja registrada para a aplicação da proibição. Até mesmo porque, se assim o fosse, não haveria razão de ser de tal dispositivo legal, tendo em vista a previsão do art. 124, XIX, que já abrange essa hipótese.

A legislação de propriedade intelectual é baseada na normatização de condutas éticas. Em especial no que se refere à proteção marcária, o Direito proíbe e reprime atos de usurpação do esforço empresarial alheio e aqueles que possam confundir o público. A marca assim, cumpre duplo papel, o de servir de identificação a produtos e a serviços e o de proteger o consumidor. 

Um exemplo clássico de conduta merecedora de repressão, de acordo com a doutrina, é a daquele que deposita, com má-fé, pedido de registro de marca usada por outrem, tentando usurpá-la. É a denominada Regra de Pouillet, segundo a qual “afastando a hipótese de fraude, em que a marca tenha sido adotada por má-fé, visando à confusão com a marca estrangeira, ensina que o fato de ser a marca usada em outros países não impede que ela seja validamente adquirida por quem primeiro a empregue”. Segundo Pouillet, portanto, havendo adoção de marca com má-fé, visando à confusão, deve haver impedimento para registro. Ocorre que a prova da má-fé, entendida como ônus daquele que alega, nem sempre é fácil.

Considerando a dificuldade exposta acima, o art. 124, XXIII, da LPI, inovou no ordenamento jurídico. A previsão normativa tem o mérito de, em que pese estar apoiada moralmente na repressão à fraude e à má-fé, dispensar a própria prova da má-fé, substituindo-a pela necessidade de demonstração de que o depositante “evidentemente não poderia desconhecer [o signo alheio] em razão de sua atividade”. Dessa forma, o que era verdadeiro tormento para a defesa da marca – a prova da má-fé do depositante – foi substituído por um ônus de prova mais objetivo: a prova de que o depositante, em razão da atividade, não poderia desconhecer o signo de terceiro, mesmo em casos em que a marca primígena não seja notória. 

Em resumo, a disposição legal abandona a necessidade de avaliação processual da má-fé, da fraude, no pedido de registro de marca que reproduza o signo alheio. Ao inovar, o art. 124, XXIII, da LPI exige a demonstração de que o sinal não poderia deixar de ser do conhecimento do depositante. Assim, para que o sinal não possa ser registrado, três condições devem estar presentes: (i) seja imitação ou reprodução de marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade; (ii) o titular da proteção seja sediado ou domiciliado no território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, (iii) a marca deve se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca.  

No presente caso, as três condições encontram-se presentes. 

Em relação ao primeiro requisito, está preenchido, uma vez que o sinal  das marcas anulandas da parte corré reproduz integralmente a marca  utilizada e registrada  anteriormente, desde 2010, pela parte autora na China e em outros países (OUT12, Evento 1; OUT4 e 6, Evento 14), sendo praticamente idênticas. O que as diferencia são apenas as cores utilizadas para os sinais, o que não suficiente para afastar uma da outra considerando que a estilização das figuras é idêntica. 

Além disso, observa-se que a depositante dos registros anulandos não poderia desconhecer a marca MI da autora em razão de sua atividade empresarial, tendo em vista que a parte corré atua no mesmo segmento de mercado da autora relacionado a tecnologia de telefonia e eletrônicos (Evento 1, Contrato Social 2; Evento 13, Contrato Social 2). 

Somado a isso, há documentos juntados nos autos que demonstram que a empresa demandada evidentemente não poderia deixar de conhecer o signo , utilizado pela empresa autora antes do primeiro pedido do registro marcário efetuado por aquela junto ao INPI, em 10.09.2012, sob o número 905.258.282. 

Com efeito, observa-se, das matérias publicadas em sites brasileiros, incluindo site especializado em tecnologia, datadas de 16.08.2012 e 21.08.2012 (OUT19, Evento 1), acostadas pela parte autora, que elas destacam o lançamento à época  do smartphone MI2 pela empresa autora chinesa e o sucesso rápido alcançado por ela no mercado de smatphones, a fazer frente a outras famosas concorrentes, o que demonstra a projeção que alcançou nesse mercado na China como também internacionamente.

A rápida projeção internacional alcançada pela autora, constituída em 2010, resta também evidenciada pela matéria veiculada no site brasileiro do Olhar Digital de 2013 que destacou o alto volume de vendas de seus smartphones à época na China, o que demonstrava a necessidade de expansão do mercado internacional, por meio do e-commerce (Evento 1, OUT9, fls.02-03). 

Essa rápida expansão e destaque no mercado chinês de smartphones, amplamente divulgada em matérias veiculadas no Brasil desde 2012, não deixam dúvidas de que a corré, atuante no ramo tecnologia e eletrônicos, não poderia evidentemente deixar de conhecer essa marca da autora quando do depósito da 1ª marca anulanda. 

Quanto ao segundo ponto, a autora é sediada em país com o qual o Brasil mantém acordo e reciprocidade de tratamento, qual seja, a China. 

No que se refere ao terceiro ponto, verifica-se que os registros de nºs 905.258.282, 909.476.322, 909.476.675 das marcas mistas e figurativas da parte corré destinam-se a assinalar produtos e serviços relacionados a comércio de aparelhos elétricos e eletrônicos, que possuem afinidade direta com o objeto social da autora, que atua no ramo de tecnologia e eletrônicos.

O mesmo se pode inferir em relação ao registro marcário de nº 913.216.550, depositado, em 15.08.2017, pela corré relativo à marca figurativa .

Com efeito, esse registro marcário destina-se a assinalar produtos voltados a brinquedos, tais como bolas para jogos; bonecas e patinetes, entre outros, ocorre que a parte autora também efetuou o depósito de seu registro marcário na China, em 2012, não apenas para aparelhos celulares e eletrônicos,  como também para brinquedos (Evento 14, OUT4, fl.17-23), o que é demonstrado pela expansão da marca da autora no mercado, não se limitando a comercializar aparelhos de celular, mas também patinetes.

 Evidencia-se, portanto, a afinidade mercadológica entre os produtos e serviços identificados pelas marcas anulandas da corré com os identificados pela marca utilizada e registrada anteriormente pela parte autora em outros países, sendo claramente suscetível de causar confusão ou associação ao público consumidor. 

Dito isto, cabe abordar algumas questões levantadas pela empresa ré.

Em que pese a alegação da empresa ré de que não tinha conhecimento da marca da autora, alegando que à época ela apenas atuava na China, não é isso que se infere das provas dos autos. 

Além das matérias amplamente divulgadas no Brasil desde 2012 acerca da expansão da autora e sua marca MI no mercado, como visto linhas acima, é possível observar que o logotipo, estampado no smartphone lançado pela parte autora naquele mesmo ano, é de estilização idêntica a das marcas anulandas (Evento 1, OUT19, fl.6). Tal coincidência não é fruto do mero acaso. 

Não teria como, pouco tempo depois, em 10.09.2012, ou seja, pouco menos de um mês após o lançamento desse celular, que ocorreu em 16.08.2012 (Evento 1, OUT19, fl.2), por uma empresa estrangeira em franca expansão no mercado de celulares, anunciado em vários sites brasileiros, uma outra empresa brasileira, que também atua no ramo de tecnologia e eletrônicos, depositar registro marcário junto ao INPI destinado a proteger sinal idêntico ao da marca da autora, cujo desenho não é comum ou óbvio, sem que conhecesse a marca utilizada pela empresa autora. 

Outra prova disso é que a parte corré, ao efetuar o depósito dos seus registros , utilizou-se não apenas da mesma estilização da signo das marcas anteriores da autora  , como também da cor de fundo laranja e do desenho na cor branca, conforme apresentação do símbolo estampado em um dos celulares lançados à epoca, em 2012, pela empresa autora (Evento 1, OUT19, fl.9).

Tudo isso leva a crer que a corré não poderia desconhecer a marca utilizada pela autora. Os registros marcários da corré não tratam sequer de uma inspiração, mas de uma cópia flagrante do signo da marca de terceiro anteriormente utilizada em segmento de mercado afim, o que evidentemente pode induzir o consumidor a erro e à associação indevida. 

Por fim, também há que se rejeitar as alegações da corré ao afirmar que, em 2012, a marca da autora não seria ainda notoriamente conhecida no mercado e que ela ainda não atuava no mercado brasileiro, o que passou a ocorrer apenas em 2018. 

Com efeito, como visto mais acima, o inciso XXIII, art.124 da LPI não exige que a marca a ser protegida contra a apropriação de terceiros seja notoriamente conhecida no Brasil. E isso, inclusive, é corroborado no tópico da fundamentação desta sentença em que se tratou primeiro da falta de notoriedade para depois adentrar na alegada violação do inciso XXIII, art.124 da LPI.

Do mesmo modo, o inciso XXIII,art.124 da LPI também não exige que a detentora da marca a ser protegida esteja necessariamente atuando no Brasil. O que é necessário, para a incidência do dispositivo, é que a corré evidentemente não desconheça, por meio de suas atividades, ao proceder ao depósito de seu registro marcário no INPI, a marca da autora que poderia estar atuando nacionamente quanto internacionalmente, desde que, obviamente, seja domicialida em país que tenha acordo ou promessa de reciprocidade com o Brasil, o que configura o caso. 

Em suma, permitir a prevalência do interesse da ré, nesse caso, é permitir a associação indevida pelos consumidores. Isso fica evidente através do depósito, pela demandada, de signo já usado pela autora e que, pelas circunstâncias do caso concreto, ela não poderia deixar de conhecer, já que o sinal, à época do primeiro depósito do registro marcário e dos posteriores pela corré, rapidamente se consolidou pela autora perante público internacional.

Por esse motivo, devem ser anulados os 4 registros em questão, de nºs 905.258.282, 909.476.322, 909.476.675, 913.216.550, todos titularizados pela 1ª corré, com base no art. 124, XXIII, da LPI.  

Como consequência da procedência do pedido anulatório, deve ser julgado procedente o pedido de abstenção de uso pela empresa corré da expressão MI ou qualquer outra que se assemelhe ou se confunda com o sinal marcário utilizado anteriormente pela parte autora . 

Da aplicação do inciso XIX, art.124 da LPI, aos registros 909.476.675 e 909.476.322

Considerando, a partir da seção naterior da fundamentação, que o registro 905.258.282 da ré deva ser anulado por violação ao art. 124, XXIII, da LPI, os registros 909.476.675 e 909.476.322 encontrariam, como anterioridade impeditiva, o registro 906.415.802 da empresa autora.

A marca é um sinal que se apõe ao produto ou ao serviço para identificá-lo e, portanto, há que ser suficientemente característico para preencher tal finalidade. Sua função é distinguir. O caráter de distintividade é requisito legal consagrado no artigo 122, da Lei n° 9.279/1996 e não se pode registrar marca que já pertença a outro industrial, comerciante ou prestador de serviços. A distintividade da marca serve, assim, a um só tempo, tanto como proteção ao titular quanto também ao consumidor, que identifica com maior facilidade exatamente aquele produto ou serviço que pretenda adquirir. 

Nesse contexto, as normas de proteção marcária objetivam o estabelecimento de distinção entre produtos e/ou serviços destinados ao público consumidor, com a finalidade de rechaçar eventual prática de concorrência desleal, inclusive no que diz com o aproveitamento parasitário da receptividade de determinada marca já consolidada no mercado. Sob esse aspecto o registro da marca tem nítido conteúdo mercantil, além de função orientadora do consumidor na escolha de determinado produto ou serviço. 

Assim, consoante disposto no artigo 124 da LPI, não é registrável como marca:

“XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia.” 

Como se infere do dispositivo transcrito, a análise da colidência entre marcas tem como suporte fático, entre outros elementos, o grau de confusão entre os sinais em confronto. É dizer: a legislação vigente elege a suscetibilidade de confusão ou associação com marca alheia como fator para o impedimento do registro de expressão já usada por outro titular, observado o princípio da especialidade.  

A propósito, sobre a aplicação do inciso VI do art. 4º da Lei 8.078/1990, confira-se Clóvis Costa Rodrigues, in Concorrência Desleal, pág. 137:

“Devemos partir do princípio de que o público não se compõe somente de peritos, de especialistas, de homens de ciências e cultos, mas ao contrário, na sua grande maioria, o grande público se compõe de leigos, de desprevenidos, de espíritos desatentos, que procuram os produtos pelos nomes e quando não os dizem incompletos, pronunciam-nos errados, deles guardando, não raro, vaga reminiscência ou traços indecisos de sua feição gráfica e de suas cores."

Dito isto, são dois os aspectos merecedores da apreciação: (i) a reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, e (ii) a aposição sobre produto idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia.

No que tange ao aspecto da afinidade mercadológica, a marca anterior da parte autora  (registro 906.415.900) e a da corré (registro 909.476.675) foram concedidas para assinalar serviços idênticos e afins, no segmento de comércio de eletrônicos e dispositivos de informática.

O mesmo ocorre em em relação à marca anterior da autora também com o sinal   relativo ao registro 906.415.806  e a marca da parte corré de sinal  referente ao registro 909.476.322, tendo sido ambas concedidas na mesma classe NCL(10)09, com especificação para assinalar produtos relativos a aparelhos de GPS, câmeras e aparelhos de telefone. 

As empresas apresentam área de interseção de objeto social, conforme analisado em tópico acima que tratou sobre a violação ao art.124, XXIII da LPI. 

No que diz respeito ao aspecto da imitação, é igualmente forçoso reconhecer que os signos são colidentes, sendo praticamente idênticas, como também visto no tópico anterior. O que as diferencia apenas são as cores utilizadas, o que não é suficiente para distinguir uma da outra ante a estilização das figuras ser a mesma. 

Em síntese, os sinais são muito semelhantes e referem-se a segmento de mercado afins. O uso de ambos os sinais por sociedades diferentes para designar os mesmos produtos e serviços poderá causar confusão no mercado. 

Na hipótese, o risco de confusão entre os registros marcários ora citados restou igualmente identificado pelo próprio INPI, que reconheceu a parcial procedência do pedido autoral para anular os registros marcários da corré de nºs 909.476.675 e 909.476.322 em sua peça de resposta (Evento 29)."

Considerando que as marcas em conflito são praticamente idênticas e que o mercado de atuação é o mesmo – segmento de comércio de eletrônicos e dispositivos de informática – entendo indubitável o risco de confusão ou associação indevida por parte do público consumidor, restando configurada a vedação contida inciso XXIII do art. 124 da LPI.

Esse entendimento não é alterado pelos argumentos constantes na apelação, no sentido de que a Xiaomi, Inc teria deixado de utilizar a marca "MI" a partir do terceiro trimestre de 2021.

Ao contrário do alegado pela ACX Logistica, as notícias juntadas aos autos apenas indicam que a autora deixará de empregar a marca para identificar especificamente aparelhos celulares, no entanto seu escopo de atuação é muito mais amplo, de modo que é indevido concluir que a parte teria "abandonado" o signo. 

Com efeito, embora a sentença de primeiro grau tenha sido proferida em 13/09/2021, e o recurso de apelação juntado em 15/10/2021, consulta ao site oficial da Xiaomi1 revela que esta mantém o uso do signo até os dias atuais, caindo por terra o argumento da ré apelante.

Por todas as razões já expostas, deve ser mantida a r. sentença.

Da condenação ao pagamento de honorários advocatícios

O STJ pacificou o entendimento, a propósito do previsto no § 11 do art. 85 do CPC/2015, a saber: “É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso” (AgInt no REsp 1.908.125/CE, rel. min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe de 01/07/2021).

No caso, considerando que a sentença recorrida foi proferida em 13/09/2021, já sob a vigência do CPC/2015, e em atenção ao disposto no art. 85, §2°, §3° e §11°, do referido diploma legal:

• Majoro os honorários sucumbenciais fixados pelo juízo sentenciante, no percentual de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, a serem pagos pela ré ACX Logística Comércio Importação e Exportação Ltda., para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor atualizado da causa.
• Majoro os honorários de sucumbência fixados na reconvenção, a serem pagos pela ré reconvinte, de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa.
• Majoro os honorários de sucumbência em favor dos advogados da sociedade ré, de 5% (cinco por cento) para 6% (seis por cento) do valor atualizado da causa, relativo ao pedido de indenização por danos materiais.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO à apelação da ACX Logística e NEGAR PROVIMENTO à apelação adesiva da Xiaomi, Inc.

Documento eletrônico assinado por SIMONE SCHREIBER, Desembargadora Federal Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001848998v15 e do código CRC 65321c5b.

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Apelação Cível Nº 5064006-92.2019.4.02.5101/RJ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PEDIDO DE REFORMA DE SENTENÇA QUE DECLAROU A INVALIDADE DE ATOS QUE CONCEDERAM REGISTROS PARA A MARCA DE APRESENTAÇÃO FIGURATIVA E MISTA "MI". INCONPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA JULGAR PEDIDOS INDENIZATÓRIOS EM FACE DE PARTICULAR, DECORRENTES DO USO INDEVIDO DE MARCA. MARCA QUE O REQUERENTE NÃO PODERIA DESCONHECER. VIOLAÇÃO AO ART. 124, XXIII, DA LPI. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA RÉ IMPROVIDO.

1. A ré interpôs apelação requerendo a reforma da sentença, ao fundamento de que a autora não teria demonstrado de maneira inequívoca que não poderia desconhecer a marca "MI", registrada em 2012 na China. A autora interpôs apelação adesiva requerendo a reforma da sentença no tocante à extinção do processo sem resolução do mérito, por incompetência absoluta da Justiça Federal, quanto ao pedido indenizatório.

2. A demanda versa sobre a validade dos atos do INPI que concederam os registros de nºs 909.476.322, 913.216.550, 909.476.675 e 905.258.282, relativos à marca de apresentação figurativa e mista , respectivamente, nas classes NCL(10)09, NCL(11)28, NCL(10)35, pelo INPI à sociedade ré. A autora aponta que a concessão dos registros mencionados violaria os artigos 124, incisos XIX e XXIII, e 126, ambos da Lei da Propriedade Industrial (LPI), bem como o artigo 6º bis da Convenção da União de Paris (CUP), que protegem marcas notoriamente conhecidas de reprodução e imitação que possam causar confusão.

3. Incompetência da Justiça Federal para apreciar o pedido de condenação da sociedade ré ao pagamento de indenização por danos materiais. O C. Superior Tribunal de Justiça firmou a tese, em julgamento de recurso vinculado à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 950), de que: "As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória."

4. A hipótese de irregistrabilidade contida no art. 124, XXIII, da LPI, que veda o registro da marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer, concretizando a norma proibitiva contida no art. 6° bis da CUP, visa proteger a o titular de marca não registrada no Brasil.

5. A depositante dos registros anulandos não poderia desconhecer a marca "MI" da autora em razão de sua atividade empresarial, tendo em vista que atua no mesmo segmento de mercado da autora, relacionado a tecnologia de telefonia e eletrônicos. Configurada a vedação contida inciso XXIII do art. 124 da LPI.

6. As marcas em conflito são praticamente idênticas, diferenciando-se apenas quanto às cores, e o mercado de atuação é o mesmo – segmento de comércio de eletrônicos e dispositivos de informática – restando patente o risco de confusão ou associação indevida por parte do público consumidor. 

7. As notícias juntadas aos autos apenas indicam que a autora deixará de empregar a marca para identificar especificamente aparelhos celulares, no entanto seu escopo de atuação é muito mais amplo, de modo que é indevido concluir que a parte teria "abandonado" o signo. 

8. Negado provimento à apelação. Negado provimento à apelação adesiva.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO à apelação da ACX Logística e NEGAR PROVIMENTO à apelação adesiva da Xiaomi, Inc, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 11 de abril de 2024.

Documento eletrônico assinado por SIMONE SCHREIBER, Desembargadora Federal Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001848999v7 e do código CRC cb270b45.

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EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 11/04/2024

Apelação Cível Nº 5064006-92.2019.4.02.5101/RJ

RELATOR: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

PRESIDENTE: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

PROCURADOR(A): VAGNER LEÃO DA COSTA

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

Votante: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

Votante: Juiz Federal ROGÉRIO TOBIAS DE CARVALHO

Votante: Desembargador Federal MACARIO RAMOS JUDICE NETO

IMPEDIDO: Juiz Federal MARCELO LEONARDO TAVARES

SANDRO VIEGAS DA SILVA

Secretário