Apelação Cível Nº 5069281-22.2019.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por C&C Casa e Construção Ltda. contra sentença (evento 43, SENT1) que, em ação movida por esta em face de Casanova Decorações Ltda. e do INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial, julgou improcedente o pedido, e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, em favor das rés.

Em síntese, a demanda trata da validade dos atos administrativos praticados pelo INPI que indeferiram os pedidos de registros nºs 823.362.329, 823.362.370 e 823.362.400, para as marcas de apresentação mista “CASANOVA C&C CASANOVA C&C”, “CASANOVA C&C CASANOVA C&C.” e “ C&C CASANOVA C&C CASANOVA”, com fundamento no art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/96.

A autora ajuizou a ação objetivando a declaração de nulidade dos referidos atos administrativos. Sustenta ser titular de diversos registros de marcas contendo o termo "casanova", em diferentes classes, e que o elemento central e distintivo de suas marcas é o termo "C&C", de modo que o termo "casanova", o qual encontra-se diluído na classe 24, é usado de forma secundária. Alega ainda que o termo "casanova", isoladamente, é considerado de uso comum e pouco distintivo, não fazendo jus a proteção e exclusividade de uso, e que isso afastaria o risco de confusão entre os pedidos de registro da autora e os registros da ré, tornando possível a convivência entre os signos e afastando a incidência do proibitivo contido  no art. 124, XIX, da LPI.

O INPI manifestou-se na origem pela improcedência do pedido, e sustentou que "do ponto de vista gráfico, tratam-se de marcas semelhantes, destinadas a assinalar os mesmos itens e outros afins, havendo possibilidade do consumidor adquirir produtos de determinado titular pensando terem sido produzidos por outro." Asseverou ainda que "o termo “CASANOVA”, isoladamente, não pode ser considerado de uso comum e pouco distintivo como marca. Trata-se de marca registrada, em vigência decenal, de apresentação nominativa, suficientemente distinta para assinalar os produtos enquadrados classe 27.10 (AN 051/81), quais sejam, cortinas e tapetes em geral e, desta forma, é passível de constituir anterioridade impeditiva ao deferimento de pedidos de marca colidentes depositados posteriormente, tal como aos citados pela autora" (evento 23, CONT1).

O Juízo de Origem julgou improcedente o pedido, reconhecendo a validade dos atos administrativos que indeferiram os registros nºs 823.362.329, 823.362.370 e 823.362.400, e condenou a autora a pagar as custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, em favor das rés.

Para reconhecer a validade dos atos de indeferimento dos registros já mencionados, o MM. Juízo de Primeiro Grau levou em consideração os seguintes pontos: (i) do ponto de vista gráfico, tratam-se de marcas semelhantes, destinadas a assinalar os mesmos itens e outros afins, havendo possibilidade do consumidor adquirir produtos de determinado titular pensando terem sido produzidos por outro; (ii) os sinais não não possuem suficiente distintividade em relação à marca “CASANOVA”, apontada como impeditiva; (iii)  os pedidos objeto da ação não possuem elementos suficientes em sua composição para se diferenciarem das anterioridades de sinal “CASANOVA”, de classificações correlatas.

Inconformada, C&C Casa e Construção Ltda. interpôs apelação (evento 65, REC1) na qual alega, em síntese: (i) que a distintividade dos sinais pretendidos é oriunda do termo "C&C", que funciona como elemento central; (ii) ser titular de diversos registros para a marca "C&C CASANOVA", inclusive em classes que incluiriam "cortinas e tapetes em geral"; (iii) que o próprio INPI, ao conceder registro diverso de sua titularidade para marca mista "C&C CASANOVA", apostilou em tal registro que o direito do uso exclusivo referia-se apenas ao termo "C&C"; (iv) que ao realizar o exame de colidência entre os sinais, a autarquia ré teria levado em consideração somente os elementos nominativos; (v) que a impressão de conjunto das marcas, compostas pelo termo secundário "CASANOVA" associado ao termo distinto "C&C", com configuração visual distinta e com reivindicação de cores para elementos que as compõem, é suficientemente distinto; (vi) ser titular de inúmeros registros de marcas que assinalam produtos ou serviços afins aos reivindicados pelos pedidos de registros, de modo que as marcas "C&C CASANOVA" já coexistiriam pacificamente com as marcas de titularidade da apelada há 20 anos no mercado, sem que essa coexistência jamais tenha causado confusão ou indevida associação no consumidor.

Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões do INPI no evento 75, CONTRAZ1.

No evento 6, PARECER1​, o MPF apresentou parecer deixando de opinar sobre o mérito do recurso.

É o relatório. Peço dia.

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Apelação Cível Nº 5069281-22.2019.4.02.5101/RJ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por C&C Casa e Construção Ltda. contra sentença (evento 43, SENT1) que, em ação movida por esta em face de Casanova Decorações Ltda. e do INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial, julgou improcedente o pedido, e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, em favor das rés.

​ ​O escopo da demanda é saber se os atos administrativos praticados pelo INPI que indeferiram os pedidos de registros nºs 823.362.329, 823.362.370 e 823.362.400, para as marcas de apresentação mista “CASANOVA C&C CASANOVA C&C”, “CASANOVA C&C CASANOVA C&C.” e “ C&C CASANOVA C&C CASANOVA”, com fundamento no art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/96, são nulos.

Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Como se verá a seguir, em relação ao mérito a sentença deve ser reformada, pelas razões que passo a apresentar.

Do pedido de declaração de nulidade dos atos administrativos que indeferiram os pedidos de registros nºs 823.362.329, 823.362.370 e 823.362.400

As marcas desempenham dúplice papel na ordem econômica brasileira, servindo não apenas como ferramenta concorrencial, vez que permitem a distinção de produtos e serviços, mas também como instrumento de proteção ao consumidor, pois permitem que este possa adequadamente identificar o produto ou serviço que efetivamente deseja adquirir. Nesse sentido, dispõe Denis Barbosa:

A marca, ao designar um produto, mercadorias ou serviço, serve para em princípio para identificar a sua origem; mas, usada como propaganda, além de poder também identificar a origem, deve primordialmente incitar ao consumo, ou valorizar a atividade empresarial do titular.

Conforme a clássica justificativa do sistema de marcas, a proteção jurídica tem por finalidade em primeiro lugar proteger o investimento do empresário; em segundo lugar, garantir ao consumidor a capacidade de discernir o bom e o mau produto. O exercício equilibrado e compatível com a função social desta propriedade levaria a que o investimento em qualidade seria reconhecido.

(BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. Editora Lumen Juris, p. 698/699).

No caso concreto, reside a controvérsia em saber os atos administrativos do INPI que indeferiram os pedidos de registros nºs 823.362.329, 823.362.370 e 823.362.400, com fundamento no que prevê o art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/96, são nulos. 

As informações relevantes sobre os pedidos de registros referidos podem ser assim resumidas:

Número	Prioridade	Marca	Situação	Classe e Especificação
823.362.329	01/11/2000	"CASANOVA C&C CASANOVA C&C"	Pedido de registro de marca indeferido com base no art. 124, XIX da LPI; mantido em grau de recurso	NCL(7)24 CAPAS PARA ALMOFADAS, CAPAS PARA MÓVEIS EM TECIDOS, COBERTAS DE CAMA, CORTINAS DE MATERIAIS TÊXTEIS OU PLÁSTICOS, CORTINAS EM TECIDOS TRANSPARENTES, PERSIANAS DE MATÉRIAS TÊXTEIS.
824.967.569	01/11/2000	"CASANOVA C&C CASANOVA C&C"	Pedido de registro de marca indeferido com base no art. 124, XIX da LPI; mantido em grau de recurso	NCL(7)24 CAPAS PARA ALMOFADAS, CAPAS PARA MÓVEIS EM TECIDOS, COBERTAS DE CAMA, CORTINAS DE MATERIAIS TÊXTEIS OU PLÁSTICOS, CORTINAS EM TECIDOS TRANSPARENTES, PERSIANAS DE MATÉRIAS TÊXTEIS.
823.362.400	01/11/2000	"C & C CASANOVA C & C CASANOVA"	Pedido de registro de marca indeferido com base no art. 124, XIX da LPI; mantido em grau de recurso	NCL(7)24 CAPAS PARA ALMOFADAS, CAPAS PARA MÓVEIS EM TECIDOS, COBERTAS DE CAMA, CORTINAS DE MATERIAIS TÊXTEIS OU PLÁSTICOS, CORTINAS EM TECIDOS TRANSPARENTES, PERSIANAS DE MATÉRIAS TÊXTEIS.

Ao justificar o indeferimento, o INPI apontou a existência dos registros anteriores de nºs 006.963.153 e 007.030.134, de titularidade da ré apelada Casanova Decorações Ltda., nas classes (10) 27 e (8) 24, para a marca de apresentação nominativa "CASANOVA", sendo relevante apontar que o segundo teve sua caducidade reconhecida em 2008.

As informações relevantes sobre as anterioridades apontadas pelo INPI podem ser assim resumidas:

O art. 124, XIX, da LPI, veda o registro como marca de “reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia”.

Assim, para que haja a incidência da hipótese de irregistrabilidade marcária do art. 124, XIX, da LPI, é necessário que: (i) o sinal distintivo consista em reprodução ou imitação, ainda que com acréscimo, de uma marca já registrada; (ii) que o mercado em que são oferecidos os produtos ou serviços assinalados pelas marcas seja idêntico, semelhante ou afim; e (iii) essa reprodução ou imitação seja suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca já registrada.

Como o registro nº 007.030.134 encontra-se extinto, não será utilizado como parâmetro para verificação de ocorrência de violação ao dispositivo em comento.

Considerando que a anterioridade é definida pela data do depósito, a despeito de quando a concessão venha efetivamente a ocorrer, temos que a anterioridade milita em favor do registro de titularidade da ré apelada, uma vez que foi depositado em 18/11/1977, enquanto os registros da apelante foram depositados apenas no ano 2000.

Prosseguindo na análise, resta claro que os registros pretendidos e o registro anterior da apelada buscam assinalar produtos no mesmo segmento de mercado – comércio de artigos para cama, mesa e banho, tapetes, cortinas, capas para almofadas etc. –, razão pela qual afasta-se a incidência do princípio da especialidade.

Apreciadas sucessivamente as marcas, constato que os registros pretendidos pela autora são suficientemente distintos da marca "CASANOVA" da empresa ré, especialmente dado o caráter evocativo e/ou de uso comum dos elementos que integram o registro apontado como anterioridade impeditiva, restando afastada a suscetibilidade de confusão (incapacidade de reconhecer diferenças ou distinções) ou associação indevida (estabelecimento de correspondência com a marca anterior) por parte do público consumidor.

Sendo inequívoca a natureza evocativa da marca "CASANOVA" no segmento de mercado em que as partes atuam, evidente também ser ela inapropriável a título exclusivo, devendo suportar o ônus da convivência com outras marcas assemelhadas ou mesmo formadas com o mesmo signo ou qualquer uma das partículas que a compõem, acrescido de outros elementos nominativos e/ou figurativos, como na hipótese dos autos.

É necessário considerar que os pedidos de registros nºs 823.362.329, 823.362.370 e 823.362.400 são de apresentação mista, possuindo importante aspecto figurativo que não pode ser ignorado.

Nesse particular, entendo que o elemento figurativo que compõe as marcas da apelante rechaça qualquer risco de confusão com o signo da apelada, uma vez que é composta pela estilização de seu elemento nominativo (“C&C CASANOVA”), bem como apresenta formas geométricas, cores e a figura de uma casa, conferindo-lhe suficiente distintividade. Confira-se:

Desta forma, entendo existir suficiente distinção entre os signos, a permitir a convivência pacífica de ambos, uma vez que os conjuntos marcários, considerados como um todo, causam uma impressão geral distinta, dado que a pronúncia dos elementos nominativos é distinta e a apresentação mista dos registros pretendidos pela autora apelante emprega elementos visuais que os diferenciam do registro anterior da apelada.

Merece atenção ainda o fato de que os registros pretendidos são idênticos a diversos outros registros de titularidade da apelante e depositados nas mais variadas classes, inclusive para designar produtos do mesmo gênero, a partir do ano 2000, não havendo nos autos notícia de confusão ou associação indevida pelo público consumidor, o que afasta qualquer presunção de risco de confusão/associação e revela a possibilidade de coexistência entre as marcas. 

Desta forma, ponderadas as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, reputo incorreto o ato da autarquia que concluiu pelo indeferimento dos pedidos de registro marcário da empresa autora, por não constatada a infringência ao inciso XIX do art.124, da LPI,  devendo ser acolhida a pretensão autoral e reformada a r. sentença, para que os pedidos contidos na inicial sejam julgados procedentes.

Da condenação ao pagamento de honorários advocatícios

Invertida a sucumbência, impõe-se a condenação das apeladas, incluindo o INPI, ao pagamento em igual proporção de honorários advocatícios, fixados no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º e §4°, III, do CPC, sendo certo que tal montante já contempla o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Destaco que a condenação do INPI ao pagamento de honorários dá-se em razão de ter apresentado oposição à procedência do pedido autoral.

Pelo exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO.

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Apelação Cível Nº 5069281-22.2019.4.02.5101/RJ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE INDEFERIRAM REGISTROS PARA MARCAS DE APRESENTAÇÃO MISTA "C&C CASANOVA". MARCAS SUFICIENTEMENTE DISTINTAS. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 124, XIX, DA LPI. DADO PROVIMENTO À APELAÇÃO.

1. A demanda trata da validade dos atos administrativos praticados pelo INPI que indeferiram os pedidos de registros nºs 823.362.329, 823.362.370 e 823.362.400, para as marcas de apresentação mista “CASANOVA C&C CASANOVA C&C”, “CASANOVA C&C CASANOVA C&C.” e “ C&C CASANOVA C&C CASANOVA”, com fundamento no art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/96. A autora ajuizou a ação objetivando a declaração de nulidade dos referidos atos administrativos. Sustenta ser titular de diversos registros de marcas contendo o termo "casanova", em diferentes classes, e que o elemento central e distintivo de suas marcas é o termo "C&C", de modo que o termo "casanova", o qual encontra-se diluído na classe 24, é usado de forma secundária. Alega ainda que o termo "casanova", isoladamente, é considerado de uso comum e pouco distintivo, não fazendo jus a proteção e exclusividade de uso, e que isso afastaria o risco de confusão entre os pedidos de registro da autora e os registros da ré, tornando possível a convivência entre os signos e afastando a incidência do proibitivo contido  no art. 124, XIX, da LPI.

2. O INPI manifestou-se pela improcedência do pedido, e sustentou que "do ponto de vista gráfico, tratam-se de marcas semelhantes, destinadas a assinalar os mesmos itens e outros afins, havendo possibilidade do consumidor adquirir produtos de determinado titular pensando terem sido produzidos por outro." Asseverou ainda que "o termo “CASANOVA”, isoladamente, não pode ser considerado de uso comum e pouco distintivo como marca. Trata-se de marca registrada, em vigência decenal, de apresentação nominativa, suficientemente distinta para assinalar os produtos enquadrados classe 27.10 (AN 051/81), quais sejam, cortinas e tapetes em geral e, desta forma, é passível de constituir anterioridade impeditiva ao deferimento de pedidos de marca colidentes depositados posteriormente, tal como aos citados pela autora". 

3. Sendo inequívoca a natureza evocativa da marca "CASANOVA" no segmento de mercado em que as partes atuam, evidente também ser ela inapropriável a título exclusivo, devendo suportar o ônus da convivência com outras marcas assemelhadas ou mesmo formadas com o mesmo signo ou qualquer uma das partículas que a compõem, acrescido de outros elementos nominativos e/ou figurativos, como na hipótese dos autos. O elemento figurativo que compõe as marcas da apelante rechaça qualquer risco de confusão com o signo da apelada, uma vez que é composta pela estilização de seu elemento nominativo (“C&C CASANOVA”), bem como apresenta formas geométricas, cores e a figura de uma casa, conferindo-lhe suficiente distintividade.

4. Merece atenção ainda o fato de que os registros pretendidos são idênticos a diversos outros registros de titularidade da apelante e depositados nas mais variadas classes, inclusive para designar produtos do mesmo gênero, a partir do ano 2000, não havendo nos autos notícia de confusão ou associação indevida pelo público consumidor, o que afasta qualquer presunção de risco de confusão/associação e revela a possibilidade de coexistência entre as marcas. 

5. Ponderadas as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, incorreto o ato da autarquia que concluiu pelo indeferimento dos pedidos de registro marcário da empresa autora, por não constatada a infringência ao inciso XIX do art.124, da LPI,  devendo ser acolhida a pretensão autoral e reformada a r. sentença

6. Dado provimento à apelação.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 07 de novembro de 2023.

Documento eletrônico assinado por SIMONE SCHREIBER, Desembargadora Federal Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001681379v3 e do código CRC 7ca590f4.

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EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 07/11/2023

Apelação Cível Nº 5069281-22.2019.4.02.5101/RJ

RELATOR: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

PRESIDENTE: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

PROCURADOR(A): MARCIA MORGADO MIRANDA

PREFERÊNCIA: FELIPE BARROS OQUENDO por C & C CASA E CONSTRUCAO LTDA.

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

Votante: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

Votante: Desembargadora Federal ANDREA CUNHA ESMERALDO

Votante: Desembargador Federal MACARIO RAMOS JUDICE NETO

SANDRO VIEGAS DA SILVA

Secretário