Apelação Cível Nº 5067919-82.2019.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por RESTAURANTE MESTRE DA COSTELA LTDA. em face da sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade do ato administrativo do INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial que declarou nulos os registros nº 826.183.930 e 904.465.454, para marca BERLIN COSTELARIA, de titularidade da ora Apelante. Ademais, a sociedade ré foi condenada ao pagamento das despesas processais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, divididos igualmente entre os réus (evento 108, SENT1).

Os embargos de declaração opostos (evento 113, EMBDECL1) foram desprovidos (evento 116, SENT1).

Em suas razões recursais (evento 123, APELAÇÃO1), a Apelante pugnou pela reforma da sentença, aduzindo, em síntese, que a marca BERLIN COSTELARIA, de sua titularidade, é conhecida em toda a região da grande São Paulo, desde meados de 1996, quando iniciou suas atividades no município de São Bernardo do Campo - SP, tendo por público-alvo os universitários do ABC. Relatou que, devido ao sucesso obtido, registrou a marca mista BERLIN COSTELARIA junto ao INPI em 04.03.2004, cuja concessão se deu em 09.12.2014 (registro n.º 826.183.930), e firmou parceria com dois estabelecimentos situados no estado de São Paulo, um estabelecido em Santo André e outro em Sorocaba, os quais adotavam, irregularmente, a marca BERLIN COSTELARIA, entre elas a Casa Berlin Restaurante Ltda., sociedade empresária constituída, entre outros, pelo sócio retirante da ora Apelante, Adilson Cicoti Guimarães, que também participou da sociedade empresária Berlin Costelaria Ltda. Informou que o uso da marca BERLIN COSTELARIA "já era de conhecimento do sócio retirante e que todos os atos posteriores foram munidos de má-fé, pois mesmo ciente da realização do pedido de registro da marca, sorrateiramente criou-se uma outra empresa com o mesmo nome comercial" e com identidade visual.  Defendeu ter direito de precedência ao uso da marca BERLIN COSTELARIA, por utilizá-la há mais de 08 (oito) anos da data da constituição da sociedade empresária Berlin Costelaria Ltda. Argumentou, ainda, que a condutas perpetradas pela sociedade empresária BERLIN COSTELARIA LTDA. são imorais e antiéticas, pois "não se trata de mero exercício de direito da Apelada BERLIN COSTELARIA LTDA, uma vez que incide em ilícitos, condutas repelidas pelo ordenamento jurídico brasileiro, revelando a gravidade dos atos praticados pela Apelada que lesam não só a Apelante, mas também a Ordem Econômica, pois, a imitação com o claro intuito de se beneficiar perante consumidores e fornecedores, configura CONCORRÊNCIA DESLEAL, também tipificada como crime na Lei nº 9279/96".

Contrarrazões apresentadas pelo INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial (evento 130, CONTRAZ1).

Intimado, o Ministério Público Federal, em seu parecer, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto (evento 10, PROMOÇÃO1).

É o relatório. Peço dia para julgamento. 

Documento eletrônico assinado por KARLA NANCI GRANDO, Juíza Federal Convocada, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001622355v24 e do código CRC e5ec09c6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): KARLA NANCI GRANDO
Data e Hora: 30/10/2023, às 13:42:42

Apelação Cível Nº 5067919-82.2019.4.02.5101/RJ

VOTO

​Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por RESTAURANTE MESTRE DA COSTELA LTDA. em face da sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade do ato administrativo do INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial que declarou nulos os registros nº 826.183.930 e 904.465.454, para marca "BERLIN COSTELARIA", de titularidade da ora Apelante.

Inicialmente, conheço do recurso de apelação interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia dos autos cinge-se em perquirir a legalidade do ato administrativo do INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial que declarou nulos os registros nº 826.183.930 (depósito: 04.03.2004; concessão: 09.12.2014) e 904.465.454 (depósito: 20.01.2012; concessão: 27.10.2015), para marca mista BERLIN COSTELARIA, de propriedade de Restaurante Mestre da Costela Ltda., ora Apelante, sob o fundamento de ser o signo repetição do nome empresarial da sociedade empresária BERLIN COSTELARIA LTDA., devidamente constituída em 06.11.2003 (evento 79, ANEXO2).

Registre-se que, a despeito da diferença conceitual e protetiva entre marcas e nome empresarial, a finalidade é idêntica e consiste na salvaguarda dos interesses próprios do titular contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela, e na defesa dos consumidores (função social), de forma que possam aferir a origem e a qualidade os produtos/serviços que lhes são ofertados, distinguindo-os uns dos outros.

Neste contexto, a Lei nº 9.279/96, artigo 124, V, proíbe o registro como marca "a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos" (artigo 124, V, da Lei n.º 9.279/96).

Destaque que o dispositivo, ao circunscrever o impedimento de identidade nominativa aos casos suscetíveis de causar confusão e associação, confere o mesmo tratamento relativo às marcas, de forma que o conflito entre nome empresarial e marca deve ser dirimido pelos mesmos critérios, quais sejam:  (i) da anterioridade do registro (sistema atributivo), segundo o qual àquele que primeiro registrar uma marca terá o direito exclusivo sobre seu uso; (ii) da territorialidade, relacionado ao âmbito de proteção, sendo que a marca possui proteção em todo o território nacional (artigo 129, caput, da LPI). Vale ressaltar que a proteção do nome empresarial, como regra, é circunscrita ao Estado  de competência da Junta Comercial perante a qual os atos constitutivos da sociedade empresária foram registrados, podendo, todavia, estender a todo território nacional se houver pedido complementar de arquivamento nas demais Juntas Comerciais das unidades federativas (artigo 1.166, caput e parágrafo único, do CC e artigo 61, §§1º e 2º do Decreto 1.800/96); (iii) da especialidade/especificidade, cuja proteção destina-se a impedir que marcas idênticas designem produtos ou serviços equivalentes e/ou similares (mesmo segmento mercadológico), suscetíveis de causar confusão no público-alvo.

Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça:

MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COLIDÊNCIA DE MARCAS E NOME EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE CONTRAFAÇÃO. SIGNO IMPUGNADO QUE CONSTITUI PATRONÍMICO DO REPRESENTANTE LEGAL DA RÉ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS LAYOUTS E PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELAS PARTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 7/STJ). ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. INVIABILIDADE DO EXAME. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Esta Corte tem entendimento de que eventual colidência entre nomes empresariais e marcas não deve ser solucionada somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levados em consideração os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários. Precedentes.
2. No caso, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de contrafação com base nas seguintes circunstâncias: a) o signo impugnado consiste em patronímico do representante legal da ré e vem sendo utilizado pela família, em outras sociedades empresárias, desde 1983; b) os layouts não se assemelham e as atividades comerciais são diversas e voltadas para públicos diferenciados (a autora explora ramo de moda e vestuário, inclusive no mercado internacional, destinado aos públicos masculino e feminino com alto poder aquisitivo, enquanto a ré explora o ramo de bolsas e sapatos destinados ao público feminino restrito de uma única loja no mercado local), inexistindo possibilidade de confusão ou dúvidas nos respectivos consumidores.
3. A modificação de tal entendimento, sobretudo quanto à intenção da agravada de criar associação errônea entre os sinais distintivos e à possibilidade de confusão entre os consumidores, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. O fato novo e superveniente, relativo à nulidade dos registros de marca da recorrida pelo INPI, não pode ser levado em consideração no julgamento do recurso especial, tendo em vista que, além de não haver manifestação acerca deles pelas instâncias ordinárias, não se mostra, por si só, apto a alterar o resultado do julgamento, embora pudesse ter nele alguma influência. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.265.680/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 18/5/2021.) (grifos nossos).

De se mencionar, nesse momento, que nosso ordenamento jurídico, ao adotar o sistema atributivo (anterioridade do registro), não o fez de forma absoluta, mitigando-o com o direito de precedência ou pré-uso, como uma exceção ao princípio do first to file, afastando a anterioridade do registro em relação àquele que, de boa-fé, usava o signo há pelo menos 06 (seis) meses, consoante se extrai do §1º, do artigo 129, da LPI:

§ 1º. Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro".

Em sentido idêntico, se posiciona o INPI em seu Manual de Marcas:

2.4.3. Sistema atributivo (...). Constitui-se exceção à regra o usuário de boa fé que comprovar a utilização anterior, há pelo menos 6 (seis) meses, de marca idêntica ou semelhante, para o mesmo fim, capaz de causar confusão ou associação indevida, nos termos do § 1º do Art. 129 da LPI:

Acrescente-se que o direito de precedência requer comprovação inegável do uso, sendo que "utilizações esporádicas ou casuais, portanto, não são suficientes para conferir a prerrogativa inerente ao direito de precedência, sendo estritamente necessário que o requerente prove que vem utilizando a marca em meio a uma atividade comercial devidamente estabelecida. Do contrário, correr-se-ia o risco de se criar uma indústria de 'reserva de marcas', na qual utentes meramente nominais ou casuais poderiam impugnar pedidos de registro de terceiros que efetivamente pretendem estabelecer um comércio sobre o signo distintivo, o que, além de não se coadunar com os ideais de justiça, estaria em pleno desacordo com os princípios norteadores do Direito marcário" (Comentários à lei da propriedade industrial. IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. 3ª ed. revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2013. p. 299/300).

Nessa ordem de ideias, conclui-se que quem utiliza regularmente uma marca, por mais de 06 (seis) meses, antes de registro realizado por terceiro, garante, desde que observados determinados requisitos, o direito de precedência.

​Fixadas tais premissas, passa-se ao caso concreto.

A anterioridade da inscrição da sociedade empresária BERLIN COSTELARIA LTDA. é inquestionável, tendo ocorrido perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo em 06.11.2003 (​evento 1, OUT14​),  ao passo que o depósito da marca BERLIN COSTELARIA, de titularidade da Apelante, somente ocorreu 04.03.2004 (registro nº 826.183.930) e em  20.01.2012 (registro n.º 904.465.454).

Também há identidade territorial, dado que a sociedade empresária BERLIN COSTELARIA LTDA. é inscrita perante a Junta Comercial de São Paulo, com sede na Rua Cuiabá, Bairro Jardim Habitacional, Sorocaba - SP (evento 1, OUT14), e a Apelante tem sede no município de São Bernardo do Campo - SP (evento 1, PROC2).

Igualmente, existe afinidade mercadológica, pois ambas se inserem no segmento alimentício, a Apelada na execução de atividades relacionadas a "lanchonetes; casas de chá, de sucos e similares" e a marca da Apelante designa "costelaria, cervejaria e cachaçaria" e "restaurante, churrascaria (restaurante)".

No tocante à identidade mercadológica, a Apelante demonstrou, inclusive, que a sociedade empresária Berlin Costelaria Ltda. se utiliza de elementos visuais similares (evento 94, PET1), consoante se pode observar abaixo:

Portanto, não há viabilidade de coexistência entre o nome empresarial e a marca BERLIN COSTELARIA, devido à inquestionável possibilidade de confusão no público consumidor ou, ainda, associação indevida.

No entanto, a despeito da anterioridade do nome empresarial Berlin Costelaria Ltda., entendo assistir razão à Apelante pelo direito de precedência, previsto no §1º, do artigo 129, da LPI, razão pela qual deve ser reformada a sentença. 

As provas colacionadas aos autos, especialmente as fotografias, demonstram, de forma incontestável, que a Apelante fazia uso da marca BERLIN COSTELARIA, de boa-fé, desde 1996, ou seja, em data muito anterior à inscrição da sociedade empresarial BERLIN COSTELARIA LTDA. na Junta Comercial, em 06.11.2003, consoante se pode observar (evento 1, OUT4):

Importante ressaltar que a ausência de datas nas fotografias apresentadas é suprida pelas informações constantes nos autos, como excerto de um jornal no qual é contada a história da marca, a qual remonta a 1996, com o uso do signo BERLIN COSTELARIA, além de tal fato não ter sido contestado nos autos:

Corrobora o demonstrado acima, o próprio perfil da Berlin Costelaria Ltda., no aplicativo de entregas ifood, no qual afirma que "desde 2003 oferecendo a melhor Costela de Sorocaba. Nossas Costelas ficam mais de 12hs no Bafo garantindo sabor e maciez inigualável!! Em 1996 foi inaugurada a primeira Berlin Costelaria em São Bernado do Campo - SP. Seis anos depois, o grande sucesso foi repetido em Santo André e no ano seguinte em Sorocaba" (evento 94, PET1), in verbis:

Nessa mesma linha,  opinou o Ministério Público Federal (evento 10, PROMOÇÃO1):

"No caso dos autos, apesar de a parte autora ter realizado pedidos de registro da marca “Berlin Costelaria” em 04/03/2004 (evento 1, OUT5, pág. 1) e em 20/01/2012 (evento 1, OUT11, pág. 1), restou comprovado nos autos que já fazia uso da citada marca anos antes do arquivamento dos atos constitutivos da Berlin Costelaria Ltda. na Junta Comercial do Estado de São Paulo, em 06/11/2003 (evento 1, OUT4, págs. 1/13 evento 1, OUT11, pág. 8).

Conquanto o direito de propriedade e o de uso exclusivo da marca só sejam adquiridos com a concessão do registro pelo INPI, configura exceção à regra do sistema atributivo, o direito de precedência. 

A parte autora não gozava da propriedade, nem do uso exclusivo da marca “Berlin Costelaria” por ocasião da constituição da ré, embora dela se utilizasse anos antes de arquivado o nome empresarial. 

Considerando que o direito de precedência se encontrava configurado quando da constituição da Berlin Costelaria Ltda., os registros da autora nº 826.183.930 e nº 904.465.454, não poderiam ter sido anulados com fundamento no art. 124, V, da Lei nº 9.279/96, posto que a hipótese demandava a aplicação do disposto no §1º do art. 129 do mesmo diploma legal. 

A solução, portanto, a ser conferida à controvérsia deve ser idêntica à adotada em relação ao pedido de registro de marca que, embora ainda não se encontre registrada, vem sendo utilizada por terceiro de boa fé há mais de 6 (seis) meses".

​Acrescente-se que a ausência de questionamento do direito de precedência no âmbito administrativo, ao contrário do decidido pelo INPI (evento 79, ANEXO2), não tem o condão de impedir sua discussão na esfera judicial, ante o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CRFB.

Nesse sentido, mutatis mutandis, precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSTULANDO A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO REGISTRO DA MARCA MISTA "YPÊ". PROPRIEDADE INDUSTRIAL. QUALIDADE DA INTERVENÇÃO DO INPI NO CASO CONCRETO. COLIDÊNCIA ENTRE NOME EMPRESARIAL (PRECEDENTE) E MARCA.
1. A definição da qualidade da intervenção do INPI na ação de nulidade de registro de marca perpassa pela análise da causa de pedir, sempre levando em conta que a pretensão em comento encarta, principalmente, o interesse público, impessoal, de fiscalização e regulação da propriedade industrial, com o necessário estímulo ao desenvolvimento tecnológico e econômico do país, assegurando-se a livre iniciativa, a observância da função social da propriedade e a proteção do mercado consumidor. Precedente: REsp 1.264.644/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28.06.2016, DJe 09.08.2016. Hipótese em que a atuação processual autárquica deu-se a título de intervenção sui generis, de assistente especial (ou até como amicus curiae), inclusive por se dar de forma obrigatória e tendo a presunção absoluta de interesse na causa. Não caracterizado o litisconsórcio passivo necessário apontado pelo Tribunal de origem.
2. A atual Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) adotou o sistema atributivo mitigado da propriedade marcária, estabelecendo a necessidade de registro como regra, mas atribuindo "direito de precedência" ao utente de boa-fé, consoante se extrai do artigo 129.
3. Consoante assente em precedentes da Terceira Turma, revela-se possível o exercício do direito de precedência mesmo após a concessão do registro da marca (ou seja, no bojo de ação judicial de nulidade), desde que observado o principio da especialidade, positivado no inciso XIX do artigo 124 da Lei 9.279/1996, que preconiza a possibilidade de coexistência de marcas semelhantes ou afins não suscetíveis de causar associação indevida ou confusão no mercado consumidor (REsp 1.673.450/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19.09.2017, DJe 26.09.2017; e REsp 1.464.975/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 01.12.2016, DJe 14.12.2016).
4. A tutela do nome comercial, no âmbito da propriedade industrial, assim como a marca, tem como fim maior obstar o proveito econômico parasitário, o desvio de clientela e a proteção ao consumidor.
5. Não obstante, as formas de proteção a tais institutos não se confundem. Em razão do chamado princípio da territorialidade, a tutela do nome empresarial circunscreve-se à unidade federativa de competência da junta comercial em que inscritos os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo o território nacional caso seja feito pedido complementar de arquivamento nas demais juntas do país (artigo 1.166 do Código Civil).
6. Por sua vez, o registro da marca confere ao titular o direito de uso exclusivo do signo em todo o território nacional e, consequentemente, a prerrogativa de compelir terceiros a cessarem a utilização de sinais idênticos ou semelhantes (artigo 129, caput, da Lei 9.279/96).
7. É certo que o inciso V do artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial preceitua a irregistrabilidade de marca que reproduza ou imite elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos.
8. Contudo, o exame da colidência entre o nome empresarial e a marca não se restringe ao direito de precedência, afigurando-se necessário levar em consideração o princípio da territorialidade supracitado (artigo 1.166 do Código Civil), além do princípio da especialidade (possibilidade de coexistência de marcas semelhantes ou afins não suscetíveis de causar associação indevida ou confusão no mercado consumidor).
9. No presente caso, como é incontroverso nos autos: (a) ambas as partes atuam no mesmo segmento de mercado - prestação de serviços de construção e engenharia -, malgrado tenham sede em regiões diferentes do Brasil (a autora em Brasília - DF e a ré em São Paulo - SP); (b) embora a constituição da autora (CONSTRUTORA IPÊ LTDA.) tenha se dado em 1961, bem antes da constituição da ré (YPÊ ENGENHARIA LTDA.), foi esta quem diligenciou no sentido de registrar o signo em questão ("YPÊ"), tendo efetuado o depósito em 11.08.1994;
(c) somente nove anos depois (em 16.04.2003), a autora fez o depósito do pedido de registro da marca "CONSTRUTORA IPÊ"; e (d) a demandante não realizou o registro complementar de seus atos constitutivos nas Juntas Comerciais de todos os Estados da Federação.
10. Nesse quadro, sem olvidar o direito de precedência alegado pela autora, constata-se que o deslinde da controvérsia resolve-se à luz dos princípios da territorialidade e da especialidade, não merecendo reparo o acórdão regional que pugnou pela possibilidade de coexistência do nome da sociedade empresária (cujos atos constitutivos foram inscritos apenas em Brasília - DF) com a marca da ré, cujo registro encontra proteção em todo território nacional, não se extraindo da causa de pedir inserta na inicial (nem da sentença de procedência ou das contrarrazões da apelação) elementos demonstrativos de potencial confusão do público consumidor ou de associação indevida.
11. Recurso especial não provido.
(REsp n. 1.494.306/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 18/12/2019.)

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE INVALIDAÇAO DO ATO DO INPI QUE NÃO CONCEDEU O REGISTRO DA MARCA MISTA “BIONDA”, BEM COMO JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO PARA INVALIDAR OS REGISTROS REFERENTES ÀS MARCAS MISTAS “NOI BIONDA ORO” e “NOI BIONDA”.

I - A ação de origem foi ajuizada com o objetivo de invalidar: 1) o ato do INPI que não concedeu o registro nº 907.326.560, referente à marca mista BIONDA, titularizada pela autora BIONDA INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA ME (ora apelada) e depositado para assinalar “cervejas”; 2) os registros nº 909.040.630 e 909.040.800, referentes às marcas mistas NOI BIONDA ORO e NOI BIONDA, titularizada pela corré NOI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CERVEJA LTDA – EPP  (ora apelante), também depositados para assinalar “cervejas”. A demandante alega, em suma, a inobservância da vedação prevista no inciso XIX do artigo 124 da Lei nº 9.279-96.

II – Nesses autos também foi oferecida reconvenção pela corré NOI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CERVEJA LTDA – EPP com o objetivo de que a reconvinda BIONDA INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA ME (autora da ação de origem e ora apelada) seja condenada a se abster no uso da expressão BIONDA, bem como seja invalidado o registro nº 907326668, referente à marca mista BIONDA, titularizado pela reconvinda. Dentre outros argumentos, invocou o direito advindo do uso precedente da aludida expressão, conforme assegurado no § 1º do artigo 129 da Lei nº 9.279-96, tendo vista que, segundo alega, se utiliza do termo BIONDA em sua denominação empresarial desde a constituição da sociedade em 31.08.2009.

III – Na sentença proferida, o pedido foi julgado procedente para invalidar o ato do INPI que não concedeu a marca da autora BIONDA INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA ME (ora apelada), bem como para invalidar os registros antes concedidos em favor da corré NOI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CERVEJA LTDA – EPP (ora apelante). O pedido da reconvenção foi julgado improcedente, como também foi determinada a condenação dos réus no pagamento das verbas de sucumbência.

VI - O direito de precedência previsto no § 1º do artigo 129 da Lei nº 9.279-96 não pode ser limitado temporalmente, apenas durante o curso do procedimento administrativo para a obtenção do registro, devendo e podendo o seu titular, se assim entender, exercê-lo quer administrativamente, quer judicialmente, em decorrência princípio da inafastabilidade da jurisdição.

VII - O termo nuclear utilizado pelas marcas em discussão na causa, BIONDA, trata-se de vocábulo dicionarizado na língua italiana e é sinônimo de loira ou loura. Além disso, sendo a expressão utilizada por ambas as sociedades litigantes para assinalar “cervejas”, também não se pode ignorar o caráter descritivo ou evocativo da palavra, haja vista ser de pleno conhecimento que essa bebida alcoólica recebe a alcunha de “loira gelada”.

VIII - Tal fato leva à constatação de que os signos em questão podem ser tidos como “marcas fracas”, cuja exclusividade no uso deve ser abrandada, a permitir o registro perante o INPI de expressões similares, desde que dotadas de distintividade, o que se verifica no presente caso e afasta a possibilidade de confusão ou associação pelo consumidor prevista no inciso XIX do artigo 124 da Lei nº 9279-96.

IX - O caráter descritivo ou evocativo da marca não impede o seu registro, se dotado de grau mínimo de distintividade, como ressalvado, inclusive, no artigo 124, VI, da Lei nº 9.279-96; sendo que o seu titular suportará o ônus da convivência com outros signos semelhantes.

X - Deve-se atentar ainda que os signos titularizados pelas sociedades litigantes foram depositados em sua apresentação mista; o que leva à constatação de que guardam suficiente distintividade entre si e reforça a possibilidade da sua convivência no mercado consumidor.

XI - Verificada a ausência de óbice à coexistência no mercado dos signos em debate, fica prejudicada a apreciação da questão referente ao direito de precedência invocado com base no § 1º do artigo 129 da Lei nº 9.279-96. E, mesmo que se impusesse o exame de tal questão, prevalece no caso concreto a constatação feita autos de que a sociedade ré NOI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CERVEJA LTDA – EPP (ora apelante) não logrou comprovar o uso precedente como marca da expressão em debate.

XII - Provimento parcial da apelação da corré NOI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CERVEJA LTDA – EPP, de modo a, reformando parcialmente a sentença, julgar improcedente o pedido de pedido invalidação dos registros nº 909.040.630 e 909.040.800, referentes às marcas mistas NOI BIONDA ORO e NOI BIONDA, titularizadas pela sociedade ré NOI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CERVEJA LTDA – EPP.

(AC 0160628-95.2017.4.02.5101. Rel. Des. Federal André Fontes. DJ 24.04.2023). (grifos nossos).

Igualmente, o fato de a Apelante ter obtido o registro posteriormente não lhe retira o direito de precedência, mormente porque o referido direito pressupõe a existência de um concurso de pedidos de registros da mesma marca ou do mesmo nome empresarial, caso em que a precedência será daquele que já usava, de boa-fé, o signo.

Sobre o tema, cite-se entendimento doutrinário:

"Outro requisito a ser cumprido pelo requerente é a efetivação do depósito de um pedido de registro para a marca sobre a qual se reivindica direito de precedência. Embora a obrigatoriedade de tal depósito não tenha sido expressamente prevista pelo legislador, entendemos que ela está implicitamente contida na sistemática vigente. Adotar entendimento diverso seria não só distorcer a norma contida no dispositivo, como também olvidar-se da regra geral que, como visto, preconiza o sistema atributivo de direitos".(Comentários à lei de propriedade industrial. IDS - Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 299/300) (grifei)

Enfatize-se que Manual de Marcas do INPI, ao consignar que "caso o impugnante já tenha tido pedido arquivado ou registro extinto, as alegações baseadas no § 1º do art. 129 da LPI serão consideradas improcedentes, ainda que a oposição tenha sido acompanhada de documentação comprobatória do uso anterior", se refere, tão-somente, às situações nas quais o titular teve um registro, mas, por falta de uso da marca ou outro motivo não relacionado ao precedência, o perdeu, o que não é o caso dos autos. 

Por fim, assiste razão à Apelante quanto ao pleito de abstenção de uso da marca BERLIN COSTELARIA, por conferir proteção aos interesses do titular do signo, em face de concorrência desleal, e de prevenir confusão e/ou associação no público-alvo, além de ser decorrência lógica do direito ao uso do mencionado signo, nos termos do parágrafo único do artigo 173, da LPI ("Art. 173. A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.         Parágrafo único. O juiz poderá, nos autos da ação de nulidade, determinar liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os requisitos processuais próprios").

Frise-se, neste ponto, ser competente a Justiça Federal para apreciá-lo, consoante decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 95): "As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal, e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória".

​Posto isto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Restaurante Mestre da Costela Ltda., para, ao reformar a sentença, julgar procedente o pedido para anular o ato administrativo do INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial que declarou nulos os registros nº 826.183.930 e 904.465.454, para marca BERLIN COSTELARIA, e, por consequência, condenar a parte ré à abstenção de uso do mencionado signo, sob pena de fixação de multa. Invertidos os ônus sucumbenciais. 

Documento eletrônico assinado por KARLA NANCI GRANDO, Juíza Federal Convocada, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001674853v24 e do código CRC b97724b0.

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Apelação Cível Nº 5067919-82.2019.4.02.5101/RJ

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. apelação. marca e nome empresarial. berlin costelaria. colidência. critérios. atribuição (anterioridade). territorialidade. especialidade. mitigação do sistema atributivo. utente de boa-fé. abstenção do uso da marca. reforma da sentença. provimento do recurso.

1. Recurso de apelação interposto por RESTAURANTE MESTRE DA COSTELA LTDA. em face da sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade do ato administrativo do INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial que declarou nulos os registros nº 826.183.930 e 904.465.454, para marca BERLIN COSTELARIA, de titularidade da ora Apelante. Ademais, a sociedade ré foi condenada ao pagamento das despesas processais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, divididos igualmente entre os réus

2. Marca e nome empresarial, a despeito da diferença conceitual e protetiva, têm finalidade idêntica, consistente na salvaguarda dos interesses próprios do titular contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela, e na defesa dos consumidores (função social), de forma que possam aferir a origem e a qualidade os produtos/serviços que lhes são ofertados, distinguindo-os uns dos outros.

3. Como a proibição de identidade nominativa entre marca e nome empresarial se circunscreve aos casos suscetíveis de causar confusão e/ou associação (art. 124, V, da LPI), eventual conflito entre eles deve ser dirimido pelos critérios da anterioridade do registro, da territorialidade e da especialidade/especificidade. Precedente. 

4. Nosso ordenamento jurídico, ao adotar o sistema atributivo (anterioridade do registro), não o fez de forma absoluta, mitigando-o com o direito de precedência ou pré-uso, como uma exceção ao princípio do first to file, afastando a anterioridade do registro em relação àquele que, de boa-fé, usava o signo há pelo menos 06 (seis) meses, consoante se extrai do §1º, do artigo 129, da LPI.

5. Na hipótese vertente, não há viabilidade de coexistência entre o nome empresarial e a marca BERLIN COSTELARIA, devido à inquestionável possibilidade de confusão no público consumidor ou, ainda, associação indevida. 

6. O direito de precedência da Apelante, demonstrado pelo efetivo uso, de boa-fé, da marca BERLIN COSTELARIA, por mais de 08 (oito) anos, em data anterior à inscrição do mesmo signo como nome empresarial na Junta Comercial, prevalece sobre a anterioridade do registro. 

7. A ausência de questionamento a respeito do direito de precedência no âmbito administrativo não tem o condão de impedir sua discussão na esfera judicial, ante o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CRFB). Precedente. 

8. O fato de a Apelante ter obtido o registro, posteriormente, não lhe retira o direito de precedência, mormente porque o referido direito pressupõe a existência de um concurso de pedidos de registros da mesma marca ou do mesmo nome empresarial, caso em que a precedência será daquele que já usava, de boa-fé, o signo.

9. A abstenção de uso da marca é decorrência lógica do registro de determinado signo, nos termos do parágrafo único do artigo 173, da LPI, conferindo proteção aos interesses do titular, em face de concorrência desleal, e prevenção acerca de confusão e/ou associação no público-alvo.

10. Recurso de apelação interposto por Restaurante Mestre da Costela Ltda. provido para, ao reformar a sentença, julgar procedente o pedido para anular o ato administrativo do INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial que declarou nulos os registros nº 826.183.930 e 904.465.454, para marca BERLIN COSTELARIA, e, por consequência, condenar a parte ré à abstenção de uso do mencionado signo, sob pena de fixação de multa. Invertidos os ônus sucumbenciais.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Restaurante Mestre da Costela Ltda., para, ao reformar a sentença, julgar procedente o pedido para anular o ato administrativo do INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial que declarou nulos os registros nº 826.183.930 e 904.465.454, para marca BERLIN COSTELARIA, e, por consequência, condenar a parte ré à abstenção de uso do mencionado signo, sob pena de fixação de multa. Invertidos os ônus sucumbenciais, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 04 de dezembro de 2023.

Documento eletrônico assinado por KARLA NANCI GRANDO, Juíza Federal Convocada, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001622357v16 e do código CRC f7b1d787.

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EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL. DE 04/12/2023

Apelação Cível Nº 5067919-82.2019.4.02.5101/RJ

RELATORA: Juíza Federal KARLA NANCI GRANDO

PRESIDENTE: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

PROCURADOR(A): MARCIO BARRA LIMA

RELATORA DO ACÓRDÃO: Juíza Federal KARLA NANCI GRANDO

Votante: Juíza Federal KARLA NANCI GRANDO

Votante: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

Votante: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

FLÁVIA MUNIC MEDEIROS PEREIRA

Secretária