Apelação Cível Nº 5043941-42.2020.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MORENA FLORA INDÚSTRIA COMÉSTICA LTDA. ME em face da sentença, integrada em sede de embargos de declaração, que julgou procedente o pedido, formulado por VM PRODUÇÕES, PUBLICIDADE E PARTICIPAÇÕES LTDA, para decretar a nulidade do registro n.º 905.060.245, da marca MORENA FLORA, condenando a sociedade ré, ora Apelante, "na obrigação de abstenção do uso da marca MORENA FLORA ou variações, para identificar produtos que guardem identidade, similitude ou afinidade com os produtos e serviços comercializados pelas demandantes. Deverá a empresa ré, ainda, proceder à alteração de sua denominação, a fim de que seja excluída a expressão MORENA FLORA, bem como promover alterações em sua logomarca, sob pena de pagamento de multa diária de dez mil reais (R$ 10.000,00), a partir do trânsito em julgado da presente decisão. Condeno a empresa ré ao pagamento de indenização decorrente da violação da marca da parte autora, cujo valor será apurado em sede de liquidação de sentença, nos moldes do art. 510 do Código de Processo Civil". Ademais, a empresa ré foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 16% (dezesseis por cento) sobre o valor atualizado da causa (evento 44, SENT1 e evento 57, SENT1).

Em suas razões recursais (evento 66, APELAÇÃO1), a Apelante requereu, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de não ter condições financeiras de arcar com os encargos processuais; e arguiu (i) a ilegitimidade processual passiva e ativa, e (ii) a nulidade do decisum, por error in procedendo, ante a inexistência das fases de saneamento e produção de provas. 

No mérito, pugnou pela reforma da sentença, aduzindo, em síntese, que sua marca MORENA FLORA, registrada sob o n.º 905.060.245, pode conviver harmonicamente no mercado com a da Apelada, seja porque no seu conjunto marcário há explícita alusão ao bioma cerrado, seja porque alguns produtos fabricados pela AVON não detêm exclusividade de uso. Argumentou, também, ter sido seu registro devidamente analisado pelo INPI, não sendo encontrado obstáculo a sua concessão, tendo sido, exigido, tão-somente, a alteração da marca nominativa para mista. Defendeu, ainda, a inexistência de reparação civil, uma vez que a utilização da marca mista teve a chancela da Autarquia Federal. Por fim, aduziu ter utilizado a marca somente após a concessão do registro pelo INPI, sendo descabida a condenação em obrigação de não-fazer. 

Contrarrazões apresentadas por VM PRODUÇÕES, PUBLICIDADE E PARTICIPAÇÕES LTDA., AVON Comésticos Ltda. e AVON Products  Inc. (evento 74, CONTRAZ1) e pelo INPI (evento 75, CONTRAZAP1).

​Intimado, o Ministério Público Federal informou que a matéria objeto da demanda não se enquadra nas hipóteses de intervenção  obrigatória, nos moldes do artigo 178 do CPC (evento 10, PARECER1).

É o relatório. Peço dia para julgamento. 

Documento eletrônico assinado por KARLA NANCI GRANDO, Juíza Federal Convocada, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001595984v11 e do código CRC b4540d1c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): KARLA NANCI GRANDO
Data e Hora: 14/9/2023, às 13:0:53

Apelação Cível Nº 5043941-42.2020.4.02.5101/RJ

VOTO

Conforme relatado,  trata-se de recurso de apelação interposto por MORENA FLORA INDÚSTRIA COMÉSTICA LTDA. ME em face da sentença, integrada em sede de embargos de declaração, que julgou procedente o pedido, formulado por VM PRODUÇÕES, PUBLICIDADE E PARTICIPAÇÕES LTDA, para decretar a nulidade do registro n.º 905.060.245, da marca MORENA FLORA, condenando a sociedade ré, ora Apelante, "na obrigação de abstenção do uso da marca MORENA FLORA ou variações, para identificar produtos que guardem identidade, similitude ou afinidade com os produtos e serviços comercializados pelas demandantes. Deverá a empresa ré, ainda, proceder à alteração de sua denominação, a fim de que seja excluída a expressão MORENA FLORA, bem como promover alterações em sua logomarca, sob pena de pagamento de multa diária de dez mil reais (R$ 10.000,00), a partir do trânsito em julgado da presente decisão. Condeno a empresa ré ao pagamento de indenização decorrente da violação da marca da parte autora, cujo valor será apurado em sede de liquidação de sentença, nos moldes do art. 510 do Código de Processo Civil". 

Conheço do recurso de apelação interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, registre-se que a pessoa jurídica, nacional ou estrangeira, pode usufruir do benefício da gratuidade da justiça (art. 98, caput, do CPC). Contudo, para tanto, necessária a comprovação da insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, já que apenas a alegação da pessoa natural é presumidamente verdadeira (art. 99, §3º, do CPC).

Nesse sentido, enunciado sumular do STJ n.º 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

Frise-se que o pedido de gratuidade de justiça não se sujeita à preclusão, de forma que pode ser formulado a qualquer tempo e fase processual. Entretanto, a jurisprudência considera como marco temporal do benefício o pedido de gratuidade, e não o seu deferimento, de modo que serão diferentes as consequências para os pedidos formulados na primeira oportunidade (petição inicial ou contestação), e aqueles apresentados posteriormente, no decorrer do processo, sendo que, em relação a estes últimos, haverá a aplicabilidade dos efeitos ex nunc, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. NATUREZA DE AÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. JULGAMENTO. PERDA DE OBJETO. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. DIREITO INTERTEMPORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO MANTIDA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS "EX NUNC".
1. "O julgamento do recurso especial leva, naturalmente, à perda de objeto da medida cautelar a ele vinculada. Também perde o objeto a reclamação proposta em face de eventual descumprimento dos termos da liminar, uma vez que o novo comando do STJ que deverá ser observado pelo juízo da execução será aquele estabelecido no decisum que julgou o recurso especial" (AgRg na Rcl 7.236/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/04/2015, DJe 27/04/2015).
2. "(...) [A] reclamação possui natureza de ação, de índole constitucional, e não de recurso ou incidente processual, sendo admitida a aplicação do princípio geral da sucumbência, com a consequente condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios. (...) Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes (EDcl na Rcl 33.715/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2019, DJe 12/08/2019).
3. Segundo a orientação firmada pela Corte Especial do STJ, "[a] sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015" (EAREsp 1255986/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/03/2019, DJe 06/05/2019).
Desse modo, proferida a decisão extintiva (equivalente a sentença) na vigência do CPC/2015, é esse o diploma processual que deve regular a distribuição dos honorários advocatícios.
4. No caso concreto, os interessados-agravantes deram causa ao ajuizamento desta reclamação ao pleitear e proceder ao levantamento de valores relativos a parcelas indevidas do pensionamento, cujo pagamento estava obstado por decisão liminar proferida pelo STJ, de sorte que, à luz do princípio da causalidade, devem responder pelos encargos sucumbenciais.
5. "O pleito de gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo, desde que a ação esteja em curso. Contudo, sua concessão não possui efeito retroativo para o fim de suspender a exigibilidade de eventuais honorários arbitrados anteriormente ao requerimento do benefício" (AgInt na ExeMS 12.614/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020). Gratuidade da justiça deferida, sem efeitos retroativos.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl nos EDcl na Rcl n. 24.115/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 20/4/2021, DJe de 26/4/2021.) (grifos nossos)

Na hipótese vertente, o pleito de gratuidade de justiça deve ser deferido, com efeitos prospectivos, uma vez que o Extrato de Simples Nacional apresentado é apto à demonstrar que a Apelante não tem condições de arcar com o pagamento dos encargos processuais, por ter tido faturamento bruto de R$ 3.194,50 (três mil cento e noventa e quatro reais e cinquenta centavos), no mês de dezembro de 2021, sendo que nos meses de anteriores registrou ausência de receita bruta (​evento 66, EXTR2​).

Por outro lado, a alegação de ausência de legitimidade passiva e ativa, lastreada na falta de exclusividade dos elementos MORENA e FLOR não deve prosperar, porque a parte autora autora possui registro da marca AVON MORENA FLOR e a parte ré tem o registro da marca MORENA FLORA, fato que pode caracterizar reprodução de marca alheia. Ademais, como cediço, adota-se no ordenamento jurídico brasileiro a teoria da asserção, segundo a qual as questões relacionadas às condições da ação são analisadas em abstrato, com base nas alegações deduzidas pelo autor na petição inicial.

Igualmente, rechaça-se o argumento de nulidade da sentença, respaldado na inexistência da fase de saneamento e produção de provas, já que a pretensão recursal esbarra na máxima  do venire contra factum proprium (vedação ao comportamento contraditório). Isso porque, contrariamente ao afirmado, o Juízo a quo determinou a intimação das partes a respeito da produção de provas (evento 28, DESPADEC1), tendo a ora Apelante deixado transcorrer in albis o prazo concedido, consoante se pode observar no evento 35. 

No mérito, os argumentos da Apelante para a reforma da sentença são, resumidamente (I) a legitimidade da marca MORENA FLORA, por possuir distinção suficiente da marca AVON MORENA FLOR, fato inclusive reconhecido pelo INPI ao deferir seu pedido e negar o pedido de nulidade da marca, formulado por VM Produções, Publicidade e Participações Ltda.; (II) a inexistência de reparação civil, em razão da inexistência de conduta ilícita, "tampouco o dano, e a relação do nexo causal, fato que, pasmem, vem sendo indevidamente apregoado a esta (Apelante), todavia, inexiste qualquer evento que possa imputá-la em qualquer vedação legal"; (III) a inaplicabilidade da obrigação de não fazer, uma vez que o uso da marca teve início com a concessão do registro perante o INPI.

Compulsando os autos, em que pese a irresignação da parte recorrente, entendo que a sentença merece ser mantida.

A AVON Produts. Inc. é titular da marca nominativa AVON MORENA FLOR, registro n.º 823.525.970, classe 3, para indicar "fragrâncias e produtos de toalete, a saber, perfumes, colônias, loções e cremes para o corpo, sprays para o corpo, géis de banho, talcos, óleos de banho, sabonetes de toalete, desodorantes, antiperspirantes" (depósito: 23.01.2001; concessão: 10.07.2007), ao passo que a Apelante registrou a marca mista , sob o n.º 905.060.245, classe NCL (10) 3 {Bronzear (Preparações para-) [cosméticos]; Bronzear (Preparações para-) [cosméticos]; Bronzear (Preparações para-) [cosméticos]; Bronzear (Preparações para-) [cosméticos]; Bronzear (Preparações para-) [cosméticos]; Bronzear (Preparações para-) [cosméticos]; Cílios (Produtos cosméticos para os-); Cílios (Produtos cosméticos para os-); Cílios (Produtos cosméticos para os-); Cílios (Produtos cosméticos para os-); Cílios (Produtos cosméticos para os-); Cílios (Produtos cosméticos para os-); Cosméticos; Cosméticos; Cosméticos; Cosméticos; Cosméticos; Cosméticos; Cosméticos para os cílios; Cosméticos para os cílios; Cosméticos para os cílios; Cosméticos para os cílios; Cosméticos para os cílios; Cosméticos para os cílios; Cremes cosméticos; Cremes cosméticos; Cremes cosméticos; Cremes cosméticos; Cremes cosméticos; Cremes cosméticos; Pele (Produtos cosméticos para cuidados da -); Pele (Produtos cosméticos para cuidados da -); Pele (Produtos cosméticos para cuidados da -); Pele (Produtos cosméticos para cuidados da -); Pele (Produtos cosméticos para cuidados da -); Pele (Produtos cosméticos para cuidados da -); Sobrancelhas (Cosméticos para as -); Sobrancelhas (Cosméticos para as -); Sobrancelhas (Cosméticos para as -); Sobrancelhas (Cosméticos para as -); Sobrancelhas (Cosméticos para as -); Sobrancelhas (Cosméticos para as -)} (depósito: 23.08.2012; concessão: 21.07.2015).

Infere-se que, a despeito de uma marca ser nominativa e a outra mista, há evidente similaridade nos conjuntos marcários, porque ambas se utilizam dos signos MORENA e FLOR/FLORA. 

Cumpre ressaltar que o acréscimo da letra A no FLOR, pela Apelante, formando o signo FLORA, não implica efetiva distinção, porque, como bem ressaltado pelo Juízo a quo, "em que pese haja, de fato, certa distinção entre os significados dos vocábulos FLOR - 'parte do vegetal de que sai a frutificação; corola de várias plantas, geralmente odoríferas e de cores vivas; planta de jardim' e FLORA - 'conjunto das plantas de uma região' (https://dicionario.priberam.org) - já que este tem uma acepção mais ampla do que o primeiro -, é certo que ambos, em última instância, se referem a plantas, de modo que tal diferença de significados resta mitigada ante a flagrante similitude visual entre os sinais, além de não ser comumente perceptível, dada a sua sutileza, pelo público consumidor, que pode acreditar tratar-se de mera variação do vocábulo FLOR. Acresça-se, ainda, que o sinal MORENA, que compõe a marca da autora, encontra-se apostilado, de modo que a exclusividade do registro apontado como anterioridade impeditiva, apresentado sob a forma nominativa, recai, exatamente, sobre o vocábulo FLOR, o que agrava a semelhança entre os registros das litigantes quanto a tal termo, não se revestindo o registro da empresa ré de suficiente distintividade em relação ao da parte autora" (evento 57, SENT1).

E, como ambas as marcas pertencem ao mesmo segmento - cosméticos e perfumaria -, há afinidade entre os produtos por elas identificados.

Ademais, observa-se semelhança entre os produtos indicados pelas marcas, uma vez que a sociedade autora, ora Apelada, identifica, entre outros, um item de perfumaria, com uma representação gráfica de uma flor na embalagem, na cor vermelha, acrescentado do signo MORENA FLOR, e a Apelada também se utiliza de uma flor na composição de sua marca, inclusive na cor vermelha, in verbis:

Portanto, tais fatos impedem a coexistência das marcas, haja vista a possibilidade de provocar confusão e/ou associação do público-alvo, o qual pode interpretar que os produtos indicados são derivados de uma mesma marca e que ambas pertencem a uma mesma sociedade empresária.

Sobre o tema, mutatis mutandis, aresto desta Turma:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÕES CÍVEIS - INDEFERIDO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO MANTIDA - APLICAÇÃO DO INCISO XIX DO ARTIGO 124 DA LPI PARA ANULAR DOIS REGISTROS DA RÉ - INAPLICABILIDADE DO INCISO XXIII DO ARTIGO 124 DA LPI - POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO INPI EM HONORÁRIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE -  REMESSA E APELAÇÕES DESPROVIDAS.

1- Remessa necessária e apelações cíveis interpostas por CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA e por A 2 LABORATÓRIO FRAMACÊUTICO LTDA - ME) em face da sentença nos autos da ação ajuizada pela CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA em face de A 2 LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA - ME e do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

2 - A ação foi ajuizada objetivando, em caráter de tutela de urgência, a suspensão dos efeitos dos atos administrativos que resultaram na concessão dos registros nºs 916.444.910, 918.503.590 e nº 918.520.401, impedindo a empresa ré de se utilizar dos signos marcários objeto dos referidos registros, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). No mérito, foi pleiteada a nulidade de tais registros e a condenação da empresa ré em abster-se definitivamente de usar as respectivas marcas.

3 - A sentença julgou procedente em parte os pedidos para declarar a nulidade do ato administrativo de concessão dos registros nºs 916.444.910 e 918.520.401 e, como consequência, condenar a sociedade ré a abstenção de uso das marcas "LEV-TAM" e "Live-Tam". Restou mantido o registro da marca da empresa ré "LIFETAM".

4 - Indeferido o pedido de suspensão da eficácia da sentença. O caso é de manutenção da sentença, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso. Também não é relevante a fundamentação da empresa A 2 LABORATÓRIO acerca dos seus prejuízos, visto que à medida em que são mantidos registros evidentemente conflitantes com a marca da parte autora, há inegável prejuízo não só à demandante de ver diluída sua marca "LAVITAN", mas aos consumidores, que ficam suscetíveis de confundir ou associar indevidamente as marcas anuladas com as da autora.

5 - Em razão da remessa necessária, fica mantida a parte da decisão saneadora que rejeitou a preliminar arguida pela empresa ré em sua contestação de que o Judiciário não poderia adentrar no mérito administrativo.

6 - Afastada a alegação da empresa A 2 LABORATÓRIO de não conhecimento do recurso da empresa COIMED. Os fundamentos do recurso da empresa CIMED contrapõem-se de modo reflexivo à parcela de sentença que lhe foi desfavorável, não sendo o caso de mera repetição dos termos da inicial no apelo, de modo que a dialeticidade encontra-se presente.

7 - A apelante A 2 LABORATÓRIO buscou a reforma da parte da sentença que declarou a nulidade do ato administrativo que concedeu os registros nºs 916.444.910 e 918.520.401 e determinou a imediata abstenção do uso das marcas "LEV-TAM" e "Live-Tam" de sua propriedade.

8 - A presente análise tem por objeto os registros das marcas (que são nominativas) e que as questões envolvendo a imitação dos rótulos e embalagens, como mencionado pela autora, estão sendo discutidos nos autos nº 1121421-33.2020.8.26.0100, do acervo da 2ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem da Comarca da Capital do Estado de São Paulo. 

9- Reputo incontroverso que a anterioridade milita em favor da autora CIMED e que há afinidade mercadológica entre os produtos assinalados pelas marcas em conflito.

10 - As marcas em confronto são nominativas, assumindo importância o elemento nominal do signo.

11 - No caso, como bem reconhecido na sentença há evidente similaridade fonética e gráfica entre as marcas da empresa ré "LEV-TAM e Live-Tam" e as marcas "LAVITAN" ou "LA VITAN" da demandante.

12 - A troca da vogal na primeira sílaba, a inclusão do hífen e da letra "m" no lugar no "n" não são capazes de imprimir suficiente distintividade entre os signos, pois a sonoridade permanece praticamente idêntica.

13 - Como as marcas se referem a produtos do mesmo seguimento mercadológico, os quais podem ser, inclusive, adquiridos sem receita médica ou qualquer formalidade, é possível que um consumidor médio confunda ou associe uma marca com a outra.

14 - Não há mera repetição da análise do INPI na sentença como defendeu a apelante A 2 LABORATÓRIO, tendo o Juízo a quo analisado a controvérsia dos autos à luz da legislação em vigor, tendo sido apenas feita referência ao entendimento do INPI na parte final que concluiu pela aplicação do inciso XIX do artigo 124 da LPI. Ainda que assim não fosse, a jurisprudência admite a técnica de fundamentação per  relationem.

15 - Não se verifica violação à segurança jurídica na mudança de entendimento da autarquia, que, com base no poder de autotutela, tem o dever de anular seus atos ilegais. A segurança jurídica está diretamente ligada à observância da legalidade, não podendo o INPI ficar eternamente vinculado a um ato ilegal.

14 - Não é pressuposto para ingressar com a ação de nulidade de registro que tenha ocorrido o prévio questionamento administrativo, sob pena de impedir o acesso à justiça. 

15 - Ao contrário do que alegou a recorrente A 2 LABORATÓRIO, torna-se desnecessária a comprovação pela parte autora da efetiva confusão ao consumidor, bastando a possibilidade de confusão ou associação indevida, como reconhecida na sentença e confirmada no presente voto.

16 - O inciso XXIII visa a coibir a reprodução de marca não registrada no Brasil, caso contrário, a aplicação seria a do inciso XIX do mesmo artigo 124 da LPI. Assim, como há registros anteriores em nome da autora sequer se cogita da aplicação desse inciso XXIII.

17 - Deve ser mantido o comando da sentença declarou a nulidade do ato administrativo de concessão dos registros nºs 916.444.910 e 918.520.401 e, como consequência, condenou a sociedade ré à abstenção de uso das marcas "LEV-TAM" e "Live-Tam".

18 - A confirmação do julgamento de primeiro grau evidencia que foi adequada a concessão, na sentença, da tutela de urgência suspensiva dos efeitos dos registros nºs 916.444.910 e 918.520.401, visto que não devem ser perpetrados registros manifestamente ilegais, os quais, se mantidos, ainda que em caráter precário, acarretariam prejuízos irreparáveis não só à demandante, em razão da diluição da sua marca, mas aos consumidores, que estariam suscetíveis de confundir ou associar indevidamente as maracas da empresa ré com as da autora.

19 - A apelante CIMED pleiteou a reforma da parte da sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade dos atos de concessão do registro nº 918.503.590, relativo à marca "LIFETAM".

20 - A despeito dos esforços da recorrente CIMED em defender a aplicação do mesmo raciocínio que levou à anulação das marcas da empresa A 2 LABORATÓRIO nºs 916.444.910 e 918.520.401 para a marca "LIFETAM", a pretexto de caracterizar o "conjunto da obra", ao contrário do que correu com as duas marcas anuladas, há suficiente distintividade entre as marcas da autora "LAVITAN" ou "LA VITAN" e "LIFETAM" da empresa ré.

21 - Comparando-se os signos "LAVITAN"/"LA VITAN" com o signo "LIFETAM", observa-se que os prefixos "LAVI" e "LIFE" possuem unicamente a primeira letra em comum "L", sendo as letras que a sucedem capazes de imprimir relevante distinção gráfica e fonética.

22 - Considerando a análise do conjunto, os signos "LAVITAN" e "LIFETAM" guardam suficiente distintividade, o que afasta a possibilidade de causar confusão ou associação indevida de uma marca por outra. 

23 - Deve ser mantido o comando da sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade do ato administrativo de concessão do registro nº 918.503.590.

​24 - O Juízo a quo entendeu com acerto reconhecer a anterior contradição entre o resultado do julgamento e a condenação em honorários na sentença dos embargos de declaração).

25 - A autora buscou a anulação de três registros marcários da ré e, de fato, sagrou-se vencedora com a anulação de dois desses registros. Houve evidente contradição que foi sanada por meio da sentença dos embargos de declaração. Portanto, deve ser mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais à razão do proveito da parte autora correspondente a 2/3 do pedido e da empresa ré/INPI de 1/3 (um terço) do pedido.

26 - O caso não é de responsabilização exclusiva da autarquia, como deseja a apelante A 2 LABORATÓRIO, eis que a recorrente, além de ser titular do registro anulando, participou da lide a título de litisconsorte passivo necessário, apresentando oposição efetiva à pretensão da inicial.

27 - Com acerto, o Juízo a quo incluiu o INPI como responsável pelas despesas processuais, já que deu causa à lide ao analisar indevidamente os pedidos de registro de marca da empresa ré.

​28 - Negado provimento à remessa necessária e às apelações de CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA e de A 2 LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA - ME.

(5034875-38.2020.4.02.5101. Rel. Des. Federal Flávio Oliveira Lucas. DJ 29.11.2022) (grifos nossos)

Nem se diga que pelo fato de o INPI ter negado provimento ao requerimento administrativo de nulidade da marca MORENA FLORA lhe confere legitimidade, mormente porque a análise realizada pela Autarquia se fundou, exclusivamente, na violação ao inciso XVII do Artigo 124 da LPI ("Não são registráveis como marca:    XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular"), não em reprodução de marca ou imitação de marca alheia registrada ("XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia"), situação dos autos (evento 23, OUT2).

Quanto à reparação por danos, consigne-se que o fato de o INPI ter concedido o registro não afasta a conduta perpetrada pela Apelante que,  nos termos da sentença recorrida, caracterizou aproveitamento parasitário, consubstanciado na associação indevida da marca da Apelante à da Apelada.

Outrossim, não se pode olvidar que na reparação por danos patrimoniais, por violação de marca, é inexigível comprovação concreta do prejuízo material ou do abalo resultante do uso indevido, sendo suficiente a comprovação da prática de conduta ilícita praticada, como na situação dos autos (AgInt no REsp n. 1.955.945/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Por fim, igualmente não assiste razão à Apelante quanto à inaplicabilidade da obrigação de não-fazer - abstenção do uso da marca MORENA FLOR, MORENA FLORA ou variações -, porque o fato de o uso da marca ter se iniciado com a concessão do registro é incapaz de afastar danos advindos da utilização indevida do signo que, como acima demonstrado, é reprodução da marca da AVON Produts. Inc. 

Sobre o tema, importante ressaltar entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de repetitivo, no sentido de que "compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória", pois "a abstenção de uso é uma decorrência lógica da desconstituição do registro sob o fundamento de violação do direito de terceiros" (Tema 950. 2ª Seção. REsp 1527232-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 13/12/2017). 

Isto posto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por MORENA FLORA INDÚSTRIA COMÉSTICA LTDA. ME, majorando os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor anteriormente fixado pelo Juízo a quo, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida, com efeitos prospectivos.

Documento eletrônico assinado por KARLA NANCI GRANDO, Juíza Federal Convocada, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001595985v52 e do código CRC cf934770.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): KARLA NANCI GRANDO
Data e Hora: 19/9/2023, às 18:34:27

Apelação Cível Nº 5043941-42.2020.4.02.5101/RJ

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. apelação. MARCA. NULIDADE de registro. sentença de procedência. preliminares rechaçadas. colidência entre os signos. possibilidade de confusão. manutenção da sentença. remessa necessária conhecida de ofício e desprovida. desprovimento do recurso.

1. Recurso de apelação interposto por MORENA FLORA INDÚSTRIA COMÉSTICA LTDA. ME em face da sentença, integrada em sede de embargos de declaração, que julgou procedente o pedido, formulado por VM PRODUÇÕES, PUBLICIDADE E PARTICIPAÇÕES LTDA, para decretar a nulidade do registro n.º 905.060.245, da marca MORENA FLORA, condenando a sociedade ré, ora Apelante, "na obrigação de abstenção do uso da marca MORENA FLORA ou variações, para identificar produtos que guardem identidade, similitude ou afinidade com os produtos e serviços comercializados pelas demandantes. Deverá a empresa ré, ainda, proceder à alteração de sua denominação, a fim de que seja excluída a expressão MORENA FLORA, bem como promover alterações em sua logomarca, sob pena de pagamento de multa diária de dez mil reais (R$ 10.000,00), a partir do trânsito em julgado da presente decisão. Condeno a empresa ré ao pagamento de indenização decorrente da violação da marca da parte autora, cujo valor será apurado em sede de liquidação de sentença, nos moldes do art. 510 do Código de Processo Civil". Ademais, a empresa ré foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 16% (dezesseis por cento) sobre o valor atualizado da causa.

2. A pessoa jurídica, nacional ou estrangeira, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça se demonstrar insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (arts. 98 e 99, do CPC).

3. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo e fase processual. Contudo, a jurisprudência considera como marco temporal do benefício o pedido de gratuidade, e não o seu deferimento, de modo que serão diferentes as consequências para os pedidos formulados na primeira oportunidade (petição inicial ou contestação), e aqueles apresentados posteriormente, no decorrer do processo, sendo que, em relação a estes últimos, haverá a aplicabilidade dos efeitos ex nunc (AgInt nos EDcl nos EDcl na Rcl n. 24.115/MA, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 20/4/2021, DJe de 26/4/2021).

4. Informações contidas em Extrato de Simples Nacional são aptas para demonstrar a impossibilidade de a pessoa jurídica arcar com os encargos processuais.

5. O ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria da asserção, segundo a qual as questões relacionadas às condições da ação são analisadas em abstrato, com base nas alegações deduzidas pela parte autora na petição inicial.

6. Inexiste nulidade da sentença quando a inexistência da fase de saneamento e produção de provas decorre de conduta da parte que, devidamente intimada, deixa transcorrer o prazo in albis para manifestação. 

7. As marcas AVON MORENA FLOR e MORENA FLORA não podem conviver harmonicamente, ante a identidade do conjunto marcário e a afinidade mercadológica, sendo suscetíveis de provocar confusão e/ou associação do público-alvo, o qual pode interpretar que os produtos indicados são derivados de uma mesma marca e que ambas pertencem a uma mesma sociedade empresária, adquirindo um produto por outro. Precedente. 

8. O fato de o INPI ter negado provimento ao requerimento administrativo de nulidade da marca MORENA FLORA não lhe confere legitimidade, mormente porque a análise realizada pela Autarquia se fundou, exclusivamente, na violação ao inciso XVII do Artigo 124 da LPI ("Não são registráveis como marca: XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular"), não em reprodução de marca ou imitação de marca alheia registrada ("XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia"), situação dos autos. 

9. Na reparação por danos patrimoniais, por violação de marca, é inexigível comprovação concreta do prejuízo material ou do abalo resultante do uso indevido, sendo suficiente a comprovação da prática de conduta ilícita praticada, como na situação dos autos (AgInt no REsp n. 1.955.945/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

10. Recurso de apelação interposto por MORENA FLORA INDÚSTRIA COMÉSTICA LTDA. ME desprovido, com majoração dos honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor anteriormente fixado pelo Juízo a quo, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida, com efeitos prospectivos. Remessa necessária conhecida de ofício e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por MORENA FLORA INDÚSTRIA COMÉSTICA LTDA. ME, majorando os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor anteriormente fixado pelo Juízo a quo, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida, com efeitos prospectivos. Remessa conhecida e improvida, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2023.

Documento eletrônico assinado por KARLA NANCI GRANDO, Juíza Federal Convocada, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001595986v12 e do código CRC 7432ecd4.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): KARLA NANCI GRANDO
Data e Hora: 12/12/2023, às 13:21:47

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 28/11/2023

Apelação Cível Nº 5043941-42.2020.4.02.5101/RJ

RELATORA: Juíza Federal KARLA NANCI GRANDO

PRESIDENTE: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

PROCURADOR(A): CARLOS ALBERTO BERMOND NATAL

SUSTENTAÇÃO ORAL PRESENCIAL: ROBERTA MOREIRA DE MAGALHAES por AVON COSMETICOS LTDA.

RELATORA DO ACÓRDÃO: Juíza Federal KARLA NANCI GRANDO

Votante: Juíza Federal KARLA NANCI GRANDO

Votante: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

Votante: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

FLÁVIA MUNIC MEDEIROS PEREIRA

Secretária