Apelação Cível Nº 5043655-64.2020.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. e SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MARKETING LTDA. (evento 34, DOC1) contra a r. sentença (evento 28, DOC1) proferida pelo Juízo da 31ª Vara Federal nos autos da ação ordinária proposta pela Apelante em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI requerendo a declaração de nulidade das decisões administrativas que indeferiram os pedidos de registro n. 828824061, 917544242 e 917544293, depositados, respectivamente, nas classes NCL(8)09, NCL(11)28 e NCL (11)2, para as marcas tridimensionais destinadas a identificar os controles de jogos eletrônicos DUALSHOCK 3 e DUALSHOCK 4 da SONY.

Os pedidos foram indeferidos administrativamente com base no art. 124, XXI, da LPI, por representarem a forma vulgar, comum ou necessária do produto no entendimento do INPI. A sentença manteve o indeferimento por entender que as figuras tridimensionais dos controles DualShock 3 e 4  não são registráveis exatamente por lhe faltarem caráter distintivo.

Em suas razões recursais, as autoras, ora Apelantes, arguem, preliminarmente, a nulidade da sentença sob o fundamento de cerceamento de defesa por imprescindibilidade de prova técnica pericial em semiótica, indeferida pelo MM. Juiz. 

No mérito, pugnam pela reforma da sentença sustentando, em apertadíssima síntese, estar suficientemente comprovado nos autos que os controles Dualshock 3 e Dualshock4 possuem distintividade intrínseca, revelada por meio de Laudo Técnico em Semiótica, elaborado por renomados especialistas da área, e apresentado pelas Apelantes juntamente com a sua réplica. Acrescentam que a proteção da marca tridimensional dos controles Dualshock, não é justificada pela silhueta do produto (universalidade), mas o conjunto de singularidades visuais presentes nas formas plásticas depositadas, tratando-se, em verdade, de conjunto tridimensional dotado de singularidades que o diferenciam dos concorrentes e da figura genérica de boomerang.

As Apelantes sustentam, ainda, que a questão acerca do secondary meaning não foi enfrentada nem administrativamente pelo INPI, nem tampouco na sentença. Aduzem que a aplicação do secondary meaning - ou distintividade adquirida - revela-se necessária e imprescindível para a aferição do caráter distintivo de uma forma tridimensional, como é o caso dos controles Dualshock, reforçando, ainda, que as Apelantes não estão buscando exclusividade sobre um formato genérico de boomerang, mas a sua exata individualização por singularidades incorporadas nos formatos dos controles Dualshock. Ressalta que "ainda que se pudesse imaginar que o controle da SONY não fosse inicialmente distintivo, o uso reiterado, ao longo de muitos anos e objeto de investimentos palpáveis para alavancar o formato dos controles DUALSHOCK 3 e 4, acabou por distingui-lo dos concorrentes, conferindo-lhes a distintividade pelo uso".

Aduzem, por fim, que "havendo distintividade, há que se privilegiar, também, a proteção pelo dispositivo 'TELLE-QUELLE', operando a extensão dos direitos adquiridos sobre a marca tridimensional correspondente no exterior também para o Brasil, em observância ao art. 6º quinquies A da CUP, sendo inaplicável a ressalva do art. 6º quinquies B.1 pois, como foi possível constatar, trata-se de forma marcária distintiva, ainda que pelo instituto do “secondary meaning”".

Contrarrazões do INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL pugnando pelo não provimento do recurso de apelação interposto pela autora, com a consequente manutenção integral da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial (evento 40, DOC1).

O Ministério Público Federal, considerando não se tratar de hipótese de intervenção obrigatória como custos legis, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil, manifestou-se pelo regular prosseguimento do feito (evento 4, DOC1). 

É o relatório. 

Documento eletrônico assinado por WANDERLEY SANAN DANTAS, Desembargador Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001578354v11 e do código CRC 7db14802.

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Apelação Cível Nº 5043655-64.2020.4.02.5101/RJ

VOTO

Conforme relatado, as Apelantes buscam o registro das marcas tridimensionais nºs 828824061, 917544242 e 917544293, depositados, respectivamente, nas classes NCL(8)09, NCL(11)28 e NCL (11)2, destinadas a identificar os controles de jogos eletrônicos DUALSHOCK 3 e DUALSHOCK 4 da SONY. Os registros foram indeferidos administrativamente sob o entendimento de que constituem forma necessária, comum ou vulgar do produto que identificam, incidindo na proibição do art. 124, XXI, da LPI. A sentença manteve esse entendimento, o que justificou a interposição do presente apelo.

Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por indeferimento da realização de perícia. Como entendemos de forma reiterada, a autoridade julgadora é perfeitamente capaz de avaliar os critérios legais atinentes ao registro de marcas e decidir, com base no conteúdo probatório dos autos, a existência, ou não, dos requisitos necessários para o registro do sinal marcário, não havendo necessidade de conhecimento técnico específico para a resolução da lide além daquele detido por um profissional da magistratura:

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO DE SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE INVALIDAÇÃO DO REGISTRO DA MARCA NOMINATIVA ‘TONNUS JCR”. ALEGADA COLIDÊNCIA COM A MARCA NOMINATIVA “TONUS”.

I - Dispõe o Código de Processo Civil que o magistrado deferirá a realização de perícia quando a prova do fato “depender de conhecimento especial de técnico” ou quando o esclarecimento de tal questão técnica não for suprida pelos demais elementos probatórios produzidos nos autos (incisos I e II do § 1º do artigo 464 do Código de Processo Civil, a contrario sensu). De igual modo, o mesmo diploma confere ao juiz que preside o processo a prerrogativa de indeferir, em decisão fundamentada, “as diligências inúteis ou meramente protelatórias” (parágrafo único do artigo 370).

II – Correta a decisão do juízo de primeiro grau que indeferiu a produção de prova pericial para aferir a possibilidade da marca anulanda causar confusão ou associação, pois a apreciação de tal fato não exige conhecimento técnico especializado, além do que foram produzidos elementos probatórios que se revelaram suficientes para formar o livre convencimento da magistrada sentenciante.

[...]

(TRF-2, Segunda Turma Especializada, Apelação Cível Nº 0037011-64.2018.4.02.5101/RJ, Relator Desembargador Federal André Fontes, julgamento em 18 jul. 2022)

Assim, passo à análise do mérito.

Mérito

Os pedidos de registro se referem às seguintes marcas tridimensionais:

Registro nº 828824061

Registro nº 917544242

Registro nº 917544293

Entendo que a controvérsia dos autos pode ser resumida à distintividade, ou não, das marcas tridimensionais que as Apelantes intentam registrar. A definição deste ponto de conflito responde a todas as demais teses suscitadas pelas partes e debatidas na sentença.

A distintividade é característica imprescindível para o registro da marca, conforme delineado no art. 123, I, da LPI, sendo sua ausência suficiente para afastar o princípio telle quelle (art. 6 quinquies, A(1) e B(2), da Convenção da União de Paris) e para impedir o reconhecimento da distintividade adquirida (secondary meaning) - ambas teses suscitadas nos autos. Assim, a definição acerca da existência ou não de distintividade da marca é essencial para o deslinde do feito, advindo dela a solução da lide instalada entre as partes.

Para solucionar a questão, portanto, é necessário definir adequadamente o que é distintividade.

O renomado Denis Borges Barbosa conceitua que, na dimensão jurídica, a distinguibilidade importa em que o signo não se confunda com domínio comum. O direito marcário considera res communis omnium sejam os signos genéricos, os necessários, ou os de uso comum, sejam os signos descritivos ("Uma Introdução à Propriedade Intelectual", 2. ed., Lumen Juris, 2003, p. 807). O autor acrescenta que a distinguibilidade é uma questão de grau, não de substância - há um ponto em que uma marca pode surgir na sensibilidade do público como distinta, separada, característica do que todo mundo já usa e pode usar em face do objeto simbolizado (p. 814).

Quanto ao que pode autorizar o registro de marca que contenha signos genéricos, Barbosa pontua que será registrada a marca que contenha tais signos, desde que haja também outro elemento característico, que pode ser mesmo uma disposição especial inventiva dos mesmos signos. Nestes casos, o elemento que servirá de base para as apurações de colidência, ou seja, que, em última análise, constituirá a exclusividade, é o elemento característico (p. 815). Isto é bastante relevante para o presente caso, como logo se verá.

Em obra específica sobre o tema, Lélio Denicolo Schmidt defende que a distintividade é tão essencial à marca que é revelada por sua própria definição como um sinal destinado a diferenciar um produto ou serviço de outro. A função distintiva prende-se à gênese etimológica da palavra, pois [...] as marcas devem efetivamente marcar os produtos, para diferenciá-los de outros. Tamanha é a preponderância da função distintiva - ligada à própria razão de ser da marca - que OTAMENDI a aponta na verdade como a única função marcária juridicamente protegida, no que é seguido por vários autores ("A distintividade das marcas", Editora Saraiva, 2013, pp. 49-50).

Tem-se, portanto, que a distintividade é a capacidade do sinal marcário de distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa (art. 123, I, da LPI).

Por esta razão, o art. 124, XXI, da LPI impede o registro como marca da forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico. Observo que o INPI reconheceu em 1º Grau que os efeitos técnicos do produto não estão estritamente vinculados à sua forma, pelo que persiste a controvérsia apenas em relação à forma "necessária, comum ou vulgar".

Por conseguinte, compete a este órgão analisar se a marca tridimensional que as Apelantes intentam registrar representa forma vulgar de um controle de videogame de modo a não possuir distintividade suficiente dos demais produtos semelhantes, nos estritos termos do art. 124, XXI, c/c art. 123, I, da LPI, o que impediria o seu registro.

Analisando os argumentos suscitados pelo INPI e acolhidos na sentença recorrida, entendo que foi feita confusão entre os conceitos de distintividade e de originalidade e novidade. Talvez por se tratar de marca tridimensional, percebo que o exame realizado levou em consideração critérios exclusivamente aplicáveis aos desenhos industriais, o que deve ser corrigido.

O art. 95 da LPI disciplina que considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.

O desenho industrial é direito de propriedade industrial que não pode ser confudido com marca. Os critérios de novidade e originalidade são restritos aos desenhos industriais, não sendo exigidos ou aplicáveis às marcas, nem mesmo às marcas tridimensionais, uma vez que o objetivo desta é distinguir um produto dos concorrentes, e não proteger a forma plástica ornamental de um objeto.

A possibilidade de tal confusão foi antevista pelos doutrinadores do ramo. Denis Borges Barbosa observa que a novidade que se espera de um sinal marcário constitui apenas o requisito de que a marca tem de se distinguir dos outros signos já apropriados por terceiros. Exatamente para evitar confusão com o conceito de novidade previsto para outras espécies de propriedade industrial, o autor entende que, para os registros de marcas, o requisito seria melhor designado como 'apropriabilidade' (pg. 807).

Em sua obra "Marcas Tridimensionais" (Editora Saraiva, 2009), Maitê Cecília Fabbri Moro elabora sobre o equívoco de tratar de originalidade no ramo de marcas:

A referência à “originalidade”, que alguns autores utilizam para caracterizar a forma distintiva, definitivamente não é a mais apropriada, considerando o contexto mais amplo de proteção no qual se inserem as formas tridimensionais. Dizer que uma forma é distintiva não significa ser ela necessariamente uma forma original. Ela pode ser original, no sentido de ser a “impressão digital de seu autor”. Contudo, isso não garante que ela seja distintiva. Ora, a originalidade não é requisito para registro de marca, mas sim a distintividade (p. 152)

A comparação feita pelo INPI entre a marca tridimensional das Apelantes e os produtos de seus concorrentes confirma que houve equívoco na análise do requisito distintividade. Esta foi a comparação aposta à sentença, trazida da contestação do INPI:

Como se observa, o INPI e a autoridade julgadora fizeram uma comparação de silhuetas dos produtos em conflito, e não dos elementos gráficos específicos que os distinguem. A simples silhueta de uma marca realmente não é, a princípio, protegida, pois é um elemento genérico, enquanto a marca registrada protege sinais distintivos visualmente perceptíveis (art. 122 da LPI).

A título exemplificativo, em 2022 esta Segunda Turma entendeu pela concessão do registro à marca tridimensional "VIGOR GREGO" por reconhecer, ao contrário do entendido pelo INPI administrativamente, que a marca possuía suficiente distintividade:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO QUE INDEFERIU O REGISTRO DE MARCA TRIDIMENSIONAL. DISTINTIVIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DO SECONDARY MEANING. REEXAME NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE DIANTE DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. RECURSO INPI DESPROVIDO. APELAÇÃO DA DANONE NÃO CONHECIDA.

1. Caso concreto- Trata-se de apelação cível em face da sentença, que julgou procedente pretensão autoral de nulidade das decisões administrativas de indeferimento dos pedidos de registros nºs 906.131.634 e 907.682.685  para marca tridimensional depositada na classe 29 para especificar “iogurte grego”.

[...]

5. Sentença mantida- os pedidos de registro de marca nºs 906.131.634 e 907.682.685 devem ser deferidos, eis têm por objeto marcas suficientemente distintivas, conforme art. 122 da LPI, e que não infringem o art. 124, XXI da mesma lei.

(Apelação 0115937-93.2017.4.02.5101, Segunda Turma Especializada, Relator Desembargador Federal Marcello Granado, julgamento em 26 abr. 2022)

A referida marca tridimensional é a seguinte:

Se a análise da marca fosse feita apenas pela sua silhueta, como o INPI realizou para as marcas ora em análise, o registro seria indeferido, pois haveria apenas uma forma genérica de embalagem:

Por esta razão, a comparação realizada pelo INPI quanto aos signos marcários em análise não é suficiente, pois a marca protege todo o conjunto de características depositado, e não apenas a silhueta do sinal.

Ao contrário do pontuado pelo INPI em seu parecer, as diferenças pontuais entre os objetos são extremamente relevantes para aferir a distinguibilidade da marca, pois são essas características que podem gerar efeito visual próprio ao signo. Afinal, assim como em um símbolo marcário bidimensional, o registro de marcas tridimensionais protege os desenhos/textos únicos da marca, e não a sua forma arredondada, quadrada, etc. - que é genérica e, portanto, utilizável por todos. No precedente acima citado, entendeu-se que os elementos específicos da embalagem, e não apenas sua silhueta, lhe garantiam distintividade suficiente. Afinal, uma embalagem genérica não é distintiva; mas uma embalagem com diversos elementos gráficos e nominativos exclusivos é.

Destarte, exigir que uma marca tridimensional possua novidade ou originalidade para ser registrada não encontra respaldo na legislação, pois a simples capacidade distintiva da forma deveria ser considerada (Maitê Cecília Fabbri Moro, p. 156).

Cabe-nos, então, avaliar se (i) o símbolo marcário que as Apelantes intentam registrar possui capacidade distintiva e se (ii) a sua forma é vulgar para o produto que identifica.

No que concerne à alegação de que o sinal representa a forma necessária ou vulgar do produto (i), a comparação visual entre o produto das Apelantes e seus concorrentes demonstra que, embora a silhueta dos produtos seja parecida, os elementos específicos e sua disposição (conforme conceito de Denis Borges Barbosa, supracitado) diferem, evidenciando que não são a forma necessária do produto e sim uma escolha de cada empresa:

Válido recorrer novamente aos ensinamentos de Maitê Cecília Fabbri Moro em seu trabalho específico sobre marcas tridimensionais:

Não se pode afirmar que qualquer forma que tenha alguma utilidade esteja excluída da proteção como marca. Em outras palavras, não se quer dizer que nenhuma forma que tenha uma função possa ser registrada como marca tridimensional. É necessário deixar claro que as formas úteis excluídas da proteção como marca são apenas aquelas imprescindíveis ao alcance da funcionalidade a que se propõem. Se assim não fosse, correr-se-ia o risco de excluir todas as formas de embalagem da proteção como marca, simplesmente por sua utilidade em abrigar ou envolver algum produto. Em síntese, entende-se que nem todas as formas que apresentam algum tipo de funcionalidade técnica estão excluídas do registro como marca tridimensional, valendo-se a exclusão somente para aquelas nas quais a distintividade da forma seja determinante à obtenção do resultado técnico (pg. 148)

Aplicando a lição ao presente caso, ainda que exista certa funcionalidade em criar um controle de videogame com "estrutura trapezoidal e as hastes inclinadas e arredondadas (empunhaduras)", conforme parecer do INPI, esta forma não é essencial para o funcionamento do produto em si e não é imposta pela sua funcionalidade.

Igualmente, não podem ser ignoradas as diferenças de disposição, formatos e desenhos dos demais elementos do sinal marcário. O formato, desenho e cores dos botões são diferentes entre cada produto, a quantidade e posição dos cursores é variável, a disposição dos elementos é diversa e mesmo os ângulos de curvatura divergem, demonstrando que os elementos que integram a marca tridimensional das Apelantes não são necessários, comuns ou vulgares para os produtos desse segmento.

De fato, o próprio formato trapezoidal do controle não é essencial para videogames, havendo outros que podem ser aqui exemplificados:

A forma necessária é a imposta pela natureza ou aquela em que determinado produto se encontra na natureza. Assim ter-se-ia que não é registrável, por necessária, a forma imposta pela natureza (por exemplo, a forma de uma laranja, para assinalar frutas ou sucos de fruta) (Maitê Cecília Fabbri Moro, p. 129). Todavia, não pode ser ignorado que no caso de marcas tridimensionais consistentes na forma de determinado produto haverá uma certa sobreposição, pois o produto físico terá se convertido numa marca imaterial (Lélio Schmidt, p. 73).

No presente caso, observa-se que a forma utilizada pelas Apelantes não é imposta pela natureza do objeto e há diferenciação entre os diversos produtos no mercado que permite concluir que as marcas que as Apelantes visam registrar não representam forma meramente necessária, comum ou vulgar do produto que identificam.

​No concernente à capacidade distintiva do símbolo marcário (ii), relembre-se que o essencial para o registro de uma marca, inclusive a tridimensional, é a sua aptidão de identificação do produto. Maitê Cecília Fabbri Moro leciona que se os consumidores podem identificar a marca por meio da forma do produto, a esta também se possibilitaria o seu registro como marca tridimensional (pg. 111), ressalvando que a distintividade refere-se, portanto, essencialmente, ao sinal em si e não ao sinal em relação aos demais. Diz a distintividade respeito à aptidão do sinal para distinguir alguma coisa (pg. 114).

A análise visual acima delineada quanto à forma do produto também possui relevância neste momento. Observou-se que as marcas das Apelantes possuem elementos que lhes são únicos, como o formato, desenho e cores dos botões, a quantidade e posição dos cursores e os ângulos de curvatura, o que já aponta a distinção da marca.

Confirmando esta percepção, as pesquisas de opinião apresentadas pelas Apelantes em 1º Grau demonstram que a grande maioria do público consumidor é capaz de identificar seu produto apenas por reconhecimento visual (processo 5043655-64.2020.4.02.5101/RJ, evento 1, ANEXO10 e processo 5043655-64.2020.4.02.5101/RJ, evento 15, ANEXO2). Este elemento de prova é relevante para o presente caso pois indica que, ao contrário do que concluiu a comparação de imagens obtidas na internet feita pelo INPI, o público consumidor reconhece as marcas das Apelantes, o que confirma sua distintividade.

À vista disso, deve-se concluir que as marcas em análise possuem distintividade, cumprindo sua função principal de distinguir visualmente o produto de seus concorrentes.

Nessa esteira, por tudo que foi analisado, não sendo a forma do controle e de seus elementos imposta pela funcionalidade ou pela própria natureza do produto, entendo que não há como considerar que os sinais das Apelantes infringem a proibição do art. 124, XXI, da LPI. 

Ademais, estando comprovada a distintividade do símbolo em razão de sua capacidade de diferenciar o produto ao qual se refere (art. 123, I, da LPI), entendo que os requisitos legais para o registro das marcas tridimensionais foram cumpridos, pelo que a pretensão das Apelantes deve ser acolhida.

Observo que, tendo sido entendido que a marca possui distintividade e cumpre os demais requisitos de registro em território nacional, não há necessidade de abordar o princípio telle quelle ou a obtenção de secondary meaning pelo sinal (que, observe-se, o precedente acima citado entende ser cabível a marcas tridimensionais), pois o reconhecimento da distintividade é suficiente para garantir o direito da parte à obtenção dos registros.

Diante do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso, para reformar a r. sentença de primeiro grau e declarar a nulidade das decisões administrativas que indeferiram os pedidos de registros n. 828824061, 917544242 e 917544293, determinando o seu deferimento. Honorários sucumbenciais a serem recolhidos pelo INPI, no patamar fixado em sentença.

Documento eletrônico assinado por WANDERLEY SANAN DANTAS, Desembargador Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001578355v86 e do código CRC 567872b2.

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Apelação Cível Nº 5043655-64.2020.4.02.5101/RJ

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA TRIDIMENSIONAL. CONTROLE DE JOGOS ELETRÔNICOS. desnecessidade de nomeação de perito. FORMA NÃO É NECESSÁRIA OU VULGAR PARA O PRODUTO. DISTINTIVIDADE DO SÍMBOLO VERIFICADA. inaplicabilidade dos critérios de desenho industrial. CRITÉRIOS DE REGISTRAbilidade de marca cumpridos. registros deferidos.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. e SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MARKETING LTDA. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 31ª Vara Federal nos autos da ação ordinária proposta pela Apelante em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI requerendo a declaração de nulidade das decisões administrativas que indeferiram os pedidos de registro n. 828824061, 917544242 e 917544293, depositados, respectivamente, nas classes NCL(8)09, NCL(11)28 e NCL (11)2, para as marcas tridimensionais destinadas a identificar os controles de jogos eletrônicos DUALSHOCK 3 e DUALSHOCK 4 da SONY. Os pedidos foram indeferidos administrativamente com base no art. 124, XXI, da LPI, por representarem a forma vulgar, comum ou necessária do produto no entendimento do INPI. A sentença manteve o indeferimento por entender que "as figuras tridimensionais dos controles DualShock 3 e 4  não são registráveis exatamente por lhe faltarem caráter distintivo".

2. A autoridade julgadora é perfeitamente capaz de avaliar os critérios legais atinentes ao registro de marcas e decidir, com base no conteúdo probatório dos autos, a existência, ou não, dos requisitos necessários para o registro do sinal marcário, não havendo necessidade de conhecimento técnico específico para a resolução da lide além daquele detido por um profissional da magistratura. Preliminar de nulidade da sentença por indeferimento da realização de perícia rejeitada. Precedentes.

3. A distintividade é a capacidade do sinal marcário de distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa, sendo característica imprescindível para o registro da marca, conforme delineado no art. 123, I, da LPI.

4. Conforme disciplina legal e entendimentos doutrinários, os critérios de novidade e originalidade são aplicáveis exclusivamente aos desenhos industriais (art. 95 da LPI), direito de propriedade industrial diverso, não podendo ser confundidos com o requisito de distintividade relativo às marcas e nem ser estendidos às marcas tridimensionais.

5. A mera comparação de silhuetas não é suficiente para a avaliação da distintividade do símbolo marcário, pois a silhueta é, a princípio, um elemento genérico, enquanto a marca registrada protege sinais distintivos visualmente perceptíveis (art. 122 da LPI). Como a marca protege todo o conjunto de características depositado, as diferenças pontuais entre os objetos são extremamente relevantes para aferir a distinguibilidade do signo marcário, pois são essas características que podem gerar efeito visual próprio à marca. Precedentes.

6. A comparação visual entre o produto das Apelantes e seus concorrentes demonstra que, embora a silhueta dos produtos seja parecida, os elementos específicos e sua disposição diferem, evidenciando que não são a forma necessária do produto e sim uma escolha de cada empresa. Ainda que exista certa funcionalidade em criar um controle de videogame com "estrutura trapezoidal e as hastes inclinadas e arredondadas (empunhaduras)", conforme parecer do INPI, esta forma não é essencial para o funcionamento do produto em si e não é imposta pela sua funcionalidade, havendo produtos da mesma natureza que não seguem esse formato. Logo, a forma das marcas das Apelantes não é necessária, comum ou vulgar ao produto que identificam, afastando o impedimento do art. 124, XXI, da LPI.

7. Quanto à capacidade distintiva, as marcas das Apelantes possuem elementos que lhes são únicos, como o formato, desenho e cores dos botões, a quantidade e posição dos cursores e os ângulos de curvatura. As pesquisas de opinião acostadas aos autos demonstram que a grande maioria do público consumidor é capaz de identificar seu produto apenas por reconhecimento visual. Assim, confirma-se a distintividade das marcas, nos termos do art. 123, I, da LPI, pelo que o registro deve ser deferido.

8. Apelação provida para reformar a r. sentença de primeiro grau e declarar a nulidade das decisões administrativas que indeferiram os pedidos de registros n. 828824061, 917544242 e 917544293, determinando o seu deferimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, para reformar a r. sentença de primeiro grau e declarar a nulidade das decisões administrativas que indeferiram os pedidos de registros n. 828824061, 917544242 e 917544293, determinando o seu deferimento. Honorários sucumbenciais a serem recolhidos pelo INPI, no patamar fixado em sentença, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2023.

Documento eletrônico assinado por WANDERLEY SANAN DANTAS, Desembargador Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001578356v17 e do código CRC 24bfd0d8.

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Data e Hora: 4/12/2023, às 17:40:14

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 28/11/2023

Apelação Cível Nº 5043655-64.2020.4.02.5101/RJ

RELATOR: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

PRESIDENTE: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

PROCURADOR(A): CARLOS ALBERTO BERMOND NATAL

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

Votante: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

Votante: Juíza Federal KARLA NANCI GRANDO

Votante: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

FLÁVIA MUNIC MEDEIROS PEREIRA

Secretária