Documento:20001577506

Poder Judiciário

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

Apelação Cível Nº 5004257-81.2018.4.02.5101/RJ

RELATORA: Desembargadora Federal ANDREA CUNHA ESMERALDO

VOTO

Como relatado, trata-se de apelação interposta por V. D. R. F. em face da sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que julgou procedente o pedido de nulidade da patente de modelo de utilidade MU 8601517-6 para "tubo retrátil para aplicação de medicamentos em aerosol", deduzido em ação ajuizada por PLASTSIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA em face do ora apelante e do INPI – INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

Conheço da apelação, uma vez presentes os pressupostos e requisitos de admissibilidade.

Registre-se que, conquanto não tenha sido ainda apreciado o pedido de tutela recursal de urgência, não se vislumbra a presença dos requisitos, a tanto, necessários, à luz do disposto no art. 1.012 do CPC, notadamente por falta de probabilidade de provimento do recurso, como se extrai das razões a seguir expostas.

O modelo de utilidade é toda forma ou disposição nova introduzida em objeto conhecido que gere melhoria funcional no seu uso ou na sua fabricação e que, em relação a um especialista e técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica (TRF2/ AC - 0501090-12.2003.4.02.5101, Rel. então Juiz Federal Convocado GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA, DJe 28/01/2008).

Na definição legal (art. 9º, da Lei nº 9.279/96 - Lei de Propriedade Industrial - LPI), o modelo de utilidade patenteável é o objeto de uso prático, ou parte dele, suscetível de aplicação na indústria, que apresente nova forma ou disposição envolvendo ato inventivo, resultando melhoria funcional no seu uso ou na sua fabricação. Ademais, deverá atender ao requisito da suficiência descritiva (arts. 24 e 25 da LPI).

Em complementação a tal dispositivo, o art. 11, da LPI, prevê que o modelo de utilidade é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica (§ 1º, do referido art. 11), ou seja, tudo que se tornou acessível ao público antes da data do depósito do pedido de patente, no Brasil ou no exterior.

Assentadas essas premissas, passo a analisar o caso concreto.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Inicialmente, o apelante argui a nulidade da sentença, sob alegação de que "não conteve todos os elementos justificadores de sua convicção, bastando-se com as alegações da inicial e da perícia, contrariando Parecer do INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, deixando de abordar todos os fundamentos jurídicos que compõem a causa de pedir".

Aduz que "a r. sentença limitou-se a seguir os argumentos expendidos no Laudo Judicial, que sob análise contém erros conceituais importantíssimos, conforme demonstrado pelo Parecer Técnico juntado ao presente recurso, desconsiderando por completo as provas, e desaprovando o parecer do INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial", e que "desvirtuou-se do Princípio de Defesa e do Contraditório, ao não considerar as questões tratadas na defesa do Apelante".

Contudo, não assiste razão ao apelante.

A sentença contém fundamentos pormenorizados acerca dos aspectos relevantes para o deslinde da causa, conforme se verifica dos trechos a seguir transcritos:

"De acordo com informações constantes dos autos (evento 28:9) e extraídas do site do INPI, a patente MU 8601517-6, intitulada "tubo retrátil para aplicação de medicamentos em aerosol", possui o seguinte resumo:

TUBO RETRÁTIL PARA APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS EM AEROSOL. A presente Patente de Modelo de Utilidade refere-se a um inovador acessório destinado a facilitar a aplicação de medicamentos em forma de aerosol diretamente na tubulação de ventilação mecânica introduzida em pacientes internados em um Centro de Terapia Intensiva (C.T. I.). O presente invento é composto de uma base superior (1), de uma base inferior (2), de dois anéis (3), de uma mola (4), de uma cobertura envoltória (5) e de uma alavanca (6).

É a seguinte a reivindicação independente única, tal como concedida, com as figuras correspondentes:

TUBO RETRÁTIL PARA APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS EM AEROSOL constituído de uma base superior(1) formada por um corpo tubular(7) provido superiormente de um gargalo(8) e medianamente ligado a um corpo tubular mais largo(9) internamente dotado de um rebaixo(10) para encaixe do anel(3), sendo que o corpo(9) possui em sua parte superior um gancho(11) para encaixe da alavanca(6) e a 90° um corpo lateral(12) dotado de um furo cônico horizontal(13) ligado a 90° à parte inferior interna da base(1); de uma base inferior(2) a qual possui também um corpo tubular(14) dotado de uma parede interna(15) descrevendo três diâmetros distintos e externamente também é ligado a um corpo tubular mais largo(16) similar ao (9), porém sem o gancho(11) e o corpo lateral(12), mas provido de um ressalto envoltório inferior(17) para fixação da alavanca(6) e caracterizado por possuir dois anéis(3) compostos, cada um, de um tubo(18) de baixa altura e internamente cônico; de uma mola(4), de compressão e inoxidável e envolvida por uma cobertura envoltória(5) produzida em material plástico de baixa densidade e de uma alavanca(6) formada por um corpo achatado(19) em formato de "C" dotado, em uma das extremidades, de um dente(20) para encaixe no gancho (11) e, na outra extremidade, de um ressalto(21) destinada à fixação no ressalto(16).

5.3 Problema e Melhoria Funcional Reivindicada

Segundo o relatório descritivo da patente em questão, medicamentos sob forma de aerosol são aplicados desconectando a tubulação de ventilação mecânica, a fim de se abrir uma janela que facilite a operação, o que teria como consequência negativa um possível aumento na probabilidade de contaminação cruzada.

A solução proposta na MU 8601517-6 consiste em um tubo que é encaixado diretamente na tubulação de ventilação mecânica, o que traria como melhoria funcional a aplicação de medicamentos em aerosol sem a necessidade de desconexão do circuito.

6. Prova Técnica

6.1 Prova Pericial

A requerimento da autora, foi determinada por este Juízo a produção de prova pericial (evento 86), realizada por engenheiro de operação na modalidade mecânica de máquinas, da confiança deste Juízo e com conhecimentos na área de propriedade intelectual.

O laudo pericial fez a análise da patente anulanda - modelo de utilidade MU 8601517-6 em relação às anterioridades trazidas pela parte autora, e respondeu aos quesitos do Juízo e das partes, trazendo as seguintes conclusões:

O documento de patente MU 8601517-6 não apresenta novidade perante o objeto do estado da técnica US 5 431 154, porque não traz melhoria funcional no aspecto de que a característica que o difere, a trava, em nada influencia no tratamento do paciente. Tais objetos têm como questão a ser resolvida a melhoria na dispersão do medicamento na corrente de ar ventilada para o paciente. As questões levantadas nos documentos de patente US 5 178 138, US 5 431 154 e US 4 938 210 estão relacionadas à redução das gotas do medicamento, para que penetrem mais fundo nos brônquios do paciente em tratamento respiratório.

Não há no documento de patente MU 8601517-6 questões que elucidem as vantagens proporcionadas pela alavanca em forma de “C”, que serve para travar o objeto em posição totalmente retraída, quanto à melhoria no processo. Apenas afirma-se que evita a contaminação cruzada, mas não a conceitua. Além disso, se o objetivo é travar o objeto quando está em posição totalmente retraída, já há um sistema de travamento no objeto de documento de patente US 4 938 210, que se dá ao girar em 180° as extremidades. Da comparação entre os objetos, vê-se que não há qualquer vantagem da trava proposta no MU 8601517-6 perante a do US 4 938 210. Donde se conclui que não há melhoria funcional proporcionada pelo objeto do documento de patente MU 8601517-6.

Outro aspecto é o fato de que a questão proposta a ser resolvida pelo objeto do documento de patente MU 8601517-6, é baseada no fato de que é preciso desconectar a tubulação de ventilação mecânica. Entretanto isso é falso, porque a linha já não precisa ser desconectada já no US 5 178 138, de 1993.

Por fim, o documento de patente MU 8601517-6 não elucida as questões do uso do objeto que se quer patentear. Não é explicado em que local é inserido o medicamento, e nem qual é a posição em que o objeto é inserido na tubulação de ventilação mecânica. Dá-se a impressão de que o inventor não sabe o que está patenteando.

Reunindo todos esses aspectos, tem-se que, salvo melhor juízo, o documento de patente MU 8601517-6 não é válido, porque não atende aos requisitos determinados pelo Art. 9º da LPI. O objeto não apresenta nova forma ou disposição que resulte em melhoria funcional no seu uso. Sua trava não envolve ato inventivo.

Após manifestação das partes, o Perito respondeu aos pontos divergentes apresentados no parecer técnico do INPI (evento 97), prestando esclarecimentos (evento 106), e corroborando as conclusões do laudo pericial.

6.2 Parte autora

Após a elaboração do laudo pericial (evento 86), a empresa autora manifestou sua integral concordância com as conclusões a que chegou o perito do Juízo (evento 98).

6.3 Empresa Ré

Com a contestação, o réu VINICIUS trouxe parecer do assistente técnico Enio Couto Ramos, engenheiro mecânico industrial (evento 28:11), aparentemente elaborado para instruir a ação da Justiça Estadual em que contende com a autora, que no parecer é referida como "empresa ré", trazendo uma série de tabelas comparativas do objeto da patente anulanda com o MU 8601030-1 para "adesivo fixador para tubo de via oral", também de titularidade do empresário réu, mas sem qualquer referência às anterioridades apresentadas nesta ação.

Após a elaboração do laudo pericial (evento 86) e a apresentação de esclarecimentos pelo perito (evento 105), não houve qualquer manifestação por parte do empresário réu (eventos 90 e 107).

6.4 INPI

No parecer técnico apresentado com a contestação (evento 33.1), o INPI, por meio da Coordenação-Geral de Patentes XVI – Divisão de Modelos de Utilidade da sua Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografia de Circuitos Integrados, concluiu que a patente em litígio atende aos requisitos legais, nos seguintes termos:

O documento US 5431154, considerado mais relevante pela autora, revela um dispositivo para inalação terapêutica que contém um espirômetro acoplado a um inalador para administração de medicamento aerossolizado para o sistema respiratório.

Resta claro que o requisito de novidade é atendido, visto que o objeto do documento de anterioridade não é somente um tubo retrátil, mas um conjunto de inalador para administração de medicamento.

Quanto ao requisito de ato inventivo, não nos parece comum ou vulgar para um técnico no assunto, com base no objeto citado, imaginar e reproduzir o tubo retrátil da patente anulanda. Com base neste documento não se desenvolve um tubo retrátil com todos os elementos técnicos citados na reivindicação.

Portanto, a patente em lide é nova e inventiva perante o documento US 5431154.

Após a elaboração do laudo pericial (evento 86), o INPI trouxe parecer técnico discordante (evento 97), com as seguintes conclusões:

Diante do exposto, concordamos com as análises da digna perícia quanto ao requisito de novidade. Entretanto, temos um entendimento diferente do modelo de utilidade. Essa natureza de patente refere-se à proteção das criações de caráter técnico-funcional relacionadas à forma ou disposição introduzida em objeto de uso prático, ou parte deste, conferindo ao objeto conhecido do estado da técnica uma melhoria funcional no seu uso ou fabricação. Essa construção leva ao entendimento de que se trata de um objeto conhecido que foi aperfeiçoado, visando melhorar seu uso ou fabricação, sem gerar efeitos técnicos novos, mas melhorando-os funcionalmente.

O que define o escopo da patente de modelo de utilidade é a reivindicação independente, que deve ser formulada da seguinte maneira:

parte inicial, que corresponde ao título;
quando necessário, um preâmbulo contendo as Características já compreendidas pelo estado da técnica;
obrigatoriamente a expressão “caracterizado por”, seguida de uma parte caracterizante contendo a nova forma ou disposição introduzida, contendo todos os elementos que a constituem, bem como seus posicionamentos e interconexões em relação ao conjunto.

Esta separação entre elementos conhecidos e elementos novos visa facilitar esta distinção, uma vez que não altera a abrangência ou escopo da reivindicação, que será sempre determinado com base no somatório das características contidas no preâmbulo e na parte caracterizante.

No caso em tela, a parte caracterizante reivindica o tubo flexível com um sistema de travamento em formato C. Portanto, não é possível desconsiderar tais elementos, como o disposto no laudo em análise.

Dito isso, reiteramos que o sistema de travamento proposto e reivindicado não é revelado nas anterioridades citadas e tampouco, com base no que é revelado pelas anterioridades, o técnico no assunto facilmente atingiria o resultado proposto na patente em lide. Conclui-se, então, que, como o modelo de utilidade em questão não decorre de maneira comum ou vulgar do estado da técnica, atende ao requisito de patenteabilidade.

Com base nos argumentos supracitados, mantemos o entendimento de que a patente em questão atende às condições de patenteabilidade exigidas na LPI e que, portanto, deve ter sua concessão mantida.

Com os esclarecimentos do Perito (evento 105), o INPI trouxe seu último parecer técnico (evento 112), reiterando seu entendimento de que a patente de modelo de utilidade MU 8601517-6 atende aos requisitos exigidos, devendo ser mantida, e consignou o seguinte:

Tendo em vista o OFÍCIO n. 00240/2020/SPI/NMF/PRF2R/PGF/AGU e a manifestação do perito (fls. 213/216 do documento 0271243), informo que nosso entendimento apoia-se no fato de que:

o objeto da patente e, por conseguinte, a extensão do direito do inventor está na reivindicação, e que a abrangência ou escopo da reivindicação será sempre determinado com base no somatório das características contidas no preâmbulo e na parte caracterizante, e de que;
o sistema de travamento proposto e reivindicado não é revelado nas anterioridades citadas e tampouco, com base no que é revelado pelas anterioridades, o técnico no assunto facilmente atingiria o resultado proposto na patente em lide.

Com base nos argumentos supracitados, mantemos o entendimento de que a patente em questão atende às condições de patenteabilidade exigidas na LPI e que, portanto, deve ter sua concessão mantida.

7. Requisitos de Patenteabilidade do MU 8601517-6

Verifico, inicialmente, que a patente de modelo de utilidade em apreço não incide nas exclusões legais (art.10 da LPI).

Passo, pois, a examinar os requisitos próprios de patenteabilidade da patente de modelo de utilidade MU 8601517-6 para “tubo retrátil para aplicação de medicamentos em aerosol”, com base em todas as provas trazidas aos autos.

7.1 Novidade

A novidade é o requisito inventivo mais básico e simples, tendo por finalidade evitar que uma solução técnica que já conste do estado da arte seja patenteada (principalmente evitar que patentes antigas sejam novamente concedidas). Por ser elementar, a novidade é um pré-requisito à verificação da atividade inventiva (no caso de patentes de invenção) ou do ato inventivo (no caso de patentes de modelo de utilidade), sendo desnecessário apurar o segundo requisito caso a novidade se mostre ausente.

De acordo com o art.11 da LPI, a invenção é considerada nova quando não compreendida no estado da técnica. O alcance do estado da técnica, para efeitos de aferição da novidade, dá-se com a análise de documento por documento, geralmente não permitindo a combinação de documentos ou informações.

A definição de novidade, para o sistema patentário, não é a mesma daquela compreendida pelo senso comum ou por um especialista; trata-se de um conceito jurídico, que é atendido ao se verificar que a solução técnica apresentada ainda não foi precisamente descrita, de forma integral, numa só fonte.

Para afastar a novidade, assim, não são suficientes meras semelhanças entre o objeto do pedido de patente e os documentos que compõem o estado da técnica, sendo necessário que toda a matéria reivindicada esteja integralmente descrita em um único documento do estado da técnica, de acordo com o princípio do documento único.

Segundo tal princípio, não se admite que o estado da técnica seja lido como um mosaico de anterioridades, sendo essencial que toda a matéria reivindicada esteja contida em um único documento do estado da técnica, não se podendo, em regra, combinar documentos, admitindo-se, entretanto, poucas exceções, como a que ocorre quando se utiliza de documentos que referenciem uns aos outros (Diretrizes de Exame do Escritório Europeu de Patentes – EPO). A respeito, dizem as Diretrizes de Exame de Patentes do INPI (Resolução INPI n.º 169/2016 – Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – bloco II – “Patenteabilidade”):

Etapas para averiguação de novidade

4.3 Para a avaliação da novidade, o examinador deve aplicar as seguintes etapas:

(i) identificar os elementos contidos na reivindicação;

(ii) determinar se um documento em análise faz parte do estado da técnica (...);

(iii) determinar e apontar se todos os elementos da reivindicação foram explicitamente ou inerentemente combinados no documento, para um técnico no assunto, de modo a antecipar a reivindicação.

Detalhes técnicos e observações gerais

(...)

4.6 A novidade exigida para uma reivindicação deve ser apurada sobre a reivindicação como um todo, e não somente sobre a parte caracterizante da mesma, tampouco sobre a análise individual dos elementos que a compõem, que poderão separadamente estar abrangidos pelo estado da técnica. Assim, se o preâmbulo define as características A e B, e a parte caracterizante define as características C e D, não importa que C e/ou D sejam em si conhecidas, mas sim se são conhecidas em associação com A e B – não somente com A nem somente com B, mas com ambos.

4.7 A matéria em exame não será nova quando todas as características de uma dada reivindicação (por exemplo, elementos de um produto ou etapas de um processo), inclusive as características apresentadas no preâmbulo, estiverem reveladas em uma única anterioridade. Tais características podem ser encontradas na anterioridade quando são claramente apresentadas e/ou quando não há qualquer dúvida de que a informação está inerente ao que foi literalmente revelado.

4.8 A delimitação do entendimento do que seja uma informação técnica dedutível diretamente e sem ambiguidade do documento do estado da técnica, também é importante. Assim, quando se considera a novidade, não é correto interpretar os ensinamentos de um documento do estado da técnica como envolvendo equivalentes muito conhecidos os quais não são descritos explicitamente no dito documento; esta é uma questão relativa à obviedade, ou seja, à atividade inventiva.

4.9 A ausência de novidade frente a um documento encontrado no estado da técnica não pode ser baseada em possibilidades, hipóteses ou especulações a partir da matéria revelada na anterioridade. A relação entre os documentos comparados deve ser de identidade estrita, o que significa que um único documento deve descrever cada elemento da reivindicação analisada, seja explicitamente ou de forma inerente, caso contrário, a questão se desloca para análise de atividade inventiva.

4.10 Para a análise do requisito de novidade, não é possível combinar dois documentos diferentes do estado da técnica. Quando tal combinação for necessária, apenas a atividade inventiva deve ser discutida. Entretanto, mais de um documento do estado da técnica pode ser citado para argumentações contrárias à novidade da matéria pleiteada, desde que essas anterioridades não necessitem ser combinadas para suportar tais alegações, conforme os seguintes casos:

(i) podem ser utilizados documentos diferentes para discutir a novidade de matérias de reivindicações diferentes;

(ii) para diferentes alternativas em uma mesma reivindicação independente, como por exemplo fórmulas Markush, podem ser utilizadas diferentes anterioridades incidindo na novidade da matéria de uma mesma reivindicação, quando cada anterioridade referir-se a alternativas diferentes dentro das possibilidades oferecidas pela reivindicação. Cabe ressaltar que na análise de reivindicações com alternativas, uma anterioridade que revele uma das alternativas é suficiente para destituir a novidade da reivindicação como um todo. No entanto, podem ser aceitas reformulações da reivindicação de forma a excluir a matéria encontrada no estado da técnica.

(iii) pode ser citado um segundo documento, tal como um dicionário ou documento similar de referência na discussão acerca da novidade da matéria de uma reivindicação, de modo a interpretar o significado de um termo específico, tais como, para comprovar que o queijo é um laticínio, ou para demonstrar sinonímia, ressaltando-se que somente a primeira anterioridade citada é impeditiva para a novidade da matéria reivindicada;

(iv) onde um documento do estado da técnica faça referência a um segundo documento publicado, este será incorporado por referência ao primeiro.

Especificamente sobre o requisito da novidade nas patentes de modelo de utilidade, as Diretrizes de Exame de Patentes de Modelo de Utilidade (Resolução INPI n.º 298/2012 - Diretrizes de Exame de Patente de Modelo de Utilidade do INPI. Consulta disponível em: http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/consultas-publicas/arquivos/resolucao_consulta_2.pdf) trazem as seguintes orientações:

4.3.2 Nova forma ou disposição (novidade)

(...)

A nova forma ou disposição, isto é, a novidade, reside nas características técnico-estruturais do objeto ainda não encontradas no estado da técnica, independente de sua função ou campo de aplicação. O estado da técnica é constituído por todo o conjunto de informações que tenha se tornado acessível ao público anteriormente ao depósito do pedido de Patente.

A novidade de um Modelo de Utilidade conceitualmente é a mesma de uma Invenção e deve ser verificada pelo princípio do documento único. O princípio do documento único se refere ao fato de ser necessário a qualquer anterioridade impeditiva que esta apresente integralmente todos os elementos da solução técnica para qual é pretendida a novidade.

No presente caso, no que tange ao requisito da novidade, o laudo pericial, em resposta aos quesitos do Juízo, consignou o seguinte:

1. Considerando o disposto no art.11 da LPI, existe anterioridade idêntica ao objeto da MU8601517-6?

Resposta: Sim, o objeto do documento de patente US 4 938 210, citado no documento de patente US 5 431 154 e neste apresentado, detalhado o bastante para compreender sua função e operação.

2. Considerando o disposto no art.11 da LPI, o conteúdo da matéria reivindicada está integralmente descrito em algum dos documentos do estado da técnica na data do depósito do pedido, levando-se em conta que o estado da técnica compreende todas as informações tornadas acessíveis ao público por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ainda que não mencionados pelas partes?

Resposta: O conteúdo da matéria reivindicada está parcialmente descrito, pois o sistema de travamento adotado no objeto do MU 8601517-6 não é o mesmo dos documentos analisados (pede-se, por gentileza, ler a Parte IV do Laudo), mas não se constitui em melhoria funcional em seu uso, porque o objetivo de objetos desta classe é reduzir o tamanho das gotas da medicação administrada, o que permite ao fluido penetrar mais nos pulmões, aumentando a eficiência do tratamento. Assim, mesmo que o conteúdo esteja parcialmente descrito, a parte que não se encontra nos demais documentos não constitui um ato inventivo.

3. Não estando descrita a matéria reivindicada em algum único documento do estado da técnica, está descrita em documentos que estejam literalmente referenciados uns nos outros?

Resposta: A matéria reivindicada é parcialmente descrita em outro documento do estado da técnica, mas a parte que não está também não contribui a ponto de ser considerado um avanço do estado da técnica (Pede-se, por gentileza, ver a resposta do quesito 2).

Em seus esclarecimentos, o perito afirmou, ainda, que "o conteúdo da matéria reivindicada não se encontra totalmente descrito nos documentos de patente US 5 431 154 e US 4 938 210, pois a parte da trava em 'C' não é vista nesses dois" (evento 105).

O INPI, em todos os laudos apresentados, conforme já detalhado no item 5.4, manifestou seu entendimento de que o MU 8601517-6 atende ao requisito da novidade.

Assim, com fundamento nas conclusões do laudo pericial e dos esclarecimentos apresentados pelo perito, bem como na opinião técnica do INPI, este Juízo fica convencido do atendimento ao requisito de novidade pela patente de modelo de utilidade MU 8601517-6.

7.2 Ato Inventivo e Melhoria Funcional

Quanto ao segundo requisito, estabelece a LPI que é patenteável, como modelo de utilidade, o objeto que “apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação” (art.9º).

Destaco que a atividade inventiva é requisito afeto às patentes de invenção, sendo requisito das patentes de modelo de utilidade apenas o ato inventivo, que se constitui em um passo inventivo de menor complexidade.

Ademais, considera-se que existe ato inventivo “sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica” (art.14 da LPI). Em outras palavras, não há ato inventivo quando um técnico no assunto, com a ajuda de seus conhecimentos profissionais e por um jogo de simples operações de execução, poderia perceber a solução trazida pelo modelo de utilidade, pela combinação dos meios divulgados no estado da técnica.

O ato inventivo, assim, teria a mesma natureza que a atividade inventiva exigida para as patentes de invenção, mas com a exigência de um menor grau de inventividade.

Frise-se, no entanto, que mesmo que as patentes de modelo de utilidade não exijam grau elevado de inventividade, não é possível conceder o privilégio a quem não apresente um contributo mínimo em relação ao estado da técnica.

(...)

7.2.2 Aferição de Ato Inventivo e Melhoria Funcional

No presente caso, a parte autora alega que a patente anulanda não é dotada de ato inventivo ou melhoria funcional, enquanto o corpo técnico do INPI e o empresário réu concluíram pelo atendimento dos requisitos legais de ato inventivo e de melhoria funcional.

No parecer técnico trazido com a contestação (evento 33:1), o INPI, por meio da Diretoria Técnica responsável, assevera que “quanto ao requisito de ato inventivo, não nos parece comum ou vulgar para um técnico no assunto, com base no objeto citado, imaginar e reproduzir o tubo retrátil da patente anulanda. Com base neste documento não se desenvolve um tubo retrátil com todos os elementos técnicos citados na reivindicação".

Em resposta aos quesitos 4 e 5 do Juízo, o laudo pericial assim se manifestou:

4. Considerando o disposto no art.14 da LPI, a modificação trazida pelo objeto do MU 8601517-6 importa em nova forma ou disposição do objeto de uso prático (ou parte deste), que não seja decorrência de maneira comum ou vulgar do estado da técnica, para um técnico no assunto?

Resposta: A modificação trazida decorre de maneira comum ou vulgar do estado da técnica, pois o sistema de trava que é proposto é solução comum em outros sistemas de peças retráteis – sistema idêntico é usado, por exemplo, em escorredores dobráveis de louças que são presos na parede, onde há uma trava em alavanca que os mantém na posição fechada.

5. A matéria do MU 8601517-6 importa em melhoria funcional do uso ou fabricação do objeto de uso prático protegido, facilitando a atividade humana e/ou melhorando sua eficiência? De que maneira?

Resposta: Não resulta em melhoria funcional, pois a característica essencial da câmara de inalação retrátil é reduzir o tamanho das gotas do medicamento aerossolizado na corrente de ar, e a trava que mantém o objeto na posição fechada em nada colabora nesse aspecto.

Em manifestação ao laudo pericial, o INPI expôs o seguinte:

O que define o escopo da patente de modelo de utilidade é a reivindicação independente, que deve ser formulada da seguinte maneira:

parte inicial, que corresponde ao título;
quando necessário, um preâmbulo contendo as Características já compreendidas pelo estado da técnica;
obrigatoriamente a expressão “caracterizado por”, seguida de uma parte caracterizante contendo a nova forma ou disposição introduzida, contendo todos os elementos que a constituem, bem como seus posicionamentos e interconexões em relação ao conjunto.

Esta separação entre elementos conhecidos e elementos novos visa facilitar esta | distinção, uma vez que não altera a abrangência ou escopo da reivindicação, que será sempre determinado com base no somatório das características contidas no preâmbulo e na parte caracterizante.

Com base nos argumentos supracitados, mantemos o entendimento de que a patente em questão atende às condições de patenteabilidade exigidas na LPI e que, portanto, deve ter sua concessão mantida.

Nos esclarecimentos (evento 105), a perícia reitera seu entendimento acerca da ausência dos requisitos de ato inventivo e melhoria funcional:

Não há nos autos um objeto similar que apresente tal característica, isso é fato. Entretanto, essa não é a única questão a ser discutida, uma vez que é também necessário averiguar se há melhoria funcional em seu uso ou fabricação. E, ainda, se essa nova característica – e aqui não se discute a questão da novidade – mostra alguma significância perante o estado da técnica. Para esse objeto, a presença de uma trava em formato de “C” não contribui de forma significante. A questão do travamento da peça em sua posição recuada, com a mola comprimida, já fora resolvida pelo objeto do documento de patente US 5 431 154, cujo objeto denominado câmara já havia sido apresentado no documento de patente US 4 938 210.

(...)

Mesmo que houvesse ato inventivo, e não há, pois o sistema de travamento decorre de maneira comum ou vulgar do estado da técnica, a suposta melhoria funcional trazida pela trava em “C” não colabora na operação do objeto, pois não interfere no tamanho das gotas, nem no fluxo dentro do objeto, nem serve para evitar contaminação. A conexão do objeto se dá com ou sem a presença da trava, e esta não adiciona ao objeto um efeito técnico que justifique um avanço perante o estado da técnica.

E quanto às demais características, um técnico no assunto chegaria ao mesmo resultado, indicando que o objeto decorre de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.

E, em resposta (evento 112), o INPI reiterou possuir entendimento distinto do expert do Juízo quanto aos requisitos de ato inventivo e melhoria funcional, por considerar que "o sistema de travamento proposto e reivindicado não é revelado nas anterioridades citadas e tampouco, com base no que é revelado pelas anterioridades, o técnico no assunto facilmente atingiria o resultado proposto na patente em lide".

Levando em consideração toda a documentação colacionada aos autos, e em que pese as conclusões técnicas do INPI, entendo que, neste caso, tal como detalhado no laudo pericial, a patente de modelo de utilidade MU 8601517-6 não preenche os requisitos de ato inventivo e melhoria funcional, haja vista não ter restado comprovada qualquer melhoria funcional efetiva no objeto por ela protegido, nem tampouco evidências de que sua construtividade não resulta de maneira comum ou vulgar do estado da técnica, diante das anterioridades D1 e D2.

(...)

7.5 Conclusão

Analisando, assim, todo o conjunto probatório, julgo que a patente de modelo de utilidade MU 8601517-6 carece dos requisitos legais de ato inventivo e melhoria funcional, dado que sua construtividade resulta de maneira comum ou vulgar do estado da técnica, diante das anterioridades trazidas."

Como se vê, ao contrário do que alega o apelante, o Juízo de origem analisou, com profundidade, os elementos probatórios coligidos aos autos, e enfrentou as testes sustentadas pelas partes, explicitando os motivos pelos quais não adotou o entendimento firmado pelo INPI a respeito da Patente de Modelo de Utilidade n.º MU 8601517-6, cuja nulidade constitui o objeto da lide.

Obviamente, não estaria o julgador adstrito a seguir o parecer técnico do INPI, a despeito da presunção de legalidade e legitimidade de que gozam os atos administrativos, uma vez que apresentou motivação suficiente para formação de seu convencimento em sentido diverso.

Tampouco se vislumbra qualquer vício na fundamentação da sentença, restando claro que, embora tenha reconhecido a suficência descritiva do objeto da pantente anulanda, com a ressalva constante do laudo pericial, bem como o preenchimento dos requisitos da novidade pela patente em questão, restando incontroversa a aplicação industrial, concluiu o Juízo sentenciante que não foram atendidos os requisitos de ato inventivo e melhoria funcional.

Portanto, não há razão para se concluir pela nulidade da sentença.

No tocante à alegação de que a sentença se baseou em laudo pericial que contém "erros conceituais evidentes" e "erros técnicos", a questão se confunde com o próprio mérito, e como tal será analisada a seguir.

DO MÉRITO

Realizada a prova pericial (evento 86, LAUDO1/JFRJ), sob o crivo do contraditório, o Juízo a quo entendeu que a patente de modelo de utilidade analisada "carece dos requisitos legais de ato inventivo e melhoria funcional, dado que sua construtividade resulta de maneira comum ou vulgar do estado da técnica, diante das anterioridades trazidas" (item 7.5 de evento 114, SENT1).

Irresignou-se o apelante, afirmando que a sentença foi falha e omissa, pois teria se limitado a adotar as conclusões do perito judicial, contrariamente às conclusões do parecer do INPI.

Já sob a égide do CPC/73 o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "a interpretação do art. 436, do CPC, no sentido de que o juiz não está vinculado ao laudo pericial, porquanto super peritorum, não significa que, ao adotá-lo, o magistrado viole essa norma in procedendo, tanto mais que na aplicação da lei processual, vigora o princípio da persuasão racional, através do qual o juiz aprecia livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes, indicando, na sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento" (REsp n. 670.255/RN, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 28/3/2006, DJ de 10/4/2006, p. 134.)

Também o atual Código de Processo Civil adotou a teoria do livre convencimento motivado, em seu art. 371 (O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento), não havendo qualquer irregularidade em sentença que adota as conclusões do laudo pericial.

Afinal, dada a natureza e a complexidade da matéria em testilha, essencialmente técnica, ao julgador é necessário que se socorra de perito técnico de sua confiança que, sem interesse na lide, permaneça equidistante das partes.

No caso em tela, o perito oficial apresentou laudo com parecer circunstanciado, após detida análise dos documentos anexados nos autos, o qual deve ser prestigiado.

A despeito dos argumentos do apelante, verifica-se que não há deficiência no trabalho do profissional nomeado pelo juízo que justifique a desconsideração de suas conclusões para a formação do convencimento do órgão julgador.

Esclareceu o expert que o registro em questão diz respeito a um modelo de utilidade de um tubo retrátil para aplicação de medicamentos em aerossol, também denominado “Aeropuff – Câmara de Nebulização”. Acrescentou que, no documento MU 8601517-6, a grande questão a ser resolvida seria a possibilidade de contaminação cruzada, ante a necessidade de se desconectar a tubulação de ventilação mecânica.

Concluiu o i.perito que (i) o documento de patente MU 8601517-6 não apresenta novidade perante o objeto do estado da técnica US 5 431 154, porque "não traz melhoria funcional no aspecto de que a característica que o difere, a trava, em nada influencia no tratamento do paciente"; (ii) não há qualquer vantagem da trava proposta no MU 8601517-6 perante a do US 4 938 210; (iii) a premissa de que a aplicação de medicamentos em aerossol implicava na desconexão da tubulação de ventilação mecânica é falsa, pois "a linha já não precisa ser desconectada já no US 5 178 138, de 1993" (evento 86, LAUDO1, parte VI - Conclusões).

Em que pese a referência equivocada de que a patente carece de novidade, o que não foi acolhido pelo Juízo a quo, a fundamentação do laudo deixa clara a ausência dos requisitos de ato inventivo e melhoria funcional, entendimento que foi adotado na sentença, cujos os fundamentos acima transcritos incorporam-se ao presente voto, como razões para decidir no mesmo sentido.

Acrescente-se que, em resposta aos questionamentos do INPI, afirmou o perito que "a suposta melhoria funcional trazida pela trava em “C” não colabora na operação do objeto, pois não interfere no tamanho das gotas, nem no fluxo dentro do objeto, nem serve para evitar contaminação. A conexão do objeto se dá com ou sem a presença da trava, e esta não adiciona ao objeto um efeito técnico que justifique um avanço perante o estado da técnica" (evento 105, PET1/JFRJ).

De seu turno, o apelante não logou apresentar elementos consistentes a infirmar as conclusões do laudo pericial, tampouco demonstrou as supostas falhas alegadas no referido laudo.

Nesse tocante, o apelante apontou os seguintes erros gravíssimos no laudo:

1) O i. Perito técnico reconhece e comprova a existência de diferenças técnicas substanciais entre o objeto da patente e os produtos acostados como estado da técnica, ou seja, a reivindicação principal da patente contempla elementos que NÃO são encontrados nos documentos D1, D2 e D3 e, sendo assim, tal como definido na Resolução n. 85/2013 do INPI, o Modelo de Utilidade que não tem sua reivindicação principal antecipada – integralmente - por um único documento do estado da técnica, contempla o requisito de ato inventivo.

2) Outro erro conceitual do r. Perito Judicial reside no fato do mesmo ter considerado os documentos norte-americanos do estado da técnica quanto à sua “FUNÇÃO” e não quanto à sua” FORMA”. E acrescenta que "tratando-se de uma patente Modelo de Utilidade não é a “Função” que deve ser analisada, mas sim “COMO” tal função é realizada".

3) O Perito SEQUER analisou as formas do objeto, uma vez que o tubo do documento US 5431154 sequer foi detalhado, portanto, restou impossível e inverossímil a análise do Perito, pois o mesmo simplesmente “achou” que as funções seriam as mesmas.

Ocorre que a constatação de que não há objeto similar que apresente as características do objeto da patente diz respeito ao atendimento ao requisito da novidade, mas não induz à conclusão lógica de que contempla o requisito de ato inventivo, como quer fazer crer o apelante.

Por outro lado, a análise deste requisito deve levar em conta não apenas a forma, mas, sim, o fato de apresentar uma melhoria funcional, que não se constata na hipótese dos autos.

Nesse sentido, ressalte-se a manifestação do próprio INPI acerca do laudo pericial:

"Entretanto, temos um entendimento diferente do modelo de utilidade. Essa natureza de patente refere-se à proteção das criações de caráter técnico-funcional relacionadas à forma ou disposição introduzida em objeto de uso prático, ou parte deste, conferindo ao objeto conhecido do estado da técnica uma melhoria funcional no seu uso ou fabricação. Essa construção leva ao entendimento de que se trata de um objeto conhecido que foi aperfeiçoado, visando melhorar seu uso ou fabricação, sem gerar efeitos técnicos novos, mas melhorando-os funcionalmente."

Outrossim, a análise do Perito quanto ao tubo do documento US 5431154 foi suficientemente clara para embasar as conclusões do laudo.

Revela notar que a melhoria funcional reinvindicada diz respeito à aplicação dos medicamentos sob forma de aerosol, desconectando-se a tubulação de ventilação mecânica, a fim de se abrir uma janela que facilite a operação, o que teria como consequência negativa um possível aumento na probabilidade de contaminação cruzada.

No entanto, conforme atestado no laudo pericial, a solução proposta na MU 8601517-6 consistente em um tubo que é encaixado diretamente na tubulação de ventilação mecânica, sem a necessidade de desconexão do circuito, não traz a melhoria reinvindicada, de evitar a contaminação cruzada.

A esse respeito, vale conferir os seguintes trechos do laudo:

"Desvantagens dos rolos do estado da técnica

É mencionado no documento de patente que medicamentos sob forma de aerossol são aplicados desconectando a tubulação de ventilação mecânica, a fim de se abrir uma janela que facilite a operação, mas isso aumentaria a probabilidade de contaminação cruzada. Este conceito não é explicado no documento. Solução proposta O objeto, denominado simplesmente de “tubo” no relatório descritivo é encaixado na tubulação de ventilação mecânica, e assim faz-se a aplicação de medicamentos em aerossol sem desconectar o circuito.

(...)

No relatório descritivo não é explicado como o dito tubo é acoplado na tubulação de ventilação mecânica, pois o documento de patente trata-o como um componente isolado. Porém, tal objeto é parte de um equipamento, e é preciso explicar de que forma colabora para resolver o problema da contaminação cruzada. Sequer é citado por qual motivo precisa ser retrátil. A função do furo cônico horizontal 13 não é explicada.

(...)

2. O conteúdo da matéria reivindicada está parcialmente descrito, pois o sistema de travamento adotado no objeto do MU 8601517-6 não é o mesmo dos documentos analisados (pede-se, por gentileza, ler a Parte IV do Laudo), mas não se constitui em melhoria funcional em seu uso, porque o objetivo de objetos desta classe é reduzir o tamanho das gotas da medicação administrada, o que permite ao fluido penetrar mais nos pulmões, aumentando a eficiência do tratamento. Assim, mesmo que o conteúdo esteja parcialmente descrito, a parte que não se encontra nos demais documentos não constitui um ato inventivo.

(...)

5. Não resulta em melhoria funcional, pois a característica essencial da câmara de inalação retrátil é reduzir o tamanho das gotas do medicamento aerossolizado na corrente de ar, e a trava que mantém o objeto na posição fechada em nada colabora nesse aspecto.

(...)

6. Este não é o ponto. No objeto do documento de patente US 5 431 154 não há uma alavanca em “C”, mas isso não significa que, por isso, o objeto do MU 8601517-6 seja patenteável, porque tal característica não se constitui em melhoria funcional para o que se destina. Mas há dois anéis com tubos de baixa altura, uma mola de compressão inoxidável envolvida por uma cobertura produzida em material plástico. Pede-se ver a Parte IV do Laudo."

Em resposta à manifestação do INPI, complementa o Perito:

"Do trecho apresentado na Figura 2 não se observa qualquer comentário acerca do travamento do objeto em sua posição retraída. Isto porque o objetivo técnico desse tipo de objeto é reduzir o tamanho das gotas da medicação administrada, o que é conseguido em sua configuração distendida, quando a trava não está operando. Não houve melhoria técnica no campo a que se propõe, nem uma vantagem que traga melhoria funcional – a trava não colabora em nada no seu campo de aplicação ou trabalho. Mesmo que houvesse ato inventivo, e não há, pois o sistema de travamento decorre de maneira comum ou vulgar do estado da técnica, a suposta melhoria funcional trazida pela trava em “C” não colabora na operação do objeto, pois não interfere no Douglas Wilson Marostica Leite CREA/SP 75345/D 4 tamanho das gotas, nem no fluxo dentro do objeto, nem serve para evitar contaminação. A conexão do objeto se dá com ou sem a presença da trava, e esta não adiciona ao objeto um efeito técnico que justifique um avanço perante o estado da técnica. E quanto às demais características, um técnico no assunto chegaria ao mesmo resultado, indicando que o objeto decorre de maneira comum ou vulgar do estado da técnica."

De seu turno, o INPI, em ser parecer técnico, não esclarece a efetiva melhoria funcional, conforme abaixo copiado:

Não bastasse tudo isso, ressalte-se, ainda, que o laudo pericial foi submetido ao crivo do contraditório, tendo a parte ré, ora apelante, deixado de oferecer seus quesitos e impugnar o laudo pericial e o laudo complementar oportunamente.

Nesse contexto, reputa-se correta a conclusão alcançada pelo Juízo de primeiro grau acerca da ausência dos requisitos de patenteabilidade, bem como confirmado o entendimento consignado na bem fundamentada sentença, a qual, por sua vez, decidiu com base no parecer técnico e imparcial do perito do juízo. Conclui-se, pois, que o pedido de patente de modelo de utilidade MU 8601517-6 não apresenta ato inventivo nem melhoria funcional.

Por essas razões, a sentença deve ser mantida na íntegra.

Improvido o recurso do réu, cabível a majoração em 1% (um por cento) dos honorários advocatícios devidos.

Ante o exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO RÉU, nos termos da fundamentação supra.

Documento eletrônico assinado por ANDREA CUNHA ESMERALDO, Desembargadora Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001577507v29 e do código CRC cef0fe5f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ANDREA CUNHA ESMERALDO
Data e Hora: 20/9/2023, às 17:53:22