Apelação Cível Nº 5024716-36.2020.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por MERCADINHO VALDENICE LTDA., com vistas a rever sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Federal do Rio de Janeiro, em processo 5024716-36.2020.4.02.5101/RJ, evento 33, SENT1, cujo teor julgou improcedente pedido de declaração de nulidade do ato administrativo de indeferimento do registro n. 911.533.990, para a marca mista "", na classe internacional 35 (processo 5024716-36.2020.4.02.5101/RJ, evento 1, INIC1). 

A recorrente sustenta ausência de risco de confusão por parte do consumidor, ao argumento de que o conjunto de sua marca é suficientemente distintivo (processo 5024716-36.2020.4.02.5101/RJ, evento 38, APELAÇÃO1).

Afirma que, na classe internacional 35, há 54 (cinquenta e quatro) registros de marca que envolvem a palavra "CORDEIRO", dentre as quais 12 (doze) atuam no segmento "comércio de carnes". 

Verbera que atua desde 1994 no mercado, de sorte que sua marca adquiriu identidade através do investimento em sua divulgação e na qualidade dos serviços prestados.

CG CORDEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI e CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. são revéis e não recorreram, nem ofertaram contrarrazões (processo 5024716-36.2020.4.02.5101/RJ, evento 19, DESPADEC1 e 5.1).

CORDEIRO SUPERMERCADOS LTDA. limita-se a alegar que todas as marcas posteriores à sua violam seu direito sobre a marca n. 907.227.562, reputada anterioridade impeditiva (processo 5024716-36.2020.4.02.5101/RJ, evento 46, CONTRAZAP1).

O INPI sustenta a legitimidade de seu ato (processo 5024716-36.2020.4.02.5101/RJ, evento 48, CONTRAZ1).

O Ministério Público Federal opina pelo provimento da apelação (evento 4, PROMOÇÃO1).

É o relatório. Peço dia para julgamento. 

Documento eletrônico assinado por LUIZ NORTON BAPTISTA DE MATTOS, Juiz Federal Convocado, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001184828v19 e do código CRC bef152b2.

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Data e Hora: 5/6/2023, às 7:47:56

Apelação Cível Nº 5024716-36.2020.4.02.5101/RJ

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o conhecimento da apelação é medida que se impõe. 

O registro da marca confere a seu titular os direitos de propriedade e uso exclusivo contemplados no caput do art. 129 da Lei n. 9.279/19961. 

Ao que se extrai do inciso XIX do art. 124 da LPI, esse direito de exclusividade é violado quando, para designar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, disponibilizados no mercado, são utilizados sinais suscetíveis de gerar confusão no consumidor ou que permitam associação com marca alheia anteriormente registrada.

No caso em testilha, a apelante visa registrar a marca mista "", sob n. 911.533.990, na classe internacional 35, para assinalar serviços de "Comércio (através de qualquer meio) de artigos de cama, mesa e banho; Comércio (através de qualquer meio) de artigos de ferragem; Comércio (através de qualquer meio) de artigos de papelaria; Comércio (através de qualquer meio) de artigos do vestuário; Comércio (através de qualquer meio) de ferramentas manuais; Comércio (através de qualquer meio) de produtos alimentícios; Comércio, através de qualquer meio, de produtos alimentícios [laticínios]; Comércio, através de qualquer meio, de produtos alimentícios [frutas, verduras e legumes]; Comércio, através de qualquer meio, de produtos alimentícios [massas]; Comércio, através de qualquer meio, de produtos alimentícios [carnes, aves e ovos]; Comércio, através de qualquer meio, de produtos alimentícios [doces]; Comércio, através de qualquer meio, de produtos alimentícios [cereais]" (processo 5024716-36.2020.4.02.5101/RJ, evento 1, ANEXO7).

Na primeira decisão administrativa, o INPI indeferiu o pedido com base justamente em anterioridades impeditivas, consubstanciadas em quatro registros na mesma classe internacional, a saber:

"n. 907.227.562, para a marca mista '', de titularidade do apelado 'CORDEIRO SUPERMERCADOS LTDA.';

n. 827.261.330, para a marca mista '' e n. 827.261.349, para a marca mista '',  ambos de titularidade da apelada 'CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.';

e n. 910.406.260, para a marca mista "", de titularidade da apelada 'CG CORDEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELLI ME' (processo 5024716-36.2020.4.02.5101/RJ, evento 15, CONT2)."

Contudo, em sede de recurso, a autarquia afastou a possibilidade de confusão entre as marcas mistas "HIPER CORDEIRO" e "CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS", de modo a só manter a conclusão de colidência entre "HIPER CORDEIRO" com "CORDEIRO SUPERMERCADO" e "CORDEIRO" (vide processo 5024716-36.2020.4.02.5101/RJ, evento 15, CONT2, fl. 05, parágrafo 11).

A decisão do referido recurso, ao que se extrai de consulta ao sítio eletrônico do INPI, tornou-se pública em 12/11/2019. 

Assim, a pessoa jurídica "CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA." não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, ajuizada em 28/04/2020. 

Relativamente às marcas das apeladas CORDEIRO SUPERMERCADOS LTDA. e CG CORDEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELLI ME, o recurso envolve avaliação da condição de distintividade entre sinais, medida essa que considera, conjuntamente, os aspectos gráfico, fonético e ideológico de cada signo, de forma a verificar se as semelhanças existentes entre eles geram risco de confusão ou associação indevida por parte do consumidor2.

Além disso, caracterizada a colidência dos conjuntos comparados, deve-se avaliar o grau de afinidade mercadológica. 

Nesse sentido, vale mencionar o seguinte trecho do Manual de Marcas do INPI3:

"(...) Estabelecendo a colidência entre sinais

A colidência entre signos será estabelecida a partir da comparação da impressão geral dos conjuntos, observando seus aspectos gráficos, fonéticos e ideológicos. Tal análise parte da visão global dos sinais, a fim de determinar se a combinação de elementos idênticos ou semelhantes torna as marcas em cotejo passíveis de confusão ou associação indevida. (...)

Caracterizada a colidência dos conjuntos, passa-se à avaliação do grau de afinidade mercadológica, a fim de identificar a possibilidade de confusão ou associação indevida dos sinais no mercado, tema abordado no item 5.11.2 Exame da afinidade mercadológica.

(...) 5.11.1 Análise da colidência entre sinais 

A análise da possibilidade de colidência entre os sinais em cotejo compreende a avaliação de seus aspectos gráfico, fonético e ideológico com o objetivo de verificar se as semelhanças existentes geram risco de confusão ou associação indevida. Trata-se, portanto, de etapa essencial do exame do requisito da disponibilidade, juntamente com a análise da afinidade mercadológica, abordada no item 5.11.2 Exame da afinidade mercadológica. 

Como regra geral, a análise da colidência entre sinais baseia-se na avaliação da impressão geral dos conjuntos e não apenas em seus elementos individuais, sendo levados em conta, simultaneamente, os aspectos gráficos, fonéticos e ideológicos dos signos comparados. (...)"

(https://cloud.cnpgc.embrapa.br/clpi/files/2014/05/Manual-de-Marcas.pdf) (grifou-se).

I - ASPECTOS GRÁFICO FONÉTICO

Em termos gráficos e fonéticos, a marca da apelante tem em comum com as duas anterioridades impeditivas o uso do nome "CORDEIRO". 

Em contrapartida, a recorrente acresceu ao referido nome o vocábulo "HIPER", enquanto a "1ª anterioridade" usa a palavra "SUPERMERCADO" e a "2ª anterioridade" não traz outro elemento nominativo.

Além disso, visualmente, os signos não se assemelham, já que:

"(i) a apelante escolheu a figura de um carrinho de compras, na cor preta, situado acima dos elementos nominativos "HIPER CORDEIRO", também na cor preta, tudo dentro de um fundo branco; 

(ii) a recorrida detentora da '1ª anterioridade' escolheu um fundo nas cores azul e vermelho, somou a figura de um "boneco tocando sanfona", grafou o elemento nominativo de destaque na cor branca, enquanto o elemento nominativo secundário ganhou a cor vermelha;

(iii) a recorrida detentora da '2ª anterioridade' escolheu um fundo amarelo e o desenho de uma 'colher de pedreiro';

(iv) apesar de todos os signos conterem elemento nominativo iniciado com letra maiúscula, com as demais letras na forma cursiva, as fontes utilizadas são diferentes."

Confira-se:

II - ASPECTO IDEOLÓGICO

Esse critério objetiva identificar a colidência entre sinais que, apesar de distintos fonética e/ou graficamente, possam remeter a ideias idênticas ou semelhantes.

Na hipótese, a junção da figura de um "carrinho de compras" com o prefixo "HIPER"4, na marca da apelante, traduz a ideia de "grande centro de compras", embora de forma genérica, pois não há como, apenas a partir do signo marcário, presumir o tipo de mercadoria comercializada. 

A marca reputada "1ª anterioridade" também revela o exercício de atividade ligada à comercialização de produtos, agora de modo mais específico, mediante uso da palavra "SUPERMERCADO". 

Outrossim, a imagem de uma "colher de pedreiro", na marca reputada "2ª anterioridade", mostra serviços relacionados ao "Comércio (através de qualquer meio) de materiais de construção metálicos; Comércio (através de qualquer meio) de materiais de construção não metálicos; Comércio (através de qualquer meio) de tubos rígidos não metálicos para a construção; Serviços de gestão de negócios para projetos de construção".

Por sua vez, a palavra "CORDEIRO", em sua origem, remete ao filhote de um carneiro (Disponível em: <https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/cordeiro/>. Consulta em 30/05/2023). 

Há outros significados, provavelmente derivados do original, como, p.ex., ser o nome de um município do Rio de Janeiro, remeter a um nome de família ou, para os primeiros cristãos, constituir termo que denominava Jesus Cristo. 

Assim, neste caso, extrai-se afinidade ideológica entre as marcas observadas em seus conjuntos, notadamente a partir de seus elementos secundários. 

III - AFINIDADE MERCADOLÓGICA

Outro ponto a ser analisado refere-se às atividades econômicas desenvolvidas por cada empresa detentora das marcas em litígio. 

Conforme Manual do INPI5, o exame da afinidade mercadológica considera fatores como "natureza", "finalidade e modo de utilização", "complementariedade", "concorrência ou permutabilidade", "canais de distribuição", "público-alvo", inclusive no que concerne ao "grau de atenção", e "origem habitual". 

Na hipótese, a apelante lida com comércio, através de qualquer meio, de artigos de ferragem, de ferramentas manuais e de produtos alimentícios, e logo atua no mesmo segmento de mercado das apeladas CORDEIRO SUPERMERCADOS LTDA. e CG CORDEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI. 

Há, então, parcial afinidade mercadológica, já que todas lidam com serviços afeitos a produtos de mesma natureza, finalidade e modo de utilização, permutáveis e destinados ao mesmo público-alvo. 

IV - CONCLUSÕES

Visualmente, as marcas são diversas, mas existe afinidade ideológica e parcial afinidade mercadológica entre as marcas cotejadas.

Para além, o elemento principal e distintivo das marcas das recorridas é "CORDEIRO", palavra que não possui relação com os serviços por elas ofertados.

No caso da marca reputada "1ª anterioridade", o elemento secundário "SUPERMERCADO" é comum e designativo dos serviços prestados e, provavelmente, seu registro foi possível porque agregado ao elemento distintivo "CORDEIRO" e aos elementos visuais utilizados. 

A partir dessas constatações, é possível dizer que a marca da recorrente tem baixo grau de distintividade e, por causa disso, é incapaz de gerar a necessária distinguibilidade com relação, no mínimo, à marca reputada "1ª anterioridade", já que apresenta o mesmo elemento distintivo - "CORDEIRO" -, acrescido de elementos secundários com igual significado - "HIPER" somado à figura de um "carrinho de compras" comumente associado a supermercado. 

E, de acordo com Manual de Marcas6, os elementos preponderantes de uma marca têm especial importância, "(...) uma vez que tendem a atrair a atenção do público, fixando-se mais facilmente em sua memória. Tais termos, expressões ou imagens são comumente usados pelo consumidor para designar a marca e/ou o produto, em detrimento dos demais componentes verbais e gráficos do signo marcário, de modo que sua imitação ou reprodução amplia a possibilidade de confusão ou associação indevida entre os sinais em cotejo".

O argumento da apelante de atuar desde 1994 no mercado é insuficiente para infirmar essa conclusão, porquanto o ordenamento jurídico brasileiro adota, como regra, o sistema "first to file", pelo qual o registro da marca e, consequentemente, o direito de uso exclusivo dela para identificar produtos e/ou serviços, são garantidos àquele que primeiro depositou pedido nesse sentido.

A assertiva de que existem 54 (cinquenta e quatro) registros de marca na classe internacional 35 e a envolver a palavra "CORDEIRO", dos quais 12 (doze) se referem ao segmento "comércio de carnes", também não justifica o deferimento do pleito autoral, até porque, dentre os que estão em vigor, apontados em processo 5024716-36.2020.4.02.5101/RJ, evento 1, ANEXO15, nota-se que:

"'O CORDEIRO DE GAZA', 'FEIJÃO CORDEIRO PREMIUM', 'FEIJÃO CORDEIRO', 'GRUPO CORDEIRO E AURELIANO', 'CASA BRÛLÉE POR CHRIS CORDEIRO', 'CORDEIRO DE PÁSCOA', 'CORDEIRO AUTO SERVICE' e 'GRUPO CORDEIRO DE FREITAS' não têm a ver com o filhote de carneiro. 

'CORDEIRO POTENGI' e 'CORDEIRO DA ESTÂNCIA POLL DORSET PRIME' têm outro(s) elemento(s) diferenciadores que provavelmente justificaram seus registros." 

Portanto, relativamente às rés CORDEIRO SUPERMERCADOS LTDA. e CG CORDEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELLI ME, a sentença deve ser mantida.

Doutra banda, é possível o reconhecimento de ofício da ilegitimidade passiva da ré CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA., que, aliás, é revel.

Dispensa-se a intimação prévia da autora na forma do art. 10 do CPC, porque a medida não implicará em ônus diversos dos já impostos na sentença. 

Quanto à verba honorária recursal, ao apreciar o AREsp n. 1.495.369/MS, a Quarta Turma do STJ pontuou que a jurisprudência daquela Corte preconiza a necessidade da presença concomitante dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/03/2016, quando entrou em vigor o CPC/2015; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no processo em que interposto o recurso.

No caso, então, a apelante deverá pagar honorários recursais, em montante equivalente a 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

Em face do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso, com majoração, em 1% (um por cento), do valor dos honorários advocatícios fixados em desfavor da autora/apelante, mas, de ofício, modificar em parte a sentença para extinguir a ação, sem exame de mérito, por ilegitimidade passiva ad causam, no tocante à ré CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. Consequentemente, confirma-se a improcedência dos pedidos formulados contra CORDEIRO SUPERMERCADOS LTDA, CG CORDEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI e INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. 

Documento eletrônico assinado por LUIZ NORTON BAPTISTA DE MATTOS, Juiz Federal Convocado, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001185099v165 e do código CRC 570bb317.

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Data e Hora: 19/6/2023, às 19:31:5

Apelação Cível Nº 5024716-36.2020.4.02.5101/RJ

VOTO-VISTA

Após o voto do Douto Relator, Juiz Federal Convocado Luiz Norton Baptista de Mattos, negando provimento à apelação da autora, MERCADINHO VALDENICE LTDA, pedi vista dos autos para melhor exame do caso, em razão de meu espírito de julgador embevecer-se de sérias dúvidas.

Sua Excelência, assim concluiu seu voto:

Visualmente, as marcas são diversas, mas existe afinidade ideológica e parcial afinidade mercadológica entre as marcas cotejadas.

Para além, o elemento principal e distintivo das marcas das recorridas é "CORDEIRO", palavra que não possui relação com os serviços por elas ofertados.

No caso da marca reputada "1ª anterioridade", o elemento secundário "SUPERMERCADO" é comum e designativo dos serviços prestados e, provavelmente, seu registro foi possível porque agregado ao elemento distintivo "CORDEIRO" e aos elementos visuais utilizados. 

A partir dessas constatações, é possível dizer que a marca da recorrente tem baixo grau de distintividade e, por causa disso, é incapaz de gerar a necessária distinguibilidade com relação, no mínimo, à marca reputada "1ª anterioridade", já que apresenta o mesmo elemento distintivo - "CORDEIRO" -, acrescido de elementos secundários com igual significado - "HIPER" somado à figura de um "carrinho de compras" comumente associado a supermercado. 

E, de acordo com Manual de Marcas⁶, os elementos preponderantes de uma marca têm especial importância, "(...) uma vez que tendem a atrair a atenção do público, fixando-se mais facilmente em sua memória. Tais termos, expressões ou imagens são comumente usados pelo consumidor para designar a marca e/ou o produto, em detrimento dos demais componentes verbais e gráficos do signo marcário, de modo que sua imitação ou reprodução amplia a possibilidade de confusão ou associação indevida entre os sinais em cotejo".

O argumento da apelante de atuar desde 1994 no mercado é insuficiente para infirmar essa conclusão, porquanto o ordenamento jurídico brasileiro adota, como regra, o sistema "first to file", pelo qual o registro da marca e, consequentemente, o direito de uso exclusivo dela para identificar produtos e/ou serviços, são garantidos àquele que primeiro depositou pedido nesse sentido.

A assertiva de que existem 54 (cinquenta e quatro) registros de marca na classe internacional 35 e a envolver a palavra "CORDEIRO", dos quais 12 (doze) se referem ao segmento "comércio de carnes", também não justifica o deferimento do pleito autoral, até porque, dentre os que estão em vigor, apontados em processo 5024716-36.2020.4.02.5101/RJ, evento 1, ANEXO15, nota-se que:

"'O CORDEIRO DE GAZA', 'FEIJÃO CORDEIRO PREMIUM', 'FEIJÃO CORDEIRO', 'GRUPO CORDEIRO E AURELIANO', 'CASA BRÛLÉE POR CHRIS CORDEIRO', 'CORDEIRO DE PÁSCOA', 'CORDEIRO AUTO SERVICE' e 'GRUPO CORDEIRO DE FREITAS' não têm a ver com o filhote de carneiro. 

'CORDEIRO POTENGI' e 'CORDEIRO DA ESTÂNCIA POLL DORSET PRIME' têm outro(s) elemento(s) diferenciadores que provavelmente justificaram seus registros."  

Portanto, relativamente às rés CORDEIRO SUPERMERCADOS LTDA. e CG CORDEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELLI ME, a sentença deve ser mantida.

Doutra banda, é possível o reconhecimento de ofício da ilegitimidade passiva da ré CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA., que, aliás, é revel.

Dispensa-se a intimação prévia da autora na forma do art. 10 do CPC, porque a medida não implicará em ônus diversos dos já impostos na sentença. 

Quanto à verba honorária recursal, ao apreciar o AREsp n. 1.495.369/MS, a Quarta Turma do STJ pontuou que a jurisprudência daquela Corte preconiza a necessidade da presença concomitante dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/03/2016, quando entrou em vigor o CPC/2015; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no processo em que interposto o recurso.

No caso, então, a apelante deverá pagar honorários recursais, em montante equivalente a 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

Em face do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso, com majoração, em 1% (um por cento), do valor dos honorários advocatícios fixados em desfavor da autora/apelante, mas, de ofício, modificar em parte a sentença para extinguir a ação, sem exame de mérito, por ilegitimidade passiva ad causam, no tocante à ré CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. Consequentemente, confirma-se a improcedência dos pedidos formulados contra CORDEIRO SUPERMERCADOS LTDA, CG CORDEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI e INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. 

Com a devida vênia, ouso discordar, em parte, do eminente relator, e, assim, trago outras luzes sobre a questão fático-jurídca, a saber:

Em primeiro, acompanho o voto de Sua Excelência quanto ao reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da ré CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA e quanto à improcedência dos pedidos formulados contra as rés CORDEIRO SUPERMERCADOS LTDA, C.G. CORDEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI.

Todavia, em relação à marca SUPERMERCADOS CORDEIRO e CORDEIRO concluo em sentido diverso.

Eis um breve escorço:

MERCADINHO VALDENICE LTDA pretende reformar a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Federal do Rio de Janeiro, constante do evento 33, SENT1, cujo teor julgou improcedente seu pedido de declaração de nulidade do ato administrativo de indeferimento do registro n. 911.533.990, para a marca mista "HIPER CORDEIRO", na classe internacional 35.

A recorrente sustenta ausência de risco de confusão por parte do consumidor, ao argumento de que o conjunto de sua marca é suficientemente distintivo. Afirma haver, ainda, na classe internacional 35, 54 (cinquenta e quatro) registros de marca que envolvem a palavra "CORDEIRO", dentre as quais 12 (doze) atuam no segmento "comércio de carnes". 

Alegou, por fim, atuar, desde 1994, no mercado, de sorte que sua marca adquiriu identidade através do investimento em sua divulgação e na qualidade dos serviços prestados.

Quanto a essa anterioridade, a fim de lhe outorgar precedência, a apelante não logrou trazer aos autos o mínimo de prova suficiente para levara a sério essa alegação, pelo que afastado está eventual direito daí advindo, não sendo lhe aplicável a ressalva prevista no § 1º do art. 129, da LPI.

No caso sub judice, a apelante visa registrar a marca mista "HIPER CORDEIRO", sob n. 911.533.990, na classe internacional 35, para assinalar serviços de "Comércio (através de qualquer meio) de artigos de cama, mesa e banho; Comércio (através de qualquer meio) de artigos de ferragem; Comércio (através de qualquer meio) de artigos de papelaria; Comércio (através de qualquer meio) de artigos do vestuário; Comércio (através de qualquer meio) de ferramentas manuais; Comércio (através de qualquer meio) de produtos alimentícios; Comércio, através de qualquer meio, de produtos alimentícios [laticínios]; Comércio, através de qualquer meio, de produtos alimentícios [frutas, verduras e legumes]; Comércio, através de qualquer meio, de produtos alimentícios [massas]; Comércio, através de qualquer meio, de produtos alimentícios [carnes, aves e ovos]; Comércio, através de qualquer meio, de produtos alimentícios [doces]; Comércio, através de qualquer meio, de produtos alimentícios [cereais]"

O Eminente Relator considerou que existe afinidade ideológica e parcial afinidade mercadológica entre as marcas, com baixo grau de distintividade da marca da autora/apelante, o que gera possibilidade de confusão e associação indevida.

Como é cediço, a marca apresenta-se como sinal visual apto a estabelecer distinção entre produtos industriais, artigos comerciais e serviços profissionais. Sua função primordial é identificar uma empresa ou um produto, distinguindo-o de outros iguais ou similares existentes no mercado. Visa, ainda, a orientar o consumidor sobre a procedência de determinado produto ou serviço, fatores que indicam sua qualidade e eficiência.

Portanto, dentre os requisitos exigidos para o registro da marca, destacam-se a sua distintividade e disponibilidade. Dessa forma, o sinal através do qual a marca se apresenta deve ser diverso dos demais existentes em uso ou sob registro de outra empresa pertencente ao mesmo gênero de atividade ou afim, atentando-se para o fato de que os objetivos principais do legislador são a proteção do consumidor e do empresário titular da marca anterior, de modo a livrá-lo da concorrência desleal.

Sendo assim, há vedação expressa de “reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia” (art. 124, XIX, da Lei n.º 9.279/96 – LPI).

Destaca-se que, para a aplicação do referido dispositivo legal, é necessária a verificação dos seguintes pressupostos: a existência de registro marcário anterior; afinidade, similaridade ou identidade entre produtos ou serviços assinalados pelas marcas; a reprodução ou imitação da marca anterior e a suscetibilidade de confusão ou associação entre os sinais.

A controvérsia se resume à avaliação da condição de distintividade entre sinais das marcas das apeladas CORDEIRO SUPERMERCADOS LTDA. (“CORDEIRO SUPERMERCADOS”) e CG CORDEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELLI ME (“CORDEIRO”), em oposição à marca da apelante “HIPER CORDEIRO”.

Em relação à afinidade mercadológica, constata-se que a apelante atua em seguimentos que englobam atuação das empresas apeladas, quais sejam, venda de produtos alimentícios e ferragens, promovendo concorrência entre si. Portanto, restou configurada a afinidade entre os produtos assinalados pelas marcas.

Quanto à reprodução ou imitação entre os sinais, a fim de apurar a possibilidade de colidência marcária, destaca-se que, no campo da análise de marcas, o importante é o conjunto e não os termos isolados. Nesse sentido, vale lembrar a brilhante lição do Mestre Gama Cerqueira, em Tratado de Propriedade Industrial, vol.II, que alertava: “Deve-se decidir pela impressão de conjunto e não pelos seus detalhes”.

Ao confrontarmos as marcas mistas supostamente colidentes, percebemos haver suficiente grau de distintividade, muito embora exista identidade com relação a um elemento nominativo. É certo que os elementos nominativos das marcas em confronto apresentam semelhança apenas quanto ao termo ‘CORDEIRO’, que é elemento de uso comum, que significa animal, local ou patronímico; dessa forma, irregistrável isoladamente.

Além disso, os demais termos das marcas colidentes, ‘HIPER’ e ‘SUPERMERCADO’, também são de uso comum.

Deve ser pontuado tratar-se do que se convencionou chamar de “marcas fracas”, ou seja, aquelas compostas de termos genéricos, de uso comum, evocativos e expressões de baixa distintividade. Ao contrário das marcas criativas, que são constituídas por palavras inéditas, ambas as marcas carecem de originalidade, por serem fruto da combinação de termos comuns do vocabulário. E com menor grau de criativadade, possuem o ônus da convivência com outras similares.

As marcas constituídas por palavras de uso genérico e comum no mercado, ligadas a aspectos relacionados aos produtos, segmentos ou serviços que pretendem identificar, não podem ser examinadas com o mesmo rigor que as denominações inteiramente distintivas e criativas, sob pena de se tolher a liberdade de comerciar de um concorrente em favor de outro.

Assim, nesses casos, há necessidade de menor rigor no critério de análise, visto que não é plausível assegurar o uso exclusivo de expressão de menor vigor inventivo.

Portanto, a priori, podem coexistir pacificamente por possuírem sinais evocativos suficientimente distintos no conjunto.

Assim, nesses casos, há necessidade de menor rigor no critério de análise, visto que não é plausível assegurar o uso exclusivo de expressão de menor vigor inventivo.

Portanto, não há que se falar em colidência da marca da recorrente (HIPER CORDEIRO) e das recorridas (CORDEIRO SUPERMERCADO e CORDEIRO), que, apesar da anterioridade das apeladas, podem coexistir pacificamente por possuírem sinais evocativos suficientimentes distintos no conjunto.

Para corroborar a referida coexistência, vale evocar a “Teoria da Distância”, em que uma marca nova em seu segmento, na ocasião do registro, não precisa ser mais diferente das outras já existentes do que essas são entre si.

Se já existem as marcas “CORDEIRO” e “CORDEIRO SUPERMERCADOS” convivendo pacificamente no mercado nacional, é perfeitamente possível a convivência de ambas com uma nova marca intitulada “HIPER CORDEIRO”, pois essa guarda tanta distintividade com aquelas quando aquelas guardam entre si.

Sendo assim, a constatação de utilização corriqueira desses termos, no segmento mercadológico em questão, afasta a apropriação exclusiva por parte de apenas um titular, o torna possível o registro da marca concedida à sociedade autora, por aplicação da Teoria da Distância ao caso concreto.

Inexiste, portanto, violação ao art. 124, incisos XIX e XXIII, da Lei 9.279/96.

A prevalência da pretensão da apelada é o mesmo que tutelar, a seu favor, a apropriação de signos genéricos e de uso comum, como sói ocorrer com a expressão “CORDEIRO”, inapropriável, tanto que buscou distintividade na aposição da expressão "SUPERMERCADO". Essa pretensão encontra impedimento legal no inciso VI, do art. 124 da LPI:

 Art. 124. Não são registráveis como marca: 

 VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; 

Além disso, é perfeitamente crível que os consumidores em geral, mesmo sem conhecimentos específicos e fazendo apenas uma análise superficial, conseguem identificar com clareza as diferentes marcas, sem possiblidade de confusão.

No âmbito de um signo marcário há uma relação entre o significante – a palavra ou a imagem – e o significado, imagem-de-marca. Essa é a relação de significação.

Para que a significação exista deve haver distintividade.

Segundo o art. 122 da LPI somente são dignos de registros os signos ou sinais distintivos. Portanto, os sinais que, de fato, não forem capazes de distinguir não são registráveis, v.g. os excessivamente complexos e longos, os sinais sonoros, as letras do alfabeto etc. Assim a marca não será registrada se não for distintiva em suas duas modalidades: a) capaz de distinguir o produto assinalado dentre todos os concorrentes e, ao mesmo tempo, b) fixando-se na percepção do público de forma a apontar o produto em questão. Essa distinção ocorre entre as marcas das partes litigantes.

A marca para ser apropriada singularmente deve destacar-se suficientemente do domínio comum.  O direito marcário considera res communis omnium sejam os signos genéricos, os necessários ou de uso comum, sejam os signos descritivos.

A Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96) em seu art. 124, VI, veda o registro de marcas que se utilizem de sinais de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando relacionados ao produto ou serviço que pretende distinguir. Mas o que seriam tais sinais? 

 O empréstimo de um termo do domínio comum para uso na atividade empresarial, assim, é sempre lícito, mas o uso exclusivo, não.

Do que os clássicos dizem da questão:

Vale trazer, agora, o que os clássicos da Propriedade Industrial manifestaram sobre a mesma questão, e receberam acolhida do TJSP:

“Assim já sustentava João da Gama Cerqueira antes mesmo da edição da Lei de Propriedade Intelectual vigente, ao enunciar que “para que a denominação possa ser objeto de direito privativo, é necessário que não desperte por si só a idéia do produto, pois, do contrário, chegar-se-ia a esta conseqüência inadmissível de poder um comerciante ou industrial impedir que seus concorrentes chamem as coisas pelos nomes que as designam” (Tratado da Proteção Industrial, 2ª. Edição RT, vol. 2, p. 827).

Como mais uma vez ensina Gama Cerqueira, deve-se impedir “a apropriação, a título exclusivo, de denominações pertencentes ao domínio comum e que se relacionam estritamente com o produto, já pela falta de outra expressão designativa, já por se tratar de nome usual, vulgarmente empregado” (Tratado da Proteção Industrial, 2ª. Edição RT, vol. 2,  p. 815).

Como alerta o clássico Carvalho de Mendonça “qualquer industrial tem o direito de servir-se dessas expressões para designar a qualidade do produto ou mercadoria ou o fato que julga conveniente tornar conhecido dos consumidores ou compradores” (Tratado de direito Comercial, vol. V, no. 254). Não lhe assiste, porém, o direito de usá-las como marcas exclusivas." TJSP, AC 0263107-89.2007.8.26.0100,6ª Câmara de Direito Privado).

Os signo "CORDEIRO" é insuscetível de ser apropriado por alguém, sendo que a distintividade das marcas supostamente conflitantes residem na aposição de prefixos, também de uso comum, "SUPERMERCADO" e "HIPER", os quais revelam um baixo grau de distintividade e, por isso, são, ambas, marcas consideradas "fracas".

Assim, entendo merecer guarita o pedido de declaração de nulidade do ato administrativo de indeferimento do registro nº 911.533.990, para a marca mista “HIPER CORDEIRO”, na classe internacional 35.

Por todo o exposto, peço vênia ao I. Relator e, em divergência, voto no sentido de dar provimento ao recurso.

Documento eletrônico assinado por MACARIO RAMOS JUDICE NETO, Desembargador Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001521857v3 e do código CRC 1961b234.

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Signatário (a): MACARIO RAMOS JUDICE NETO
Data e Hora: 14/8/2023, às 17:2:1

Apelação Cível Nº 5024716-36.2020.4.02.5101/RJ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTROS DE MARCAS COM ELEMENTOS NOMINATIVOS SEMELHANTES. TERMOS EVOCATIVOS. APLICAÇÃO DA TEORIA DA DISTÂNCIA. INPALICABILIDADE DO ARTIGO 124, XIX, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – LPI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A marca apresenta-se como sinal visual apto a estabelecer distinção entre produtos industriais, artigos comerciais e serviços profissionais. Sua função primordial é identificar uma empresa ou um produto, distinguindo-o de outros iguais ou similares existentes no mercado. Visa, ainda, a orientar o consumidor sobre a procedência de determinado produto ou serviço, fatores que indicam sua qualidade e eficiência.

2. Ao confrontarmos as marcas mistas supostamente colidentes, percebemos haver suficiente grau de distintividade, muito embora exista identidade com relação a um elemento nominativo.

3. Impossibilidade de confusão ou associação entre as marcas em questão, tendo em vista a distintividade aferida dos termos utilizados pelas marcas. É perfeitamente crível que os consumidores em geral, mesmo sem conhecimentos específicos e fazendo apenas uma análise superficial, conseguem identificar com clareza as diferentes marcas.

4. As marcas mistas CORDEIRO SUEPERMERCADO e CORDEIRO possuem termos meramente evocativos, caracterizando-se como “marcas fracas”, o que lhes impõe o ônus da convivência harmônica, posto que possuem distintividade suficiente, inclusive por já conviverem entre si, não sendo plausível exigir maior grau de distintividade de outras que venham a existir, conforme a Teoria da Distância.

5. Apelação provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por maioria, vencidos o relator e o Juiz Federal FABIO DE SOUZA SILVA, dar provimento ao recurso, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 10 de agosto de 2023.

Documento eletrônico assinado por MACARIO RAMOS JUDICE NETO, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001572325v3 e do código CRC 8708fbef.

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Data e Hora: 14/8/2023, às 16:57:26

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 13/06/2023

Apelação Cível Nº 5024716-36.2020.4.02.5101/RJ

RELATOR: Juiz Federal LUIZ NORTON BAPTISTA DE MATTOS

PRESIDENTE: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

PROCURADOR(A): MAURÍCIO ANDREIUOLO RODRIGUES

Votante: Juiz Federal LUIZ NORTON BAPTISTA DE MATTOS

Pedido Vista: Juiz Federal MACARIO RAMOS JUDICE NETO

SANDRO VIEGAS DA SILVA

Secretário

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 10/08/2023

Apelação Cível Nº 5024716-36.2020.4.02.5101/RJ

RELATOR: Juiz Federal LUIZ NORTON BAPTISTA DE MATTOS

PRESIDENTE: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

PROCURADOR(A): SIDNEY PESSOA MADRUGA DA SILVA

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador Federal MACARIO RAMOS JUDICE NETO

VOTANTE: Desembargador Federal MACARIO RAMOS JUDICE NETO

Votante: Juiz Federal ROGÉRIO TOBIAS DE CARVALHO

Votante: Juiz Federal FABIO DE SOUZA SILVA

Votante: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

SANDRO VIEGAS DA SILVA

Secretário