Agravo de Instrumento Nº 5012980-27.2022.4.02.0000/RJ

RELATÓRIO

Feito originário – Ação de nulidade nº 5059337-88.2022.4.02.5101/RJ

O presente agravo de instrumento tem por objeto decisão, proferida pelo Juízo de Primeiro Grau nos autos do processo nº 5059337-88.2022.4.02.5101 (evento 4/JFRJ), que indeferiu pedido de tutela de urgência, por meio do qual a agravante buscava: (i) a determinação de suspensão dos efeitos do registro nº 906.203.210, referente à marca de apresentação mista "LIMPÍSSIMA"; ou, subsidiariamente (ii) a determinação de suspensão dos efeitos do referido registro somente em relação à autora agravante.

O Juízo de Origem, em análise preliminar, entendeu pelo não preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC/15, e indeferiu o requerimento de tutela de urgência cautelar.

Na parte pertinente ao exame do recurso, a decisão impugnada dispôs o seguinte:

"2 - Indefiro o pedido de tutela de urgência no presente momento, por não vislumbrar a existência de todos os requisitos legais exigidos para a concessão de tal medida (art. 300 do CPC), havendo clara necessidade de um exame mais detalhado da questão em tela, após a oitiva da parte contrária, inclusive do INPI, e a devida instrução probatória, para esclarecimentos quanto aos fatos noticiados, devendo, ao menos neste momento processual, ser respeitada a atividade administrativa-técnica do INPI, a qual se presume legítima e correta."

(Decisão de indeferimento da tutela de urgência. Evento 4 - DESPADEC1 dos autos nº 5059337-88.2022.4.02.5101.)

A agravante, Companhia Nacional de Álcool, sustenta a necessidade de reforma da decisão, por entender estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15.

Quanto à probabilidade do direito, alega utilizar desde 2012 a imagem  nas embalagens dos produtos que oferece ao mercado consumidor, e que o registro nº 906.203.210, para a marca , na classe 03, de titularidade do agravado, se trataria de um registro nulo, por violação ao art. 124, VI e XVII, da LPI, uma vez que empregaria elemento visual extraído de banco de imagens público e elemento nominativo descritivo para o segmento de mercado em que oferecido o produto - produtos de limpeza.

Com relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, afirma estar caracterizado em razão de ter sido notificada extrajudicialmente pelo agravado, por suposto uso indevido de marca. Narra ainda que teria informado o agravado de que cessaria o uso da imagem em suas embalagens, mas que este não teria concordado com a solução proposta, requerendo o pagamento de royalties pelo licenciamento da marca , para que a agravante pudesse continuar utilizando a imagem .

Por fim, requerereu a concessão da antecipação da tutela recursal, para que fosse determinada  a suspensão dos efeitos do registro nº 906.203.210, para a marca , na classe 03, de titularidade do Agravado, ao menos em relação à Agravante.

No mérito, requereu a confirmação da tutela de urgência pleiteada, com a reforma da decisão combatida.

Em decisão do evento 2/TRF2, foi deferida a antecipação de tutela recursal, determinando:

1. A suspensão inter partes dos efeitos do registros nº 906.203.210, para a marca de apresentação mista "", de titularidade de M. O. S.;

2. A publicação da respectiva decisão na Revista da Propriedade Industrial (RPI) e no site do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, no prazo de 10 dias.

Manifestação do INPI no evento 20/TRF2, deixando de se manifestar sobre o mérito em razão de ainda não ter sido citado na ação de origem.

Contrarrazões de M. O. S. no evento 21/TRF2.

O MPF opinou pelo desprovimento do recurso (evento 26/TRF2).

É o relatório.

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Agravo de Instrumento Nº 5012980-27.2022.4.02.0000/RJ

VOTO

Inicialmente, conheço do agravo de instrumento, eis que interposto em face de decisão que apreciou tutela provisória (art. 1.015, I, do CPC/2015).

O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela de urgência formulado pela agravante nos autos de nº 5059337-88.2022.4.02.5101 por entender não estarem suficientemente demonstrados, em uma cognição sumária, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Confira-se o trecho da decisão relevante para o julgamento do presente recurso:

"2 - Indefiro o pedido de tutela de urgência no presente momento, por não vislumbrar a existência de todos os requisitos legais exigidos para a concessão de tal medida (art. 300 do CPC), havendo clara necessidade de um exame mais detalhado da questão em tela, após a oitiva da parte contrária, inclusive do INPI, e a devida instrução probatória, para esclarecimentos quanto aos fatos noticiados, devendo, ao menos neste momento processual, ser respeitada a atividade administrativa-técnica do INPI, a qual se presume legítima e correta."

(Decisão de indeferimento da tutela de urgência. Evento 4 - DESPADEC1 dos autos nº 5059337-88.2022.4.02.5101.)

Por outro lado, a recorrente, Companhia Nacional de Álcool, sustenta a necessidade de reforma da decisão, por entender estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15.

Quanto à probabilidade do direito, alega utilizar desde 2012 a imagem  nas embalagens dos produtos que oferece ao mercado consumidor, e que o registro nº 906.203.210, para a marca , na classe 03, de titularidade do agravado, se trataria de um registro nulo, por violação ao art. 124, VI e XVII, da LPI, uma vez que empregaria elemento visual extraído de banco de imagens público e elemento nominativo descritivo para o segmento de mercado em que oferecido o produto - produtos de limpeza.

Com relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, afirma estar caracterizado em razão de ter sido notificada extrajudicialmente pelo agravado, por suposto uso indevido de marca. Narra ainda que teria informado o agravado de que cessaria o uso da imagem em suas embalagens, mas que este não teria concordado com a solução proposta, requerendo o pagamento de royalties pelo licenciamento da marca , para que a agravante pudesse continuar utilizando a imagem .

Após examinar os autos, concluo que o agravo deve ser desprovido, com a consequente revogação da liminar concedida e a manutenção da decisão de primeiro grau, eis que ausente a probabilidade do direito necessária para a concessão da medida pretendida.

No caso concreto, a questão central da demanda é saber se o ato administrativo de concessão do pedido de registro nº 906.203.210, referente à marca de apresentação mista ("LIMPÍSSIMA"), na classe NCL (10) 03, para identificar "Água de javel [água sanitária] [hipoclorito de potássio]; Branquear (Sais para -); Desinfetante (Sabão -); Produtos para enxaguar a roupa [lavanderia]; Produtos para limpeza; Produtos para polimento; Produtos químicos de uso doméstico para avivar cores [lavanderia]; Químicos (Produtos -) de uso doméstico para avivar cores [lavanderia]; Sabões; Sabões de avivamento de cores [têxtil]; Tecidos (Amaciantes de -) [lavanderia]; Tira-manchas; Saponáceo; Substância abrasiva para limpeza; Substância química para desengraxar de uso doméstico", é nulo.

Invoca a parte autora, em favor de sua pretensão, o disposto no art.124, VI e XVII, da Lei nº 9.279/96, transcritos a seguir:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

(...)

XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular;

Ocorre que o registro anulando foi depositado em 06/05/2013 e concedido em 30/05/2017, enquanto a ação anulatória de origem foi ajuizada somente em 05/08/2022 (evento 1/JFRJ).

Deste modo, resta evidente a superação do prazo prescricional de 05 (cinco) anos para o ajuizamento de ação visando a declaração de nulidade do registro marcário, conforme prevê o art. 174 da LPI, in verbis:

  Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão.      

Não obstante a autora agravante sustente que o réu agravado teria agido com inequívoca má-fé ao depositar o seu pedido de registro, o que atrairia a aplicação do art. 6º bis (3) da CUP e afastaria a ocorrência da prescrição no caso concreto, a 1ª Seção Especializada deste E. TRF-2 já teve a oportunidade de se manifestar sobre o âmbito de aplicação do referido dispositivo, e naquela ocasião fixou o entendimento de que a hipótese de imprescritibilidade prevista na CUP não se aplica entre empresas sediadas no Brasil.

Confira-se a ementa do julgado da 1ª Seção (embargos infringentes de nº 0804203-17.2011.4.02.5101, julgado em 22/10/2015):

EMBARGOS INFRINGENTES - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - REGISTRO DE MARCA  - ARGUIÇÃO DE IMPRESCRITIBILIDADE COM BASE EM MÁ-FÉ - ARTIGO 6ª BIS DA CUP - MANUTENÇÃO DO VOTO VENCEDOR – RECURSO IMPROVIDO.

I – Se em nosso sistema jurídico só não corre a prescrição nos casos previstos nos artigos 197, 198, 199, do CC, cujos termos, repise-se, não contemplam a má-fé como causa impeditiva de prescrição, a única exegese possível para o artigo 6º bis (3),  da CUP), é que só deve ser admitido nas hipóteses de empresas que não estejam sediadas no Brasil, em atenção à regra de não se admitir a prescrição contra os que se encontrem ausentes do país (art. 198, II, do CC), não sendo esse, por certo, o caso dos autos.

II - Como bem observado no voto condutor, os arquivos do INPI mostram que o registro da marca "SEMPRE LIVRE", da Embargante, nada tem de original, coexistindo desde o início do depósito, em abril de 1974,  com uma diversidade de marcas inspiradas na mesma expressão, como a antecedente, "FINALMENTE LIVRE" (nº 007252242), com depósito efetuado em 1971, na mesma classe 03:20 (que vigorou até 2002), e as ulteriores "ELA LIVRE" (811949800 e 811949818) ; "LIVRE ATUAL" (814815707), "LIVRE SENSAÇÃO" (816718512 e 818981865); "MULHER LIVRE" (817612076); "LIVRE ATIVA" (817612106, 818638710, 818638729) e "LIVRE SENSUAL"  (817717404).

III - Recurso improvido.        

Ocorre que ambas as empresas são sediadas no Brasil, o que, por via de consequência, afasta a hipótese excepcional de imprescritibilidade e atrai a regra do art. 174 da LPI.

Além disso, é relevante destacar que o INPI se manifestou na origem pela improcedência dos pedidos autorais (evento 16/JFRJ), tendo em vista: (i) a prescrição do prazo para ajuizamento da ação anulatória de registro marcário; (ii) a ausência de comprovação da má-fé do réu agravado ao registrar a marca anulanda; (iii) a suficiente distintividade do signo "LIMPÍSSIMA" como um todo.

Esse quadro indica a ausência de elementos que evidenciam a probabilidade de acolhimento da tese de nulidade do registro do agravado.

Desta forma, entendo esvaziada a alegação de que estaria presente a probabilidade do direito.

Os requisitos da tutela de urgência se somam. Ausente a probabilidade do direito, não se pode deferir a medida pretendida, o que, em via de consequência, torna desnecessário o exame do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que será feito por ocasião da análise do mérito da causa.

Dessa forma, não vejo presentes os requisitos do art. 300 do CPC, de modo que deve ser revogada a decisão liminar do evento 2/TRF2 e mantida a decisão que não concedeu a tutela de urgência.

Nada mais sendo requerido, arquivem-se, com baixa na distribuição.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

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Agravo de Instrumento Nº 5012980-27.2022.4.02.0000/RJ

VOTO-VISTA

Após o voto da Douta Relatora, Desembargadora Federal Simone Schreiber, negando provimento ao agravo de instrumento, pedi vista dos autos para melhor exame do caso.

A Eminente Relatora considerou ausente a probabilidade do direito necessária para a concessão da medida pretendida. Destacou estar evidente a superação do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, quando do ajuizamento da ação em 05/08/2022, visando a declaração de nulidade do registro marcário, na forma do art. 174 da LPI, tendo em vista seu depósito em 06/05/2013, com concessão em 30/05/2017.

Ressaltou que o entendimento da 1ª Seção Especializada deste E. TRF-2 é no sentido de que a hipótese de imprescritibilidade prevista na CUP (Convenção da União de Paris) não se aplica entre empresas sediadas no Brasil.

Cumpre salientar que, para a aplicação da imprescritibilidade, necessário o reconhecimento da notoriedade da marca. Além disso, ao contrário do ventilado pela agravante, a existência de má-fé não é causa impeditiva de prescrição em nosso sistema jurídico. Nesse sentido: TRF2, Apelação 0051359-92.2015.4.02.5101, Des. Relator MESSOD AZULAY NETO, 2ª Turma Especializada, julgado em 26/10/2018, DJe de 03/12/2018).

Ademais, o INPI assim pontuou: “(...) esta Coordenação é da opinião de que a hipótese de má-fé no registro da marca não resta competentemente comprovada, devendo o pedido autoral não ser conhecido por prescrição”. Ainda destaca que “o elemento visual contido na marca anulanda é suficiente distintivo para permitir o registro do signo em questão” (processo 5059337-88.2022.4.02.5101/RJ, evento 16, OUT2).

Portanto, ausente a probabilidade do direito e desnecessário o exame do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nesse momento.

Por isso, acompanho a Douta Relatora, integralmente, e voto no sentido de negar provimento ao agrvo de instrumento.

Documento eletrônico assinado por MACARIO RAMOS JUDICE NETO, Desembargador Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001602726v2 e do código CRC 1cb46207.

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Agravo de Instrumento Nº 5012980-27.2022.4.02.0000/RJ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O REQUERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

2. No caso concreto, está em exame a decisão, proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, que indeferiu o requerimento de tutela de urgência formulado pela agravante nos autos de nº 5059337-88.2022.4.02.5101 por entender não estarem suficientemente demonstrados, em uma cognição sumária, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

3. O registro anulando foi depositado em 06/05/2013 e concedido em 30/05/2017, enquanto a ação anulatória de origem foi ajuizada somente em 05/08/2022. Deste modo, resta evidente a superação do prazo prescricional de 05 (cinco) anos para o ajuizamento de ação visando a declaração de nulidade do registro marcário, conforme prevê o art. 174 da LPI.

4. A 1ª Seção Especializada deste E. TRF-2 já teve a oportunidade de se manifestar sobre o âmbito de aplicação do art. 6º bis (3) da CUP, e fixou o entendimento de que a hipótese de imprescritibilidade prevista neste dispositivo não se aplica entre empresas sediadas no Brasil. Ocorre que ambas as empresas são sediadas no Brasil, o que, por via de consequência, afasta a hipótese excepcional de imprescritibilidade e atrai a regra do art. 174 da LPI.

5. O INPI se manifestou na origem pela improcedência dos pedidos autorais, tendo em vista: (i) a prescrição do prazo para ajuizamento da ação anulatória de registro marcário; (ii) a ausência de comprovação da má-fé do réu agravado ao registrar a marca anulanda; (iii) a suficiente distintividade do signo "LIMPÍSSIMA" como um todo.

6. Esse quadro indica a ausência de elementos que evidenciam a probabilidade de acolhimento da tese de nulidade do registro do agravado.

7. Manutenção da decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência.

8. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 10 de outubro de 2023.

Documento eletrônico assinado por SIMONE SCHREIBER, Desembargadora Federal Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001521798v5 e do código CRC 9bc5706d.

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Data e Hora: 30/10/2023, às 12:16:27

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 13/07/2023

Agravo de Instrumento Nº 5012980-27.2022.4.02.0000/RJ

RELATOR: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

PRESIDENTE: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

PROCURADOR(A): CARLOS ALBERTO BERMOND NATAL

SUSTENTAÇÃO ORAL PRESENCIAL: MARIANA DAVILA DE SOUZA PEREIRA LIMA por COMPANHIA NACIONAL DE ALCOOL

Votante: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

Votante: Desembargadora Federal ANDREA CUNHA ESMERALDO

Pedido Vista: Desembargador Federal MACARIO RAMOS JUDICE NETO

SANDRO VIEGAS DA SILVA

Secretário

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 10/10/2023

Agravo de Instrumento Nº 5012980-27.2022.4.02.0000/RJ

RELATOR: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

PRESIDENTE: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

PROCURADOR(A): GINO AUGUSTO DE OLIVEIRA LICCIONE

PREFERÊNCIA: ROBERTA MOREIRA DE MAGALHAES por COMPANHIA NACIONAL DE ALCOOL

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

VOTANTE: Desembargador Federal MACARIO RAMOS JUDICE NETO

SANDRO VIEGAS DA SILVA

Secretário