Apelação Cível Nº 0175320-36.2016.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA (evento 145, APELAÇÃO1) contra a sentença (evento 139, SENT1) proferida pelo MM. Juízo da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que julgou improcedente o pedido de nulidade do registro nº 906.496.829 para a marca "BRAX SOFT", de titularidade do apelado D. L. C., cumulado com o pleito de obrigação de não fazer para os apelados se absterem do uso da referida marca.

Em apertada síntese, sustenta a apelante que, ao contrário do que entendeu o juízo a quo, os registro anulando foi concedido em violação a diversos dispositivos constantes da LPI, mormente o art. 124, XIX, uma vez que a marca "BRAX SOFT", de titularidade da apelada, imita e reproduz o signo "BRASOFTWARE", de sua titularidade. Ainda, aduz que seu signo goza da proteção constante do art. 126 do referido diploma, atinente às marcas de grande notoriedade. Assim, requer a reforma da sentença para anulação do referido registro com a imposição aos apelados de abstenção do uso da marca "BRAX SOFT".

Contrarrazões apresentadas pelo INPI (evento 148, CONTRAZAP1) pugnando pelo desprovimento do recurso. Os apelados BRAXSOFTWARES ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA e D. L. C. tiveram sua revelia decretada na primeira instância (evento 113, DESPADEC1), eis que não responderam à ação principal. Outrossim, também não ofereceram contrarrazões ao recurso interposto, em que pese devidamente citados.

O MPF se manifestou pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito (evento 17, PARECER1).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

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Apelação Cível Nº 0175320-36.2016.4.02.5101/RJ

VOTO

1. Admissibilidade

Conheço do recurso de apelação, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

2. Mérito

2.1. Tese de violação ao art. 124, XIX da LPI na concessão do registro nº 906.496.829

Aduz a apelante que o registro em epígrafe atinente à marca "BRAX SOFT", de titularidade dos apelados, deve ser anulado e que haja a proibição de seu uso, na medida em que sua concessão pelo INPI violou diversos dispositivos da legislação marcária, sobretudo o art. 124, XIX da LPI. 

Não assiste razão à apelante.

De plano, importa consignar que a análise do ato administrativo se cinge ao controle de legalidade, de modo que, objetivamente, cabe ao judiciário avaliar se o ato de deferimento, indeferimento ou anulação do registro marcário se coaduna com os preceitos legais aplicáveis à espécie.

Conforme consabido, o ato administrativo que a apelante pretender ver anulado goza de presunção de legitimidade e legalidade, de modo que a INPI possui discricionariedade para avaliar os critérios técnicos que serão utilizados para aferir a presença dos requisitos para concessão ou nulidade de registros, pois possui autoridade e capacidade institucional que lhe confere decidir qual técnica deve ser empregada nesse mister. Ademais, a Administração Pública também pode rever os seus atos, com fulcro no Princípio da Autotutela, não havendo, portanto, qualquer óbice legal para que a referida autarquia federal declare a nulidade de registro que fora anteriormente por ela concedido.

Nessa senda, constato que acertada foi a conclusão do juízo a quo no sentido de que não houve qualquer ilegalidade na concessão do registro anulando. Isso, porque no que tange ao pressuposto da reprodução ou imitação de marca anterior, constata-se que os signos em conflito guardam suficiente distintividade entre si, conforme se demonstra pelas seguintes imagens:

Signos registrados pela apelante:

Signo de titularidade dos apelados:

Conforme se constata, existem diferenças notáveis entre os signos em cotejo, quais sejam: a marca dos apelados se apresenta em dois elementos, "BRAX" e "SOFT", enquanto que a de titularidade da apelante consiste em uma única palavra, "BRASOFTWARE"; a distinção visual também é clara, sobretudo porque apenas o signo da apelante possui um "X" envolvido por um círculo que antecede o nome da marca, e uma ilustração de uma peça, que o sucede, características evidentemente diferentes das observadas nos signos dos apelados.

Em que pese exista semelhança no aspecto ideológico, uma vez que ambos os signos são iniciados pelo prefixo BRA (remetendo ao nome do nosso País) e terminados com os vocábulos SOFTWARE ou SOFT (que remete a produtos e serviços da área de informática, sendo o segundo vocábulo apenas uma contração do primeiro), consigno que tal similitude, que se constata exclusivamente nesse aspecto, não é suficiente para ensejar confusão ou associação indevida entre as marcas por parte do público consumidor, não havendo que se falar no fenômeno “Secondary Meaning” no caso concreto.

Ademais, os termos "BRA" e "SOFTWARE" são evocativos atinentes à nacionalidade e aos produtos e serviços que os signos pretendem assinalar, respectivamente. Nesse sentido, a exclusividade no uso de tais vocábulos deve ser abrandada, de modo a permitir o registro, perante o INPI, de termos similares, não podendo tais expressões ser apropriadas com exclusividade por apenas um agente do mercado, sob pena de atentar contra o disposto no art. 124, VI da LPI, o qual possui por escopo impedir um monopólio indevido ao detentor do primeiro registro, conforme entendimento jurisprudencial do c. STJ1.

Desta feita, não há que se falar em violação ao art. 124, XIX da LPI na concessão do registro anulando.

2.2. Tese de marca notoriamente conhecida

Noutro giro, afirma a apelante que seu signo registrado trata-se de marca notoriamente conhecida, estando sob a égide, portanto, da proteção constante do art. 126 da LPI.

Sem razão à apelante.

Quanto ao ponto, vale transcrever o seguinte trecho da sentença, nos quais o juízo a quo menciona os critérios a serem observados para definir a notoriedade de uma marca (​evento 139, SENT1​):

"Vários são os critérios que podem ser utilizados para definir a notoriedade de uma marca. Na Recomendação Conjunta Relativa a Disposições sobre a Proteção de Marcas Notórias adotada pelas Assembléias da CUP e da OMPI em 1999, disponível no endereço eletrônico http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub833.htm, são sugeridos vários deles, tais como: 

• o grau de conhecimento ou de reconhecimento da marca no setor pertinente do público; 
• a duração, extensão e área geográfica de qualquer uso da marca; 
• a duração, extensão e área geográfica de qualquer promoção da marca, incluindo anúncios ou publicidade, bem como a apresentação, em feiras ou exposições, dos bens e/ou serviços para os quais a marca se aplica; 
• a duração e área geográfica de quaisquer registros, e/ou eventuais pedidos de registro da marca, na medida em que refletem o uso ou o reconhecimento da marca; 
• o registro de sucesso na aplicação dos direitos da marca, em especial, na medida em que a marca foi reconhecida como bem conhecida pelas autoridades competentes; 
• o valor associado à marca."

Compulsando os autos, não se constata, sobretudo entre os anexos do Evento 1 do processo originário, qualquer prova apta a demonstrar cabalmente que o signo da apelante trata-se de marca notoriamente conhecida. Conforme consignado pelo Magistrado de origem, os principais elementos probatórios juntados pela ora apelante consistem em atos constitutivos, registros de marcas, cópias de peças de outro processo judicial e Manual de Marcas do INPI, de modo que nenhum deles é capaz de comprovar a alegação da recorrente quanto à notoriedade de sua marca.

Ainda, no que tange à afirmação da apelante no sentido de que não reconhecer a notoriedade de sua marca "é ignorar a verdade já estabelecida em outro processo judicial, transitado em julgado envolvendo as partes litigantes, no sentido de que os braxsoftwares engenharia de sistemas ltda.-me e D. L. C., tinham perfeito conhecimento da marca afamada da brasoftware informática ltda. [...]", consigno que as conclusões obtidas pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo, em que pese possam servir como arrimo, não vinculam esta E. Corte.

De toda forma, cumpre ressaltar que, mesmo se também restasse comprovado no presente julgamento que os apelados conheciam a existência da marca de titularidade da apelante, tal circunstância não comprovaria por consectário a notoriedade pública do signo da recorrente, tampouco mudaria o fato de que inexistiu violação ao art. 124, XIX da Lei nº 9.279/96 na concessão do registro anulando.

Desse modo, irretocável a sentença recorrida, que acertadamente reconheceu a plena possibilidade de convivência das marcas em conflito, permanecendo hígido o ato administrativo pelo qual o INPI concedeu registro da marca de titularidade dos apelados, não havendo que se falar, por conseguinte, na proibição de seu uso.

3. Majoração dos honorários

No tocante aos honorários de sucumbência, cumpre expor que a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça definiu que a sua majoração em sede recursal é devida quando estiverem presentes os seguintes requisitos: (I) decisão recorrida publicada a partir de 18/03/2016, data da vigência do CPC/2015; (II) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e (III) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso (STJ, 2ª Seção, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Min. ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 19.10.2017).

Presentes os requisitos, majoro a condenação em honorários advocatícios fixados na sentença em 1% (um por cento), com fulcro no art. 85, §11, do CPC. 

ISTO POSTO, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos da fundamentação supra.

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Apelação Cível Nº 0175320-36.2016.4.02.5101/RJ

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO. PROCESSO CIVIL. CONFLITO ENTRE MARCAS E NOME EMPRESARIAL. IMITAÇÃO DE MARCA ANTERIORMENTE REGISTRADA. não constada. higidez do ATO ADMINISTRATIVO DO INPI. possibilidade de convivência no mercado. Notoriedade da marca. não demonstrada. SENTENÇA A QUO MANTIDA. HONÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1) A ANÁLISE DO ATO ADMINISTRATIVO SE CINGE AO CONTROLE DE LEGALIDADE, DE MODO QUE CABE AO JUDICIÁRIO AVALIAR, OBJETIVAMENTE, SE O ATO DE DEFERIMENTO, INDEFERIMENTO OU ANULAÇÃO DO REGISTRO MARCÁRIO SE COADUNA COM OS PRECEITOS LEGAIS APLICÁVEIS À ESPÉCIE.

2) OS TERMOS UTILIZADOS NAS MARCAS EM CONFLITO SÃO VOCÁBULOS DICIONARIZADOS E EVOCATIVOS atinentes à nacionalidade e aOS PRODUTOS E SERVIÇOS QUE OS SIGNOS PRETENDEM ASSINALAR, HIPÓTESE NA QUAL A EXCLUSIVIDADE NO USO DEVE SER ABRANDADA.

3) NÃO RESTOU DEMONSTRADA QUALQUER ILEGALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO PELO QUAL O INPI concedeu o registro nº 906.496.829 para a marca "brax soft". os signos em conflito POSSUEM suficiente DISTINTIVIDADE VISUAL, GRÁFICA E FONÉTICA, não havendo risco de confusão ou associação indevida entre as marcas pelo mercado consumidor.

4) não restou comprovada nos autos a alegada notoriedade da marca de titularidade da apelante, não havendo que se falar na proteção constante do art. 126 da lpi para o seu signo.

5) MAJORADA A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA EM 1% (UM POR CENTO), COM FULCRO NO ART. 85, §11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

6) RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 06 de novembro de 2023.

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Data e Hora: 29/11/2023, às 16:25:41

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/11/2023

Apelação Cível Nº 0175320-36.2016.4.02.5101/RJ

RELATOR: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

PRESIDENTE: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

PROCURADOR(A): MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

Votante: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

Votante: Juíza Federal KARLA NANCI GRANDO

Votante: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

FLÁVIA MUNIC MEDEIROS PEREIRA

Secretária