Apelação Cível Nº 5003689-65.2018.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA. e GETTY IMAGES (US), INC., com vistas a sanar supostos vícios em acórdão da 1ª Turma Especializada, cujo teor, à unanimidade, deu parcial provimento à apelação outrora interposta pelas embargantes (evento 21, VOTO1). 

Como consequência, julgou-se parcialmente procedente a ação para decretar a nulidade do ato administrativo de indeferimento do registro n. 840.761.465, relativo à marca mista "", na classe internacional 41. 

Por outro lado, manteve-se a rejeição da pretensão de declaração da nulidade do registro de n. 901.829.234, atinente à marca mista "", titularizada pela embargada STAMPA QUEIROZ LTDA., na referida classe internacional. 

 Confira-se a ementa do julgado:

"DIREITO EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PRETENSÃO AUTORAL DE DECLARAÇÃO DA NULIDADE DO REGISTRO DA MARCA MISTA DE TITULARIDADE DA APELADA DE DIREITO PRIVADO, BEM COMO DO ATO DE INDEFERIMENTO DO REGISTRO DA MARCA MISTA DE TITULARIDADE DAS APELANTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TESE DE NOTORIEDADE DA MARCA MISTA DAS RECORRENTES. ACOLHIMENTO. ARGUMENTO DE IMPOSSIBILIDADE DE SUBSISTÊNCIA DO REGISTRO DA EMPRESA RECORRIDA NÃO ACATADO. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DOS AUTORES.

1. A Lei 9.279/1996, no art. 126, garante a proteção especial da marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris, de forma a impor aos signatários o dever de tutelar as marcas famosas em âmbito internacional.

2. Reputa-se notoriamente conhecida a marca que se torna famosa em seu ramo de atuação, de sorte a ser reconhecida por um público específico e, por essa razão, gozar de proteção especial, ainda que não exista registro ou depósito de registro no Brasil. 

3. Na hipótese, há documentos indicativos da notoriedade da marca "GETTY IMAGES", em 2004 atrelada à marca "PHOTOS.COM", com registro inicial nos EUA e, depois, em diversos países. Quanto ao mercado brasileiro, em específico, ao que se extrai do sítio eletrônico indicado pelas apelantes, a "PHOTOS.COM" atua desde 2007.

4. Por outro lado, o art. 6 quinques da Convenção da União de Paris, preceitua que qualquer marca de comércio regularmente registrada no país de origem será admitida para registro e protegida na sua forma original nos outros países da União, desde que seja insuscetível de prejudicar direitos adquiridos por terceiros no país em que a proteção é requerida e, também, apresente caráter suficientemente distintivo.

5. Trata-se do denominado princípio telle quelle, por força do qual uma marca registrada em seu país de origem deve ser admitida "tal qual é" nos países signatários da Convenção. 

6. No caso em espeque, a leitura das regras de aplicação do referido princípio conduz à conclusão de que o acolhimento da pretensão de declaração de nulidade do ato de indeferimento do registro n. 840.761.465, atinente à marca "PHOTOS.COM", demanda, em contrapartida, a rejeição da pretensão de declaração de nulidade do registro de n. 901.829.234, relativo à marca "PHOTO.COM FOTO & VÍDEO". Isso porque o registro da marca estrangeira não pode prejudicar direito adquirido por terceiro no país em que a proteção é requerida. 

7. Além disso, há elementos suficientes à coexistência de ambas as marcas. Em primeiro lugar, porque o registro da recorrida foi concedido sem direito ao uso exclusivo de todos os elementos nominativos, de modo a viabilizar a utilização dos signos por outras empresas, inclusive as do mesmo ramo de atuação. Depois, em razão da suficiente distintividade, em termos gráficos, das marcas cotejadas. E, por fim, porquanto, em termos mercadológicos, pode-se dizer que as empresas litigantes fornecem seus serviços de imagens, vídeos e fotografias a nichos específicos. 

8. Sentença reformada em parte, mais precisamente, para anular o ato administrativo de indeferimento do registro de n. 840.761.465 e, nesse passo,  permitir o registro da marca mista "PHOTOS.COM, de titularidade da "GETTY IMAGES", na classe internacional 41.

9. Imputa-se a cada polo da ação o dever de arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, com ressalva da circunstância de que a isenção de que goza a autarquia quanto a tais valores não a exime da obrigação de ressarcimento à autora de valores porventura já recolhidos.

10. No que concerne aos honorários advocatícios, cada polo da ação deverá pagar em favor do(s) patrono(s) do polo adverso quantia equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Sem honorários recursais, conforme parâmetros fixados pela Quarta Turma do STJ no AREsp n. 1.495.369/MS.

11. Recurso conhecido e provido em parte para julgar parcialmente procedente a ação e, dessa forma, decretar a nulidade do ato administrativo de indeferimento do registro n. 840.761.465, para a marca mista "PHOTOS.COM>>", na classe internacional 41, o qual deverá ser deferido e concedido pelo INPI, após o pagamento da retribuição devida; impor ao INPI a obrigação a que alude o art. 175, §2º, da LPI, a ser cumprida em 15 (quinze) dias, contados do trânsito em julgado; e imputar a cada polo da ação o dever de pagar 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, com ressalva da circunstância de que a isenção de que goza a autarquia quanto a tais valores não a exime da obrigação de ressarcimento à autora de valores porventura já recolhidos, bem como a obrigação de pagar em favor do(s) patrono(s) do polo adverso quantia equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

(evento 19, ACOR1, grifos aditados)"

As embargantes sustentam contradições na parcela do julgado que rejeita o pedido de anulação do registro da embargada de direito privado (evento 36, EMBDECL1). 

Pedem declaração expressa de prequestionamento de "todos os dispositivos legais ventilados nos autos" (sic, fl. 08), especialmente os artigos 126, 124, inciso XXIII, e 165, da Lei 9.279/1996, e artigo 6º bis da Convenção da União de Paris.

O INPI requer a "rejeição" dos aclaratórios (evento 42, CONTRAZ1). 

STAMPA QUEIROZ LTDA. não ofertou contrarrazões (Eventos 37 e 41).

É o relatório. Passo a proferir meu voto. 

Documento eletrônico assinado por LUIZ NORTON BAPTISTA DE MATTOS, Juiz Federal Convocado, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001450547v11 e do código CRC 83ce1750.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LUIZ NORTON BAPTISTA DE MATTOS
Data e Hora: 16/5/2023, às 18:30:18

Apelação Cível Nº 5003689-65.2018.4.02.5101/RJ

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o conhecimento dos embargos é medida que se impõe. 

Os embargos de declaração constituem recurso com fundamentação vinculada, tendente apenas a suprir omissão, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e/ou consertar eventuais erros materiais (art. 1.023, CPC/2015). 

A omissão tem lugar quando o magistrado não se pronuncia sobre alguma questão de fato e/ou de direito relevante para o julgamento ou, como expõe o inciso IV do §1º do art. 489 do CPC/2015, não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no julgado objeto do recurso. 

A contradição traduz falta de coerência no decisum, que traz ideias incompatíveis entre os fundamentos, os fundamentos e a conclusão e/ou dentro do próprio dispositivo. 

A obscuridade decorre da ausência de clareza a respeito do que foi decidido.

Por fim, os erros materiais englobam erros de cálculo, erros na menção a algum dado específico do caso e perceptíveis erros de fato. 

Na hipótese, G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA. e GETTY IMAGES (US), INC. sustentam a presença de contradições na parte do acórdão que rejeita o pedido de anulação do registro de n. 901.829.234, relativo à marca mista "", titularizada pela embargada de direito privado, na classe internacional 41.

Nesse passo, afirmam que o julgado reconhece a notoriedade da marca mista "", desde o ano de 2004, mas, contraditoriamente, mantém o registro da recorrida, depositado em setembro de 2009. 

Acrescem que, se há notoriedade, a apostila constante do registro impugnado não é relevante para o deslinde da controvérsia, já que referido registro não poderia ter sido concedido pelo INPI, com base nos arts. 124, inciso XXIII, 126, § 2º, e 165, da Lei 9.279/1996.

Subsidiariamente, argumentam que a ausência de uso exclusivo dos elementos nominativos da marca mista "" somente abrange os signos de forma isolada, logo não afasta a conclusão de que o julgado permite a diluição da marca "". 

Os vícios, no entanto, inexistem. 

O item I do julgado recorrido apreciou a tese de notoriedade da marca mista "", à luz do disposto no art.  126 da LPI, c/c o art. 6º bis (I) da Convenção da União de Paris, mas concluiu que esse status de notoriedade pertence à marca "GETTY IMAGES". 

A par disso, constatou-se que a marca mista "" foi atrelada à "GETTY IMAGES" desde 2004, quando passou a ser utilizada nos Estados Unidos, país em que foi efetivamente registrada no ano de 2008. 

Fixada essa última premissa, no item II analisou-se a tese de aplicação ao caso do princípio telle quelle, por força do qual uma marca registrada em seu país de origem deve ser admitida "tal qual é" nos países signatários da Convenção da União de Paris (art. 6º quinques).  

E, com base no aludido princípio, deferiu-se a pretensão autoral de registro da marca mista "", porquanto titularizada pela empresa norte-americana GETTY IMAGES (US), INC. e, como visto, registrada nos Estados Unidos desde 2008. 

Por outro lado, manteve-se a higidez do ato de registro da marca mista "", porque o princípio telle quelle somente incide se o registro da marca estrangeira não prejudicar direito adquirido por terceiro no país em que a proteção é requerida.

Além disso, o cotejo dos signos conduziu o colegiado à conclusão de que há suficiente distintividade, em termos gráficos e mercadológicos, a justificar a coexistência das marcas. Confira-se: 

"(...) Por outro lado, há elementos suficientes à coexistência de ambas as marcas. 

Nesse passo, não se pode ignorar que as duas apresentam parcial semelhança fonética, já que compartilham do elemento ".COM" e, no que concerne à palavra "PHOTO", estilizada com "PH" em lugar de "F", se diferenciam apenas pela circunstância de que a apelada se utiliza do plural, enquanto as apelantes escolheram o singular. 

Todavia, isso não inviabiliza a coexistência. Em primeiro lugar, porque o registro da recorrida foi concedido sem direito ao uso exclusivo de todos os elementos nominativos (processo 5003689-65.2018.4.02.5101/RJ, evento 44, ANEXO1), de modo a viabilizar a utilização dos signos por outras empresas, inclusive as do mesmo ramo de atuação. 

Em segundo lugar, em razão da suficiente distintividade, em termos gráficos, das marcas mistas em cotejo. 

Nesse sentido, nota-se que a marca das recorrentes só contém letra de fôrma/bastão em grafismo especial, precisamente, o nome "PHOTOS" no plural e destacado na cor preta, o elemento ".COM" de forma menos evidente, na cor cinza, e, ao final, dois sinais matemáticos de "maior que", a insinuar a figura de uma "seta":

De seu turno, a marca da ré de direito privado conjuga letra cursiva e letra de fôrma/bastão. Os elementos principais utilizam letra cursiva, com o nome "PHOTO" no singular e destacado dos demais, já que na cor vermelha, e o elemento ".COM" em cor preta. De forma menos evidente, como elemento secundário da marca, a expressão "FOTO & VÍDEO", em letra de fôrma/bastão, na cor preta. 

E, por fim, em termos mercadológicos, pode-se dizer que as empresas litigantes fornecem seus serviços de imagens, vídeos e fotografias a nichos específicos. 

É que as apelantes negociam "uma seleção com curadoria de fotografias prontas", especialmente destinada a "clientes corporativos", entre agências de publicidade, portais, editoras de livros e revistas, e produtoras de TV (Disponível em: <https://photos.com/>. Consulta em 09/11/2022). 

Por outro lado, a recorrida registra eventos, em fotografias e vídeos (processo 5003689-65.2018.4.02.5101/RJ, evento 43, ANEXO4)(...)"

A alegação de diluição de marca constitui inovação recursal e, mais do que isso, não seria capaz de infirmar a conclusão do julgado, pois, no Brasil, a proteção contra a diluição está umbilicalmente relacionada às marcas de alto renome: apenas a elas e em razão delas foi criada essa proteção especial (REsp n. 1.787.676/RJ. Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino. Terceira Turma. Julgado em 14/09/2021. DJe de 21/09/2021).

Em suma, os argumentos de contradição revelam a insatisfação das embargantes com o mérito do julgado, que não pode ser reexaminado via embargos de declaração, sem a presença de vício que enseje nova apreciação de questões trazidas ao Judiciário. 

Eventual reexame da matéria apenas poderá ocorrer mediante a interposição do recurso cabível à instância superior.

Por fim, o mero intento de prequestionamento não justifica a oposição do recurso, pois, conforme art. 1.025 do CPC/2015, "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Assim, inexistentes as contradições apontadas, a rejeição deste recurso é medida que se impõe.

Em face do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

Documento eletrônico assinado por LUIZ NORTON BAPTISTA DE MATTOS, Juiz Federal Convocado, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001450728v37 e do código CRC 4becd7a0.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LUIZ NORTON BAPTISTA DE MATTOS
Data e Hora: 23/6/2023, às 8:16:25

Apelação Cível Nº 5003689-65.2018.4.02.5101/RJ

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. TESE DE CONTRADIÇÕES NA PARCELA DO JULGADO QUE REJEITA O PEDIDO DE ANULAÇÃO DO REGISTRO DA MARCA MISTA "PHOTO.COM FOTO & VÍDEO", TITULARIZADA PELA EMBARGADA DE DIREITO PRIVADO SOB N. 901.829.234.  INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS. 

1. Os embargos de declaração constituem recurso com fundamentação vinculada, tendente apenas a suprir omissão, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e/ou consertar eventuais erros materiais (art. 1.023, CPC/2015).

2. Na hipótese, as autora sustentam contradições na parte do acórdão que rejeita o pedido de anulação do registro de n. 901.829.234, relativo à marca mista "PHOTO.COM FOTO & VÍDEO", titularizada pela embargada de direito privado, na classe internacional 41. 

3. Afirmam que o julgado reconhece a notoriedade da marca mista "PHOTOS.COM>>", desde o ano de 2004, mas, contraditoriamente, mantém o registro da marca da recorrida, depositado em setembro de 2009. Acrescem que, se há notoriedade, a apostila constante do registro impugnado não é relevante para o deslinde da controvérsia, já que referido registro não poderia ter sido concedido pelo INPI.

4. Subsidiariamente, argumentam que a ausência de uso exclusivo dos elementos nominativos da marca mista "PHOTO.COM FOTO & VÍDEO" somente abrange os signos de forma isolada, logo não afasta a conclusão de que o julgado permite a diluição da marca "PHOTOS.COM". 

5. Entretanto, o julgado recorrido concluiu que o status de notoriedade pertence à marca "GETTY IMAGES", a qual, por sua vez, atrelou-se à marca mista "PHOTOS.COM" em 2004, quando passou a ser utilizada nos Estados Unidos, país em que foi efetivamente registrada no ano de 2008. 

6. Depois, analisou-se a tese de aplicação ao caso do princípio telle quelle e, com base nele, deferiu-se a pretensão de registro da marca mista "PHOTOS.COM". Por outro lado, manteve-se a higidez do ato de registro da marca mista "PHOTO.COM FOTO & VÍDEO", porque esse princípio somente incide se o registro da marca estrangeira não prejudicar direito adquirido por terceiro no país em que a proteção é requerida.

7. Além disso, o cotejo dos signos conduziu o colegiado à conclusão de que há suficiente distintividade, em termos gráficos e mercadológicos, a justificar a coexistência das marcas. 

8. A alegação de diluição de marca constitui inovação recursal e, mais do que isso, não seria capaz de infirmar a conclusão do julgado, pois, no Brasil, a proteção contra a diluição está umbilicalmente relacionada às marcas de alto renome: apenas a elas e em razão delas foi criada essa proteção especial. Nesse sentido, REsp n. 1.787.676/RJ, de relatoria do Min. Paulo de Tarso Sanseverino. Julgado pela Terceira Turma, em 14/09/2021.

9. Argumentos de contradição que revelam a insatisfação das embargantes com o mérito do julgado, que não pode ser reexaminado via embargos de declaração, sem a presença de vício que enseje nova apreciação de questões trazidas ao Judiciário. 

10. O mero intento de prequestionamento não justifica a oposição do recurso, pois, conforme art. 1.025 do CPC/2015, "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

11. Embargos de declaração desprovidos. 

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 12 de junho de 2023.

Documento eletrônico assinado por LUIZ NORTON BAPTISTA DE MATTOS, Juiz Federal Convocado, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001452866v8 e do código CRC 6d88090c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LUIZ NORTON BAPTISTA DE MATTOS
Data e Hora: 23/6/2023, às 8:14:24

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/06/2023

Apelação Cível Nº 5003689-65.2018.4.02.5101/RJ

INCIDENTE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

RELATOR: Juiz Federal LUIZ NORTON BAPTISTA DE MATTOS

PRESIDENTE: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

PROCURADOR(A): VAGNER LEÃO DA COSTA

RELATOR DO ACÓRDÃO: Juiz Federal LUIZ NORTON BAPTISTA DE MATTOS

Votante: Juiz Federal LUIZ NORTON BAPTISTA DE MATTOS

Votante: Juíza Federal ANDREA DAQUER BARSOTTI

Votante: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

SANDRO VIEGAS DA SILVA

Secretário