EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM Agravo de Instrumento Nº 5007773-47.2022.4.02.0000/RJ

RELATÓRIO

(Desembargador Federal MARCELLO GRANADO- Relator) Trata-se de embargos de declaração opostos por DYNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. em face do acórdão indexado ao evento 24, ACOR1, que restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO- TEMA 988 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DELIMITAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PATENTES DE INVENÇÃO POR FALTA NOVIDADE E/OU ATIVIDADE INVENTIVA. CAUSA DE PEDIR INTEGRA OBJETO LITIGIOSO DO PROCESSO. APLICAÇÃO INDUSTRIAL NÃO FAZ PARTE DOS PONTOS CONTROVERTIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO

1-  Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE e VALEO WISCHERSYSTEME GMBH objetivando a concessão da tutela de urgência para determinar que o juízo a quo proceda, antes do início da perícia, a fixação precisa dos pontos controvertidos da demanda e a delimitação do objeto da prova pericial e dos quesitos do juízo de acordo com a causa de pedir da demanda de origem. Ao final, requerem que seja confirmada a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada.

2-  A autora, na petição inicial do processo principal, fundamentou a nulidade da patente com base, além de outros argumentos, na ausência de "atividade inventiva" e/ou de "novidade", sendo certo que a "aplicação industrial" não faz parte da causa de pedir e, por isso, não é ponto controvertido a ser examinado pela perícia ou pelo juízo, tampouco objeto de quesitos, vez que não é objeto de prova.

3- Os pontos controvertidos da demanda devem ser fixados à luz da causa de pedir, do pedido e das anterioridades contidas na inicial, devendo ser excluído do escopo da prova pericial os requisitos e condições de patenteabilidade que não foram trazidos pela autoras na inicial. 

4- Agravo de instrumento provido.

Em suas razões recursais (evento 35, EMBDECL1), a embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão foi obscuro, pois a decisão embargada constou a expressão “anterioridades contidas na inicial”. E que, com base nisso, a recorrida Valeo está alegando que o juízo a quo estaria proibido de considerar as 5 anterioridades trazidas na réplica (D20 a D25).

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração a fim de que seja suprida a alegada obscuridade. 

Contrarrazões VALEO SYSTÈMES D’ESSUYAGE E OUTRA no evento 44, CONTRAZ1

Contrarrazões INPI no evento 46, CONTRAZ1.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM Agravo de Instrumento Nº 5007773-47.2022.4.02.0000/RJ

VOTO

(Desembargador Federal MARCELLO GRANADO - Relator) Conheço dos embargos de declaração, uma vez que presentes seus pressupostos processuais.

Conforme relatado, a embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão foi obscuro, pois a decisão constou a expressão “anterioridades contidas na inicial”. E que, com base nisso, a recorrida Valeo está alegando que o juízo a quo estaria proibido de considerar as cinco anterioridades trazidas na réplica (D20 a D25).

Assiste razão à embargante.

De fato, a decisão foi  no sentido de determinar a exclusão do escopo da perícia os requisitos e condições de patenteabilidade não alegados na petição inicial com a fixação dos pontos controvertidos.

As anterioridades tratam-se de meios de prova e assim podem ser periciadas as arroladas na inicial, bem como as trazidas aos autos antes do início da prova pericial.

Desta forma, deve-se considerar as cinco anterioridades trazidas na réplica, quais sejam, os documentos D20 a D25, além das indicadas na petição inicial.

Ante o exposto, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, conferindo-lhes efeitos infringentes, para considerar as cinco anterioridades trazidas na réplica- os documentos D20 a D25-, além das indicadas na petição inicial.

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EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.  PROPRIEDADE INDUSTRIAL. OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por DYNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.  em face do acórdão que decidiu, por maioria, dar provimento ao agravo de instrumento para determinar que sejam fixados os pontos controvertidos da demanda à luz da causa de pedir, do pedido e das anterioridades contidas na inicial, devendo ser excluído do escopo da prova pericial os requisitos e condições de patenteabilidade que não foram trazidos pela autora na inicial.

2. A decisão determina a exclusão do escopo da perícia os requisitos de nulidade de patentes não alegados na petição inicial, bem como dos quesitos relacionados, com a fixação dos pontos controvertidos

3. As anterioridades tratam-se de meios de prova e assim podem ser periciadas as arroladas na inicial, bem como as trazidas aos autos antes do início da prova pericial.

4. Embargos de declaração providos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, DAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, conferindo-lhes efeitos infringentes, para considerar as cinco anterioridades trazidas na réplica- os documentos D20 a D25-, além das indicadas na petição inicial, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 05 de junho de 2023.

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EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/06/2023

Agravo de Instrumento Nº 5007773-47.2022.4.02.0000/RJ

INCIDENTE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

RELATOR: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

PRESIDENTE: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

PROCURADOR(A): JOAO AKIRA OMOTO

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

Votante: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

Votante: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

Votante: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

FLÁVIA MUNIC MEDEIROS PEREIRA

Secretária