Apelação Cível Nº 5011302-68.2020.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por GILZER CONFECÇÕES LTDA. (evento 32, DOC1) contra a r. sentença (evento 28, DOC1), proferida em sede de ação pelo rito ordinário ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI e de PERMODA LTDA., que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade da decisão administrativa proferida pela autarquia, que indeferiu o registro nº 910.617.058 para a marca mista “A ARMY FIT”.

Em suas razões recursais, a autora, ora apelante, pugna pela reforma da sentença, para que o registro da marca "A ARMY FIT" seja deferido judicialmente, na classe 25 (para produção de artigos de vestuário), sustentando, em apertadíssima síntese, que já possui registro na classe 35, para comercialização dos seus produtos, e que o indeferimento do registro na classe 25 (produção dos artigos de vestuário) não teria coerência. Acrescenta que seu conjunto marcário possui distintividade suficiente em relação à marca "Armi", o que não acarretaria qualquer confusão entre os consumidores, fato esse corroborado pela ausência de oposição apresesentada pelos representantes legais da marca "Armi", registrada sob o número 905.737.369 perante o INPI.

Contrarrazões do INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial pugnando pelo não provimento do recurso de apelação interposto pela autora, com a consequente manutenção integral da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial (evento 39, DOC1).

A Procuradoria Regional da República, considerando não se tratar de hipótese de intervenção obrigatória como custos legis, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil, manifestou-se pelo regular prosseguimento do feito (evento 5, DOC1). 

É o relatório. 

Peço dia.

Documento eletrônico assinado por WANDERLEY SANAN DANTAS, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001394110v12 e do código CRC dcabbf4a.

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Apelação Cível Nº 5011302-68.2020.4.02.5101/RJ

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Não assiste razão à apelante.

Com efeito: forte no entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que não se constitui em ofensa ao artigo 93, IX, da CRFB, o Relator do processo acolher como razões de decidir os fundamentos da sentença ou do parecer ministerial - motivação “per relationem”, desde que comportem a análise de toda a matéria objeto do recurso, adoto os fundamentos postos na sentença, que abaixo reproduzo:

"Analisando a documentação acostada aos autos, verifica-se que o INPI indeferiu, inclusive em grau de recurso administrativo, o pedido da Autora de registro n. 910.617.058, depositado em 12/02/2016 e relativo à marca mista A ARMY FIT, para designar produtos da classe 25,  especificados como " Agasalhos para as mãos; Artigos de malha [vestuário]; Bermudas; Blazers [vestuário]; Bonés; Botas; Calçados; Calções de banho [sungas]; Camisas; Camisetas; Casacos [vestuário]; Faixas para a cabeça [vestuário]; Jaquetas; Leggings [calças]; Macacões; Malhas [vestuário]; Polainas; Roupa para ginástica; Saias; Sapatos de futebol; Toucas de natação; Vestuário; Bermuda para prática de esporte; Biquíni; Calça para equitação; Calçado esportivo; Calçado para uso profissional; Calçados para snowboarding; Calção para banho; Chuteira; Maiô; Camisetas regata para a prática de esportes; Camisas para a prática de esportes; Calças compridas; Chinelos de banho; Roupas de banho; Toucas de banho; Vestuário para ciclistas; Vestuário confeccionado; Botas para esportes; Sapatos para esportes; Roupas de praia; Roupa para ginástica [colante]; Sapatos para ginástica", com base no art. 124, XIX da Lei n. 9.279/96 e apontando como anterioridade impeditiva o registro n. 905.737.369, de titularidade da empresa Ré e referente à marca mista ARMI, para assinalar também diversos produtos do vestuário da mesma classe 25. 

Por sua vez, note-se que a referida Lei n. 9.279, de 14/05/96 - que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial e é aplicável ao caso em questão-, no seu art. 122, estabelece que “são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”, consagrando, ainda, no seu art. 129, o denominado sistema atributivo, ao ressaltar que “a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional”.

Por oportuno, cumpre atentar ainda para a lição do ilustre Magistrado Luiz Guilherme de A. V. Loureiro, na sua obra “A Lei da Propriedade Industrial Comentada”, Editora Lejus, 1999, páginas 226, 233, 271, 291 e 292, na forma abaixo mencionada:

 “A marca, segundo sua própria definição, deve ter capacidade distintiva, ou seja, aptidão para distinguir um produto ou um serviço originário de uma empresa, dos produtos ou serviços provenientes de outra empresa.

Portanto, a capacidade distintiva é da essência da marca. Se um determinado sinal visualmente perceptível não for dotado de capacidade distintiva, vale dizer, não for apto a diferenciar o produto ou o serviço sobre o qual foi incorporado, de outros produtos ou serviços similares existentes no mercado, não pode ele ser registrado como marca.

(...)

A marca tem como função permitir que o consumidor possa identificar a origem de um produto ou serviço, possibilitando-lhe distinguir este produto ou serviço de outros similares existentes no mercado.

 (...)

A nova lei de marca brasileira, assim como várias outras legislações, adota o princípio do registro, como condição para a aquisição da propriedade da marca.”

(...)

O pedido de registro de marca a ser depositado deverá referir-se a um único sinal distintivo (...).

Apresentado o pedido, será ele submetido a um exame formal preliminar e, se estiver devidamente instruído, será protocolizado. A data do depósito é considerada, neste caso, como sendo a data da apresentação e é importante para fins de estabelecimento do direito de prioridade e outros efeitos previstos em lei.”

Registre-se, ainda, a clareza da proibição legal prevista no mencionado inciso XIX do art. 124 da Lei 9.279/96, na forma abaixo transcrita:

“Art. 124 - Não são registráveis como marca:

(...)

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia”.

A seu turno, atente-se para a composição dos sinais da Autora e da empresa Ré em questão:

Merece acolhida, assim, o exposto no elucidativo e fundamentado parecer técnico da Coordenação Técnica de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade de Marcas do INPI do Anexo 2 do Evento 12, que reexaminou a matéria em questão com base nos elementos trazidos aos autos pela Autora, na legislação marcária pertinente e na documentação constante do cadastro da Autarquia e concluiu pela manutenção da decisão administrativa atacada, nos seguintes termos:

"Ao examinarmos as alegações da Autora em sua inicial, entendemos que as mesmas são improcedentes pelas razões abaixo expostas:

Primeiramente, entendemos que o sinal ARMY não é descritivo para os produtos assinalados.

Quanto à coexistência de outras marcas no segmento mercadológico ora em análise, verificamos que o termo, de fato, compõe outros conjuntos marcários na Classe Ncl (10) 25 como os registros das marcas ARMY-INTER FIVE, MUSCLE ARMY, AIRTEP ARMY, FAIL ARMY, MONSTER ARMY, M MOSTER ARMY, ARMY BROTHER´S e ARMI, de titularidade da 2ª Ré.

No entanto, em que pese à coexistência de tais marcas supracitadas com o termo “ARMY”, observamos que as mesmas encontram-se acompanhadas de outros elementos “distintivos” agregados ao sinal, o que não ocorre com o sinal em tela. Observa-se que o termo “FIT” não agrega distintividade ao sinal, visto que se trata de termo de uso comum para o segmento do vestuário.

Quanto ao registro nº 910616779, de titularidade da Autora, na classe Ncl (10) 35, observamos que os demais registros existentes (MUSCLE ARMY e ARMY STORE) abarcam outros serviços e não somente e especificamente o comércio de artigos do vestuário. Ademais, formam conjuntos distintos.

No que tange ao confronto entre os sinais, entendemos que o sinal da Autora A ARMY FIT, de fato, reproduz com acréscimo a marca da 2ª Ré, ARMI, o que causará confusão ou associação indevida, dando a impressão de que se trata de uma mesma família de marcas. Ressalte-se que o elemento dominante e registrável do sinal da Autora é “ARMY”, sendo o artigo “A” e o termo “FIT” apenas acessórios. Assim, não se pode negar a colidência fonética entre os sinais ARMY e ARMI.

Em face do exposto, não há o que se falar em incoerência dos atos praticados pelo INPI."

Com efeito, diante dos elementos acima descritos, a pretensão da Autora encontra barreira na  proibição legal prevista no inciso  XIX do art. 124 da Lei n. 9.279/96, cumprindo  adotar, igualmente, como razões de decidir,  o contido nos precisos precedentes judiciais a seguir transcritos, perfeitamente ajustáveis ao caso em tela:

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ANULAÇÃO DO REGISTRO DE MARCA ALHEIA. LONG E LONGMIX. OCORRÊNCIA DE COLIDÊNCIA. LEI Nº 9.279/96. ANTERIORIDADE DO REGISTRO.INPI. LISTISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. I - No sistema jurídico nacional, tanto a marca, pela Lei de Propriedade Industrial, quanto o nome comercial, pela Convenção de Paris, ratificada pelo Brasil por meio do Decreto 75.572/75, são protegidos juridicamente, conferindo ao titular respectivo o direito de sua utilização. II - A legislação marcária veda o registro de marca colidente com uma marca anteriormente registrada, sendo imprescindível que a similitude entre as marcas seja capaz de gerar confusão ou associação indevida pelo consumidor entre produtos afins de diferentes origens, bem como prejuízo para a reputação da marca original. Inteligência do artigo 124, inciso XIX da Lei nº 9.279/96. III – Havendo colidência entre as marcas “LONG” e “LONGMIX” e comprovada a anterioridade do registro pela autora, merece ser anulado o registro efetuado pela ré, tendo em vista a evidente possibilidade de causar confusão aos consumidores em geral, uma vez que ambas as empresas atuam no mesmo segmento mercadológico. IV – O INPI, nas ações destinadas a anular registro de marcas e patentes, é parte autônoma e não mero assistente, sendo cabível a condenação, pro rata, ao reembolso das custas judiciais e ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados, na hipótese de sucumbência. V – Apelação e remessa necessária improvidas.” (TRF2, APELRE 200451015188878, APELRE - APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – 438146, DJU  03/04/2009, PÁGINA 249, RELATOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALUISIO GONCALVES DE CASTRO MENDES )

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DENEGATÓRIO DE REGISTRO DE MARCAS. ANTERIORIDADE IMPEDITIVA. IDENTIDADE FONÉTICA E GRÁFICA. AFINIDADE MERCADOLÓGICA. 1 - Ação de anulação de ato administrativo de indeferimento dos registros das marcas nominativa “APLIQUE”, registro nº 815.741.430 e mista “APLIKE”, registro 815.741.448. 2 – Anterioridade impeditiva caracterizada, diante da afinidade mercadológica e da semelhança das marcas no que se refere a seus elementos nominativos, parecidos em seus aspectos gráficos e idênticos em seus aspectos fonéticos. 3 - Aplicação à hipótese do disposto no artigo 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial. Legalidade do ato administrativo que indeferiu os pedidos de registros. (...) 5 - Apelação da empresa ré não conhecida, posto que assinada por advogado sem procuração nos autos, irregularidade não sanada. Apelação do INPI e remessa necessária providas.” (TRF2, AC 200102010157529, AC - APELAÇÃO CIVEL – 263761, DJU 11/03/2008, PÁGINA 74, RELATORA DESEMBARGADORA FEDERAL MÁRCIA HELENA NUNES)

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL - APELAÇÃO CÍVEL - ANTERIORIDADE DO REGISTRO DO NOME COMERCIAL – IRRELEVÂNCIA – ADOÇÃO PELO BRASIL DO SISTEMA ATRIBUTIVO DE REGISTRO DE MARCA – MARCAS QUE PERTENCEM A MESMA CLASSE E DESTINAM-SE AO MESMO SEGMENTO MERCADOLÓGICO – INEXISTÊNCIA DE CARÁTER DISTINTIVO SUFICIENTE PARA O EFETIVO REGISTRO. 1 - O Brasil adotou o sistema atributivo de registro que privilegia aquele que primeiro registrou a sua marca junto ao INPI. Assim, nos termos da legislação marcária, só restará garantida a proteção conferida à marca com o competente registro no INPI; 2 - A apelante assevera que em 18/01/1972 depositou a marca nominativa “TRANSBRASIL” para a classe 38.20, através do pedido de registro nº 000.578 (fls. 130), porém não logrou comprovar documentalmente nos autos que o registro da referida marca tenha sido efetivamente concedido. Ressalte-se que a análise da anterioridade impeditiva só é possível no caso em que o registro é efetivamente concedido, com a respectiva expedição do certificado pelo INPI, fato que dá a garantia da proteção marcária; 3 - A anterioridade dos registros das marcas da apelada realmente impedem o registro da marca da apelante, pois não se trata de marcas semelhantes, mas sim de marcas que possuem identidade gráfica e fonética, prestam o mesmo tipo de serviço, que é o serviço de transporte, pertencendo a mesma classe, acarretando para o consumidor dúvida quanto à origem dos serviços prestados pelas empresas em litígio que atuam no mesmo segmento mercadológico. Tal proibição está regulamentada no artigo 124, XIX da LPI e já se encontrava prevista no artigo 65, 17 do CPI; 4- Recurso conhecido e improvido.”(TRF2, AC 199651010780353, AC - APELAÇÃO CIVEL – 330015, DJU 28/02/2008, PÁGINA 661, RELATOR DESEMBARGADOR FEDERAL ABEL GOMES)

“APELAÇÃO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA - COLIDÊNCIA - REQUERIMENTO DE NULIDADE - RECURSO PROVIDO I - É DE SE NOTAR QUE AS EMPRESAS LITIGANTES ATUAM NO MESMO SEGMENTO DE MERCADO - BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS - A APELANTE, PRODUZINDO REFRIGERANTES, E A APELADA, SUCOS EM PÓ. II - NÃO SE PODENDO OLVIDAR QUE NESSE QUADRO MERCANTIL QUALQUER SEMELHANÇA ENTRE MARCAS, POR MENOR QUE SEJA, PODE ENSEJAR CONFUSÃO NO ESPÍRITO DO CONSUMIDOR, QUE PASSA A TER DIFICULDADES DE IDENTIFICAR A PROCEDÊNCIA DOS PRODUTOS DE SUA PREFERÊNCIA. III - A EVIDÊNCIA QUE AS EXPRESSÕES “DOLLY” E “GOLLY” SE ASSEMELHAM, SALTANDO AOS OLHOS QUE A SUBSTITUIÇÃO DA LETRA “D” E PELA LETRA “G” É INCAPAZ DE CONFERIR À MARCA DA APELADA A DISTINÇÃO NECESSÁRIA, DE MODO A EVITAR  REMISSÃO INVOLUNTÁRIA AO NÚCLEO NOMINATIVO DA MARCA DA APELANTE.  (...) V - RECURSO PROVIDO.” (TRF2, AC 200751018031655, AC - APELAÇÃO CIVEL – 485962, E-DJF2R – DATA 13/12/2010 – PÁGINA 167/168, RELATOR DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO)

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. REGISTRO. REPRODUÇÃO DE MARCA ALHEIA REGISTRADA. COLIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. LEIS NºS 5.772/71 E 9.279/96. – O INPI INDEFERIU O PEDIDO DE REGISTRO DA MARCA “OVERDOSE”, DEPOSITADO PELA AUTORA/APELANTE, APONTANDO COMO ANTERIORIDADE IMPEDITIVA O REGISTRO DA MARCA “RIO OVERDOSE SURF WEAR”, DE TITULARIDADE DA EMPRESA-RÉ. - O BRASIL ADOTA O SISTEMA ATRIBUTIVO, DE FORMA QUE SOMENTE O REGISTRO DA MARCA NO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL GARANTE O DIREITO DE PROPRIEDADE E DE USO EXCLUSIVO AO TITULAR. INTELIGÊNCIA DO ART. 59 DO CPI REVOGADO E DO ART. 129 DA ATUAL LPI. - A PRERROGATIVA CONCERNENTE AO USO ANTERIOR DA MARCA, SUPRIMIDA PELA LEI Nº 5.772/71 E RETOMADA PELO § 1º DO ART. 129 DA LPI, NÃO APROVEITA À AUTORA. - DENTRE OS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A REGISTRABILIDADE DA MARCA DESTACA-SE SUA DISTINTIVIDADE E DISPONIBILIDADE. O SINAL QUE APRESENTA A MARCA DEVE SER DISTINTO DOS DEMAIS EXISTENTES EM USO, OU SOB REGISTRO DE OUTRA EMPRESA, PERTENCENTE AO MESMO GÊNERO DE ATIVIDADE OU AFIM. - A SIMILITUDE ENTRE AS MARCAS EM DISCUSSÃO, DESTINADAS A ASSINALAR PRODUTOS DO MESMO SEGMENTO MERCADOLÓGICO, QUAL SEJA, ROUPAS E ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO DE USO COMUM E PROFISSIONAL, BEM COMO PARA PRÁTICA DE ESPORTES, CAPAZ DE GERAR CONFUSÃO POR PARTE DO CONSUMIDOR, ACERCA DA PROCEDÊNCIA DOS PRODUTOS, CONFIGURAM A HIPÓTESE DE COLIDÊNCIA PREVISTA COMO IMPEDITIVA DE REGISTRO, NO ART. 124, INCISO XIX DA LEI Nº 9.279/96, NA ESTEIRA DO ART. 65, ITEM 17 DO CPI REVOGADO (LEI Nº 5.772/71). - RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.” (TRF2, AC 200151015364035, AC – APELAÇÃO CIVEL – 345397, DJU DATA 16/01/2006, PÁGINA 76, RELATORA DESEMBARGADORA FEDERAL MÁRCIA HELENA NUNES)

  Isto posto, julgo improcedente o pedido, condenando a Autora no pagamento das custas e de honorários advocatícios em favor do INPI, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil/2015.

P.R.I."

Aos fundamentos da sentença acrescento as seguintes considerações.

A distintividade é condição essencial para o registro de uma marca, motivo pelo qual o artigo 124 da Lei nº 9.279/96 enumera vários sinais não registráveis, tais como os de uso comum, genérico, vulgar ou meramente descritivos, porquanto desprovidos de um mínimo diferenciador que justifique sua apropriação a título exclusivo. 

As marcas registráveis podem apresentar diversos graus de distintividade. Assim, fala-se em marcas de fantasia, marcas arbitrárias e marcas evocativas (também chamadas de sugestivas ou fracas). (REsp n. 1.336.164/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 19/12/2019.)

Para configurar eventual violação de marca anteriormente registrada, afigura-se imprescindível que o uso dos sinais distintivos impugnados possa ensejar concorrência desleal, desvio de clientela e causar confusão no público consumidor ou associação errônea, em prejuízo ao titular da marca supostamente infringida. (REsp n. 1.908.170/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/12/2020, DJe de 18/12/2020.) 

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, marcas dotadas de baixo poder distintivo, formadas por elementos de uso comum, evocativos, descritivos ou sugestivos, podem ter de suportar o ônus de coexistir com outras semelhantes. (REsp n. 1.908.170/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

Em razão do baixo grau de distintividade da marca evocativa - aquela constituída por expressão que lembra ou sugere finalidade, natureza ou outras características do produto ou serviço desenvolvido pelo titular -, a regra da exclusividade do registro é mitigada e seu titular deverá suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes, desde que não se constate, por óbvio, a possibilidade de confusão no público consumidor. (REsp n. 1.336.164/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 19/12/2019.)

O exame da existência de confusão ou de associação de marcas deve ter como parâmetro, em regra, a perspectiva do homem médio (homo medius), ou seja, do ser humano razoavelmente atento, informado e perspicaz, o que não afasta avaliação diferenciada a depender do grau de especialização do público-alvo do produto ou do serviço fornecido (REsp 1.342.741/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 05.05.2016, DJe 22.06.2016).

Outrossim, não se pode fragmentar a análise da marca a ponto de quebrar sua unidade e a forma pela qual o público consumidor a percebe, sendo de rigor que se proceda a uma análise global do conjunto. (REsp n. 1.924.788/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 11/6/2021.)

A proteção que o registro marcário visa a conferir ao titular da marca comercial é quanto ao seu conjunto. A despeito de o aproveitamento parasitário ser repelido pelo ordenamento jurídico pátrio, independentemente de registro, tal circunstância é de ser aferida a partir do cotejo, pelo conjunto, das marcas comerciais, sendo desimportante o elemento nominativo, individualmente considerado, sobretudo nas marcas de configuração mista. (REsp n. 1.237.752/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/3/2015, DJe de 27/5/2015.)

Ainda, acerca das vedações ao registro de marca, dispõe a Lei nº 9.279/96 em seu artigo 124, inciso XIX, que não podem conviver marcas cuja atuação se dê no mesmo ramo mercadológico. O STJ estabeleceu serem três os requisitos para que a marca não possa ser registrada (REsp 949.514/RJ): imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados; possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor.

Impende observar, ademais, que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a eventual colidência entre nome empresarial e marca não é resolvido tão somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levado em conta ainda os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como o da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço. (REsp 1359666/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 10/06/2013).

Por fim, importa considerar que a análise do ato administrativo se cinge ao controle de legalidade, de modo que, objetivamente, cabe ao judiciário avaliar se o ato de deferimento ou indeferimento do registro marcário se coaduna com os preceitos legais aplicáveis à espécie.

Nessa toada, tendo em vista o subjetivismo que envolve a matéria, o Superior Tribunal de Justiça tem realizado a avaliação de possível colidência entre as marcas a partir de parâmetros que viabilizam uma confrontação minimamente objetiva: "(i) as marcas devem ser apreciadas sucessivamente, de modo a se verificar se a lembrança deixada por uma influencia na lembrança deixada pela outra; (ii) as marcas devem ser avaliadas com base nas suas semelhanças e não nas suas diferenças; e (iii) as marcas devem ser comparadas pela sua impressão de conjunto e não por detalhes". (REsp 1342955/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 31/03/2014)   

Ademais, deve ser observada a discricionariedade técnica, já que o INPI é o ente apontado pelo sistema normativo como competente para resolver tais casos, até porque tem corpo técnico especializado para tal, o que não implica em violação da inafastabilidade da Jurisdição, mas limita a atuação jurisdicional a flagrantes inconstitucionalidades e ilegalidades. Assim, conclui-se que o "controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo". (AgInt no RMS 49.202/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 09/05/2017)

No caso em apreço, do cotejo entre as marcas em discussão nos presentes autos, verifico, na esteira do parecer técnico da Coordenação Técnica de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade de Marcas do INPI (evento 12, DOC2) a possibilidade de confusão ou indevida associação entre as marcas pelo consumidor. 

Veja-se:

Conforme se verifica, não apenas o sinal "ARMY" não é descritivo para os produtos assinalados (classe 35, vestuário), como a expressão "FIT" não agrega qualquer distintividade à marca, configurando expressão de uso bastante comum, especialmente no segmento de vestuário esportivo.

Ademais, conquanto, de fato, existam outras marcas que utilizam o sinal "ARMY", registradas na classe NCL (10) 25, tais como MUSCLE ARMY, MONSTER ARMY, dentre outras, estas possuem outros elementos distintivos agregados ao mencionado sinal, formando conjuntos marcários distintos. Além disso, abarcam outros serviços além do comércio de vestuário.

Por fim, como bem observado pelo mesmo parecer técnico do INPI,  "o sinal da Autora A ARMY FIT, de fato, reproduz com acréscimo a marca da 2ª Ré, ARMI, o que causará confusão ou associação indevida, dando a impressão de que se trata de uma mesma família de marcas. Ressalte-se que o elemento dominante e registrável do sinal da Autora é “ARMY”, sendo o artigo “A” e o termo “FIT” apenas acessórios. Assim, não se pode negar a colidência fonética entre os sinais ARMY e ARMI".

Por todo o exposto, deve ser negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se, como consequência, a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Por fim, considerando o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência da parte autora, ora apelante, em 1%.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Documento eletrônico assinado por WANDERLEY SANAN DANTAS, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001394111v19 e do código CRC 92c1c83f.

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Signatário (a): WANDERLEY SANAN DANTAS
Data e Hora: 11/5/2023, às 16:29:25

Apelação Cível Nº 5011302-68.2020.4.02.5101/RJ

EMENTA

PROCESSO CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO. REGISTRO EM DESACORDO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 128, § 1º, DA LPI. INOCORRÊNCIA. CONFLITO ENTRE MARCAS MISTAS. CONJUNTO MARCÁRIO. ELEMENTOS NOMINATIVOS E GRÁFICOS ACRESCIDOS À EXPRESSÃO MARCÁRIA COMUM "VIP". SUFICIENTE DISINTIVIDADE. ATUAÇÃO EM ESTADOS DIFERENTES DA FEDERAÇÃO POR DÉCADAS. AUSENTE POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO OU INDEVIDA ASSOCIAÇÃO PELO CONSUMIDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

1 - Quanto ao mérito, forte no entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que não se constitui em ofensa ao artigo 93, IX, da CRFB, o Relator do processo acolher como razões de decidir os fundamentos da sentença ou do parecer ministerial - motivação “per relationem”, desde que comportem a análise de toda a matéria objeto do recurso, adota-se os fundamentos postos na sentença.

2 - A distintividade é condição essencial para o registro de uma marca, motivo pelo qual o artigo 124 da Lei n. 9.279/96 enumera vários sinais não registráveis, tais como os de uso comum, genérico, vulgar ou meramente descritivos, porquanto desprovidos de um mínimo diferenciador que justifique sua apropriação a título exclusivo. 

3 - As marcas registráveis podem apresentar diversos graus de distintividade. Assim, fala-se em marcas de fantasia, marcas arbitrárias e marcas evocativas (também chamadas de sugestivas ou fracas). (REsp n. 1.336.164/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 19/12/2019.)

4 - Para configurar eventual violação de marca anteriormente registrada, afigura-se imprescindível que o uso dos sinais distintivos impugnados possa ensejar concorrência desleal, desvio de clientela e causar confusão no público consumidor ou associação errônea, em prejuízo ao titular da marca supostamente infringida. (REsp n. 1.908.170/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/12/2020, DJe de 18/12/2020.) 

5 - Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, marcas dotadas de baixo poder distintivo, formadas por elementos de uso comum, evocativos, descritivos ou sugestivos, podem ter de suportar o ônus de coexistir com outras semelhantes. (REsp n. 1.908.170/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

6 - O exame da existência de confusão ou de associação de marcas deve ter como parâmetro, em regra, a perspectiva do homem médio (homo medius), ou seja, do ser humano razoavelmente atento, informado e perspicaz, o que não afasta avaliação diferenciada a depender do grau de especialização do público-alvo do produto ou do serviço fornecido (REsp 1.342.741/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 05.05.2016, DJe 22.06.2016).

7 - Outrossim, não se pode fragmentar a análise da marca a ponto de quebrar sua unidade e a forma pela qual o público consumidor a percebe, sendo de rigor que se proceda a uma análise global do conjunto. (REsp n. 1.924.788/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 11/6/2021.)

8 - A proteção que o registro marcário visa a conferir ao titular da marca comercial é quanto ao seu conjunto. A despeito de o aproveitamento parasitário ser repelido pelo ordenamento jurídico pátrio, independentemente de registro, tal circunstância é de ser aferida a partir do cotejo, pelo conjunto das marcas comerciais, sendo desimportante o elemento nominativo, individualmente considerado, sobretudo nas marcas de configuração mista. (REsp n. 1.237.752/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/3/2015, DJe de 27/5/2015.)

9 - Ainda, acerca das vedações ao registro de marca, dispõe a Lei nº 9.279/96, em seu artigo 124, inciso XIX, que não podem conviver marcas cuja atuação se dê no mesmo ramo mercadológico. O STJ estabeleceu serem três os requisitos para que a marca não possa ser registrada (REsp 949.514/RJ): imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados; possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor.

10 - Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a eventual colidência entre nome empresarial e marca não é resolvido tão somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levado em conta, ainda, os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como o da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço. (REsp 1359666/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 10/06/2013).

11 -  A análise do ato administrativo se cinge ao controle de legalidade, de modo que, objetivamente, cabe ao Judiciário avaliar se o ato de deferimento ou indeferimento do registro marcário se coaduna com os preceitos legais aplicáveis à espécie.

12 - Nessa toada, tendo em vista o subjetivismo que envolve a matéria, o Superior Tribunal de Justiça tem realizado a avaliação de possível colidência entre as marcas a partir de parâmetros que viabilizam uma confrontação minimamente objetiva: "(i) as marcas devem ser apreciadas sucessivamente, de modo a se verificar se a lembrança deixada por uma influencia na lembrança deixada pela outra; (ii) as marcas devem ser avaliadas com base nas suas semelhanças e não nas suas diferenças; e (iii) as marcas devem ser comparadas pela sua impressão de conjunto e não por detalhes". (REsp 1342955/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 31/03/2014)   

13 - Ademais, deve ser observada a discricionariedade técnica, já que o INPI é o ente apontado pelo sistema normativo como competente para resolver tais casos, até porque tem corpo técnico especializado para tal, o que não implica em violação da inafastabilidade da Jurisdição, mas limita a atuação jurisdicional a flagrantes inconstitucionalidades e ilegalidades. Assim, conclui-se que o "controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo". (AgInt no RMS 49.202/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 09/05/2017)

14 - No caso em apreço, do cotejo entre as marcas em discussão nos presentes autos, na esteira do parecer técnico da Coordenação Técnica de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade de Marcas do INPI, verifica-se a possibilidade de confusão ou indevida associação entre as marcas pelo consumidor.  No conjunto marcário da autora, não apenas o sinal "ARMY" não é descritivo para os produtos assinalados (classe 35, vestuário), como a expressão "FIT" não agrega qualquer distintividade à marca, configurando expressão de uso bastante comum, especialmente no segmento de vestuário esportivo. 

15 - Recurso de Apelação NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 05 de junho de 2023.

Documento eletrônico assinado por WANDERLEY SANAN DANTAS, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001394112v7 e do código CRC c5b7327c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): WANDERLEY SANAN DANTAS
Data e Hora: 1/7/2023, às 12:45:2

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/06/2023

Apelação Cível Nº 5011302-68.2020.4.02.5101/RJ

RELATOR: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

PRESIDENTE: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

PROCURADOR(A): JOAO AKIRA OMOTO

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

Votante: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

Votante: Juíza Federal KARLA NANCI GRANDO

Votante: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

FLÁVIA MUNIC MEDEIROS PEREIRA

Secretária