Agravo de Instrumento Nº 5015789-87.2022.4.02.0000/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por STRAVA, INC. em face da decisão exarada no Evento 4 dos autos nº 5075728-21.2022.4.02.5101, pelo qual busca a tutela de urgência para suspensão dos efeitos dos registros 909525277, 916676749, 917784367 e 917784421, referentes às marcas “STRAVA” e “STRAVA BIKE PART’S”, de titularidade da segunda agravada. 

Na ocasião da Decisão da qual ora se recorre, houve indeferimento da tutela pleiteada, diante da necessidade de maior dilação probatória e de manifestação do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL-INPI.

Alega a seu favor as previsões concedidos ao 2º Agravado em clara violação ao disposto nos artigos 2º, item V, 124, XXIII, 126 e 129, § 1 º, da Lei da Propriedade Industrial.

No Evento 2 dos presentes autos, foi proferida decisão deferindo a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata suspensão dos efeitos dos registros 909525277, 916676749, 917784367 e 917784421.

Em contrarrazões (Evento 12-CONTRAZ1), o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL-INPI não se manifestou sobre o mérito.

No Evento 15-CONTRAZ1, E. C. B. apresentou contrarrazões ao presente agravo em que alega ser titular dos registros nº 909525277, 916676749, 917784367 e 917784421 para as marcas "STRAVA"  e "STRAVA BIKE PART'S" em relação aos quais o agravante não se insurgiu em sede administrativa, o que demonstra o seu direito. Defende o convívio entre os sinais colidentes, principalmente diante da diferença entre as classes. Aduz que não agiu de má-fé, já que portou-se dentro da legalidade conferida pelo INPI. Defende a possibilidade de convivência pacífica em razão do princípio da especialidade. Sustenta a impossibilidade de clamar anterioridade de uso e notoriedade da marca – inaplicabilidade do artigo 6º bis da convenção de paris e aplicação do § 1º do artigo 129 da Lei da Propriedade Industrial-LPI. Pugna pela revogação da antecipação da tutela recursal, bem como pelo desprovimento do recurso.

No Evento 19-PROMOÇÃO1, o Ministério Público Federal-MPF manifestou-se pelo desprovimento do recurso por entender que a matéria tratada é eminentemente técnica, sendo que sua complexidade dependente de provas a serem produzidas, o que afasta a existência de prova inequívoca capaz de caracterizar a verossimilhança das alegações da parte autora.

É o relatório.

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Agravo de Instrumento Nº 5015789-87.2022.4.02.0000/RJ

VOTO

Conheço do recurso interposto porque presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

STRAVA, INC. busca a tutela de urgência para suspensão dos efeitos dos registros 909525277, 916676749, 917784367 e 917784421, referentes às marcas “STRAVA” e “STRAVA BIKE PART’S”, de titularidade da segunda agravada, com sua confirmação ao final, até o julgamento definitivo da ação. 

Conforme relatado, a decisão contida no Evento 2 dos presentes autos deferiu a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata suspensão dos efeitos dos registros 909525277, 916676749, 917784367 e 917784421, referentes às marcas “STRAVA” e “STRAVA BIKE PART’S”, de titularidade da segunda agravada.  

Em sede de cognição sumária, constatou-se a probabilidade do direito da agravante, por titularizar marca notoriamente reconhecida, o que atrai a seu favor a proteção do dispositivo legal em comento:

" Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil."

Soma-se a isso a semelhança entre as marcas mistas da agravante e da agravada, o que reforçou a verossimilhança das alegações da recorrente, além de evidenciar o risco de confusão ao consumidor. Veja-se:

Ainda que se considere a marca secundária utilizada pelo agravado,  as identidades apontadas subsistem, tanto no aspecto fonético, quanto estilístico conforme ora se expõe:

Muito embora o Ministério Público Federal tenha pugnado pelo desprovimento do recurso, entendendo que a matéria tratada é eminentemente técnica, com a necessidade de provas a serem produzidas, fato é que as conclusões cristalizadas em sede de cognição sumária são confirmadas pela manifestação técnica do INPI.

No Evento 23 dos autos nº 5075728-21.2022.4.02.5101, a autarquia marcária concluiu pela existência de afinidade mercadológica, chegando à seguinte conclusão:

"É certo que, em regra geral, os produtos “aplicativos para celular (Classe 09)”, bem como serviços “de rede social (Classe 45)”, não garantem ao titular do registro uma extensão automática para toda e qualquer classe de produto ou serviço em que se possa imaginar a aposição da marca registrada. Tal reconhecimento significa uma mitigação do princípio da especialidade, segundo o qual o registro de marca regularmente concedido protege os produtos e serviços designados, dentro de cada área mercadológica específica. 

Assim foi inclusive o entendimento inicial da Autarquia, ao não dar provimento às oposições da Autora para os pedidos do Réu nos quais houve tal peça administrativa. 

No entanto, ao compulsar as provas elencadas e reanalisar o caso à luz do público consumidor relevante dos produtos e serviços ora em disputa, é necessário reconhecer a existência de afinidade mercadológica, neste caso concreto. A Autora comprova que, embora possua número de usuários únicos na casa de milhões no Brasil, se trata de um produto de nicho específico (ciclistas amadores e profissionais). 

As empresas em litigio compartilham o mesmo público consumidor (ciclistas), canais de distribuição (internet e redes sociais), sendo ainda serviços complementares (bicicletas e roupas para ciclismo x aplicativos para monitoramento de treinos destinados a ciclistas). 

Por esta razão, reconhece-se a afinidade mercadológica nos segmentos de mercado apontados."

O INPI reconheceu, ainda, que a marca STRAVA pode ser considerada como sendo notoriamente conhecida no país, o que, somado aos registros obtidos junto ao USPTO, concretiza a previsão do artigo 126 da LPI, em favor da pretensão autoral.

Por consectário, os registros da agravada encontram óbice na previsão insculpida no artigo 124, XXIII da LPI:

"Art. 124: Não são registráveis como marca: 

XXIII – sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetivel de causar confusão ou associação com aquela marca alheia. (...)"

Assim, o provimento do presente agravo é medida que se impõe, com a consequente reforma da  decisão agravada em sua integralidade, para determinar a suspensão imediata dos efeitos dos registros nº 909525277, 916676749, 917784367 e 917784421, em nome do 2º Agravado, até o julgamento definitivo da ação originária.

Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao agravo de instrumento.

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Agravo de Instrumento Nº 5015789-87.2022.4.02.0000/RJ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE REGISTRO DE MARCA. SINAIS SEMELHANTES. afinidade mercadológica. RISCO DE CONFUSÃO E ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. Para ser deferido o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, é imperioso que haja o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil: a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo/recurso.

2. A marca de titularidade da agravante, “STRAVA”, notoriamente reconhecida, e as marcas de titularidade da agravada “STRAVA” e “STRAVA BIKE PART’S”, além de muito semelhantes, são usadas para produtos/serviços em relação aos quais se reconhece afinidade mercadológica nos segmentos de mercado apontados, aparentando, em princípio, infringir o artigo 124, XXIII, da Lei da Propriedade Industrial – LPI, conclusão que vai ao encontro da manifestação do INPI.

3. Quanto ao perigo de dano, justifica-se diante do risco de confusão e da associação indevida que a convivência pode acarretar para o consumidor.

4. Preenchidos os requisitos legais do artigo 300 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve ser provido, reformando a decisão recorrida em sua integralidade para determinar a suspensão imediata dos efeitos dos registros nº 909525277, 916676749, 917784367 e 917784421, em nome do 2º Agravado, até o julgamento definitivo da ação originária.

5. Agravo de instrumento provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 11 de maio de 2023.

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EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 11/05/2023

Agravo de Instrumento Nº 5015789-87.2022.4.02.0000/RJ

RELATOR: Juiz Federal MARCELO DA ROCHA ROSADO

PRESIDENTE: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

PROCURADOR(A): LILIAN GUILHON DORE

PREFERÊNCIA: MANUELA SILVA RODRIGUES por STRAVA, INC.

RELATOR DO ACÓRDÃO: Juiz Federal MARCELO DA ROCHA ROSADO

Votante: Juiz Federal MARCELO DA ROCHA ROSADO

Votante: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

Votante: Juíza Federal ANDREA DAQUER BARSOTTI

SANDRO VIEGAS DA SILVA

Secretário