Apelação Cível Nº 5009400-46.2021.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro (evento 36, SENT1) que, em ação anulatória de ato administrativo ajuizada por E. M. W. em face de C. R. B. V. e do INPI, homologou o reconhecimento da procedência do pedido formulado pela parte autora, nos termos do art. 487, III, "a", do CPC, condenando a autarquia ora Apelante ao ressarcimento das custas adiantadas pela parte autora e ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa, reduzido à metade, por se tratar de reconhecimento do pedido (art. 90, §4º do CPC).

Saliente-se que, em exordial, a autora pontuou ser profissional com larga experiência no setor agrícola, com atuação há quase uma década e, visando proteger essa atividade, protocolizou pedido de registro para a marca CAMILA junto ao INPI. Aduz que seu pleito administrativo restou indeferido pela Autarquia, com fundamento no art. 124, XIX, da LPI, por existência de anterioridade impeditiva consubstanciada no registro n° 909255121 (marca “CAMILA BRIGADEIROS GOURMET”), requerido para a mesma classe de produtos. Por esse motivo, ajuizou a presente demanda, objetivando a nulidade do ato administrativo exarado pelo INPI.

Citado, o INPI apresentou contestação (evento 26, PET1), em que destacou que o processo administrativo referente ao pedido da Autora tramitou regularmente, em absoluta conformidade com os procedimentos de exame da autarquia. Informou que manifestação de seu órgão técnico, acostada em anexo (evento 26, ANEXO2), concluiu pela procedência do pleito autoral, de modo que "acaso acatada a anexa manifestação técnica do INPI, não deve a autarquia ré ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios". Acrescentou que, no caso, "como não houve oposição tampouco instauração de processo administrativo de nulidade pela Autora, o INPI não tinha elementos suficientes, no momento da concessão dos registros, ora atacados, para proferir decisão em sentido contrário, não havendo que se falar em irregularidade ou vício no ato administrativo".

Citada, a ré C. R. B. V. apresentou contestação (evento 29, RESPOSTA1), em cujo bojo procedeu ao reconhecimento jurídico do pedido autoral, informando ser profissional da área de gastronomia de doces, e não vislumbrar motivos que possam, de boa-fé, gerar qualquer tipo de confusão no público entre sua marca Camila Brigadeiros Gourmet e a marca CAMILA, objeto do processo no INPI nº 911688030, ante a nítida diferenciação entre os produtos alimentícios relacionados a cada uma.

Em sentença, o juízo procedeu à homologação do reconhecimento jurídico do pedido, nos termos do art. 487, III, "a", do CPC. Quanto às verbas sucumbenciais, fundamentou que, regra geral, é incabível a condenação do INPI quando se trata de demanda que verse sobre interesses de agentes econômicos concorrentes, mas que, no caso em tela, a Autarquia manteve o entendimento administrativo de indeferimento do registro da marca, dando causa ao ajuizamento da presente demanda, de modo que sua condenação em honorários é medida de rigor. 

Em suas razões (evento 44, PET1), o INPI alega, em síntese, que, conforme entendimento consolidado do STJ, ocupa posição processual sui generis, com atribuição institucional de análise dos requisitos e pela constituição da propriedade industrial, a teor do art. 175 da LPI, de modo que indevida sua condenação em honorários. Acrescenta que não merece respaldo o posicionamento no sentido de que "o INPI só poderia ser réu (litisconsorte passivo) nas ações de nulidade", pleiteando, nesse sentido, alteração de sua posição processual para o polo ativo, com isenção do pagamento de custas e verba honorária.

Contrarrazões da parte autora (evento 51, CONTRAZAP1), em que pugna pelo desprovimento do apelo e pela majoração dos honorários em sede recursal. 

Parecer do MPF (evento 4, PARECER1), em que opina pela não intervenção no feito.

É o relato do necessário. Peço inclusão em pauta.

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Apelação Cível Nº 5009400-46.2021.4.02.5101/RJ

VOTO

Conheço do recurso de apelação, uma vez que presentes os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, restringe-se a presente análise a definir o cabimento ou não de condenação do INPI, ora Apelante, às verbas sucumbenciais.

O artigo 175 da Lei 9.279/96 determina que nas ações de nulidade do registro o INPI intervirá no feito, não explicitando qual posição a autarquia ocuparia na demanda. 

Em razão desta obrigatoriedade, o Superior Tribunal de Justiça entende que se trata de intervenção atípica ou sui generis, devendo a análise da sua eventual legitimidade passiva tomar em consideração a conduta adotada pela Autarquia.

Assim, quando o INPI é chamado a intervir no feito em razão de vício inerente ao próprio registro, a autarquia federal deve ser citada na condição de litisconsórcio passivo necessário. Por outro lado, se a causa de pedir da anulatória não apresentar questionamento sobre vício inerente ao registro ou ao processo administrativo propriamente dito, o INPI intervirá como assistente especial, numa intervenção sui generis, em atuação muito similar ao amicus curiae, com presunção absoluta de interesse na causa.  

Nesse sentido (g.n.):

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA JURISDICIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA. POSIÇÃO DO INPI. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NÃO DEVIDOS AO ASSISTENTE ESPECIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. NECESSIDADE DE PRÉVIA FIXAÇÃO NA ORIGEM. 

I. Controvérsia em torno da possibilidade de serem arbitrados honorários recursais em favor do INPI quando do provimento de apelação por ele interposta em demanda anulatória de registro de desenho industrial julgada procedente, sendo acolhidos os pedidos formulados pela parte autora.
II. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal de origem explicitou, no julgamento dos embargos de declaração, o motivo pelo qual entendeu ser descabida a fixação de honorários recursais.
III. Nas ações anulatórias de direito de propriedade industrial, a pretensão do autor se volta não apenas contra o titular do direito, mas também contra ato administrativo do INPI, a quem compete examinar os requisitos e conceder o direito de exclusividade temporária conferido pelo Estado.
IV. Eventualmente, porém, a depender da causa de pedir e dos pedidos formulados pelo autor, o INPI pode vir a ocupar a posição de assistente especial, quando então não serão devidos honorários advocatícios aos seus patronos.
V. Os honorários advocatícios apenas podem ser majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando eles tiverem sido fixados desde a origem. Precedentes.
VI. Caso concreto em que os honorários foram fixados na origem, porém apenas ao autor, e não ao INPI.
VII. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp n. 1.865.156/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 8/9/2020) 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. ATUAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INPI. ART. 175 DA LEI 9.279/96. POSIÇÃO PROCESSUAL. QUALIDADE DA INTERVENÇÃO. CAUSA DE PEDIR DA AÇÃO. LITISCONSORTE PASSIVO OU ASSISTENTE ESPECIAL (INTERVENÇÃO SUI GENERIS). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS PELA ATUAÇÃO COMO ASSISTENTE ESPECIAL.
1. O art. 175 da Lei n. 9.279/96 prevê que, na ação de nulidade do registro de marca, o INPI, quando não for autor, intervirá obrigatoriamente no feito, sob pena de nulidade, sendo que a definição da qualidade dessa intervenção perpassa pela análise da causa de pedir da ação de nulidade.
2. O intuito da norma, ao prever a intervenção da autarquia, foi, para além do interesse dos particulares (em regra, patrimonial), o de preservar o interesse público, impessoal, representado pelo INPI na execução, fiscalização e regulação da propriedade industrial.
3. No momento em que é chamado a intervir no feito em razão de vício inerente ao próprio registro, a autarquia federal deve ser citada na condição de litisconsórcio passivo necessário.
4. Se a causa de pedir da anulatória for a desconstituição da própria marca, algum defeito intrínseco do bem incorpóreo, não havendo questionamento sobre o vício do processo administrativo de registro propriamente dito, o INPI intervirá como assistente especial, numa intervenção sui generis, em atuação muito similar ao amicus curiae, com presunção absoluta de interesse na causa.
5. No tocante aos honorários, não sendo autor nem litisconsorte passivo, mas atuando na condição da intervenção sui generis, não deverá o INPI responder pelos honorários advocatícios, assim como ocorre com o assistente simples.
6. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.264.644/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe de 9/8/2016)

No caso em análise, contudo, tem-se que a autora ajuizou a presente demanda visando a anulação de ato administrativo exarado pelo próprio INPI que, em sede de recurso, manteve o indeferimento de registro da marca mista CAMILA por ela pretendido (proc. nº 911688030). Fundamentou a Autarquia que "o sinal sob exame infringe o disposto no inciso XIX do artigo 124 da LPI, na medida em que os sinais em cotejo são semelhantes entre si e se destinam a assinalar produtos/serviços que guardam afinidade mercadológica, sendo, portanto, suscetíveis de causar confusão ou associação indevida entre eles", conforme se extrai do parecer que subsidiou a decisão de recurso administrativo, exarada em 31/03/2020 (evento 1, ANEXO10, fls. 01 e 03).

Em contestação, o próprio INPI aponta que houve manifestação técnica da Autarquia, reconhecendo a procedência do pedido da autora, que, de fato, faria jus ao registro marcário pretendido (evento 26, ANEXO2). Como se verifica, tal parecer data de 01/04/2021, momento posterior ao ajuizamento da presente ação anulatória, quando havia pretensão resistida em virtude do registro negado em sede administrativa. 

Nesse sentido, como concluiu o juízo a quo, "evidentemente trata-se de hipótese de reconhecimento do pedido, devendo a demanda ser extinta com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, III, a, do CPC/2015".

Por fim, quanto aos honorários recursais, o STJ adotou entendimento no sentido de que “é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.” (AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017).

No caso, condenado o INPI em sentença, ao pagamento de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, a teor do art. 90, §4º do CPC, impõe-se a majoração dos honorários, ora fixados em 6% (seis por cento), com esteio no art. 85, §11 do CPC.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação.

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Apelação Cível Nº 5009400-46.2021.4.02.5101/RJ

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE MARCA. INPI. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. ART. 487, iii, "a" do cpc. aplicação do art. 90, §4º do cpc. VERBAS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. O artigo 175 da Lei 9.279/96 determina que nas ações de nulidade do registro o INPI intervirá no feito, de modo que, em razão dessa obrigatoriedade, o STJ entende que quando a Autarquia é chamada a intervir no feito em razão de vício inerente ao próprio registro, deve ser citada na condição de litisconsórcio passivo necessário. Por outro lado, se a causa de pedir da anulatória não apresentar questionamento sobre vício inerente ao registro ou ao processo administrativo propriamente dito, o INPI intervirá como assistente especial, numa intervenção sui generis. Precedentes.

2. No caso, contudo, a autora ajuizou a presente demanda visando a anulação de ato administrativo exarado pelo próprio INPI que, em sede de recurso, manteve o indeferimento de registro da marca mista por ela pretendido (proc. nº 911688030), sob o fundamento de que o sinal em exame infringe o disposto no inciso XIX do artigo 124 da LPI, conforme se extrai do parecer que subsidiou a decisão de recurso administrativo, exarada em 31/03/2020.

3. Em contestação, o próprio INPI aponta que houve manifestação técnica da Autarquia, reconhecendo a procedência do pedido da autora, que, de fato, faria jus ao registro marcário pretendido, em parecer datado de 01/04/2021, momento posterior ao ajuizamento da presente ação anulatória, quando havia pretensão resistida em virtude do registro negado em sede administrativa, de modo que acertada a conclusão do juízo a quo de que se deu o reconhecimento do pedido, nos moldes do art. 487, III, "a", do CPC.

4. No tocante aos honorários recursais, condenado o INPI em sentença ao pagamento de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, a teor do art. 90, §4º do CPC, impõe-se sua majoração, ora fixados em 6% (seis por cento), com esteio no art. 85, §11 do CPC.

5. Recurso de apelação desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 08 de maio de 2023.

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EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/05/2023

Apelação Cível Nº 5009400-46.2021.4.02.5101/RJ

RELATOR: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

PRESIDENTE: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

PROCURADOR(A): MARYLUCY SANTIAGO BARRA

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

Votante: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

Votante: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

Votante: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

FLÁVIA MUNIC MEDEIROS PEREIRA

Secretária