Apelação/Remessa Necessária Nº 5063095-46.2020.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL em face da sentença (processo 5063095-46.2020.4.02.5101/RJ, evento 76, SENT1) que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade dos atos administrativos que indeferiram os pedidos de registros nº 909.110.506 e 916.160.700, referentes às marcas mistas  e  da parte autora.

Em suas razões (processo 5063095-46.2020.4.02.5101/RJ, evento 83, APELAÇÃO1), o INPI requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes, ao fundamento de que as marcas da autora constituem imitação da marca mista STORM SÃO PAULO, registrada anteriormente em nome da sociedade ré, em segmento de mercado afim, a caracterizar a aplicabilidade do inciso XIX do artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial – LPI. Alega que o juízo de primeiro grau fundamentou o seu decisório, principalmente, considerando o princípio da especialidade, partindo de uma premissa equivocada, pois as marcas em cotejo atuariam em segmentos afins – organização de competições voltadas para o entretenimento x serviços de promotor de eventos culturais.

Foram apresentadas contrarrazões (processo 5063095-46.2020.4.02.5101/RJ, evento 88, CONTRAZAP1).

O MPF alegou ausência de interesse público a justificar sua intervenção no feito (evento 6, PROMOÇÃO1).

É o relatório. Incluam-se em pauta para julgamento.

Documento eletrônico assinado por WANDERLEY SANAN DANTAS, Desembargador Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001365202v4 e do código CRC a8abede1.

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Apelação/Remessa Necessária Nº 5063095-46.2020.4.02.5101/RJ

VOTO

Conheço do recurso de apelação e da remessa necessária, pois presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo INPI em face da sentença (processo 5063095-46.2020.4.02.5101/RJ, evento 76, SENT1) que julgou procedente o pedido, para declarar a nulidade dos atos administrativos que indeferiram os pedidos de registros nº 909.110.506 e 916.160.700, referentes às marcas mistas  e  da parte autora.

Inicialmente, é ​importante estabelecer as premissas necessárias ao exame da causa.

A distintividade é condição essencial para o registro de uma marca, motivo pelo qual o artigo 124 da Lei n. 9.279/96 enumera vários sinais não registráveis, tais como os de uso comum, genérico, vulgar ou meramente descritivos, porquanto desprovidos de um mínimo diferenciador que justifique sua apropriação a título exclusivo. 

As marcas registráveis podem apresentar diversos graus de distintividade. Assim, fala-se em marcas de fantasia, marcas arbitrárias e marcas evocativas (também chamadas de sugestivas ou fracas). (REsp n. 1.336.164/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 19/12/2019.)

Para configurar eventual violação de marca anteriormente registrada, afigura-se imprescindível que o uso dos sinais distintivos impugnados possa ensejar concorrência desleal, desvio de clientela e causar confusão no público consumidor ou associação errônea, em prejuízo ao titular da marca supostamente infringida. (REsp n. 1.908.170/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/12/2020, DJe de 18/12/2020.) 

O exame da existência de confusão ou de associação de marcas deve ter como parâmetro, em regra, a perspectiva do homem médio (homo medius), ou seja, do ser humano razoavelmente atento, informado e perspicaz, o que não afasta avaliação diferenciada a depender do grau de especialização do público-alvo do produto ou do serviço fornecido (REsp 1.342.741/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 05.05.2016, DJe 22.06.2016).

Outrossim, não se pode fragmentar a análise da marca a ponto de quebrar sua unidade e a forma pela qual o público consumidor a percebe, sendo de rigor que se proceda a uma análise global do conjunto. (REsp n. 1.924.788/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 11/6/2021.)

A proteção que o registro marcário visa a conferir ao titular da marca comercial é quanto ao seu conjunto. A despeito de o aproveitamento parasitário ser repelido pelo ordenamento jurídico pátrio, independentemente de registro, tal circunstância é de ser aferida a partir do cotejo, pelo conjunto, das marcas comerciais, sendo desimportante o elemento nominativo, individualmente considerado, sobretudo nas marcas de configuração mista. (REsp n. 1.237.752/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/3/2015, DJe de 27/5/2015.)

Acerca das vedações ao registro de marca, dispõe a Lei nº 9.279/96 em seu artigo 124, inciso XIX, que não são registráveis como marca:

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

Por fim, importa considerar que a análise do ato administrativo se cinge ao controle de legalidade, de modo que, objetivamente, cabe ao judiciário avaliar se o ato de deferimento ou indeferimento do registro marcário se coaduna com os preceitos legais aplicáveis à espécie.

Nessa toada, tendo em vista o subjetivismo que envolve a matéria, o Superior Tribunal de Justiça tem realizado a avaliação de possível colidência entre as marcas a partir de parâmetros que viabilizam uma confrontação minimamente objetiva: "(i) as marcas devem ser apreciadas sucessivamente, de modo a se verificar se a lembrança deixada por uma influencia na lembrança deixada pela outra; (ii) as marcas devem ser avaliadas com base nas suas semelhanças e não nas suas diferenças; e (iii) as marcas devem ser comparadas pela sua impressão de conjunto e não por detalhes". (REsp 1342955/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 31/03/2014)   

Caso Concreto

Quanto ao mérito, forte no entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que não se constitui em ofensa ao artigo 93, IX, da CRFB, o Relator do processo acolher como razões de decidir os fundamentos da sentença ou do parecer ministerial - motivação “per relationem”, desde que comportem a análise de toda a matéria objeto do recurso, adoto os fundamentos postos na sentença, que abaixo reproduzo:

"Insurge-se a Autora contra os atos administrativos praticados pelo INPI que indeferiram seus pedidos de registro nº 909.110.506 e 916.160.700, para as marcas STORM, depositadas, respectivamente, em 13/03/2015 e 26/10/2018, a seguir representadas:

Acrescente-se ainda que os registros acima mencionados foram depositados pela Autora na classe 41 para assinalar os seguintes serviços:

- Registro nº 909.110.506: “Entretenimento - [Informação em]; Entretenimento - [Consultoria em]; Entretenimento - [Assessoria em]; Entretenimento; Planejamento de festas - [Informação em]; Planejamento de festas - [Consultoria em]; Planejamento de festas - [Assessoria em]; Planejamento de festas; Produção de shows - [Informação em]; Produção de shows - [Consultoria em]; Produção de shows - [Assessoria em]; Produção de shows; Promotor de eventos [se artísticos/culturais] - [Informação em]; Promotor de eventos [se artísticos/culturais] - [Consultoria em]; Promotor de eventos [se artísticos/culturais] - [Assessoria em]; Promotor de eventos [se artísticos/culturais]; Planejamento de festas - [Informação em]; Planejamento de festas - [Consultoria em]; Planejamento de festas - [Assessoria em]; Planejamento de festas; Produção de shows - [Informação em]; Produção de shows - [Consultoria em]; Produção de shows - [Assessoria em]; Produção de show”.

- Registro nº 916.160.700: “Aluguel de cenários para palco - [Informação em]; Aluguel de cenários para palco - [Consultoria em]; Aluguel de cenários para palco - [Assessoria em]; Aluguel de cenários para palco; Aluguel de cenários para shows - [Informação em]; Aluguel de cenários para shows - [Consultoria em]; Aluguel de cenários para shows - [Assessoria em]; Aluguel de cenários para shows; Organização de bailes - [Informação em]; Organização de bailes - [Consultoria em]; Organização de bailes - [Assessoria em]; Organização de bailes; Organização de espetáculos [shows] [serviços de empresário] - [Informação em]; Organização de espetáculos [shows] [serviços de empresário] - [Consultoria em]; Organização de espetáculos [shows] [serviços de empresário] - [Assessoria em]; Organização de espetáculos [shows] [serviços de empresário]; Organização de exposições para fins culturais ou educativos - [Informação em]; Organização de exposições para fins culturais ou educativos - [Consultoria em]; Organização de exposições para fins culturais ou educativos - [Assessoria em]; Organização de exposições para fins culturais ou educativos; Organização e apresentação de congressos - [Informação em]; Organização e apresentação de congressos - [Consultoria em]; Organização e apresentação de congressos - [Assessoria em]; Organização e apresentação de congressos; Planejamento de festas [serviços de entretenimento] - [Informação em]; Planejamento de festas [serviços de entretenimento] - [Consultoria em]; Planejamento de festas [serviços de entretenimento] - [Assessoria em]; Planejamento de festas [serviços de entretenimento]; Produção de shows - [Informação em]; Produção de shows - [Consultoria em]; Produção de shows - [Assessoria em]; Produção de shows; Produção musical - [Informação em]; Produção musical - [Consultoria em]; Produção musical - [Assessoria em]; Produção musical; Reservas de lugares para shows - [Informação em]; Reservas de lugares para shows - [Consultoria em]; Reservas de lugares para shows - [Assessoria em]; Reservas de lugares para shows; Serviços de agenciamento de ingressos - [Informação em]; Serviços de agenciamento de ingressos - [Consultoria em]; Serviços de agenciamento de ingressos - [Assessoria em]; Serviços de agenciamento de ingressos; Serviços de divertimento - [Informação em]; Serviços de divertimento - [Consultoria em]; Serviços de divertimento - [Assessoria em]; Serviços de divertimento; Serviços de dj - [Informação em]; Serviços de dj - [Consultoria em]; Serviços de dj - [Assessoria em]; Serviços de dj; Serviços de espetáculos - [Informação em]; Serviços de espetáculos - [Consultoria em]; Serviços de espetáculos - [Assessoria em]; Serviços de espetáculos; Organização de eventos de assunção de personagens [cosplay] para fins de entretenimento - [Informação em]; Organização de eventos de assunção de personagens [cosplay] para fins de entretenimento - [Consultoria em]; Organização de eventos de assunção de personagens [cosplay] para fins de entretenimento - [Assessoria em]; Organização de eventos de assunção de personagens [cosplay] para fins de entretenimento; Aluguel de salão de festas - [Informação em]; Aluguel de salão de festas - [Consultoria em]; Aluguel de salão de festas - [Assessoria em]; Aluguel de salão de festas; Animação de festa - [Informação em]; Animação de festa - [Consultoria em]; Animação de festa - [Assessoria em]; Animação de festa; Assessoria, consultoria e informação em edição - [Informação em]; Assessoria, consultoria e informação em edição - [Consultoria em]; Assessoria, consultoria e informação em edição - [Assessoria em]; Assessoria, consultoria e informação em edição; Banda de música [serviços de entretenimento] - [Informação em]; Banda de música [serviços de entretenimento] - [Consultoria em]; Banda de música [serviços de entretenimento] - [Assessoria em]; Banda de música [serviços de entretenimento]; Decoração de festas, cerimônias e eventos - [Informação em]; Decoração de festas, cerimônias e eventos - [Consultoria em]; Decoração de festas, cerimônias e eventos - [Assessoria em]; Decoração de festas, cerimônias e eventos; Empresário [organização e produção de espetáculos] - [Informação em]; Empresário [organização e produção de espetáculos] - [Consultoria em]; Empresário [organização e produção de espetáculos] - [Assessoria em]; Empresário [organização e produção de espetáculos]; Gravações musicais em VHS/DVD/CD [serviços de estúdio] - [Informação em]; Gravações musicais em VHS/DVD/CD [serviços de estúdio] - [Consultoria em]; Gravações musicais em VHS/DVD/CD [serviços de estúdio] - [Assessoria em]; Gravações musicais em VHS/DVD/CD [serviços de estúdio]; Grupo musical - [Informação em]; Grupo musical - [Consultoria em]; Grupo musical - [Assessoria em]; Grupo musical; Promotor de eventos [se artísticos/culturais] - [Informação em]; Promotor de eventos [se artísticos/culturais] - [Consultoria em]; Promotor de eventos [se artísticos/culturais] - [Assessoria em]; Promotor de eventos [se artísticos/culturais]; Serviços de representação de classe, a saber, promoção de lazer e entretenimento - [Informação em]; Serviços de representação de classe, a saber, promoção de lazer e entretenimento - [Consultoria em]; Serviços de representação de classe, a saber, promoção de lazer e entretenimento - [Assessoria em]; Serviços de representação de classe, a saber, promoção de lazer e entretenimento; Venda de ingressos para shows e espetáculos - [Informação em]; Venda de ingressos para shows e espetáculos - [Consultoria em]; Venda de ingressos para shows e espetáculos - [Assessoria em]; Venda de ingressos para shows e espetáculos”.

As decisões administrativas ora impugnadas indeferiram os pedidos de marca da Autora, com base na proibição prevista no artigo 124, inciso XIX da LPI, uma vez que o INPI apontou como suposta anterioridade impeditiva o registro nº 904.665.968, referente à marca mista “SÃO PAULO STORM”, de titularidade da sociedade Ré, depositada em 31/03/2012 e concedida em24/03/2015, na classe de serviços nº 41, para especificar “Clubes (Serviços de -) [lazer ou educação] - [Informação em]; Clubes (Serviços de -) [lazer ou educação] - [Consultoria em]; Clubes (Serviços de -) [lazer ou educação] - [Assessoria em]; Clubes (Serviços de -) [lazer ou educação]; Competições (Organização de -) [educação ou entretenimento] - [Informação em]; Competições (Organização de -) [educação ou entretenimento] - [Consultoria em]; Competições (Organização de -) [educação ou entretenimento] - [Assessoria em]; Competições (Organização de -) [educação ou entretenimento]; Competições desportivas (Organização de -) - [Informação em]; Competições desportivas (Organização de -) - [Consultoria em]; Competições desportivas (Organização de -) - [Assessoria em]; Competições desportivas (Organização de -); Eventos desportivos (Cronometragem de -) - [Informação em]; Eventos desportivos (Cronometragem de -) - [Consultoria em]; Eventos desportivos (Cronometragem de -) - [Assessoria em]; Eventos desportivos (Cronometragem de -); Locação de espaços para prática de esporte; Organização de competições [educação ou entretenimento] - [Informação em]; Organização de competições [educação ou entretenimento] - [Consultoria em]; Organização de competições [educação ou entretenimento] - [Assessoria em]; Organização de competições [educação ou entretenimento]; Organização de competições desportivas - [Informação em]; Organização de competições desportivas - [Consultoria em]; Organização de competições desportivas - [Assessoria em]; Organização de competições desportivas; Prático (Treinamento -) [demonstração]; Provimento de instalações desportivas; Assessoria, consultoria e informação em atividades desportivas e culturais; Assessoria, consultoria e informação em treinamento [demonstração][ensino]”, a seguir representada:

Registre-se ainda que em relação ao pedido de registro nº 916.160.700, o INPI fez consignar na decisão de indeferimento, a menção a outras duas possíveis anterioridades impeditivas, ainda não decididas, consideradas igualmente colidentes com o sinal pretendido pela Autora, a saber: registros números 909.110.506 e 913.912.905. Convém salientar, contudo, que o primeiro registro refere-se a marca depositada pela Autora, em 13/3/2015, também objeto da presente ação. Já o registro nº 913.912.905, para a marca THE STORM, de titularidade de terceiro, restou indeferido em 01/10/2019.

Da reprodução de marca anterior (inciso XIX do artigo 124 da LPI).

O cerne da questão consiste, portanto, em verificar se a anterioridade da marca mista “STORM”, de titularidade da sociedade Ré, tem o condão de impedir que o registro objeto da presente ação, da Autora, para a marca mista “STORM”, seja concedido, sob o argumento de haver colidência suscetível de causar confusão ou associação indevida entre os signos em litígio, o que é vedado expressamente pelo art. 124, XIX, da Lei n.º 9.279/96, o qual merece reprodução:

 “Art. 124. Não são registráveis como marca:

(...)

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia” (grifos nossos).

Convém destacar que para a aplicação do dispositivo legal em comento, necessário se faz a verificação dos seguintes pressupostos:

- a existência de registro marcário anterior;

- afinidade, similaridade ou identidade entre produtos ou serviços assinalados pelas marcas;

- a reprodução ou imitação da marca anterior; e

- a suscetibilidade de confusão ou associação entre os sinais.

Primeiramente, verifica-se que o princípio da anterioridade milita em favor da titular da marca considerada impeditiva e de titularidade da sociedade Ré (depositada em 31/03/2015), visto que o referido registro é anterior aos depósitos das marcas da Autora (depositadas em 13/03/2015 e 26/10/2018).

Quanto à afinidade mercadológica, deve-se observar a incidência do princípio da especialidade, que determina que a exclusividade das marcas registradas está restrita ao seguimento de mercado em que são comercializados os produtos ou serviços individualizados por aqueles sinais, salvo exceções previstas em lei.

Sobre o Princípio da Especialidade, vale transcrever a lição de Gama Cerqueira:

“Nada impede também que a marca seja idêntica ou semelhante a outra já usada para distinguir produtos diferentes ou empregada em outro gênero de comércio ou indústria. É neste caso que o princípio da especialidade da marca tem sua maior aplicação, abrandando a regra relativa à novidade. A marca deve ser nova, diferente das existentes; mas, tratando-se de produtos ou indústrias diversas, não importa que ela seja idêntica ou semelhante a outra em uso”. (CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade Industrial, 2ª edição, vol. 2, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, p. 779, grifos nossos).

A Autora alega que as marcas em questão identificam e diferenciam serviços distintos no mercado, de forma que não é possível a indução do consumidor em erro, confusão ou associação indevida. Aduz não ser possível o desvio de “clientela”, visto que não há relação de concorrência entre as empresas Autora e Ré.

A fim de comprovar sua alegação, a parte autora destaca que, conforme se observa do site WWW.stormbr.com, desde sua criação em 2015, a Autora atua precipuamente na produção de festas e shows, em geral, voltados para o público jovem mineiro.

A sociedade Ré, por sua vez, trata-se de time de futebol americano, criado por ex-jogadores de uma equipe de Flag Football 8x8, chamada SP Tigers, conforme informa o site https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_Storm, assim como revelam as informações constantes no site https://spstorm.com.br, sendo certo que sua marca “SÃO PAULO STORM” assinala serviços de clube (lazer ou educação), competições desportivas, eventos desportivos, locação de espaços para prática de esporte e assessoria, consultoria e informação em atividades desportivas e culturais.

Com efeito, do cotejo dos elementos acostados aos autos, verifica-se que a marca depositada pela parte autora e o sinal registrado pela sociedade Ré não possuem afinidade mercadológica, assinalando serviços distintos, que não apresentam relação de fungibilidade ou complementariedade.

Outrossim, o fato das marcas em cotejo terem sido depositadas na mesma classe de serviços não significa que, necessariamente, atuem no mesmo segmento mercadológico.

Nesse passo, STJ já decidiu que "O princípio da especialidade não se restringe à Classificação Internacional de Produtos e Serviços, devendo levar em consideração o potencial concreto de se gerar dúvida no consumidor e desvirtuar a concorrência" (STJ, REsp 1.258.662, rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 02/02/2016). Desse modo, mesmo marcas depositadas em classes distintas podem ser colidentes; e por outro lado, mesmo marcas depositadas em classes iguais podem conviver. Tudo depende da possibilidade de confusão ou indevida associação entre as marcas em cotejo e os produtos por elas identificados.

No caso em apreço resta claro que, embora os aspectos fonético e ideológico realmente sejam semelhante entre as marcas em cotejo, visto que os sinais cotejados possuem como elemento principal o vocábulo STORM (que traduzido do idioma inglês, significa tempestade) e, ainda, certa semelhança quanto ao elemento figurativo (ambas apresentam a figura de um raio), não há risco de confusão entre elas, eis que atuam em ramos comerciais distintos.

Ademais, a Autora destaca, na réplica (evento 64), o fato de que a própria sociedade Ré chegou a propor acordo de convivência à Autora, por meio de e-mails, nos quais afirmou que não via problema na coexistência das marcas. No entanto, tal acordo não foi concretizado apenas por discordância a respeito do pagamento de custas e honorários advocatícios correspondentes a presente ação.

Embora a Autora alegue que a marca da sociedade Ré já convive pacificamente com uma série de outras marcas registradas por terceiros que também contém o termo "STORM", na classe 41, não se tratam de casos comparáveis, uma vez que, como salientado pelo INPI "nenhum dos casos citados pela autora contém o termo STORM em destaque de forma isolada, estando acompanhados por vocábulos distintivos como SPIRAL, KROLL ou BRAND, ou por vocábulos que contribuem para a formação de expressões de contexto diverso, como SURFSTORM, TECHSTORM e TENNIS STORM.". Por tal razão, entendo que não há que se falar em violação ao princípio da isonomia, tampouco em contradição nas decisões administrativas ora questionadas. 

Finalmente, diante da possibilidade de convivência entre as marcas, impõe-se a nulidade dos atos administrativos do INPI que indeferiram os pedidos de registros da Autora, devendo estes serem deferidos pela autarquia, possibilitando que a autora pague a retribuição necessária para concessão do registro e expedição do respectivo certificado, nos termos dos artigos. 161 e 162 da LPI.

Dito isto, acrescento as seguintes considerações aos fundamentos da sentença:

Ao contrário do alegado pela apelante, é cabível, no presente caso, a aplicação do princípio da especialidade, o qual possibilita a convivência de marcas semelhantes, ou mesmo idênticas, na hipótese de os serviços identificados por estas pertencerem a segmentos de mercado diversos.

Quanto ao tema, vale destacar que tal princípio não deve ser aplicado considerando somente a diferença de classe dos registros, já que o sistema de classificação constitui apenas uma ferramenta para auxiliar e facilitar a identificação em tese das afinidades mercadológicas. Demonstrada, na prática, a diversidade das atividades assinaladas e a ausência de concorrência entre os serviços, é cabível a incidência do princípio, a fim de possibilitar a convivência de marcas semelhantes em ramos de mercado distintos.

Por certo, é o que ocorre no presente caso, pois, em que pese ser possível identificar uma correlação na classificação genérica dos serviços abarcados por ambos os registros, no segmento macro de entretenimento e organização de atividades culturais, tal fato, por si só, não implica dizer que sempre haverá afinidade entre quaisquer produtos desse gênero, que é muito amplo.

A realidade é que, na prática, as atividades exercidas pelas sociedades litigantes são totalmente diversas, quais sejam: organização de festas e produção de shows para o público do estado de Minas Gerais (da autora), em contraste com time de futebol americano da cidade de São Paulo – SP (da sociedade ré). Assim sendo, não se vislumbra concorrência ou qualquer risco de confusão pelos consumidores das marcas.

Por fim, a corroborar a ausência de risco de confusão, cabe ressaltar, também, a distintividade dos conjuntos marcários em confronto, pois, apesar de possuírem o termo STORM em comum, apresentam outros elementos nominativos e figurativos que lhes conferem suficiente distanciamento. Confira-se:

Como se pode notar, as marcas adotam características visuais diversas (fontes, cores e traços), além do acréscimo do elemento nominativo SÃO PAULO ao sinal da ré, o qual também contribui para o distanciamento dos sinais no conjunto, de modo que deve ser afastada, assim, a tese da apelante de que o sinal da autora constitui imitação da marca da ré.

Em suma, não há elementos nos autos que evidencie haver concorrência entre as empresas, que fornecem serviços diferentes para mercados diversos, atuantes em diferentes unidades da Federação. Tampouco foram apresentados relatos sobre eventual colidência real de interesses no mercado ou indícios de que a autora tenha utilizado sua marca com intuito de praticar aproveitamento parasitário. 

Diante de tal contexto, conclui-se pela possibilidade de convivência entre as marcas em tela, pela aplicação do princípio da especialidade e pela distintividade dos conjuntos marcários, a afastar a incidência da proibição prevista no art. 124, inciso XIX, da LPI ao caso.

Trata-se, portanto, de hipótese de confirmação da sentença de procedência.

No que diz respeito aos honorários de sucumbência, cumpre expor que a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça definiu que a sua majoração em sede recursal é devida quando estiverem presentes os seguintes requisitos: (I) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data da vigência do CPC/2015; (II) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e (III) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso (STJ, 2ª Seção, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Min. ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 19.10.2017).

Presentes os requisitos, majoro a condenação em honorários advocatícios fixados na sentença em 1% (um por cento), com fulcro no art. 85, §11, do Código de Processo Civil. 

Ante o exposto, VOTO NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO ao recurso e à remessa necessária.

Documento eletrônico assinado por WANDERLEY SANAN DANTAS, Desembargador Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001365203v10 e do código CRC f0f3f74b.

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Apelação/Remessa Necessária Nº 5063095-46.2020.4.02.5101/RJ

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO. apelação do inpi. REMESSA NECESSÁRIA. CONFLITO ENTRE MARCAS mistas. pedido de nulidade do ato de indeferimento dos registros da autora. confirmação da sentença de procedência. segmentos de mercado distintos. princípio da especialidade. SUFICIENTE DISTIntiVIDADE dos sinais no conjunto. ausência de risco DE CONFUSÃO PELO CONSUMIDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO E REMESSA NÃO PROVIDOS.

1. Recurso de apelação interposto pelo INPI e remessa necessária em face da sentença que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade dos atos administrativos da autarquia federal que indeferiram os pedidos de registros nº 909.110.506 e 916.160.700, referentes às marcas mistas STORM da parte autora, com base no art. 124, XIX, da LPI.

2. Para configurar eventual violação de marca anteriormente registrada, afigura-se imprescindível que o uso dos sinais distintivos impugnados possa ensejar concorrência desleal, desvio de clientela e causar confusão no público consumidor ou associação errônea, em prejuízo ao titular da marca supostamente infringida. (REsp n. 1.908.170/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/12/2020, DJe de 18/12/2020.) 

3. O exame da existência de confusão ou de associação de marcas deve ter como parâmetro, em regra, a perspectiva do homem médio (homo medius), ou seja, do ser humano razoavelmente atento, informado e perspicaz, o que não afasta avaliação diferenciada a depender do grau de especialização do público-alvo do produto ou do serviço fornecido (REsp 1.342.741/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 05.05.2016, DJe 22.06.2016).

4. Não se pode fragmentar a análise da marca a ponto de quebrar sua unidade e a forma pela qual o público consumidor a percebe, sendo de rigor que se proceda a uma análise global do conjunto. (REsp n. 1.924.788/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 11/6/2021.)

5. A proteção que o registro marcário visa a conferir ao titular da marca comercial é quanto ao seu conjunto. A despeito de o aproveitamento parasitário ser repelido pelo ordenamento jurídico pátrio, independentemente de registro, tal circunstância é de ser aferida a partir do cotejo, pelo conjunto, das marcas comerciais, sendo desimportante o elemento nominativo, individualmente considerado, sobretudo nas marcas de configuração mista. (REsp n. 1.237.752/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/3/2015, DJe de 27/5/2015.)

6. Acerca das vedações ao registro de marca, dispõe a Lei nº 9.279/96 em seu artigo 124, inciso XIX, que não podem conviver marcas cuja atuação se dê em ramos mercadológicos idênticos ou afins. São três os requisitos para que a marca não possa ser registrada:  imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados; possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor.

7. A avaliação de possível colidência entre as marcas deve se dar a partir de parâmetros que viabilizam uma confrontação minimamente objetiva: "(i) as marcas devem ser apreciadas sucessivamente, de modo a se verificar se a lembrança deixada por uma influencia na lembrança deixada pela outra; (ii) as marcas devem ser avaliadas com base nas suas semelhanças e não nas suas diferenças; e (iii) as marcas devem ser comparadas pela sua impressão de conjunto e não por detalhes". (REsp 1342955/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 31/03/2014)   

8. No caso em apreço, não se verifica a possibilidade de confusão ou indevida associação pelo consumidor entre as marcas mistas STORM, da parte autora e STORM SÃO PAULO, da sociedade ré.

9. Cabível a aplicação do princípio da especialidade, o qual possibilita a convivência de marcas semelhantes, ou mesmo idênticas, na hipótese de os serviços identificados por estas pertencerem a segmentos de mercado diversos.

10. O princípio da especialidade não deve ser aplicado considerando somente a diferença de classe dos registros, já que o sistema de classificação constitui apenas uma ferramenta para auxiliar e facilitar a identificação das afinidades mercadológicas. Demonstrada, na prática, a diversidade das atividades assinaladas e a ausência de concorrência entre os serviços, é cabível a sua  incidência a fim de possibilitar a convivência de marcas semelhantes em ramos de mercado distintos.

11. Em que pese ser possível identificar uma correlação na classificação genérica dos serviços abarcados por ambos os registros, no segmento macro de entretenimento e organização de atividades culturais, na prática, se tratam de atividades totalmente diversas: organização de festas e produção de shows para o público mineiro (da autora) x time de futebol americano da cidade de São Paulo – SP (da sociedade ré), razão pela qual inexiste concorrência ou o risco de confusão pelo público consumidor das marcas.

12. Marcas mistas com conjuntos marcários suficientemente distintos a corroborar a conclusão de possibilidade de coexistência dos sinais.

13. Manutenção da sentença de procedência.

14. Majorada a condenação em honorários advocatícios fixados na sentença em 1% (um por cento), com fulcro no art. 85, §11, do Código de Processo Civil. 

15. Recurso de Apelação e Remessa Necessária conhecidos e não providos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO à apelação e à remessa necessária, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 30 de maio de 2023.

Documento eletrônico assinado por WANDERLEY SANAN DANTAS, Desembargador Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001365204v9 e do código CRC b722f2fc.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): WANDERLEY SANAN DANTAS
Data e Hora: 31/5/2023, às 17:48:28

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 30/05/2023

Apelação/Remessa Necessária Nº 5063095-46.2020.4.02.5101/RJ

RELATOR: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

PRESIDENTE: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

PROCURADOR(A): LEONARDO CARDOSO DE FREITAS

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

Votante: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

Votante: Juiz Federal MACARIO RAMOS JUDICE NETO

Votante: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

FLÁVIA MUNIC MEDEIROS PEREIRA

Secretária