Apelação Cível Nº 5026600-37.2019.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora, MITO-INKTEC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÂO DE TINTAS LTDA, em face da sentença processo 5026600-37.2019.4.02.5101/RJ, evento 34, SENT1, que julgou improcedente o pedido para decretar a nulidade dos atos administrativos do INPI que anularam os registros de nºs 903214725 (marca mista “INKTEC”, na classe 02); 903214814 (marca mista “INKTEC”, na classe 35); 903214830 (marca mista “INKTEC DO BRASIL”, classe 02) e 903214970 (marca mista “INKTEC DO BRASIL”, classe 35) todos de titularidade da demandante.

Em suas razões (processo 5026600-37.2019.4.02.5101/RJ, evento 39, APELAÇÃO1), a apelante relata que a empresa recorrida, apresentou Processo Administrativo de Nulidade (PAN), em face de todos os registros marcários da recorrente, alegando que a expressão “INKTEC” compreende seu nome comercial e marca, objeto de registro sob nº 821008153, para assinalar produtos idênticos e afins na atividade de comércio de tintas para impressoras e que possui registros da marca INKTEC em outros países. Em seguida, decidiu a 2ª recorrida, (INPI), dar provimento ao PAN, declarando nulos todos os registros da apelante, com fundamento no artigo 124, incisos V e XXIII, da LPI, c/c o artigo 8º, da CUP. A apelante aduz que provou, através de pedido de caducidade, que a 2ª recorrida não usava a expressão marcária “INKTEC”, no Brasil, há muitos anos. Argumenta que, tratando-se de termo evocativo, a expressão não poderia ser objeto exclusivo de um único titular, quer como nome comercial, quer como marca. Ressalta que a apelante utiliza a expressão em seu nome comercial, há mais de 18 (dezoito) anos e, portanto, suas marcas não infringiriam o disposto no artigo 8º, da CUP ou no artigo 124, V, da LPI. Destaca que haveria diversas empresas de diferentes titulares utilizando as  expressões “INK” e “TEC”, como elementos característicos de seus nomes comerciais e como marcas, as quais conviveriam pacificamente no mesmo mercado. Assevera que a marca da recorrida não é considerada marca notoriamente conhecida. Requer a reforma da sentença a fim de que o pedido seja julgado procedente para manter a registrabilidade das marcas da recorrente, com a consequente inversão do ônus sucumbencial.

Foram apresentadas contrarrazões (processo 5026600-37.2019.4.02.5101/RJ, evento 47, CONTRAZAP1 e processo 5026600-37.2019.4.02.5101/RJ, evento 48, CONTRAZAP1).

O MPF alegou ausência de interesse público a justificar sua intervenção no feito  evento 4, PARECER1.

É o relatório. Incluam-se em pauta para julgamento.

Documento eletrônico assinado por WANDERLEY SANAN DANTAS, Desembargador Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001345353v3 e do código CRC 0ad5d412.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): WANDERLEY SANAN DANTAS
Data e Hora: 11/5/2023, às 17:52:15

Apelação Cível Nº 5026600-37.2019.4.02.5101/RJ

VOTO

Conheço do recurso de apelação porque presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pela parte autora, MITO-INKTEC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÂO DE TINTAS LTDA, em face da sentença processo 5026600-37.2019.4.02.5101/RJ, evento 34, SENT1, que julgou improcedente o pedido para decretar a nulidade dos atos administrativos do INPI que anularam os registros de nºs 903214725 (marca mista “INKTEC”, na classe 02); 903214814 (marca mista “INKTEC”, na classe 35); 903214830 (marca mista “INKTEC DO BRASIL”, classe 02) e 903214970 (marca mista “INKTEC DO BRASIL”, classe 35) todos de titularidade da demandante.

Inicialmente, é ​importante estabelecer as premissas necessárias ao exame da causa.

A distintividade é condição essencial para o registro de uma marca, motivo pelo qual o artigo 124 da Lei n. 9.279/96 enumera vários sinais não registráveis, tais como os de uso comum, genérico, vulgar ou meramente descritivos, porquanto desprovidos de um mínimo diferenciador que justifique sua apropriação a título exclusivo. 

As marcas registráveis podem apresentar diversos graus de distintividade. Assim, fala-se em marcas de fantasia, marcas arbitrárias e marcas evocativas (também chamadas de sugestivas ou fracas). (REsp n. 1.336.164/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 19/12/2019.)

Para configurar eventual violação de marca anteriormente registrada, afigura-se imprescindível que o uso dos sinais distintivos impugnados possa ensejar concorrência desleal, desvio de clientela e causar confusão no público consumidor ou associação errônea, em prejuízo ao titular da marca supostamente infringida. (REsp n. 1.908.170/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/12/2020, DJe de 18/12/2020.) 

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, marcas dotadas de baixo poder distintivo, formadas por elementos de uso comum, evocativos, descritivos ou sugestivos, podem ter de suportar o ônus de coexistir com outras semelhantes. (REsp n. 1.908.170/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

Em razão do baixo grau de distintividade da marca evocativa - aquela constituída por expressão que lembra ou sugere finalidade, natureza ou outras características do produto ou serviço desenvolvido pelo titular -, a regra da exclusividade do registro é mitigada e seu titular deverá suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes, desde que não se constate, por óbvio, a possibilidade de confusão no público consumidor. (REsp n. 1.336.164/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 19/12/2019.)

O exame da existência de confusão ou de associação de marcas deve ter como parâmetro, em regra, a perspectiva do homem médio (homo medius), ou seja, do ser humano razoavelmente atento, informado e perspicaz, o que não afasta avaliação diferenciada a depender do grau de especialização do público-alvo do produto ou do serviço fornecido (REsp 1.342.741/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 05.05.2016, DJe 22.06.2016).

Outrossim, não se pode fragmentar a análise da marca a ponto de quebrar sua unidade e a forma pela qual o público consumidor a percebe, sendo de rigor que se proceda a uma análise global do conjunto. (REsp n. 1.924.788/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 11/6/2021.)

A proteção que o registro marcário visa a conferir ao titular da marca comercial é quanto ao seu conjunto. A despeito de o aproveitamento parasitário ser repelido pelo ordenamento jurídico pátrio, independentemente de registro, tal circunstância é de ser aferida a partir do cotejo, pelo conjunto, das marcas comerciais, sendo desimportante o elemento nominativo, individualmente considerado, sobretudo nas marcas de configuração mista. (REsp n. 1.237.752/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/3/2015, DJe de 27/5/2015.)

A Lei nº 9.279/96 em seu artigo 124, inciso XIX, dispõe que não podem conviver marcas cuja atuação se dê no mesmo ramo mercadológico. O STJ estabeleceu serem três os requisitos para que a marca não possa ser registrada (REsp 949.514/RJ): imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados; e possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor.

Ainda, acerca das vedações ao registro de marca, dispõe a Lei nº 9.279/96 em seu artigo 124, inciso V, que o registro integral ou parcial de nome empresarial como marca deve ser resguardado em favor do titular do nome empresarial. Havendo conflito entre homônimos na busca do monopólio da utilização do nome empresarial como marca, impõe-se o reconhecimento do titular mais antigo do nome empresarial.

Por fim, importa considerar que a análise do ato administrativo se cinge ao controle de legalidade, de modo que, objetivamente, cabe ao judiciário avaliar se o ato de deferimento ou indeferimento do registro marcário se coaduna com os preceitos legais aplicáveis à espécie.

Nessa toada, tendo em vista o subjetivismo que envolve a matéria, o Superior Tribunal de Justiça tem realizado a avaliação de possível colidência entre as marcas a partir de parâmetros que viabilizam uma confrontação minimamente objetiva: "(i) as marcas devem ser apreciadas sucessivamente, de modo a se verificar se a lembrança deixada por uma influencia na lembrança deixada pela outra; (ii) as marcas devem ser avaliadas com base nas suas semelhanças e não nas suas diferenças; e (iii) as marcas devem ser comparadas pela sua impressão de conjunto e não por detalhes". (REsp 1342955/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 31/03/2014)   

Ademais, deve ser observada a discricionariedade técnica, já que o INPI é o ente apontado pelo sistema normativo como competente para resolver tais casos, até porque tem corpo técnico especializado para tal, o que não implica em violação da inafastabilidade da Jurisdição, mas limita a atuação jurisdicional a flagrantes inconstitucionalidades e ilegalidades. Assim, conclui-se que o "controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo". (AgInt no RMS 49.202/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 09/05/2017).

Caso Concreto

Quanto ao mérito, forte no entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que não se constitui em ofensa ao artigo 93, IX, da CRFB, o Relator do processo acolher como razões de decidir os fundamentos da sentença ou do parecer ministerial - motivação “per relationem”, desde que comportem a análise de toda a matéria objeto do recurso, adoto os fundamentos postos na sentença, que abaixo reproduzo:

"Da Impossibilidade de convívio entre as marcas em confronto

(...)

No caso em tela, verifica-se que a autora almeja restabelecer registros anulados pelo INPI, referentes à marca mista (INKTEK) que reproduz integralmente o elemento característico do título de estabelecimento da empresa ré (INKTEC CO., LTD) usado e registrado na Coreia do Sul desde o ano 1992, conforme se infere dos documentos acostados no Evento 13, Anexo 3.

Os sinais são idênticos e se destinam a assinalar os mesmos serviços e produtos, no mercado brasileiro de tintas para impressoras, havendo risco de confusão para o consumidor.  Vejamos:

O objeto social da autora é a importação, exportação e comércio de tintas para impressoras a jato e fitas para impressoras matriciais, acessórios para recarga de tintas, troca de cartuchos, papéis para impressoras de alta resolução, recarga e venda de toner (Evento 1, Anexo 4, fl. 4). Mesmo ramo de atuação da empresa ré, que possui como objeto social a prestação de serviços de desenvolvimento, fabricação e vendas de tinta para a indústria eletrônica, de equipamentos de impressão para materiais eletrônicos, entre outros (Evento 13, Anexo 3).

A empresa ré foi titular do registro nº 821.008.153, depositado em 24/08/1998 e extinto em 2018, e é atualmente titular do registro 840759614, requerido em 2014, para a marca mista INKTEK, com o intuito de assinalar os mesmos produtos comercializados pela autora, quais sejam, tintas para impressoras.

Os elementos distintivos dos signos em confronto são idênticos (INKTEK). O fato de a marca da ré possuir caráter evocativo dos produtos assinalados não influencia em nada a conclusão pela impossibilidade de convivência dos sinais, tendo em vista a total identidade de seus elementos nominativos.

Ambos os signos se referem à prestação de serviços idênticos (comércio de cartuchos de tintas para impressoras) para o mesmo tipo de público consumidor no Brasil e ao mesmo tempo. Está configurada a concorrência. O uso do signo INKTEK por empresas diferentes no mesmo segmento mercadológico poderá causar confusão no mercado. Sendo assim, não há possibilidade de convivência entre a marca da autora e o título de estabelecimento da empresa ré.

Com efeito, em casos como este, de sinais idênticos, para designar serviços idênticos, a possibilidade de ocorrência de confusão pelo consumidor resta presumida. Havendo risco de associação de origem de serviços por parte do mercado consumidor, eventual ato de vício de comércio praticado por uma das empresas acabaria repercutindo mal na outra de forma indevida.

Da prevalência do título de estabelecimento da empresa ré, em virtude da anterioridade (art. 124, V, da LPI)

As marcas da autora, depositadas em 2010, não poderiam ter sido registradas pelo INPI, pois constituem reprodução do elemento principal que compõe o título de estabelecimento utilizado anteriormente por empresa estrangeira desde 1992, atuante no mercado nacional através de importadores desde 2001 (Evento 13, Anexos 7-8).

Houve, portanto, violação ao art. 8º, da Convenção da União de Paris (CUP), e ao art. 124, inciso V, da Lei nº. 9.279/1996 (LPI).

O art. 8º, da CUP, prevê:

"O nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigações de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio."

Consta do art. 124, V, da LPI

“Art. 124. Não são registráveis como marca:(...)

V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos (...)”

Segundo o art. 124, V, da Lei nº. 9.279/1996, o registro integral ou parcial de título de estabelecimento como marca deve ser resguardado em favor do titular do nome empresarial ou do título de estabelecimento.

Nesse sentido, é a jurisprudência do TRF – 2ª. Região, como se pode observar nas ementas seguintes:

“NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. PRECEDÊNCIA. NOME COMERCIAL. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO. AFINIDADE MERCADOLÓGICA. 1-Como exceção à regra prevista no art. 129 da Lei nº 9.279/96 (sistema atributivo), temos o direito de precedência, segundo o qual o utente de boa-fé pode, sob determinadas condições, fazer prevalecer o uso anterior sobre pedido de registro depositado, impugnando-o com base no uso anterior. Tendo a empresa ré oferecido oposição ao registro da parte autora no momento oportuno, na forma do art. 158 da LPI (60 dias), demonstrando a anterioridade do uso da expressão "DIVINA PROVIDÊNCIA" como parte integrante de seu nome comercial, cabível a aplicação do parágrafo primeiro do art. 129 da LPI, para que o possuidor da marca de boa-fé se valha do direito de precedência. 2-Com base no art. 124, inciso XIX da Lei nº 9.279/96, havendo colidência parcial  entre a marca "EDP DIVINA PROVIDENCIA", pretendida pela parte autora e a expressão "DIVINA PROVIDÊNCIA", já utilizada pela parte ré como parte integrante de seu nome comercial, descabe efetuar o registro requerido pela parte autora, tendo em vista a evidente possibilidade de causar confusão ou dúvida entre os consumidores em geral, uma vez que ambas as partes atuam no mesmo segmento mercadológico. 3- Recurso de apelação desprovido.” (AC 2011.51.01.803627-9, 2ª. Turma Especializada, Rel. Desembargador Federal Marcelo Pereira, 28.05.2013)

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NOME EMPRESARIAL. MARCA. COLIDÊNCIA. ART. 124, INCISO V, LPI. 1. De acordo com o art. 124, V, da LPI, não é admitido em nosso sistema marcário o registro de elementos definidores de nome de empresa ou título de estabelecimento quando pertencentes a terceiros e na medida em que o emprego possa gerar situações de confusão ou associação. 2. Considerando que a empresa paulista SETE MARES TURISMO LTDA., ora apelante, foi constituída no ano de 10/07/1997, enquanto que os atos constitutivos da empresa apelada datam de 1999, tendo sido o registro em tela somente sido depositado por esta em 20/07/1999, é possível concluir que milita em favor daquela o privilégio da anterioridade em razão do seu nome comercial. É de se notar, ainda, que ambas as empresas atuam no mesmo segmento mercadológico, qual seja, o de serviços de viagens e turismo, o que poderia certamente levar o público consumidor a erro, dúvida ou confusão. 3. Embargos infringentes desprovidos.”            (EIAC 200951018059169, 1ª. Seção Especializada, Rel. Desembargadora Federal Liliane Roriz, 01.03.2012) 

Desse modo, diante da identidade das expressões em confronto bem como dos serviços assinalados, suscetível de causar erro, dúvida e confusão ao público consumidor, conclui-se pela inviabilidade da convivência entre os sinais e pelo acerto da decisão do INPI que declarou a nulidade dos registros da autora, com base na vedação do art. 124, V, da LPI, devendo prevalecer o título de estabelecimento da empresa ré, por ter data de registro anterior. 

Da violação ao art. 124, XXIII, da LPI

Vale ressaltar que, além da violação ao inciso V do art. 124, da LPI, restou igualmente demonstrada nos autos a violação ao inciso XXIII do mesmo dispositivo legal, o qual veda o registro como marca de:

 (...)

XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.” (Grifei.)

A legislação de propriedade intelectual é baseada na normatização de condutas éticas. Em especial no que se refere à proteção marcária, o Direito proíbe e reprime atos de usurpação do esforço empresarial alheio e aqueles que possam confundir o público. A marca assim, cumpre duplo papel, o de servir de identificação a produtos e a serviços e o de proteger o consumidor.

Um exemplo clássico de conduta merecedora de repressão, de acordo com a doutrina, é a daquele que deposita, com má-fé, pedido de registro de marca usada por outrem, tentando usurpá-la. É a denominada Regra de Pouillet,  segundo a qual “afastando a hipótese de fraude, em que a marca tenha sido adotada por má-fé, visando à confusão com a marca estrangeira, ensina que o fato de ser a marca usada em outros países não impede que ela seja validamente adquirida por quem primeiro a empregue. ” Segundo Pouillet, portanto, havendo adoção de marca com má-fé, visando à confusão, deve haver impedimento para registro. Ocorre que a prova da má-fé, entendida como ônus daquele que alega, nem sempre é fácil.

Considerando a dificuldade exposta acima, o art. 124, XXIII, da LPI, inovou no ordenamento jurídico.  A previsão normativa tem o mérito de, em que pese estar apoiada moralmente na repressão à fraude e à má-fé, dispensar a própria prova da má-fé, substituindo-a pela necessidade de demonstração de que o depositante “evidentemente não poderia desconhecer [o signo alheio] em razão de sua atividade”. Dessa forma, o que era verdadeiro tormento para a defesa da marca – a prova da má-fé do depositante – foi substituído por um ônus de prova mais objetivo: a prova de que o depositante, em razão da atividade, não poderia desconhecer o signo de terceiro, mesmo em casos em que a marca primígena não seja notória.

Em resumo, a disposição legal abandona a necessidade de avaliação processual da má-fé, da fraude, no pedido de registro de marca que reproduza o signo alheio. Ao inovar, o art. 124, XXIII, da LPI, exige a demonstração de que o sinal não poderia deixar de ser do conhecimento do depositante. Assim, para que o sinal não possa ser registrado, três condições devem estar presentes: (i) seja imitação ou reprodução de marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade; (ii) o titular da proteção seja sediado ou domiciliado no território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, (iii) a marca deve se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca. 

No presente caso, como visto, todas as condições encontram-se presentes.

A marca da autora reproduz integralmente a marca da empresa ré, tanto em seu aspecto nominativo quanto figurativo, e visa atuar em segmento de mercado idêntico. A autora tinha conhecimento da existência prévia da marca da ré, não só por atuar no mesmo ramo mercadológico desta, mas principalmente pelo fato de seus sócios originais já terem mantido relações comerciais com a empresa ré no passado, ao menos desde o ano de 2003, como importadores dos produtos da demandada (Evento 13, Anexos 12 -14).

Em suma, permitir a prevalência do interesse da autora, nesse caso, seria permitir a associação indevida pelos consumidores. Isso fica evidente através do depósito, pela autora, de signo já usado pela empresa ré desde 1992 e que, pelas circunstâncias do caso concreto, esta não poderia deixar de conhecer, visto que se tratam de empresas com atuação no mesmo mercado, cujos sócios, inclusive, já mantiveram relações comerciais.

Reitera-se que o dispositivo legal supracitado está dissociado da exigência da constatação da notoriedade da marca, pois visa a impedir que terceiros se apropriem de uma marca que tinham total conhecimento de que pertencia a outrem. Por esse motivo, verifica-se correto o ato de anulação dos registros da autora pelo INPI também com base no art. 124, XXIII, da LPI. 

Dito isto, cabe registrar que as questões suscitadas acerca do caráter evocativo da marca INKTEC não tem o condão de afastar os fundamentos pela nulidade das marcas da autora.

É certo que a marca da empresa ré tem natureza evocativa dos produtos assinalados, e, por isso, sua marca requer critério de análise bem menos rígido do que as marcas consideradas criativas e fortes, sendo passível de conviver com outras assemelhadas. Contudo, tal fato não justifica a coexistência de marcas idênticas para assinalar produtos no mesmo segmento de mercado. Em outras palavras, reconhece-se que uma marca fraca tenha menor poder de proteção de sua imagem, mas isso não significa que não mereça qualquer proteção em face de outra igual para assinalar produtos com a mesma finalidade. Não é adequado afirmar-se irrefletidamente que as marcas fracas tenham sempre como ônus o convívio com outras, pois não devem ser obrigadas a conviver com outras idênticas, como no caso.  Em suma, apesar de seu caráter evocativo, o sinal da empresa ré é registrável, pois possui grau de distintividade, o que enseja sua proteção face a pedidos posteriores.

Por fim, vale retomar a questão da decretação posterior de caducidade do registro nº 821008153 da empresa ré, que inviabilizou os registros da autora. É forçoso ressaltar que o fato não possui relevância para o deslinde da presente demanda, uma vez que se trata de fato reconhecido após o depósito dos pedidos da autora. No caso, a decisão de cancelamento dos registros da autora pelo INPI foi embasada no contexto fático existente ao tempo do depósito dos pedidos. Naquela data, o registro da ré estava em vigor. Assim, considerando-se válido o registro da demandada à época do depósito dos registros da autora e partindo-se da constatação de que não era possível o convívio entre as marcas, não há que se falar em nulidade da decisão administrativa.

De qualquer modo, tais fatos se mostram irrelevantes no caso, que se resolve pela aplicação do art. 124, V e XXIII da LPI, os quais, independem dessa análise para sua incidência."

Aos fundamentos da sentença acrescento as seguintes considerações.

A apelante objetiva a reforma da sentença mediante o reconhecimento da nulidade dos atos administrativos do INPI que extinguiram seus registros marcários, com com fundamento em três principais argumentos:

Primeiro, alega ter seus atos constitutivos devidamente arquivados, perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo, desde 2003, e usar a expressão “MITO INKTEC” como elemento distintivo de seu nome comercial desde então. Sustenta que, com a registrabilidade de seu nome comercial perante o órgão competente, teria a recorrente  o direito assegurado pelo disposto no artigo 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal, no artigo 8º, da Convenção de Paris e no art. 124, V, da LPI.

Nada a prover nesse ponto. A tese da apelante, no sentido de que seus registros de marca anulados seriam uma extensão de direitos do uso da expressão INKTEC como título de estabelecimento, não se sustenta.

De forma alguma as normas aludidas constituem garantia automática de direito a registro de marca. Na hipótese dos autos, inclusive, os referidos dispositivos atuam em favor da empresa recorrida, uma vez que esta foi que demonstrou possuir o uso anterior da expressão como nome empresarial desde 1992.

O segundo argumento apresentado pela recorrente seria o fato de que a empresa recorrida tinha apenas um registro da marca INKTEC no Brasil (nº 821008153) o qual restou extinto, face a um pedido de caducidade formulado pela recorrente, que comprovou a inexistência de suas atividades no país no período investigado.

O argumento apresenta-se irrelevante nesse caso. Primeiramente, porque, como visto, a questão se resolve com a aplicação do art. 124, V, da LPI em favor da empresa ré/recorrida. Além disso, pelo fato de que, ao tempo do depósito dos registros da autora, em 2010, o registro da ré se encontrava válido e vigente. 

Nesse ponto é importante ressaltar que tal caso de cancelamento gera efeitos ex nunc. Logo, nesta ação, parte-se do pressuposto de que, no momento do depósito dos registros da autora, em 2010, o registro da ré era válido e estava em pleno vigor. Como se depreende dos documentos dos autos, os registros da parte autora foram depositados em 2010 e concedidos em 2014. A autora requereu a abertura de processo de caducidade do registro da empresa ré somente em 16/12/2013, o qual foi extinto pelo INPI , em 11/12/2018. Decerto, qualquer decisão que declara definitivamente a caducidade de um registro marcário possui efeitos ex nunc, de forma que não afeta a decisão de cancelamento dos registros da autora por violação ao art. 124, incisos V e XXIII da LPI.

Em suma, a decisão de cancelamento dos registros da autora pelo INPI deve levar em consideração o contexto fático existente ao tempo do depósito dos referidos registros. Naquela data, o registro da ré era plenamente válido. Assim, considerando-se válido o registro da demandada à época do depósito dos registros da autora e partindo-se da constatação de que não era possível o convívio entre as marcas e o nome empresarial da ré, não há que se falar em nulidade da decisão administrativa pela caducidade posterior do registro mais antigo da ré.

O terceiro argumento levantado pela apelante seria a tese de que as marcas poderiam conviver pacificamente pelo fato de o termo INKTEC ser evocativo para atividades de comércio de tintas de impressoras. A apelante sustenta, ainda, que haveria diversas empresas de diferentes titulares que utilizariam as expressões “INK” e “TEC”, como elementos característicos e distintivos de seus nomes comerciais e como marca.

Não assiste qualquer razão à recorrente. Conforme restou devidamente demonstrado e fundamentado na sentença, os sinais em confronto são idênticos e visam assinalar os mesmos produtos e serviços. Além da total identidade dos elementos nominativos da marca e nome empresarial das litigantes, nota-se a identidade dos elementos visuais e figurativos adotados por ambas as empresas. Logo, não há que se falar em possibilidade de convivência pacífica dos sinais, haja vista o evidente risco de confusão para o público consumidor no caso concreto. Confira-se:

SINAS DA AUTORA

SINAIS DA RÉ INKTEC CO., LTD (NOME EMPRESARIAL) MARCAS DEPOSITADAS:

Conforme visto acima, reconhece-se que marcas evocativas se submetem ao ônus de convivência com outras semelhantes, o que não implica dizer, todavia, que não tenham qualquer direito de proteção em relação a outra marca idêntica, no mesmo ramo de atuação, como na hipótese da presente demanda. 

Por fim, no que tange à alegação da apelante de que haveria outras empresas, estranhas à lide, que fariam uso das expressões INK e TEC no mesmo seguimento de mercado em tela, seria preciso verificar especificamente cada um dos casos, para se chegar à conclusão de que haveria ou não conflito. Além disso, mesmo que houvesse outros registros concedidos pelo INPI sob a mesma circunstância, isso não significaria que os registros da apelante fossem válidos. Eventual existência de outros sinais conflitantes, e não se tem como apurar isso no presente processo, não poderia justificar a manutenção dos registros da recorrente, se a constatação é a de que há colidência destes com os sinais mais antigos da empresa ré/apelada.

Trata-se, portanto, de hipótese de confirmação da sentença, na sua essência, por seus jurídicos fundamentos.

No que diz respeito aos honorários de sucumbência, cumpre expor que a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça definiu que a sua majoração em sede recursal é devida quando estiverem presentes os seguintes requisitos: (I) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data da vigência do CPC/2015; (II) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e (III) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso (STJ, 2ª Seção, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Min. ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 19.10.2017).

Presentes os requisitos, majoro a condenação em honorários advocatícios fixados na sentença em 1% (um por cento), com fulcro no art. 85, §11, do Código de Processo Civil. 

Ante o exposto, VOTO NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Documento eletrônico assinado por WANDERLEY SANAN DANTAS, Desembargador Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001345354v9 e do código CRC 79607cb7.

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Apelação Cível Nº 5026600-37.2019.4.02.5101/RJ

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO. CONFLITO ENTRE MARCAS E NOME EMPRESARIAL. IDENTIDADE DE SINAIS E SERVIÇOS ASSINALADOS. RISCO DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA PELOS CONSUMIDORES. pedido de nulidade do ato de cancelamento dos registros da autora. validade dos atos administrativos do inpi . CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO.

1. É irregistrável a marca que contém elemento diferenciador de nome de outra empresa atuante no mesmo ramo, se houver risco de confusão para os consumidores.  Inteligência do artigo 124, inciso V, da Lei 9.279/1996. Prevalência do nome empresarial mais antigo. 

2. Além disso, aplica-se ao caso o art. 124, XXIII, da LPI. 

3. Correto o ato administrativo do INPI que extinguiu os registros de marca da autora, com base no art. 124, incisos V e XXIII, da LPI.

4. A decisão que declara definitivamente a caducidade de um registro marcário possui efeitos ex nunc, de forma que não afeta a decisão de cancelamento dos registros da autora por violação ao art. 124, incisos V e XXIII da LPI.

5. As marcas evocativas sofrem o ônus de convivência com outras assemelhadas, o que não implica dizer, contudo, que não possuam qualquer direito de proteção em relação a outra marca idêntica, no mesmo ramo de atuação, como na hipótese da presente demanda. 

6. Quanto ao mérito, forte no entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que não se constitui em ofensa ao artigo 93, IX, da CRFB, o relator do processo acolher como razões de decidir os fundamentos da sentença ou do parecer ministerial - motivação “per relationem”, desde que comportem a análise de toda a matéria objeto do recurso, adoto os fundamentos postos na sentença.

7. Majorada a condenação em honorários advocatícios fixados na sentença em 1% (um por cento), com fulcro no art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Fica mantida a suspensão da exigibilidade de cobrança dessa condenação em razão da gratuidade de justiça deferida.

8. Recurso de Apelação não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 25 de julho de 2023.

Documento eletrônico assinado por WANDERLEY SANAN DANTAS, Desembargador Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001345355v9 e do código CRC 12a83909.

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EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 25/07/2023

Apelação Cível Nº 5026600-37.2019.4.02.5101/RJ

RELATOR: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

PRESIDENTE: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

PROCURADOR(A): MARCIO BARRA LIMA

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

Votante: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

Votante: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

Votante: Juíza Federal KARLA NANCI GRANDO

LUIS MIGUEL RAMOS Y CERÓN

Secretário