Apelação Cível Nº 0101242-37.2017.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL FLAVIO OLIVEIRA LUCAS:

Trata-se de apelação cível interposta por HUMA GOTA CONFECCOES LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Federal/RJ nos autos da ação ajuizada pela apelante em face de BIANCA GADIOLI CIPOLLA ME e INPI – INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

A ação objetivava a declaração de  nulidade do ato de caducidade da marca SIPOLA no processo nº 817.798.609 e a concessão de um novo registro por meio do processo n. 908.209.703, com a consequente nulidade dos atos administrativos que concederam à microempresa apelada os registros de marca CIPOLLA JEANS, cujos processos possuem as numerações 903.852.462 e 903.853.132.

Para tanto, alegou, em síntese, que os atos ilegais praticados pelo INPI partiram da indevida declaração de caducidade dos direitos sobre a marca SIPOLA pela requerente, pois esta, em momento algum, deixou de utilizar a sua marca. Em decorrência disso, a anterioridade no uso da marca, bem como do registro da mesma pela apelante, atuante no mercado de confecções há mais de 30 anos, e zelosa pelos seus ativos intangíveis, confere-lhe pleno direito de propriedade sobre o signo em questão.

Sentença no evento 44, SENT1 julgando procedente o pedido autoral para: i) declarar a nulidade do ato administrativo que decretou a caducidade do registro n. 817.798.609, referente à marca SIPOLA, de titularidade da autora, com as consequentes repercussões nos atos decisórios administrativos relativos aos registros/pedidos de registro números 908.209.703, 903.852.462 e 903.853.132; ii) condenar a empresa Ré e o INPI no reembolso das custas recolhidas pela autora e no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, pro rata, nos termos do art. 85 do CPC.

O Juízo de origem entendeu, em resumo, que existem nos autos documentos capazes de demonstrar o uso da marca SIPOLA pela autora no período investigado (01/10/2009 a 01/10/2014) sem modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original (marca nominativa para assinalar produtos da classe 25), razão pela qual declarou a nulidade do ato administrativo que decretou a caducidade do registro n. 817.798.609, referente à marca citada.

Embargos de declaração interpostos por HUMA GOTA CONFECCOES LTDA. (evento 49, EMBDECL1), no qual a embargante sustenta que a sentença é contraditória quanto ao valor arbitrado a título de honorários, pois, em síntese, mesmo reconhecendo a aptidão das provas coligidas aos autos pelos patronos, o Magistrado arbitrou honorários no patamar mínimo.

Argumenta, ainda, que a condenação da empresa ré e do INPI em honorários sucumbenciais com base no percentual mínimo é contraditória diante da importante atuação processual, do elevado grau de zelo profissional, da natureza e da importância da causa  e  do lugar da prestação do serviço, motivo pelo qual seria imperativa a pretensão de majoração do valor arbitrado a título de honorários, a ser definido por equidade.

Sentença no evento 53, SENT1 rejeitando os embargos de declaração. Entendeu o Juízo originário que não existe o vício apontado pela embargante na sentença proferida de Evento 44, de maneira que os embargos apresentados tem claro e único intuito de modificar o aludido julgado. Ressalta que foi o próprio Embargante quem atribuiu o valor da causa nas fls. 16 da inicial, com o recolhimento das respectivas custas processuais no Evento 3.

Apelação interposta por HUMA GOTA CONFECCOES LTDA. evento 56, APELAÇÃO1, na qual a apelante alega, em resumo, que as provas coligidas aos autos pelo patrono da autora não só foram aptas, como indispensáveis para comprovar o direito que assiste à requerente, servindo de base para alcançar julgamento procedente do presente feito. Não obstante, o apelante denota que o Juízo de origem, de maneira diversa ao disposto na fundamentação jurídica, em sua parte conclusiva condenou as partes requeridas em honorários sucumbenciais apenas no percentual mínimo, a despeito da importante atuação dos patronos da autora.

Salienta que o acolhimento da pretensão autoral não guarda correlação direta com o valor da causa, tampouco permite estimar o proveito econômico que está observará, mostrando-se mais acertada a aplicação do arbitramento dos honorários sucumbenciais por equidade, consoante o artigo 85, §§ 2º e 8º do CPC.

Pondera, ainda, que a condenação da empresa ré e do INPI em honorários sucumbenciais com base no percentual mínimo é contraditória, diante dos seguintes fatores: i) importante atuação processual, do elevado grau de zelo profissional, da natureza e da importância da causa  e  do lugar da prestação do serviço; ii) latente possibilidade da requerente se ver sem o registro da marca que criou há anos; iii) o uso da melhor técnica do direito pelos patronos, cuja consecução demandou longas horas (artigo 85, §2º, IV). 

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação para retificar os valores arbitrados a título de honorários, a serem arbitrados por equidade.

Petição do INPI no evento 61, PET1, informando que não apresentará contrarrazões, tendo em vista a posição processual adotada em primeira instância.

Parecer do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL no evento 4, PARECER1, relatando que a questão jurídica discutida nestes autos, até o presente momento, não encontra suporte de incidência em qualquer das hipóteses previstas no artigo 178, parágrafo único, do CPC/15, que estabelecem quando a atuação do Ministério Público se faz necessária no processo civil.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 06 de maio de 2022.

Documento eletrônico assinado por FLAVIO OLIVEIRA LUCAS, Desembargador Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20000955891v2 e do código CRC 97b95f58.

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Apelação Cível Nº 0101242-37.2017.4.02.5101/RJ

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL FLAVIO OLIVEIRA LUCAS:

Conheço do recurso, pois presentes os seus pressupostos processuais.

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por HUMA GOTA CONFECCOES LTDA. no evento 56, contra a sentença de evento 44, que julgou procedente o pedido da autora, ora apelante, para: i) “declarar a nulidade do ato administrativo que decretou a caducidade do registro n. 817.798.609, referente à marca SIPOLA, de titularidade da Autora, com as consequentes repercussões nos atos decisórios administrativos relativos aos registros/pedidos de registro números 908.209.703, 903.852.462 e 903.853.132”; e ii) condenar “a empresa Ré e o INPI no reembolso das custas recolhidas pela Autora e no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, pro rata, nos termos do art. 85 do CPC.”

Nas razões do apelo, impugna-se tão somente a parte da sentença que fixou os honorários advocatícios, por entender a apelante, em apertada síntese, que, a despeito da importante atuação dos seus patronos, o Juízo de origem condenou as partes requeridas em honorários sucumbenciais apenas no percentual mínimo sobre o valor da causa, quando o mais prudente seria o seu arbitramento por equidade.

Logo, cinge-se a questão controvertida exclusivamente quanto aos honorários de sucumbência fixados na sentença recorrida.

Pontua-se que o CPC/15 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, definindo sua fixação, via de regra, entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Por outro lado, o §8º do mesmo art. 85 do CPC traz exceção à regra prevista no §2º, apresentando forma diversa de fixação de honorários sucumbenciais nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, situações nas quais o Juízo atribuirá o valor dos honorários por apreciação equitativa:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

Nota-se que a finalidade da norma exposta no §8º do art.85 do CPC é impedir o aviltamento dos honorários de sucumbência, nas hipóteses nela previstas. Essa possibilidade de majoração por aplicação da equidade é perfeitamente aceita no âmbito jurisprudencial de forma residual para fixação da verba honorária. 

Nessa direção, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela possibilidade de arbitrar, por equidade, o valor dos honorários de sucumbência quando o valor atribuído à causa na petição inicial é irrisório:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A Segunda Seção definiu que "o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo" (REsp n. 1.746.072/PR, Relator p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019).

2. No caso, o valor atribuído à causa na petição inicial é irrisório – R$ 2.000,00 (dois mil reais) –, sendo, portanto, de rigor o arbitramento por equidade do encargo discutido (art. 85, § 8º, do CPC/2015). Assim, à luz dos critérios indicados no art. 85, § 2º, incisos I a IV, todavia sem descurar do objeto da demanda e seu proveito econômico, os honorários advocatícios sucumbenciais são majorados para R$ 500,00 (quinhentos reais).

3. Agravo interno a que se dá provimento.

(STJ - AgInt no AREsp 1304647 - SP [2018/0134077-7] - Órgão Julgador: Quarta Turma - Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira; Data do julgamento: 20/04/2020; Publicação 24/04/2020 – Votação: unânime)

In casu, a condenação das rés/apeladas ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, estimado de maneira irrisória em R$1.000,00 (mil reais), resultará na quantia de R$100,00 (cem reais) em favor dos patronos da autora/apelante, valor este, ainda que pendente de atualização, incompatível com a complexidade da lide - que versa sobre caducidade de marca -, bem como com o trabalho exercido pelos advogados.

Assim, atentando-se aos critérios legais estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC, tem-se que a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) melhor se adequa à finalidade das normas em destaque e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso, para fixar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em R$3.000,00 (três mil reais).

Documento eletrônico assinado por FLAVIO OLIVEIRA LUCAS, Desembargador Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20000955892v3 e do código CRC 0f643e67.

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Apelação Cível Nº 0101242-37.2017.4.02.5101/RJ

VOTO DIVERGENTE

I - A ação de origem foi ajuizada com o objetivo de invalidar o ato do INPI que extinguiu, por caducidade (artigos 142, III, e 143 da Lei nº 9.279-96), o registro nº 817798609, referente à marca nominativa SIPOLA, depositado em 02.05.1994, concedido na data de 09.04.1996, em favor da sociedade HUMA GOTA CONFECÇÕES LTDA. EPP (autora da ação de origem e ora apelante) para as classes nacionais 25.10, 25.20, 25.30; especificação: “Roupas e acessórios do vestuário de uso comum. Roupas e acessórios do vestuário para prática de esportes. Roupas e acessórios do vestuário de uso profissional. [...]”.

II - Também no presente processo, a demandante HUMA GOTA CONFECÇÕES LTDA. EPP pleiteia que, por consequência lógica da invalidação do ato do INPI que antes extinguiu registro da marca nominativa SIPOLA (registro nº 817798609), seja concedido também o registro nº 908.209.703, referente à marca mista SIPOLA, requerido perante o INPI em 01.09.2014, para a classe NCL (10) 25: “Vestuário, calçados e chapelaria”; especificação: “Artigos de malha [vestuário]; Confeccionado (Vestuário -); Malhas [vestuário]; Vestuário”.

III - A sentença recorrida julgou procedente o pedido “para declarar a nulidade do ato administrativo que decretou a caducidade do registro n. 817.798.609, referente à marca SIPOLA, de titularidade da Autora”, com as consequentes repercussões no registro nº 908.209.703, também requerido pela demandante no INPI, além do que determinou: “Condeno a empresa Ré e o INPI no reembolso das custas recolhidas pela Autora e no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, pro rata, nos termos do art. 85 do CPC”.

IV – Ao apelar da sentença, a autora HUMA GOTA CONFECÇÕES LTDA. EPP pugnou pela reforma da decisão apenas quanto ao patamar de condenação dos réus nas verbas de sucumbência, requerendo a retificação desse valor mediante a apreciação equitativa prevista no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

V - A sentença recorrida também está sujeita ao reexame necessário, nos termos do inciso I do artigo 496 do Código de Processo Civil, não havendo que falar na incidência da exceção prevista no inciso I do § 3º do mesmo dispositivo legal, pois eventual montante a ser pago pelos réus em sede de cumprimento da sentença ainda está sujeito ao procedimento de liquidação, contexto em que não se pode afirmar categoricamente que há a definição de “valor certo e líquido” para a condenação

VI - Tal situação se coaduna, inclusive, com a orientação consolidada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado nº 490 de sua súmula, que, embora tenha sido aprovada sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, ainda encontra aplicabilidade no momento atual, por observância do princípio de hermenêutica expresso no brocardo latino ubi eadem ratio ibi idem jus (onde há a mesma razão, aplica-se o mesmo direito).

VII – No que diz respeito ao mérito da ação, aqui apreciado em sede de remessa necessária, verifica-se a correção da sentença quando ressalta que os documentos produzidos nos autos se mostraram suficientes para demonstrar o uso da marca no período alegado, de modo a fundamentar o restabelecimento do registro antes extinto por caducidade.

VIII - Em matéria de honorários advocatícios, é vigente no sistema processual brasileiro o princípio do sucumbimento (rectius: sucumbência), e não o da causalidade, pelo qual a parte vencida no processo responde pelo pagamento das despesas processuais decorrentes do exercício da função jurisdicional, consoante o que é preceituado no caput do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 e no § 2º do artigo 82 do mesmo diploma.

IX – Na situação concreta em exame, é incontestável que a autarquia federal ficou vencida na ação, pois foi julgado procedente o pedido de invalidação do seu ato que extinguiu, por caducidade, o registro antes concedido em favor da autora (marca nominativa SIPOLA), fato que, a princípio, acarretaria a sua condenação, mesmo que conjuntamente com a ré BIANCA GADIOLI CIPOLLA ME, no pagamento nos ônus de sucumbência.

X – Todavia, inexiste fundamento para a condenação do INPI nas verbas de sucumbência, pois, na condição de órgão público incumbido da apreciação dos requerimentos de registro de marca, está sempre sujeito a que seus atos administrativos sejam objeto de contestação pela via judicial; e tal condenação representaria a estatização dos honorários, considerando-o indevidamente como garante da atividade econômica mediante a transferência dos riscos dos negócios para sua esfera patrimonial, os quais devem ser arcados genuinamente pelos agentes econômicos.

XI - Quanto à matéria impugnada na apelação da autora HUMA GOTA CONFECÇÕES LTDA. EPP, verifica-se que assiste razão à recorrente, tendo em vista que o Código de Processo Civil, ao excepcionar a regra de que os honorários de sucumbência devem ser fixados com base no valor atualizado da causa (§ 2º do artigo 85), autoriza que “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”

XII – Como bem salientado pelo Eminente Relator do recurso, “a condenação das rés/apeladas ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, estimado de maneira irrisória em R$ 1.000,00 (mil reais), resultará na quantia de R$ 100,00 (cem reais) em favor dos patronos da autora/apelante, valor este, ainda que pendente de atualização, incompatível com a complexidade da lide - que versa sobre caducidade de marca -, bem como com o trabalho exercido pelos advogados”. Assim, se mostra razoável a fixação dos honorários de sucumbência no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mais consentâneo com a natureza da causa e o labor realizado pelos causídicos.

XIII – Voto no sentido de, divergindo parcialmente do Eminente Relator, admitir o reexame necessário da sentença no presente caso, e, apreciando o mérito da remessa, dar-lhe provimento parcial para afastar a condenação do INPI do pagamento das verbas de sucumbência; acompanhando o Eminente Relator quanto ao provimento, in totum, da apelação da autora HUMA GOTA CONFECÇÕES LTDA. EPP.

Trata-se de apelação interposta nos autos de ação ajuizada por HUMA GOTA CONFECÇÕES LTDA. EPP (ora apelante) em face do INPI – INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL e de BIANCA GADIOLI CIPOLLA ME, objetivando a invalidação "do ato de caducidade da marca Sipola no processo nº 817798609 e seja concedido o novo registro requerido por meio do processo n. 908209703, classe 25, se por outro motivo não haver a necessidade de indeferimento".

Na sentença proferida nos autos, a MMª Juíza da 9ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Ana Amelia Silveira Moreira Antoun Netto, julgou procedente o pedido “para declarar a nulidade do ato administrativo que decretou a caducidade do registro n. 817.798.609, referente à marca SIPOLA, de titularidade da Autora”, com as consequentes repercussões no registro nº 908.209.703, também requerido pela demandante no INPI, além do que determinou: “Condeno a empresa Ré e o INPI no reembolso das custas recolhidas pela Autora e no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, pro rata, nos termos do art. 85 do CPC”.

A autora HUMA GOTA CONFECÇÕES LTDA. EPP apela da sentença, argumentando, em resumo: 1) “as provas coligidas aos autos pelo patrono da autora não só foram aptas, como indispensáveis para comprovar o direito que assiste à requerente, servindo de base para alcançar julgamento procedente do presente feito”; 2) “o Juízo de origem, de maneira diversa ao disposto na fundamentação jurídica, em sua parte conclusiva condenou as partes requeridas em honorários sucumbenciais apenas no percentual mínimo, a despeito da importante atuação dos patronos da autora”; 3) “o acolhimento da pretensão autoral não guarda correlação direta com o valor da causa, tampouco permite estimar o proveito econômico que está observará, mostrando-se mais acertada a aplicação do arbitramento dos honorários sucumbenciais por equidade, consoante o artigo 85, §§ 2º e 8º do CPC”; 4) “a condenação da empresa ré e do INPI em honorários sucumbenciais com base no percentual mínimo é contraditória, diante dos seguintes fatores: i) importante atuação processual, do elevado grau de zelo profissional, da natureza e da importância da causa  e  do lugar da prestação do serviço; ii) latente possibilidade da requerente se ver sem o registro da marca que criou há anos; iii) o uso da melhor técnica do direito pelos patronos, cuja consecução demandou longas horas (artigo 85, §2º, IV)”.

Ao apreciar o recurso, o Eminente Relator, Desembargador Flávio Oliveira Lucas, houve por bem dar provimento à apelação, “para fixar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em R$3.000,00 (três mil reais)”, sendo destacados os seguintes fundamentos: 1) “Nas razões do apelo, impugna-se tão somente a parte da sentença que fixou os honorários advocatícios, por entender a apelante, em apertada síntese, que, a despeito da importante atuação dos seus patronos, o Juízo de origem condenou as partes requeridas em honorários sucumbenciais apenas no percentual mínimo sobre o valor da causa, quando o mais prudente seria o seu arbitramento por equidade. Logo, cinge-se a questão controvertida exclusivamente quanto aos honorários de sucumbência fixados na sentença recorrida”; 2) “o CPC/15 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, definindo sua fixação, via de regra, entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”; 3) “o § 8º do mesmo art. 85 do CPC traz exceção à regra prevista no §2º, apresentando forma diversa de fixação de honorários sucumbenciais nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, situações nas quais o Juízo atribuirá o valor dos honorários por apreciação equitativa”; 4) “a finalidade da norma exposta no § 8º do art. 85 do CPC é impedir o aviltamento dos honorários de sucumbência, nas hipóteses nela previstas. Essa possibilidade de majoração por aplicação da equidade é perfeitamente aceita no âmbito jurisprudencial de forma residual para fixação da verba honorária”; 5) “In casu, a condenação das rés/apeladas ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, estimado de maneira irrisória em R$1.000,00 (mil reais), resultará na quantia de R$100,00 (cem reais) em favor dos patronos da autora/apelante, valor este, ainda que pendente de atualização, incompatível com a complexidade da lide - que versa sobre caducidade de marca -, bem como com o trabalho exercido pelos advogados”; 6) “Assim, atentando-se aos critérios legais estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC, tem-se que a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) melhor se adequa à finalidade das normas em destaque e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.

Feito esse breve histórico da causa, passo a proferir meu voto parcialmente divergente.

Primeiramente, conquanto não tenha sido externado pelo juízo de primeiro grau, entendo que a sentença recorrida também está sujeita ao reexame necessário, nos termos do inciso I do artigo 496 do Código de Processo Civil (“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;”), não havendo que falar na incidência da exceção prevista no inciso I do § 3º do mesmo dispositivo legal (“§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a: I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;”), pois eventual montante a ser pago pelos réus em sede de cumprimento da sentença ainda está sujeito ao procedimento de liquidação, contexto em que não se pode afirmar categoricamente que há a definição de “valor certo e líquido” para a condenação. Tal situação que se coaduna, inclusive, com a orientação consolidada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado nº 490 de sua súmula (“A dispensa do reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas"), que, embora tenha sido aprovada sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 (STJ, Corte Especial, julgado em 28.06.2012, DJe 01.08.2012), ainda encontra aplicabilidade no momento atual, por observância do princípio de hermenêutica expresso no brocardo latino ubi eadem ratio ibi idem jus (onde há a mesma razão, aplica-se o mesmo direito).

Prossigo na apreciação da remessa necessária e da apelação interposta pela autora HUMA GOTA CONFECÇÕES LTDA. EPP.

Como já dito, a ação de origem foi ajuizada com o objetivo de invalidar o ato do INPI que extinguiu, por caducidade (artigos 142, III, e  143 da Lei nº 9.279-96), o registro nº 817798609, referente à marca nominativa SIPOLA, depositado em 02.05.1994, concedido na data de 09.04.1996, em favor da sociedade HUMA GOTA CONFECÇÕES LTDA. EPP (autora da ação de origem e ora apelante) para as classes nacionais 25.10, 25.20, 25.30; especificação: “Roupas e acessórios do vestuário de uso comum. Roupas e acessórios do vestuário para prática de esportes. Roupas e acessórios do vestuário de uso profissional. Roupas e acessórios do vestuário de uso comum. Roupas e acessórios do vestuário para prática de esportes. Roupas e acessórios do vestuário de uso profissional. Roupas e acessórios do vestuário de uso comum. Roupas e acessórios do vestuário para prática de esportes. Roupas e acessórios do vestuário de uso profissional”.

Também no presente processo, a demandante HUMA GOTA CONFECÇÕES LTDA. EPP pleiteia que, por consequência lógica da invalidação do ato do INPI que antes extinguiu registro da marca nominativa SIPOLA (registro nº 817798609), seja concedido também o registro nº 908.209.703, referente à marca mista SIPOLA, requerido perante o INPI em 01.09.2014, para a classe NCL (10) 25: “Vestuário, calçados e chapelaria”; especificação: “Artigos de malha [vestuário]; Confeccionado (Vestuário -); Malhas [vestuário]; Vestuário”.

Quanto ao mérito da ação, aqui apreciado em sede de remessa necessária, verifica-se a correção da sentença quando ressalta que os documentos produzidos nos autos se mostraram suficientes para demonstrar o uso da marca no período alegado, de modo a fundamentar o restabelecimento do registro antes extinto por caducidade. É ver os seguintes excertos da sentença (grifos aditados):

[...]

Não assiste razão ao INPI, contudo, quando ressalta que os documentos acostados aos presentes autos "não cumprem a função desejada, qual seja, de comprovar que a marca caducanda não permaneceu em desuso durante o intervalo de investigação já citado", tendo a Autora se desincumbido do seu ônus de demonstrar o uso da marca SIPOLA (concedida em 09/04/1996) no período previsto no art. 143, II, da Lei n.º 9.279/96 [...]

A seu turno, note-se que, diante do estabelecido no acima transcrito art. 143, II da LPI e dos dados contidos no Anexo 4 do Evento 1, assiste razão ao INPI quando ressalta que o período de uso da marca a ser investigado é o de 01/10/2009 a 01/10/2014, não estando incluídos no mesmo as notas fiscais de fls. 2, 5, 8 do Anexo 5 do Evento 1 nem as Ordens de Serviço do Anexo 6 do Evento 1.

Contudo, em relação aos demais documentos acostados aos autos, consistentes em um e-mail encaminhado pela Autora em 12/06/2012 para pedir orçamento de embalagens com o nome SIPOLA, notas fiscais emitidas pela Requerente descrevendo o produto SIPOLA- ETIQUETA TECIDA e datadas de 07/2011, 03/2014, 06/2010, 09/2013 e 12/2009 e anúncios nas redes sociais com a expressão SIPOLA A SUA MODA e datados de 09/2011, de 09/2013,  de 05/2013, ao contrário do alegado pelo INPI, são os mesmos capazes de demonstrar o uso da marca no aludido período investigado e previsto em lei sem modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original (marca nominativa para assinalar produtos da classe 25).

[...]

Sem prejuízo dessas constatações, entendo, contudo, que a sentença deve ser reformada no ponto em que determinou a condenação da autarquia federal nas verbas de sucumbência.

É incontestável que o INPI ficou vencido na ação, pois foi julgado procedente o pedido de invalidação do seu ato que extinguiu, por caducidade, o registro antes concedido em favor da autora (marca nominativa SIPOLA), fato que, a princípio, acarretaria a sua condenação, mesmo que conjuntamente com a ré BIANCA GADIOLI CIPOLLA ME, no pagamento nos ônus de sucumbência.

Ocorre que, no entender deste julgador, inexiste fundamento para a condenação da autarquia nessas verbas, conforme será exposto a seguir.

Primeiramente, convém salientar que, em matéria de honorários advocatícios, é vigente no sistema processual brasileiro o princípio do sucumbimento (rectius: sucumbência), e não o da causalidade, pelo qual a parte vencida no processo responde pelo pagamento das despesas processuais decorrentes do exercício da função jurisdicional, consoante o que é preceituado no caput do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 (“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”) e no § 2º do artigo 82 do mesmo diploma (“§ 2º. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”).

Todavia, não se pode ignorar a situação sui generis do INPI que, na condição de órgão público incumbido da apreciação dos requerimentos de registro de marca, está sempre sujeito a que seus atos administrativos sejam objeto de contestação pela via judicial. E a condenação do INPI nos ônus de sucumbência representaria a estatização dos honorários, considerando-o indevidamente como garante da atividade econômica mediante a transferência dos riscos dos negócios para sua esfera patrimonial, os quais devem ser arcados genuinamente pelos agentes econômicos. À guisa de paradigma, veja-se o seguinte julgado desta Egrégia Segunda Turma Especializada:

PROCESSO CIVIL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL: MARCA - ANTERIORIDADE IMPEDITIVA - REPRODUÇÃO OU IMITAÇÃO - CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO COM MARCA ALHEIA - DISTINÇÃO DOS CONJUNTOS - INPI - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

I - O reconhecimento nos autos do processo judicial, por parte do INPI, de que as marcas em confronto são suficientemente distintas, em seus respectivos conjuntos, e não são suscetíveis de causar confusão ou associação indevida, afasta a presunção de legalidade de que goza o ato administrativo que declarou a nulidade do registro nº 825669898, mormente considerando que o processo administrativo de nulidade de registro foi instaurado mediante requerimento da ré FUCRI, com base no art. 169 da LPI, por infringência ao art. 124, XIX, da LPI, a qual firmou um acordo extrajudicial com a parte autora para o uso comum da expressão "UNESC" em qualquer das classes nas quais possuem registro junto ao INPI, desde que acompanhadas de suas significações.

II - Nas causas que versam sobre invalidação de registro de marca, o litígio dá-se entre particulares, razão pela qual a condenação do INPI nos ônus da sucumbência representaria a estatização dos honorários, considerando-o indevidamente como garante da atividade econômica mediante a transferência dos riscos dos negócios para sua esfera patrimonial, os quais devem ser arcados genuinamente pelos agentes econômicos.

III - Apelação conhecida e provida.

(TRF da 2ª Região, Segunda Turma Especializada, Apelação Cível nº 0004700-93.2013.4.02.5101, Relator Desembargador Marcello Ferreira de Souza Granado, Julgamento em 31.07.2017).

Quanto ao pagamento de custas, não se pode olvidar que o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI goza de isenção prevista no inciso I do artigo 4º da Lei nº 9.289-96 ("Art. 4º. São isentos de pagamento de custas: I - a União, os Estados, os Municípios, os Territórios Federais, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações;"), sendo oportuno ressaltar que, no caso dos autos, essa autarquia federal não se enquadra na ressalva feita parágrafo único do mesmo artigo quanto ao reembolso das despesas judiciais feitas pelo autor ("Parágrafo único. A isenção prevista neste artigo não alcança as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, nem exime as pessoas jurídicas referidas no inciso I da obrigação de reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora").

Por fim, quanto à matéria impugnada na apelação da autora HUMA GOTA CONFECÇÕES LTDA. EPP, verifico que assiste razão à recorrente, como bem se pronunciou também o Eminente Relator. De fato, o Código de Processo Civil, ao excepcionar a regra de que os honorários de sucumbência devem ser fixados com base no valor atualizado da causa (§ 2º do artigo 85), autoriza que “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”. No presente caso, segundo oportunamente salientado pelo Eminente Relator, “a condenação das rés/apeladas ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, estimado de maneira irrisória em R$1.000,00 (mil reais), resultará na quantia de R$100,00 (cem reais) em favor dos patronos da autora/apelante, valor este, ainda que pendente de atualização, incompatível com a complexidade da lide - que versa sobre caducidade de marca -, bem como com o trabalho exercido pelos advogados”. Assim, se mostra razoável a fixação dos honorários de sucumbência no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mais consentâneo com a natureza da causa e o labor realizado pelos causídicos.

Desse modo, em sede remessa necessária, admitida no presente caso com base no inciso I do caput do artigo 496 do Código de Processo Civil, deve ser reformada parcialmente a sentença apenas para isentar o INPI no pagamento das verbas de sucumbência, que deverão ser arcadas unicamente pela corré BIANCA GADIOLI CIPOLLA ME; mantendo-se a decisão de primeiro grau quanto aos seus demais termos, inclusive quanto à procedência do pedido de invalidação do ato do INPI que extinguiu, por caducidade, o registro da marca titularizada pela autora, sendo provida, assim, em sua totalidade, a apelação interposta por essa última parte.

Isso posto, voto no sentido de, divergindo parcialmente do Eminente Relator, admitir o reexame necessário da sentença no presente caso, e, apreciando o mérito da remessa, dar-lhe provimento parcial para afastar a condenação do INPI do pagamento das verbas de sucumbência; acompanhando o Eminente Relator quanto ao provimento, in totum, da apelação da autora HUMA GOTA CONFECÇÕES LTDA. EPP.

Documento eletrônico assinado por ANDRÉ FONTES, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001014142v4 e do código CRC eea07d47.

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Signatário (a): ANDRÉ FONTES
Data e Hora: 14/6/2022, às 1:9:13

Apelação Cível Nº 0101242-37.2017.4.02.5101/RJ

EMENTA

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DE SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE INVALIDAÇÃO DO ATO DO INPI QUE EXTINGUIU, POR CADUCIDADE, O REGISTRO REFERENTE À MARCA NOMINATIVA "SIPOLA". CONDENAÇÃO DA AUTARQUIA FEDERAL NAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA.

I - A ação de origem foi ajuizada com o objetivo de invalidar o ato do INPI que extinguiu, por caducidade (artigos 142, III, e 143 da Lei nº 9.279-96), o registro nº 817798609, referente à marca nominativa SIPOLA, depositado em 02.05.1994, concedido na data de 09.04.1996, em favor da sociedade HUMA GOTA CONFECÇÕES LTDA. EPP (autora da ação de origem e ora apelante) para as classes nacionais 25.10, 25.20, 25.30; especificação: “Roupas e acessórios do vestuário de uso comum. Roupas e acessórios do vestuário para prática de esportes. Roupas e acessórios do vestuário de uso profissional. [...]”.

II - Também no presente processo, a demandante HUMA GOTA CONFECÇÕES LTDA. EPP pleiteia que, por consequência lógica da invalidação do ato do INPI que antes extinguiu registro da marca nominativa SIPOLA (registro nº 817798609), seja concedido também o registro nº 908.209.703, referente à marca mista SIPOLA, requerido perante o INPI em 01.09.2014, para a classe NCL (10) 25: “Vestuário, calçados e chapelaria”; especificação: “Artigos de malha [vestuário]; Confeccionado (Vestuário -); Malhas [vestuário]; Vestuário”.

III - A sentença recorrida julgou procedente o pedido “para declarar a nulidade do ato administrativo que decretou a caducidade do registro n. 817.798.609, referente à marca SIPOLA, de titularidade da Autora”, com as consequentes repercussões no registro nº 908.209.703, também requerido pela demandante no INPI, além do que determinou: “Condeno a empresa Ré e o INPI no reembolso das custas recolhidas pela Autora e no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, pro rata, nos termos do art. 85 do CPC”.

IV – Ao apelar da sentença, a autora HUMA GOTA CONFECÇÕES LTDA. EPP pugnou pela reforma da decisão apenas quanto ao patamar de condenação dos réus nas verbas de sucumbência, requerendo a retificação desse valor mediante a apreciação equitativa prevista no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

V - A sentença recorrida também está sujeita ao reexame necessário, nos termos do inciso I do artigo 496 do Código de Processo Civil, não havendo que falar na incidência da exceção prevista no inciso I do § 3º do mesmo dispositivo legal, pois eventual montante a ser pago pelos réus em sede de cumprimento da sentença ainda está sujeito ao procedimento de liquidação, contexto em que não se pode afirmar categoricamente que há a definição de “valor certo e líquido” para a condenação

VI - Tal situação se coaduna, inclusive, com a orientação consolidada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado nº 490 de sua súmula, que, embora tenha sido aprovado sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, ainda encontra aplicabilidade no momento atual, por observância do princípio de hermenêutica expresso no brocardo latino ubi eadem ratio ibi idem jus (onde há a mesma razão, aplica-se o mesmo direito).

VII – No que diz respeito ao mérito da ação, aqui apreciado em sede de remessa necessária, verifica-se a correção da sentença quando ressalta que os documentos produzidos nos autos se mostraram suficientes para demonstrar o uso da marca no período alegado, de modo a fundamentar o restabelecimento do registro antes extinto por caducidade.

VIII - Em matéria de honorários advocatícios, é vigente no sistema processual brasileiro o princípio do sucumbimento (rectius: sucumbência), e não o da causalidade, pelo qual a parte vencida no processo responde pelo pagamento das despesas processuais decorrentes do exercício da função jurisdicional, consoante o que é preceituado no caput do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 e no § 2º do artigo 82 do mesmo diploma.

IX – Na situação concreta em exame, é incontestável que a autarquia federal ficou vencida na ação, pois foi julgado procedente o pedido de invalidação do seu ato que extinguiu, por caducidade, o registro antes concedido em favor da autora (marca nominativa SIPOLA), fato que, a princípio, acarretaria a sua condenação, mesmo que conjuntamente com a ré BIANCA GADIOLI CIPOLLA ME, no pagamento nos ônus de sucumbência.

X – Todavia, inexiste fundamento para a condenação do INPI nas verbas de sucumbência, pois, na condição de órgão público incumbido da apreciação dos requerimentos de registro de marca, está sempre sujeito a que seus atos administrativos sejam objeto de contestação pela via judicial; e tal condenação representaria a estatização dos honorários, considerando-o indevidamente como garante da atividade econômica mediante a transferência dos riscos dos negócios para sua esfera patrimonial, os quais devem ser arcados genuinamente pelos agentes econômicos.

XI - Quanto à matéria impugnada na apelação da autora HUMA GOTA CONFECÇÕES LTDA. EPP, verifica-se que assiste razão à recorrente, tendo em vista que o Código de Processo Civil, ao excepcionar a regra de que os honorários de sucumbência devem ser fixados com base no valor atualizado da causa (§ 2º do artigo 85), autoriza que “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”

XII – Como bem salientado pelo Eminente Relator do recurso, “a condenação das rés/apeladas ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, estimado de maneira irrisória em R$ 1.000,00 (mil reais), resultará na quantia de R$ 100,00 (cem reais) em favor dos patronos da autora/apelante, valor este, ainda que pendente de atualização, incompatível com a complexidade da lide - que versa sobre caducidade de marca -, bem como com o trabalho exercido pelos advogados”. Assim, se mostra razoável a fixação dos honorários de sucumbência no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mais consentâneo com a natureza da causa e o labor realizado pelos causídicos.

XIII – Admitido o reexame necessário da sentença no presente caso, e, apreciando o seu mérito, provida parcialmente a remessa para afastar a condenação do INPI no pagamento das verbas de sucumbência; bem como provida,  in totum, da apelação da autora HUMA GOTA CONFECÇÕES LTDA. EPP.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por maioria, vencido o Relator, admitir o reexame necessário da sentença no presente caso, e, apreciando o mérito da remessa, dar-lhe provimento parcial para afastar a condenação do INPI no pagamento das verbas de sucumbência; como também dar provimento, in totum, à apelação da autora HUMA GOTA CONFECÇÕES LTDA. EPP, nos termos do voto do Desembargador André Fontes, que lavrará o acordão; em consonância ainda com o relatório, votos e notas de julgamento, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 21 de novembro de 2022.

Documento eletrônico assinado por ANDRÉ FONTES, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001303709v4 e do código CRC e29024e9.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ANDRÉ FONTES
Data e Hora: 13/3/2023, às 20:23:30

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/06/2022

Apelação Cível Nº 0101242-37.2017.4.02.5101/RJ

RELATOR: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

PRESIDENTE: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

PROCURADOR(A): MARCIO BARRA LIMA

Votante: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

Votante: Desembargador Federal ANDRÉ FONTES

Votante: Juiz Federal GUSTAVO ARRUDA MACEDO

FLÁVIA MUNIC MEDEIROS PEREIRA

Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Divergência - GABINETE 05 - Desembargador Federal ANDRÉ FONTES.

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO JULGAMENTO AMPLIADO - 942 DE 21/11/2022

Apelação Cível Nº 0101242-37.2017.4.02.5101/RJ

RELATOR: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

PRESIDENTE: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

PROCURADOR(A): MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador Federal ANDRÉ FONTES

Votante: Desembargador Federal ANTONIO IVAN ATHIE

Votante: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

FLÁVIA MUNIC MEDEIROS PEREIRA

Secretária