Apelação Cível Nº 5031181-61.2020.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por FECULARIA DO VALE LTDA ME (Evento 47) contra a r. sentença (Evento 42) proferida pelo MM. Juízo da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, nos autos da ação ordinária proposta pela Apelante em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI e de PANIFICACAO TOCANTINS LTDA, requerendo a nulidade do ato administrativo que deferiu o pedido de caducidade formulado pela empresa ré contra o registro n.º 900.222.492 para a marca POLVILHO AZEDO VALE SUL, de titularidade da ora Apelante. 

O MM. Juízo julgou os pedidos improcedentes por entender que não houve comprovação de irregularidades no procedimento administrativo, observando que as provas apresentadas demonstram o abandono da marca pela Apelante.

Em suas razões recursais, a Apelante reitera os argumentos apresentados na inicial: ausência de legítimo interesse da Apelada PANIFICAÇÃO TOCANTINS LTDA. para requerer a instauração do procedimento administrativo de caducidade; a efetiva utilização da marca no período investigado, argumentando que a modificação do elemento figurativo configura mera atualização e não alteração de seu caráter distintivo original; a existência de razão legítima para a não utilização do elemento figurativo da marca conforme registrado, qual seja, a necessidade de atualização da logo para se adequar à realidade de mercado.

Contrarrazões do INPI (Evento 59) e de PANIFICAÇÃO TOCANTINS LTDA. (Evento 61) pugnando pela manutenção integral da sentença.

O Ministério Público Federal manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção (Evento 4/TRF). 

É o relatório. Sem revisão. 

Documento eletrônico assinado por ANDREA DAQUER BARSOTTI, Juíza Federal Convocada, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001303108v6 e do código CRC b28d8bc6.

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Apelação Cível Nº 5031181-61.2020.4.02.5101/RJ

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por FECULARIA DO VALE LTDA ME (Evento 47) contra a r. sentença (Evento 42) proferida pelo MM. Juízo da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, nos autos da ação ordinária proposta pela Apelante em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI e de PANIFICACAO TOCANTINS LTDA, requerendo a nulidade do ato administrativo que deferiu o pedido de caducidade formulado pela empresa ré contra o registro n.º 900.222.492 para a marca POLVILHO AZEDO VALE SUL, de titularidade da ora Apelante. O MM. Juízo julgou os pedidos improcedentes por entender que não houve comprovação de irregularidades no procedimento administrativo, observando que as provas apresentadas demonstram o abandono da marca pela Apelante.

Legítimo interesse para requerer a caducidade do registro

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, inicialmente, a ausência de legítimo interesse da Apelada PANIFICAÇÃO TOCANTINS LTDA. para requerer a instauração do procedimento administrativo de caducidade.

Dispõe o art. 143 da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 143 - Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento:

I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou

II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

§ 1º Não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas.

§ 2º O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso por razões legítimas.

O legítimo interesse para requerer a caducidade de registro é regulamentado pela Resolução INPI/PR nº 249/2019 - Manual de Marcas do INPI. Entre as condições que caracterizam o interesse legítimo, o manual destaca outros direitos que caracterizem o interesse ou a atuação do requerente em segmento mercadológico idêntico ou afim aos produtos e serviços assinalados pela marca caducanda (item 6.5.1, pg. 278, 3ª ed., 6ª rev.).

É fácil notar que o Manual pontua, de forma não taxativa, que basta a atuação do requerente em segmento mercadológico afim para a configuração do legítimo interesse. Não é necessária, portanto, a identidade de ramo mercadológico ou a possibilidade de confusão entre a marca da requerente e a marca caducanda, ao contrário do sustentado pela Apelante.

No presente caso, ambas as empresas atuam no segmento alimentício, estando a marca caducando registrada na classe NCL(9)30 - Alimentos farináceos; Farinha de mandioca, enquanto um dos registros mantidos pela requerente da caducidade é na NCL(8)35 - Comércio de pão, biscoitos, bolachas, solos, pizzas, massas em geral, conforme exposto na sentença. Sendo evidente a afinidade dos segmentos mercadológicos, há de se reconhecer o legítimo interesse da ora Apelada PANIFICACAO TOCANTINS LTDA de requerer a caducidade da marca da ora Apelante.

Ausência de comprovação de utilização da marca. Confissão de abandono

Ultrapassada a questão formal da legitimidade da Apelada para o requerimento de caducidade, resta a análise material da efetiva utilização, ou não, da marca pela Apelante. Neste ponto, entendo que o INPI agiu corretamente ao reconhecer o abandono da marca pela Apelante.

Nos diversos documentos trazidos aos autos, a Apelante não foi capaz de demonstrar que efetivamente utilizou a marca no interregno de 15/03/2012 a 15/03/2017, quinquênio anterior à apresentação do requerimento de caducidade. De fato, de todos os documentos juntados aos autos, somente um cartão de visita, sem registro de data de emissão, possui a marca caducanda com seus elementos nominativo e figurativo (Evento 1, OUT4). Os demais documentos, incluindo as notas fiscais emitidas antes e depois do período de investigação (Evento 1, OUT3, OUT8 e OUT10 a OUT37), não apresentam o elemento figurativo e alguns fazem apenas parcial referência ao elemento nominativo. Mesmo os anúncios de seus produtos apostos na peça de apelação demonstram que a Apelante não vem fazendo uso da marca registrada.

Fato importante é que a própria Apelante confessa que abandonou a utilização da marca. Transcreve-se:

Cumpre a apelante esclarecer, ainda, que em uma análise mais profunda e acurada do caso em apreço, pode-se concluir que o desuso da antiga logomarca da apelante, também ocorreu por RAZÕES LEGÍTIMAS, devendo-se afastar, dessa forma a caducidade, em conformidade com o que apregoa o artigo 143 da Lei 9.279/96 em seu parágrafo 1º [...]

Ora, a modernização de marcas é um fato inerente da própria sobrevivência no mercado, como já anteriormente demonstrado, sendo que o desuso da marca em conformidade com a originalmente registrada é uma necessidade, tratando-se verdadeiramente de uma razão legítima do desuso da logomarca anterior, pois que se tornou obsoleta.

Seria totalmente desarrazoado exigir da empresa que tenha de usar um logotipo defasado que não mais corresponde com as suas necessidades apenas como forma de evitar a caducidade de uma marca que evoluiu dando origem a novos pedidos de registro com as novas logomarcas.

Ou seja, conquanto busque a manutenção do registro, a própria recorrente confessa que o abandonou, mas tenta convencer este órgão de que a modernização do elemento figurativo constitui razão legítima para o abandono da marca registrada, com base no art. 143, §1º, da LPI.

Primeiramente, note-se que não há obrigatoriedade de a titular manter o uso de elemento figurativo desatualizado. Como a própria Apelante apresentou em capítulo anterior de seu apelo, há procedimento administrativo específico para atualização do elemento figurativo da marca, que foi realizado pela recorrente em outros registros de sua titularidade (pg. 24 do recurso). No entanto, a empresa deixou de fazê-lo em relação ao registro que está sendo discutido no presente caso.

Ademais, a mudança do elemento figurativo para modernizá-lo não é razão legítima para afastar a caducidade da marca. O próprio Acordo TRIPS, citado pela Apelante, explicita que razão legítima é a “existência de obstáculos a esse uso”, considerados como tais “circunstâncias alheias à vontade do titular” (Art. 19(1)). No presente caso, a decisão da própria titular do registro de abandonar o elemento gráfico da marca por razões estéticas não é justificativa legítima, pois fundada diretamente em sua própria vontade.

Logo, conclui-se que (i) houve efetivo abandono da marca por período superior a cinco anos e (ii) não há razão legítima que o justifique.

Por fim, ao contrário do que alega a Apelante, o elemento figurativo que atualmente utiliza não é mera atualização da marca, tendo havido efetiva alteração de seu caráter distintivo original e abandono até mesmo do elemento nominativo, como simples comparação visual demonstra:

O comparativo, tal como ora exposto, foi apresentado pela Apelante às pgs. 24 de sua petição de recurso.

Nota-se imediatamente que há distinção não só dos elementos figurativos mas também dos elementos nominativos: a marca registrada é POLVILHO AZEDO VALE SUL (dois primeiros logos), mas a marca que a empresa vem utilizando é VALE SUL ALIMENTOS (última logo). Esta última é objeto dos registros de marca mista nº 911831711 e 911832408, de titularidade da Apelante.

Confirmando o abandono tanto do elemento nominativo quanto do figurativo e a efetiva utilização da outra marca registrada em substituição da caducanda, a embalagem comercializada do produto em questão, também apresentada pela Apelante às fls. 23 de seu recurso, demonstra que atualmente a expressão "polvilho azedo" vem sendo utilizada pela empresa como sinal simplesmente descritivo do produto comercializado, e não como sinal marcário, que vem sendo apenas a marca mista VALE SUL ALIMENTOS:

Vale pontuar que o art. 124, VI, da LPI proíbe o registro de sinais meramente descritivos do produto.

Assim, também nesse ponto verifica-se que não houve simples atualização da marca, mas sim seu abandono.

Destarte, entendo que efetivamente ocorreu o abandono da marca mista POLVILHO AZEDO VALE SUL, registro n.º 900.222.492, pela Apelante, não tendo sido a parte capaz de demonstrar seu efetivo uso, havendo comprovação e expressa declaração em seu apelo que deixou de usar voluntariamente a marca.

Situação semelhante foi julgada por este Tribunal da mesma forma:

[...]

III – Tomando-se por base uma aplicação teleológica do caput do artigo 143 da Lei nº 9.279-96, verifica-se que, diversamente do sustenta a apelante, a sociedade LIGHTSWEET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME (ora recorrida) demonstrou o “legítimo interesse” para requerer em sede administrativa o reconhecimento da caducidade do registro nº 818557494, referente à marca mista composta da expressão “DA MAGRINHA”. Isso porque a apelada atua no mesmo segmento mercadológico da recorrente HTR COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA., e a continuidade do privilégio antes concedido a essa última sociedade, mesmo sem o seu efetivo uso, poderia comprometer, em teoria, a manutenção dos registros já concedidos em favor da recorrida, constituídos da expressão MAGRO, bem como poderia constituir óbice à concessão de futuros requerimentos de registro de marca que se utilizassem do mesmo termo.

IV - Conquanto a marca constituída pela expressão DA MAGRINHA (titularizada pela autora) e as constituídas pelo termo MAGRO (de titularidade da sociedade ré) possam, em princípio, conviver diante da distinção dos seus elementos nominativos, deve-se atentar que a apreciação no presente processo diz respeito ao alegado desuso da marca mista nº 818557494, havendo que se reconhecer que a apelada LIGHTSWEET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME ostentava “legítimo interesse” para requerer o reconhecimento da caducidade desse registro em sede administrativa.

V – A respeito da matéria tratada nos autos, já foi pronunciado por esta Corte Regional que “O instituto da caducidade tem por objetivo extinguir os direitos sobre registros de marcas que não estejam em uso, descumprindo, assim, sua finalidade legal, econômica e social” (Segunda Turma Especializada – Apelação Cível 0118071-93.2017.4.02.5101 – Relator Juiz em Convocação Vlamir Costa Magalhães – Julgamento em 03.05.2019).

VI - A referida marca mista registrada sob o nº 818557494 é constituída da grafia estilizada da expressão DA MAGRINHA disposta acima da figura de uma menina, vista de perfil, segurando um prato com alimentos. Mas a titular do signo (ora apelante) passou a utilizar em seus produtos uma versão modificada do signo registrado, constituída da escrita estilizada da locução DA MAGRINHA na cor vermelha, colocada diante de uma elipse composta das cores amarela e vermelha, além da figura de um coração, também composto das cores amarela e vermelha, entre as palavras “DA” e “MAGRINHA”. Dentre os argumentos levantados para justificar alteração do signo antes registrado, a recorrente alega que “modernizou sua marca, porém, preservou integralmente o seu caráter distintivo original, sendo plenamente viável a manutenção do respectivo registro”.

VII – As “razões legítimas” exigidas no § 1º do artigo 143 da Lei nº 9.279-96 para justificar a caducidade do registro são as “circunstâncias alheias à vontade do titular da marca, que constituam um obstáculo ao uso da mesma” (artigo 19, item 1. do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio - ADIPC, conhecido também pela sigla anglófona TRIPS), dentre as quais “destacam-se impedimentos legais, como a suspensão de importação de insumos por decisão governamental, e a existência de Ação Judicial de Nulidade de Registro ou de Processo Administrativo de Nulidade, considerando a insegurança do titular quanto à manutenção do registro” (item 6.5.5 do “Manual de Marcas” do INPI, instituído pelo pela Resolução nº 142-2014, de 27.11.2014, atualizado pela Resolução nº 249-2019, de 09.09.2019).

VIII - A formatação visual presente na “versão alterada” do signo registrado sob o nº 818557494 (discutido na presente ação), já é objeto de outros dois registros, ainda em vigor, concedidos à recorrente nos anos de 2017 e 2019 (registros nº 908019874 e 908019971), esses últimos efetivamente utilizados pela demandante, conforme os documentos juntados aos autos. Desse modo, a causa em julgamento, a rigor, não é a da situação descrita na segunda parte do inciso II do artigo 143 da Lei nº 9.279-96 (uso da marca mista DA MAGRINHA com formatação visual que não foi a registrada no INPI), mas, sim, a situação prevista na primeira parte do dispositivo legal, ou seja, de verdadeira ausência do uso da marca mista nº 818557494 (objeto da presente ação), pois os signos mistos efetivamente utilizados nos produtos da apelante são os que tiveram o seu registro concedido sob os nº 908019874 e 908019971.

IX - Seja no caso previsto na primeira parte do inciso II do artigo 143 da Lei nº 9.279-96 (desuso da marca) ou no definido na segunda parte do mesmo dispositivo (utilização do signo com alteração substancial da configuração que consta no certificado de registro), verifica-se que a recorrente não demonstrou “razões legítimas” suficientes para afastar o reconhecimento da caducidade (§ 1º do artigo 143 da Lei nº 9.279-96). Muito embora a concessão do registro da marca mista discutida na presente ação (registro nº 818557494) tenha ocorrido em 1997, apelante não logrou trazer aos autos qualquer documento que comprovasse o uso do signo com a formatação visual fiel à depositada no INPI.

X - A situação delineada dos autos não pode ser tida como a “razão legítima” prevista no § 1º do artigo 143 da Lei nº 9.279-96, pois, de acordo com alegado pela própria apelante, a alteração substancial da marca se deu com o objetivo meramente estético, com o fim de modernizá-la. E, além disso, a “versão alterada” do signo misto objeto da presente ação foi objeto de dois registros de marca mista concedidos em favor da recorrente (registros nº 908019874 e 908019971, ainda em vigor); o que, na realidade, ocasionou o desuso da marca mista nº 818557494 (discutida na presente ação).

(Apelação 5063537-46.2019.4.02.5101/RJ, Relator Desembargador André Fontes, Segunda Turma Especializada, data de julgamento 07 de junho de 2021)

Cabível a majoração de honorários sucumbenciais a título de honorários recursais no patamar de 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC de 2015, considerando os parâmetros do §2º do mesmo artigo, em desfavor da Apelante.

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau.

Documento eletrônico assinado por ANDREA DAQUER BARSOTTI, Juíza Federal Convocada, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001303109v36 e do código CRC 82b0893f.

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Apelação Cível Nº 5031181-61.2020.4.02.5101/RJ

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CADUCIDADE DE MARCA. LEGÍTIMO INTERESSE PARA REQUERER INSTAURAÇÃO DO PROCESSO JUNTO AO INPI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DA MARCA. CONFISSÃO DE ABANDONO.

- Trata-se de apelação cível interposta por FECULARIA DO VALE LTDA ME contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, nos autos da ação ordinária proposta pela Apelante em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI e de PANIFICACAO TOCANTINS LTDA, requerendo a nulidade do ato administrativo que deferiu o pedido de caducidade formulado pela empresa ré contra o registro n.º 900.222.492 para a marca POLVILHO AZEDO VALE SUL, de titularidade da ora Apelante. O MM. Juízo julgou os pedidos improcedentes por entender que não houve comprovação de irregularidades no procedimento administrativo, observando que as provas apresentadas demonstram o abandono da marca pela Apelante.

- O legítimo interesse para requerer a caducidade de registro é regulamentado pela Resolução INPI/PR nº 249/2019 - Manual de Marcas do INPI. Entre as condições que caracterizam o interesse legítimo, o manual destaca outros direitos que caracterizem o interesse ou a atuação do requerente em segmento mercadológico idêntico ou afim aos produtos e serviços assinalados pela marca caducanda (item 6.5.1, pg. 278, 3ª ed., 6ª rev.). Não é necessária, portanto, a identidade de ramo mercadológico ou a possibilidade de confusão entre a marca da requerente e a marca caducanda. No presente caso, sendo evidente a afinidade dos segmentos mercadológicos - ambas as empresas atuam no ramo alimentício -, há de se reconhecer o legítimo interesse da ora Apelada PANIFICACAO TOCANTINS LTDA a requerer a caducidade da marca da ora Apelante.

- A Apelante não foi capaz de demonstrar que efetivamente utilizou a marca no quinquênio anterior à apresentação do requerimento de caducidade. De todos os documentos juntados aos autos, somente um cartão de visita, sem registro de data de emissão, possui a marca caducanda com seus elementos nominativo e figurativo. Os demais documentos, incluindo as notas fiscais emitidas antes e depois do período de investigação, não apresentam o elemento figurativo e alguns fazem apenas parcial referência ao elemento nominativo. Mesmo os anúncios de seus produtos apostos na peça de apelação demonstram que a Apelante não vem fazendo uso da marca mista registrada.

- Ademais, a própria recorrente confessa que voluntariamente deixou de utilizar a marca, mas tenta convencer este órgão de que a modernização do elemento figurativo constitui razão legítima para o abandono da marca registrada, com base no art. 143, §1º, da LPI. No entanto, o próprio Acordo TRIPS, citado pela Apelante, explicita que razão legítima é a “existência de obstáculos a esse uso”, considerados como tais “circunstâncias alheias à vontade do titular” (Art. 19(1)). No presente caso, a decisão da própria titular do registro de abandonar o elemento gráfico da marca por razões estéticas não é justificativa legítima, pois fundada diretamente em sua própria vontade.

- Por fim, ao contrário do que alega a Apelante, o elemento figurativo que atualmente utiliza não é mera atualização da marca, tendo havido efetiva alteração de seu caráter distintivo original e abandono até mesmo do elemento nominativo, utilizando atualmente a marca VALE SUL ALIMENTOS (registros 911831711 e 911832408) e apresentando a expressão "polvilho azedo" como sinal simplesmente descritivo do produto comercializado.

- Caracterizada a interrupção da utilização da marca, enquadrando-se à hipótese do art. 143, II, da LPI. Precedente jurisprudencial.

- Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 08 de março de 2023.

Documento eletrônico assinado por ANDREA DAQUER BARSOTTI, Juíza Federal Convocada, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001303110v7 e do código CRC 26745525.

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EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/03/2023

Apelação Cível Nº 5031181-61.2020.4.02.5101/RJ

RELATOR: Juíza Federal ANDREA DAQUER BARSOTTI

PRESIDENTE: Desembargador Federal ANTONIO IVAN ATHIE

PROCURADOR(A): CARLOS ALBERTO GOMES DE AGUIAR

RELATOR DO ACÓRDÃO: Juíza Federal ANDREA DAQUER BARSOTTI

Votante: Juíza Federal ANDREA DAQUER BARSOTTI

Votante: Juiz Federal MARCELO DA ROCHA ROSADO

Votante: Desembargadora Federal ANDREA CUNHA ESMERALDO

SANDRO VIEGAS DA SILVA

Secretário